BGH Beschluss vom 02.04.2009 – I ZB 5/08

I. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 5/08

BESCHLUSS

Verkündet am: 2. April 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 300 85 094

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 17. Dezember

2007 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Mar-

ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das

Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 20. November 2000 angemel-

deten und am 13. März 2001 für die Markeninhaberin für "Pharmazeutische Erzeug-

nisse, insbesondere Humanarzneimittel" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 094

beantragt, weil diese bösgläubig angemeldet worden sei.

Flixotide

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückge-

wiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG

PharmaR 2008, 283).

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbe-

schwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Löschungsgrund

nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht gegeben sei, weil die Markenin-

haberin die Marke nicht bösgläubig angemeldet habe. Zur Begründung hat es ausge-

führt:

Von einer bösgläubigen Markenanmeldung sei auszugehen, wenn die Anmel-

dung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig sei, wobei die Bösgläubigkeit bereits

zum Anmeldezeitpunkt gegeben sein müsse. Insoweit bestünden bei der in Rede

stehenden Markenanmeldung keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Ein bösgläubiger Markenerwerb könne darin liegen, dass der Anmelder in

Kenntnis eines im Inland bestehenden schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenut-

zers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Mar-

ke für gleiche oder ähnliche Waren anmelde, mit dem Ziel der Störung des Besitz-

standes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der

Marke zu sperren. Die Antragstellerin habe jedoch die Marke "Flixotide" nicht im In-

land, sondern nur im Ausland benutzt. In Deutschland werde das entsprechende

Arzneimittel unter der Marke "Flutide" vertrieben. Die inländischen Marken "FLIXO-

TIDE" der Antragstellerin seien wegen fehlender Benutzung oder auf ihren eigenen

Antrag gelöscht worden. Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass die Markeninha-

berin mit der Markenanmeldung in rechtsmissbräuchlicher Weise beabsichtigt habe,

die Antragstellerin vom Einsatz ihrer ausländischen Marke auf dem deutschen Markt

abzuhalten. Eine entsprechende wettbewerbswidrige Sperrabsicht sei nicht erkenn-

bar, da nichts darauf hindeute, dass die Antragstellerin die im Ausland geschützte

Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wolle. Die bloße Möglichkeit,

dass die Antragstellerin eines Tages ihre Marken auf dem europäischen Markt ver-

einheitlichen wolle, reiche für die Annahme einer Bösgläubigkeit der Markenanmel-

dung nicht aus.

Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Markenin-

haberin Parallelimporteure behindern wolle. Aus dem Umstand, dass die Markenin-

haberin systematisch Marken angemeldet habe, die für Arzneimittel im Ausland von

der Antragstellerin oder anderen Arzneimittelunternehmen benutzt würden, welche

im Inland unter einer anderen Bezeichnung vertrieben würden (so genannte Zwei-

Marken-Strategie), könne allein noch nicht auf eine Bösgläubigkeit bei der Anmel-

dung geschlossen werden.

Eine Löschung wegen Verstoßes nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit § 25

AMG komme schon deshalb nicht in Betracht, weil die Benutzung der Marke nicht in

allen Fällen nach Arzneimittelrecht versagt werden könne.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde

haben Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat allerdings rechtsfehlerfrei angenommen, dass ei-

ne Löschung nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit § 25 Abs. 3 AMG

schon deshalb nicht in Betracht kommt, weil die Benutzung der Marke nicht in allen

Fällen nach Arzneimittelrecht versagt werden kann. Das aus der konkreten Benut-

zung der Marke abgeleitete Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG greift nur

ein, wenn eine gesetzwidrige Benutzung des Zeichens in jedem denkbaren Fall ge-

geben ist (BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 260 = WRP

2005, 99 - Roximycin, m.w.N.). Nach § 25 Abs. 3 Satz 1 AMG ist die Zulassung nur

für ein Arzneimittel zu versagen, das sich von einem zugelassenen oder bereits im

Verkehr befindlichen Arzneimittel gleicher Bezeichnung in der Art oder der Menge

der Wirkstoffe unterscheidet. Der Art und Menge nach wirkstoffgleiche Arzneimittel

dürfen dagegen unter derselben Bezeichnung vertrieben werden. Der Benutzung der

Marke für die eingetragenen Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere

Humanarzneimittel" steht daher, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenom-

men hat, nicht von vornherein entgegen, dass von Parallelimporteuren unter der Be-

zeichnung "Flixotide" bereits ein (parallelimportiertes) Arzneimittel vertrieben wird.

2. Das Bundespatentgericht hat jedoch die Voraussetzungen für eine Lö-

schung der Marke nach § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG rechtsfehlerhaft ver-

neint.

Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beruht auf Art. 3

Abs. 2 lit. d MarkenRL. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedstaat vorsehen,

dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung

der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit der Antragsteller die Eintragung

der Marke bösgläubig beantragt hat. Nach Art. 4 Abs. 4 lit. g MarkenRL kann jeder

Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen

ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, wenn und soweit die

Marke mit einer Marke verwechselt werden kann, die zum Zeitpunkt der Einreichung

der Anmeldung im Ausland benutzt wurde und weiterhin dort benutzt wird, wenn der

Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat.

Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option in Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL

zunächst in der Weise Gebrauch gemacht, dass er die bösgläubige Anmeldung in

§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. nur als einen auf einen Löschungsantrag zu berück-

sichtigenden Nichtigkeitsgrund geregelt hat. Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c des Ge-

schmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bös-

gläubige Anmeldung seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Nr. 10 MarkenG ein bereits im

patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungs-

hindernis. Damit steht ein markenrechtlicher Anspruch zur Verfügung, um rechts-

missbräuchliche oder sittenwidrige Markenanmeldungen zu verhindern oder zur Lö-

schung zu bringen (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsre-

formgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89

zu § 50 MarkenG). In erster Linie sollen Fälle erfasst werden, bei denen die Anmel-

dung der Marke nur dem Ziel dient, Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen

Dritte durchzusetzen (Begründung des Regierungsentwurfs zum Geschmacksmus-

terreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, 253). Mit dem

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG soll den Fällen begegnet werden, in

denen Privat- oder Geschäftsleute bestimmte Bezeichnungen als "Hinterhaltsmar-

ken" schützen lassen, um ihre formelle Rechtsposition zur Geltendmachung unge-

rechtfertigter Lizenz- oder Abmahnkostenerstattungsansprüche auszunutzen

(BT-Drucks. 15/1075, S. 67 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98,

GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2000, 160 - Classe E).

3. Mit dem Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung hat der deutsche Ge-

setzgeber den in der Markenrechtsrichtlinie verwendeten Begriff übernommen (vgl.

BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89). Dieser Begriff

ist allerdings weder im Markengesetz noch in der Markenrechtsrichtlinie definiert (vgl.

auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston v. 12. März 2009, Tz. 36 in der

Sache C-529/07 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Nach der

Rechtsprechung des Senats ist eine Markenanmeldung bösgläubig i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Mar-

ke, d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als In-

haber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen

oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (BGHZ 167, 278 Tz. 41

- FUSSBALL WM 2006; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582

= WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance, jeweils m.w.N.; vgl. auch Sharpston

aaO Tz. 48/49). Die Bösgläubigkeit muss, wie bereits aus dem Gesetzeswortlaut

folgt, im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben sein. Mit dem Zeitpunkt der Anmeldung

ist, da es sich um ein absolutes Eintragungshindernis handelt, der Zeitpunkt der Ent-

scheidung über die Eintragung gemeint (BGHZ 167, 278 Tz. 42 - FUSSBALL WM

2006; BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG). Einer Marke ist auch

dann die Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu versagen, wenn die Anmel-

dung (erst) im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung als bösgläubig zu be-

urteilen ist. Nach der Eintragung liegende Umstände können dagegen als solche das

Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht begründen. Sie können je-

doch im Löschungsverfahren nach § 50 Abs. 1, § 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu be-

achten sein, wenn sie den Schluss zulassen, dass bereits die Anmeldung bösgläubig

war. Im Löschungsverfahren ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles zu

beurteilen, ob nach der Überzeugung des Gerichts (§ 286 ZPO) bereits die Anmel-

dung bösgläubig war. Anders als im Anmeldeverfahren muss die Bösgläubigkeit der

Anmeldung im Löschungsverfahren nicht ersichtlich (§ 37 Abs. 3 MarkenG), d.h.

nicht ohne weiteres erkennbar sein (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zum

Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222,

253; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 428).

4. Von diesen Grundsätzen ist zwar auch das Bundespatentgericht ausgegan-

gen. Seiner Auffassung, es seien keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Bös-

gläubigkeit der Markeninhaberin bereits im Zeitpunkt der Anmeldung festzustellen,

kann jedoch aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Das Bundespatentgericht hat

die relevanten objektiven Umstände des vorliegenden Falles, anhand deren die Fra-

ge der Bösgläubigkeit der Anmeldung zu beurteilen ist, nicht hinreichend gewürdigt

(Verstoß gegen § 286 ZPO).

a) Der Anmelder eines Zeichens, der weiß, dass ein anderer dasselbe Zei-

chen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz er-

worben zu haben, handelt bei der Anmeldung bösgläubig, wenn besondere Umstän-

de hinzutreten, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich

oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, dass

der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers oh-

ne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche

oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Be-

sitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Be-

zeichnung zu sperren, als Kennzeichen anmeldet (vgl. BGH, Urt. v. 10.1.2008

- I ZR 8/05, GRUR 2008, 621 Tz. 1 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urt. v.

26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS,

m.w.N.).

b) Die Rechtsbeschwerdeführerin hat die Bezeichnung "Flixotide" nach den

Feststellungen des Bundespatentgerichts im Inland nicht benutzt. Die Marken DE

1186082 und DD 649375 "FLIXOTIDE" der Antragstellerin sind gelöscht worden. Sie

hat lediglich im Ausland die dort eingetragene Marke "Flixotide" für ein pharmazeuti-

sches Präparat mit dem Wirkstoff "Fluticasone" verwendet. Wegen des im Marken-

recht geltenden Territorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 PVÜ) ist es, wie das Bun-

despatentgericht mit Recht angenommen hat, an sich grundsätzlich rechtlich unbe-

denklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemel-

det wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im benachbarten Ausland als Marke für

gleiche oder sogar

identische Waren benutzt

(BGHZ 173, 230 Tz. 19

- CORDARONE, m.w.N.).

c) Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland

hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bösgläubig erscheinen lassen kön-

nen, kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes nur solche

Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben. Über einen

inländischen Besitzstand an der Bezeichnung "Flixotide" hat die Rechtsbeschwerde-

führerin mangels Benutzung im Inland nicht verfügt. Auch ohne einen inländischen

Besitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke allerdings als bös-

gläubig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen auslän-

dischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen

will, daran durch die mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zei-

chenrechtliche Sperre hindern will (BGHZ 173, 230 Tz. 21 - CORDARONE, m.w.N.).

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts deutete jedoch im Zeitpunkt der

Anmeldung nichts darauf hin, dass die Rechtsbeschwerdeführerin ihre im Ausland

geschützte Marke in Zukunft auf dem deutschen Markt einsetzen wollte. Das ent-

sprechende Präparat wurde in Deutschland vielmehr unter einer anderen Bezeich-

nung ("Flutide") vertrieben.

d) Auch das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann

jedoch die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Drit-

te, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchli-

cher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl.

BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Die Annahme des Bundespatentgerichts,

davon könne bei der Anmeldung der Markeninhaberin nicht ausgegangen werden,

hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa) Das Bundespatentgericht hat darauf abgestellt, dass es sich bei der Mar-

keninhaberin um eine Markenagentur handele, deren Geschäftstätigkeit es entspre-

che, eine Vielzahl von Marken anzumelden und dabei systematisch vorzugehen. Es

hat seiner Entscheidung ersichtlich zugrunde gelegt, dass die Markeninhaberin bei

der Anmeldung der Marke in der Absicht gehandelt habe, diese nach der Eintragung

im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit als Markenagentur zu verwenden. Diese tatrich-

terliche Feststellung kann zwar als solche im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf

überprüft werden, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden ist oder ob das Bun-

despatentgericht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derar-

tiger Rechtsfehler wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Sie rügt aber mit

Erfolg, dass das Bundespatentgericht es rechtsfehlerhaft unterlassen hat, den Um-

stand, dass die Markeninhaberin eine Markenagentur betreibt, bei der Prüfung der

Bösgläubigkeit der Anmeldung in eine Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände

unter Berücksichtigung gerade der konkreten Ausgestaltung der angemeldeten Arz-

neimittelmarken einzubeziehen.

bb) Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig

beantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den

relevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. Sharpston

aaO Tz. 61). Soweit der - einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche (vgl.

Sharpston aaO Tz. 42; Ullmann GRUR 2009, 364, 365) - Begriff der Bösglaubigkeit

der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredli-

chen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den

relevanten objektiven Umständen zu schließen (vgl. auch Sharpston aaO Tz. 58).

cc) Die Anmeldung einer Marke ist grundsätzlich bösgläubig, wenn sie in der

Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) ande-

re an ihrer Benutzung zu hindern. Da eine Bindung der Marke an den Geschäftsbe-

trieb nicht (mehr) besteht (vgl. § 27 Abs. 1 und 2 MarkenG), genügt es für das Vorlie-

gen eines Benutzungswillens des Anmelders allerdings, wenn er die Absicht hat, die

Marke im geschäftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren

oder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten - im

Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (BGH GRUR

2001, 242, 244 - Classe E). Ein solcher genereller Benutzungswille kann demnach

auch bei Markenagenturen gegeben sein, die im Hinblick auf eine bestehende oder

potentielle Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden Marken anmelden, um sie diesen

für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen (BGH GRUR

2001, 242, 244 - Classe E). Es ist auch hinsichtlich solcher Anmelder grundsätzlich

von der Vermutung auszugehen, dass sie die Marke jedenfalls der Benutzung durch

einen Dritten zuführen wollen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

dd) Kommt wegen des Unternehmensgegenstands des Anmelders - wie hier -

nur eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Be-

tracht, kann bereits die Anmeldung als bösgläubig zu beurteilen sein, wenn nach den

tatsächlichen Umständen des Falles der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder

werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, Dritte zum Erwerb der Marken-

rechte zu veranlassen. Die tatsächliche Vermutung, der Anmelder werde unter

rechtsmissbräuchlichem Einsatz seiner aus der Marke folgenden Ausschließlichkeits-

rechte zum Zwecke der Lizenzierung oder Veräußerung der Marke auf Dritte einwir-

ken, kann insbesondere dann begründet sein, wenn Marken nicht im Hinblick auf ei-

ne Vielzahl in Betracht kommender, im Einzelnen noch unbestimmter und allenfalls

nach abstrakten Merkmalen umschriebener potentieller Interessenten auf Vorrat an-

gemeldet werden, sondern im Zeitpunkt der Anmeldung die Veräußerung an einzel-

ne, bereits bestimmte Dritte nahe liegt, deren Interesse an einem Erwerb der Mar-

kenrechte jedoch im Wesentlichen nur durch den Umstand begründet wird, dass sie

infolge der Eintragung der Marke auf den Anmelder an der Verwendung der bislang

ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden können.

Das Bundespatentgericht ist insoweit zwar mit Recht davon ausgegangen,

dass nur denkbare künftige unlautere Handlungen, die für die Zukunft nicht ausge-

schlossen werden können, für die es jedoch im Zeitpunkt der Anmeldung noch kei-

nen greifbaren Anhaltspunkt gibt und die auch nicht als zwangsläufige Folge des Er-

werbs des Markenrechts angesehen werden können, zur Widerlegung der Vermu-

tung nicht ausreichen, die Markeninhaberin habe im Zeitpunkt der Anmeldung die

Absicht gehabt, die Marke in zulässiger Weise im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit

als Markenagentur der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen. Andererseits setzt

die Annahme, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt, aber auch nicht voraus, dass für

den Zeitpunkt der Eintragung jede - auch noch so theoretische - Möglichkeit, die

Marke in rechtlich unbedenklicher Weise zu benutzen, ausgeschlossen werden kann.

Es ist vielmehr für die Beurteilung maßgeblich darauf abzustellen, welche Benut-

zungshandlungen - aus der Sicht der im Zeitpunkt der Anmeldung gegebenen Um-

stände - nach der Lebenserfahrung naheliegen, wobei davon auszugehen ist, dass

der Anmelder im Regelfall nur von einer für ihn wirtschaftlich sinnvollen Verwendung

der Marke Gebrauch machen wird.

Das Bundespatentgericht hat insoweit nicht hinreichend berücksichtigt, dass

unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles die Möglichkeiten der

Markeninhaberin, die Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung einer wirtschaftli-

chen Nutzung zur Kennzeichnung von Arzneimittel zuzuführen, schon im Zeitpunkt

der Anmeldung erheblich eingeschränkt waren. Es kamen nur bestimmte Unterneh-

men in Betracht, für die eine Nutzung der Marke "Flixotide" für Arzneimittel von Inte-

resse sein konnte. Allerdings benötigten diese Unternehmen im Zeitpunkt der An-

meldung für ihre Zwecke keinen Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide". Diese

Lage änderte sich dagegen mit der Eintragung der Marke für die Antragsgegnerin,

weil nunmehr damit gerechnet werden musste, dass diese aus ihrer Marke gegen die

Verwendung der Bezeichnung "Flixotide" durch Dritte vorgehen werde. Unter diesen

Umständen begründete bereits die Anmeldung die objektiv naheliegende Gefahr, die

Markeninhaberin werde von ihren durch die Eintragung begründeten Ausschließlich-

keitsrechten nur zu dem Zweck Gebrauch machen, um eines der in Betracht kom-

menden Unternehmen zu einem Erwerb eigener Kennzeichenrechte an der Bezeich-

nung "Flixotide" zu veranlassen. Dies genügt für den Schluss auf eine rechtsmiss-

bräuchliche Verwendungsabsicht schon bei der Anmeldung.

(1) Die Markeninhaberin hat es sich zum Geschäftsprinzip gemacht, Marken

für Arzneimittel anzumelden, die im Inland nicht geschützt sind, im Ausland von an-

deren Unternehmen jedoch zur Kennzeichnung bestimmter Arzneimittel benutzt wer-

den. Die betreffenden Arzneimittel werden von Parallelimporteuren im Inland unter

der jeweiligen ausländischen Marke vertrieben. Die von ihr angemeldeten Marken will

die Markeninhaberin nicht selbst für den Vertrieb von Arzneimitteln benutzen; viel-

mehr hat sie die Markenrechte nur zu dem Zweck erworben, sie an Dritte zu veräu-

ßern oder ihnen Lizenzen an den Markenrechten zu erteilen. Als potentielle Lizenz-

nehmer oder Erwerber dieser Marken kommen unter diesen Umständen nur der Her-

steller des betreffenden Arzneimittels oder die Parallelimporteure in Betracht, die es

im Inland vertreiben. Für sonstige Arzneimittelunternehmen ist der Erwerb von Mar-

kenschutz wegen des Umstands, dass unter diesen Bezeichnungen bereits entspre-

chende parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland vertrieben werden, nicht von

Interesse.

(2) Die Antragstellerin als Herstellerin des Arzneimittels hatte im Zeitpunkt der

Anmeldung allerdings gleichfalls kein Interesse an einer eigenen inländischen Marke

für die Bezeichnung "Flixotide", weil sie für das unter dieser Bezeichnung im Ausland

vertriebene Arzneimittel in Deutschland die Marke "Flutide" verwendete. Ein solches

Interesse konnte sich aber zukünftig für den Fall ergeben, dass die Antragstellerin

etwa aus Gründen der Kosteneinsparung oder eines einheitlichen Marktauftritts be-

absichtigte, das Arzneimittel in allen dafür vorgesehenen Ländern unter derselben

Bezeichnung zu vertreiben. Daran wäre sie hinsichtlich der Bezeichnung "Flixotide"

durch die Markeneintragung der Antragsgegnerin gehindert. Zwar kann, wie das

Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, von einer Bösgläubigkeit der

Anmeldung nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn ein Anmelder den Um-

stand, dass einzelne Arzneimittel im Ausland unter nur dort, nicht aber im Inland ge-

schützten Marken vertrieben werden, für eigene Zwecke ausnutzt, indem er die Be-

zeichnung im Inland für sich als Marke anmeldet und mit ihr gekennzeichnete - aus

dem Ausland parallelimportierte - Arzneimittel vertreibt (vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff.

- CORDARONE). Will der Anmelder die Marke dagegen nicht selbst für den Vertrieb

von Arzneimitteln benutzen, sondern lässt er sie in der Erwartung, der Hersteller des

Arzneimittels könne die Marke in Zukunft zur Vereinheitlichung der Kennzeichnung

seines Arzneimittels benötigen, zu dem Zweck eintragen, sich die Markenrechte von

diesem abkaufen zu lassen, handelt er den anständigen Gepflogenheiten in Gewer-

be und Handel zuwider und damit bösgläubig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG,

Art. 3 Abs. 2 lit. d MarkenRL (zur Bösgläubigkeit der Anmeldung bei Verstoß gegen

anständige Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel vgl. Sharpston aaO Tz. 51 ff.,

60 m.w.N.).

(3) Die Unternehmen, die das Arzneimittel aus dem Ausland parallelimportier-

ten und im Inland unter der Beibehaltung der Kennzeichnung "Flixotide" vertrieben,

benötigten im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gleichfalls keine eigenen Marken-

rechte an dieser Bezeichnung. Der Vertrieb des aus dem Ausland importierten Arz-

neimittels unter der mit der ausländischen Bezeichnung übereinstimmenden, im In-

land jedoch nicht geschützten Marke war weder markenrechtlich zu beanstanden

(vgl. BGHZ 173, 230 Tz. 21 ff. - CORDARONE) noch stellte er eine nach §§ 3, 4

Nr. 9 UWG unlautere Wettbewerbshandlung dar, da es schon an der Tatbestands-

voraussetzung einer Nachahmung von Waren eines Mitbewerbers fehlte. Entgegen

der Auffassung der Antragsgegnerin konnte ein Interesse eines Parallelimporteurs an

dem Erwerb eines (eigenen) Markenschutzes an der Bezeichnung "Flixotide" auch

nicht deswegen angenommen werden, weil er als Inhaber der Markenrechte davon

hätte absehen können, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Gemeinschaften für einen zulässigen Parallelimport geforderten Vorausset-

zungen einzuhalten (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391

= GRUR 2007, 586 Tz. 21 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).

Diese Rechtsprechungsgrundsätze kommen von vornherein nur zum Tragen, wenn

der Vertrieb des gekennzeichneten Arzneimittels im Inland an sich nach § 14 Abs. 2

Nr. 1, § 24 Abs. 2 MarkenG eine Verletzung einer mit der ausländischen Kennzeich-

nung übereinstimmenden inländischen Marke darstellte. Weder die Antragstellerin

noch ein sonstiges Unternehmen verfügte jedoch vor der Anmeldung der Antrags-

gegnerin im Inland über einen Markenschutz an der Bezeichnung "Flixotide", so dass

der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln unter dieser Bezeichnung marken-

rechtlich unbedenklich war. Die arzneimittelrechtlichen Zulässigkeitsbedingungen für

einen Parallelimport des Arzneimittels mussten dagegen unabhängig von dem Be-

stehen eines Markenschutzes eingehalten werden. Auch für Parallelimporteure ent-

stand ein etwaiges Bedürfnis, einen (eigenen) Markenschutz an der Bezeichnung

"Flixotide" zu erwerben, mithin erst durch die Eintragung der Marke auf die Antrags-

gegnerin und der damit verbundenen Gefahr, dass der weitere Parallelimport des

Arzneimittels unter der bisherigen eingeführten Kennzeichnung "Flixotide" aufgrund

der von der Antragsgegnerin erworbenen Markenrechte untersagt werden könnte.

Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass ein Anmelder mit der Anmel-

dung eines Zeichens zumindest auch die Absicht verfolgt, nach der Eintragung die

aus der Marke folgenden Ausschließlichkeitsrechte gegebenenfalls Dritten gegen-

über geltend zu machen. Unter den Umständen des vorliegenden Falles folgt daraus

die objektiv naheliegende Gefahr, dass die Antragsgegnerin ihre Markenrechte ein-

zelnen Parallelimporteuren gegenüber (nur) zu dem Zweck geltend macht, sich die

Rechte von dem in Anspruch genommenen Parallelimporteur abkaufen zu lassen.

Dies genügt für die tatsächliche Vermutung, dass die Antragsgegnerin auch im Hin-

blick auf eine mögliche Lizenzierung oder Veräußerung der Markenrechte an einen

Parallelimporteur bereits bei der Anmeldung der Marke in rechtsmissbräuchlicher

Absicht und damit bösgläubig gehandelt hat.

(4) Stand somit bereits im Zeitpunkt der Anmeldung fest, dass nur einzelne

bestimmte Unternehmen als potentielle Lizenznehmer oder Erwerber der angemelde-

ten Marke in Betracht kamen, und war im Hinblick auf eine Lizenzierung oder Veräu-

ßerung an diese Interessenten von der naheliegenden Gefahr des rechtsmissbräuch-

lichen Einsatzes der Markenrechte auszugehen, so ist aufgrund der dadurch begrün-

deten tatsächlichen Vermutung der Schluss begründet, die Markeninhaberin habe

bei der Anmeldung bösgläubig i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt.

IV. Danach ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück-

zuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.12.2007 - 25 W(pat) 76/05 -