BGH Urteil vom 23.07.2009 – Xa ZR 84/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Xa ZR 84/05

Verkündet am: 23. Juli 2009 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 23. Juli 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver,

die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Berger und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 25. Januar 2005 verkün-

dete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-

gerichts abgeändert:

Das europäische Patent 666 790 wird mit Wirkung für das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig

erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich

die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:

"Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im war-

men Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen

und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf

bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende

Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zustand zu

dem Formteil geformt und anschließend unter diese

Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die

Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein ge-

ringes Übermaß gegenüber den gewünschten Endma-

ßen aufweisenden Zwischenprodukten geformt und erst

nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur

in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die

gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so

dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten

Endabmessungen aufweisen."

Die weitergehende Klage wird abgewiesen, die weitergehende

Berufung wird zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin vier Fünftel

und der Beklagte ein Fünftel.

Von Rechts wegen

Der Beklagte ist Inhaber des am 20. Oktober 1993 unter Inanspruchnah-

me der Priorität einer österreichischen Patentanmeldung vom 21. Oktober 1992

angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten

europäischen Patents 666 790 (Streitpatents), das ein "Verfahren zum Herstel-

len von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen" betrifft und

drei Patentansprüche umfasst, die in der erteilten Fassung wie folgt lauten:

"1.

Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formba-

ren Kunststoffen, insbesondere Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypro-

pylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende

Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt, in diesem Zu-

stand zu dem Formteil geformt und anschließend unter diese Verformungs-

temperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im

wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zustand zu ein ge-

ringes Übermaß gegenüber den gewünschten Endmaßen aufweisenden

Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verfor-

mungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang auf die ge-

wünschten Endabmessungen gebracht werden.

2.

Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 bei der Herstellung von

Kunststoffrohren mit der Maßgabe, dass die z. B. als Extrudierstation aus-

gebildete formgebende Station für das über die Verformungstemperatur er-

wärmte Material auf einen materialabhängig 0,5 bis 5 % über dem ge-

wünschten Enddurchmesser des Rohres liegenden Rohrdurchmesser aus-

gelegt wird und die in ihr hergestellten, das Zwischenprodukt darstellenden

Rohre nach der Abkühlung in einer Pressstation in einem Durchlaufverfah-

ren kurzzeitig auf einen wieder materialabhängig um 0,5 bis 5 % kleineren

Durchmesser als der gewünschte Enddurchmesser zusammengepresst

werden, so dass sie nach dem Pressvorgang den gewünschten Enddurch-

messer aufweisen.

3.

Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 bei der Herstellung von End-

muffen an Kunststoffrohren, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohrende

wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmt und in diesem Zustand

auf einen Durchmesser aufgemufft wird, der materialabhängig 0,5 bis 5 %

größer ist als der gewünschte Enddurchmesser und dass die so gebildete,

das Zwischenprodukt darstellende Muffe nach der Abkühlung kurzfristig bis

unter den gewünschten Enddurchmesser zusammengedrückt wird, so dass

sie nach der Freigabe durch das Presswerkzeug als Endprodukt maßhaltig

den gewünschten Enddurchmesser aufweist."

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Lehre des Streitpatents beruhe ge-

genüber dem Stand der Technik, insbesondere im Hinblick auf die veröffentlich-

te europäische Patentanmeldung 81 451 (D1), das britische Patent 1 432 539

(D2), die veröffentlichte japanische Patentanmeldung Sho 62-211 125 (D3), die

US-Patente 4 135 961 (D4), 4 482 518 (D5), 3 559 424 (D7) und 3 651 197

(D8) sowie die in den Anlagen D6.1 bis D6.7 dokumentierten Vorbenutzungs-

handlungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Der Beklagte hat

das Patent mit der Einschränkung verteidigt, dass in Patentanspruch 1 die Wor-

te "Kunststoffen, insbesondere" entfallen und die Ansprüche 2 und 3 auf diesen

geänderten Anspruch Bezug nehmen.

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es nicht

mehr verteidigt worden ist, und die weitergehende Klage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie den Antrag

auf vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents weiterverfolgt. Sie macht

ergänzend geltend, die Lehre des Streitpatents sei gegenüber der Lehre des

US-Patents 2 860 372 (D9) nicht neu. Jedenfalls beruhe sie nicht auf erfinderi-

scher Tätigkeit, was sich auch aus dem US-Patent 3 691 617 (D10) und der

deutschen Offenlegungsschrift 27 49 779 (D11) ergebe. Darüber hinaus sei die

Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie

ausführen könne. Außerdem gehe der Gegenstand des Patents über den Inhalt

der Anmeldung hinaus.

Der Beklagte hat das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung vor dem

Senat mit der Einschränkung verteidigt, dass am Ende von Anspruch 1 die

Worte "auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden" ersetzt wer-

den durch "unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass

sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen",

und in den Ansprüchen 2 und 3 auf diese geänderte Fassung Bezug genom-

men wird. Im Übrigen ist er der Berufung entgegengetreten.

Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. habil. W. H. ,

Technische Universität D. , Fakultät Maschinenwesen, Verkehrs-

wissenschaft "Friedrich List", Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, ein

schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert

und ergänzt hat.

Soweit der Beklagte das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung vor

dem Senat nicht mehr verteidigt hat, ist das Schutzrecht für nichtig zu erklären.

Die weitergehende Berufung der Klägerin ist unbegründet.

I.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen

aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen.

1. Bei vielen Kunststoffteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunst-

stoffmaterial kommt es im Lauf der Zeit zu Formveränderungen, insbesondere

zum Schwinden, also zu einer Verringerung der Außenabmessungen gegen-

über den ursprünglichen Fertigungsmaßen. Diese Vorgänge treten mit zuneh-

mender Temperatur verstärkt auf. Als Beispiel werden in der Beschreibung des

Streitpatents Rohre aus schwarzem Polyethylen genannt, bei denen bei Lage-

rung im Freien nach einer gewissen Lagerungszeit Schwundmaße in der Grö-

ßenordnung von einem oder einigen Millimetern bzw. Prozent des Ausgangs-

durchmessers auftreten können, auch wenn die Höchsttemperatur bei der La-

gerung allenfalls 70°C erreicht und damit unter den üblichen Herstellungs- bzw.

Verformungstemperaturen liegt, die in der Patentschrift mit 120 bis 200°C bzw.

bei reinen Verformungsvorgängen mit 110°C angegeben werden. Die Verfor-

mungen führen dazu, dass Muffenverbindungen, für die übliche Herstellungs-

toleranzen von ±0,5 % gelten, nicht einwandfrei hergestellt werden können. Um

schrumpffreie Muffen zu erhalten, sind besondere Herstellungsverfahren erfor-

derlich. Als im Stand der Technik bekannt werden in der Beschreibung des

Streitpatents unter anderem Verfahren beschrieben, bei denen die Muffen ge-

sondert mit einer Spritzgussmaschine hergestellt und an ein extrudiertes Rohr

angeschweißt oder aufgespritzt werden. Diese Verfahren werden als sehr auf-

wendig beschrieben. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Muffe vom

Rohr ablöst. Ferner können auch im Spritzgussverfahren hergestellte Muffen

Schwundvorgängen ausgesetzt sein.

Als Ursache des Schrumpfvorgangs bei bestimmten Kunststoffen, insbe-

sondere bei Polyolefinen, wird in der Beschreibung des Streitpatents der Form-

gedächtniseffekt (Memory-Effekt) genannt. Bei einer Erwärmung des Kunst-

stoffes bleibe ein Teil der ursprünglichen Moleküle fest, wogegen der andere

Teil sich verflüssige. Die nicht verflüssigten Moleküle führten dazu, dass ein

Formteil das Bestreben habe, in die Ausgangsform zurückzukehren, sobald die

vorher verflüssigten Moleküle durch Erwärmung oder durch Langzeitkriech-

wirkung die entsprechende Rückverformung zuließen. Die physikalische Ursa-

che dieses "Bestrebens" liegt, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert

hat, im Molekülaufbau von Polyolefinen, zu denen insbesondere Polyethylen

(PE) und Polypropylen (PP) sowie deren Copolymerisate gehören. Polyolefine

weisen eine teilkristalline Struktur auf, die aus lamellaren Kristalliten mit dazwi-

schen eingebetteten amorphen (nicht orientierten) Molekülbereichen bestehen.

Oberhalb der Glasübergangstemperatur, die bei Polyethylen beispielsweise bei

etwa -110°C liegt, lassen die amorphen Bereiche eine Verformbarkeit des Mate-

rials zu, die mit steigender Temperatur überproportional zunimmt. Die höchste

Dehnbarkeit weist der Kunststoff dicht unterhalb der Kristallitschmelztemperatur

auf, ab der die Kristallite ihren Verbund auflösen und in die Schmelze über-

gehen. Diese Temperatur liegt knapp unterhalb des Schmelzpunkts und beträgt

bei Polyethylen etwa 130°C. Bei Verformungen unterhalb der Kristallitschmelz-

temperatur treten Eigenspannungen auf, die beim Abkühlen des Materials "ein-

gefroren" werden. Bei erneuter Erwärmung oder längerem Zeitablauf führen

diese Eigenspannungen dazu, dass das Material sich wieder seiner Ausgangs-

form annähert. Vergleichbare Effekte treten auch bei anderen amorphen oder

teilkristallinen Thermoplasten auf, beispielsweise bei Polyethylenterephthalat

(PET) oder Polyvinylchlorid (PVC).

2. Durch das Streitpatent soll ein einfaches Verfahren angegeben wer-

den, durch das unerwünschte Abweichungen der Endmaße fertig gestellter

Kunststoffformteile von den Sollmaßen verhindert werden. Dieses Verfahren

soll insbesondere für die Herstellung von Kunststoffrohren und aufgeweiteten

Endmuffen anwendbar sein.

Zur Lösung dieses Problems soll in Patentanspruch 1 in der zuletzt vertei-

digten Fassung ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen unter Schutz ge-

stellt werden, das folgende Merkmale aufweist:

1.

2.

3.

Es werden Formteile hergestellt aus im warmen Zustand form-

baren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen;

das Kunststoffmaterial wird auf bzw. über seine eine bleibende

Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt,

das Kunststoffmaterial wird in diesem Zustand zu einem Zwi-

schenprodukt geformt,

3.1

das ein geringes Übermaß gegenüber den gewünschten End-

maßen aufweist;

4.

5.

5.1

5.2

das Zwischenprodukt wird anschließend unter diese Verfor-

mungstemperatur abgekühlt;

nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur wird das

Zwischenprodukt nochmals verformt,

und zwar in einem materialverdichtenden Pressvorgang,

bei dem das Zwischenprodukt zunächst unter seine End-

abmessungen gebracht wird,

5.3

so dass es nach dem Pressvorgang die gewünschten End-

abmessungen aufweist.

Die Patentansprüche 2 und 3 betreffen die Anwendung dieses Verfahrens

bei der Herstellung von Kunststoffrohren bzw. Endmuffen an Kunststoffrohren

mit bestimmten Verfahrensparametern.

Bei allen diesen Verfahren wird die angestrebte Formstabilität dadurch er-

reicht, dass beim abschließenden Pressvorgang zusätzliche Eigenspannungen

erzeugt werden, die entgegengesetzt zu den beim ersten Formvorgang ent-

standenen Eigenspannungen wirken.

3. Einzelne Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen näherer Erläu-

terung:

a) Nach Merkmal 2 ist das zu verformende Material so zu erwärmen,

dass die eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur über-

schritten wird. Diese Formulierung ist, wie der gerichtliche Sachverständige

überzeugend dargelegt hat, für sich genommen missverständlich, weil Poly-

olefine oberhalb der Glasübergangstemperatur stets in gewissem Ausmaß ver-

formt werden können. Angesichts dessen führt auch die in der Beschreibung

des Streitpatents enthaltene Definition, wonach als Verformungstemperatur die

Temperatur zu verstehen ist, die eine so starke Erweichung des Materials er-

gibt, dass eine zerstörungsfreie und bleibende Verformung möglich wird (Sp. 1

Z. 9-14), für sich gesehen nicht weiter. Dem Fachmann, als den das Patentge-

richt, wie die Befragung des gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, zu-

treffend einen praktisch erfahrenen Diplomingenieur der Fachrichtung Kunst-

stofftechnik angesehen hat, ist aber bekannt, dass die Verformbarkeit mit stei-

gender Temperatur zunimmt und ihren optimalen Wert bei einer Temperatur

erreicht, die dicht unterhalb des Kristallitschmelzpunkts liegt und als Thermo-

form- oder Warmformtemperatur bezeichnet wird. Der Fachmann weiß auch,

dass die Thermoformtemperatur nicht exakt erreicht werden muss, sondern ei-

ne Thermoformung auch in einem gewissen Temperaturband in der Nähe die-

ser Temperatur hinreichend gut durchführbar ist. Der im Streitpatent verwende-

te Begriff der eine bleibende Verformung zulassenden Verformungstemperatur

kann deshalb mit dem unteren Grenzwert des erwähnten Temperaturbandes

gleichgesetzt werden.

Dem stehen die Ausführungen der Beschreibung, wonach Polyolefine nur

in festem oder flüssigem Zustand vorkommen und ein verformbarer Körper erst

dann entstehe, wenn ein Teil der Moleküle sich verflüssigt (Sp. 2 Z. 18-24),

nicht entgegen. Für den Fachmann, dem die Thermoformtemperatur und deren

Bedeutung geläufig ist, ist erkennbar, dass diese Ausführungen, mit denen die

Ursache des im Stand der Technik bekannten Schrumpfvorgangs erklärt wer-

den sollen, ungenau sind und nicht etwa zum Inhalt haben, dass die erste Ver-

formung nach der Lehre des Streitpatents abweichend von den im Stand der

Technik bekannten Verfahrensweisen bei einer Temperatur vorzunehmen ist,

die oberhalb des Kristallitschmelzpunkts liegt. Dieses Verständnis wird bestätigt

durch das in der Beschreibung des Streitpatents geschilderte Ausführungs-

beispiel, bei dem eine Umformtemperatur von 120°C angegeben wird. Diese

Temperatur liegt nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen

etwa 10°C unterhalb der typischen Kristallitschmelztemperatur und entspricht

der gängigen Thermoformtemperatur des im Ausführungsbeispiel verwendeten

Werkstoffs Polyethylen.

b)

In den Merkmalen 5 bis 5.3 lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents,

das zu verformende Material nach der Abkühlung unter die eine bleibende Ver-

formung zulassende Verformungstemperatur (Merkmal 4) in einem material-

verdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen zu brin-

gen, so dass es nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen

aufweist. Bei diesem Pressvorgang kommt es aufgrund von Scher-, Dehnungs-

und Stauchungsprozessen auf molekularer Ebene zu Deformationen der

Makromoleküle, durch die Eigenspannungen entstehen, die den aufgrund des

Aufweitens entstandenen Eigenspannungen entgegenwirken und damit eine

Schrumpfung des Materials verhindern oder jedenfalls wesentlich verlangsa-

men. In der Beschreibung wird dies dahin formuliert, dass im fertig gestellten

Formteil drei Arten von Molekülen vorhanden seien, nämlich Moleküle, die sich

an die Ursprungsform erinnerten, Moleküle, die bei der Formgebung flüssig ge-

wesen seien und sich nach der Warmverformung an die größeren Abmessun-

gen erinnerten, und schließlich Moleküle, die sich an die beim Pressvorgang

erzeugte kleinste Form erinnerten, wobei beim Pressvorgang eine Verformung

unter das gewünschte Sollmaß stattfinde (Sp. 4 Z. 8-20). Beim Pressvorgang

muss das Material hierzu auf ein Untermaß gebracht werden, weil seine Elasti-

zität aufgrund der Abkühlung wieder zugenommen hat, so dass es nach dem

Pressvorgang in gewissem Umfang zurückfedert. Illustriert wird dieser Vorgang

durch das in der Beschreibung geschilderte Ausführungsbeispiel, bei dem ein

Rohrende, dessen Durchmesser im Endzustand 125 mm betragen soll, durch

einen Pressvorgang auf einen Durchmesser von 123 mm zusammengedrückt

wird und nach der Freigabe durch die Pressbacken einen Durchmesser von

126 mm aufweist (Sp. 4 Z. 46-52).

Verfahrensgestaltungen, bei denen das Material nach dem Pressvorgang

nicht in praktisch relevantem Ausmaß zurückfedert und deshalb nicht auf ein

Untermaß gepresst werden muss - beispielsweise weil es nur minimal abge-

kühlt wurde und deshalb ein geringes, praktisch vernachlässigbares Maß an

Elastizität aufweist - sind nach der in der mündlichen Verhandlung vor dem Se-

nat vorgenommenen Einschränkung nicht mehr vom Streitpatent umfasst.

c) Die Bedeutung des Begriffs "materialverdichtend" geht aus der Be-

schreibung des Streitpatents hinreichend deutlich hervor. Zwar wird der Aus-

druck in der Patentschrift nicht näher definiert. Aus der Erläuterung der "drei

Molekülarten" ergibt sich jedoch, dass die Druckbeaufschlagung eine dem

Thermoformprozess entgegengesetzte Verstreckung oder Stauchung von

Makromolekülen erzeugen, d.h. Eigenspannungen induzieren soll, die denjeni-

gen des Thermoformens im Mittel entgegengesetzt wirken. Durch diesen, wie

es der Sachverständige genannt hat, Ausgleich der Rückstellkräfte soll ein dau-

erhaft maßhaltiges Formteil erzielt werden.

d) Der zweite Pressvorgang findet erst statt, nachdem das Zwischen-

produkt abgekühlt worden ist. Die hierbei einzuhaltende Temperatur ist im

Streitpatent nur dahin umschrieben, dass sie unterhalb der eine bleibende Ver-

formung zulassenden Verformungstemperatur im vorgenannten Sinne liegt. Der

Fachmann weiß ferner, dass die Temperatur oberhalb der Glasübergangstem-

peratur liegen muss, weil eine Verformung sonst nicht möglich wäre. Weitere

Anforderungen, etwa dass die zweite Verformung erst stattfinden darf, wenn

das Material auf Raumtemperatur abgekühlt ist, lassen sich dem Streitpatent

nicht entnehmen. Im Interesse einer möglichst schnellen und energiesparenden

Fertigungsweise wird der Fachmann sogar eher bestrebt sein, das Material nur

so weit abzukühlen, wie dies für den zweiten Verformungsschritt unbedingt er-

forderlich ist. Er darf die Temperatur aber nicht zu hoch wählen, weil sonst die

bei der Dehnung im "gummielastischen" Zustand durch Verstreckung der Mak-

romoleküle induzierten Eigenspannungen nicht in ausreichendem Maß "einge-

froren" werden und das Zwischenprodukt nicht die Elastizität aufweist, die er-

möglicht, dass es nach dem zweiten Pressvorgang, bei dem es unter die ge-

wünschten Endabmessungen gebracht wird, die gewünschten End-

abmessungen aufweist. Die Auswahl einer hierfür geeigneten Temperatur - die

unterhalb der eine bleibende Verformung zulassenden Verformungstemperatur

liegen muss - überlässt das Streitpatent dem Fachmann, der diese durch Ver-

suche ermitteln kann.

II. Das Patentgericht hat die Klage, soweit der Beklagte das Streitpatent

verteidigt hat, abgewiesen. Weder die entgegengehaltenen Druckschriften noch

die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen nähmen den Gegenstand des

Streitpatents vorweg. Den vorgelegten Unterlagen zu offenkundigen Vorbenut-

zungen lasse sich nicht entnehmen, welche Kunststoffe verwendet worden sei-

en und bei welchen Temperaturen und in welchem Stadium das Verformen auf

das Endmaß erfolgt sei. Aus der vorgelegten Bedienungsanleitung gehe nicht

hervor, was mit der darin beschriebenen Anlage hergestellt worden sei. Der in

den schriftlichen Entgegenhaltungen dokumentierte Stand der Technik habe

dem Fachmann keinen Hinweis auf die Lehre des Streitpatents gegeben. Ins-

besondere fehle es an einem materialverdichtenden Pressvorgang.

III. Die hiergegen gerichtete Berufung hat, soweit der Beklagte das

Streitpatent in der Berufungsinstanz verteidigt, keinen Erfolg.

1. Die in der Geltendmachung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes lie-

gende Klageänderung ist als sachdienlich zuzulassen. Der geltend gemachte

Offenbarungsmangel liegt jedoch nicht vor. Das von der Klägerin als nicht of-

fenbart angesehene Merkmal 5.2 ist nach der in der Berufungsinstanz verteidig-

ten Fassung auch in Patentanspruch 1 ausdrücklich erwähnt. Ob die Erfindung

auch insoweit ausreichend offenbart war, als sie nach der ursprünglichen Fas-

sung von Patentanspruch 1 ein Untermaß-Pressen nicht zwingend erforderte,

aber auch nicht ausschloss, bedarf deshalb keiner Entscheidung.

2. Ebenfalls als sachdienlich zuzulassen ist die weitere Klageänderung

durch Geltendmachung einer unzulässigen Erweiterung. Auch dieser Klage-

grund liegt jedoch nicht vor. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über

den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung

hinaus.

In der ursprünglich eingereichten Fassung der Patentanmeldung fehlt in

Patentanspruch 1 der Zusatz "eine bleibende Verformung zulassend" zur nähe-

ren Beschreibung des Begriffs "Verformungstemperatur" im Zusammenhang mit

dem ersten Formvorgang. Der anschließende Abkühlvorgang wird dahin be-

schrieben, dass der Kunststoff "unter die Warmverformungstemperatur" (nun-

mehr: "unter diese Verformungstemperatur") abzukühlen ist. In der Beschrei-

bung fehlt die in der erteilten Fassung in Spalte 2 Zeilen 18 bis 24 enthaltene

Definition des Begriffs "Verformungstemperatur".

Durch diese Änderungen ist der Gegenstand des Streitpatents jedoch

nicht erweitert worden.

a) Wie dargelegt ist für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen

Fachwissens und der damit korrespondierenden Temperaturangabe bei der

Schilderung des Ausführungsbeispiels erkennbar, dass das Streitpatent mit der

eine bleibende Verformung zulassenden Verformungstemperatur die Thermo-

formtemperatur meint. Dieselben Erkenntnisse konnte der Fachmann bereits

aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gewinnen. Gerade

weil der Begriff "Verformungstemperatur" dort ohne nähere Erläuterungen ver-

wendet wird, spricht alles dafür, dass damit die dem Fachmann geläufige

Thermoformtemperatur gemeint ist. Die ursprüngliche Anmeldung enthält auch

keine Anhaltspunkte dafür, dass der darin zusätzlich verwendete Begriff der

"Warmverformungstemperatur" eine andere Bedeutung hat als der Ausdruck

"Verformungstemperatur". Der gerichtliche Sachverständige hat bestätigt, dass

der Fachmann nach allgemeinem Verständnis unter "Warmverformungstempe-

ratur" ebenfalls die Thermoformtemperatur versteht. Anhaltspunkte für ein ab-

weichendes Verständnis ergeben sich aus der ursprünglichen Fassung der

Anmeldung nicht. Die in Patentanspruch 1 der Anmeldung enthaltene Angabe,

dass der Kunststoff zunächst über seine Verformungstemperatur erwärmt, in

diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschließend unter die Warmver-

formungstemperatur abgekühlt wird, deutet vielmehr ebenfalls darauf hin, dass

an beiden Stellen dieselbe Temperatur gemeint ist. Die entsprechende Um-

formulierung in der erteilten Fassung des Streitpatents stellt vor diesem Hinter-

grund keine Erweiterung dar.

b) Entsprechendes gilt

für die Merkmale 4 und 5 des Patent-

anspruchs 1. Die in der ursprünglichen Anmeldung enthaltene Formulierung,

wonach die Verformung zu einem Zwischenprodukt mit geringem Übermaß "im

warmen Zustand" und der nachfolgende Pressvorgang "nach der Abkühlung"

erfolgt, ließe zwar bei isolierter Betrachtung möglicherweise die Auslegung zu,

dass diese erste Verformung bei jeder beliebigen Temperatur oberhalb der

Umgebungstemperatur und der Pressvorgang bei jeder beliebigen Temperatur

unterhalb der erreichten Maximaltemperatur erfolgen kann. Aus dem Zusam-

menhang mit der Beschreibung des Oberbegriffs, wonach das Material zu-

nächst in einem Zustand geformt wird, bei dem es auf bzw. über seine Verfor-

mungstemperatur erwärmt ist, und anschließend unter die Warmverformungs-

temperatur abgekühlt wird, ergibt sich jedoch, dass sich auch die nachfolgend

verwendeten Begriffe "warmer Zustand" und "nach der Abkühlung" auf diese

Temperaturgrenze beziehen. Die in der erteilten Fassung des Streitpatents ent-

haltene explizite Wiederholung des Verweises auf diese Grenze stellt ange-

sichts dessen ebenfalls keine Erweiterung dar.

3. Der Gegenstand des Streitpatents ist, wie das Patentgericht zutref-

fend ausgeführt hat, neu. Er wird weder durch die schriftlichen Entgegenhaltun-

gen noch durch die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen vorwegge-

nommen. Keine Entgegenhaltung verbindet, wie sich im Einzelnen aus den

nachfolgenden Ausführungen zu 4 ergibt, eine Warmverformung mit einer an-

schließenden Abkühlung unter die Warmformtemperatur und einem erst darauf

folgenden materialverdichtenden Pressvorgang.

4. Der Gegenstand des Streitpatents war dem Fachmann auch nicht

nahegelegt. Auch insoweit erweist sich vielmehr das angefochtene Urteil als

zutreffend. Die im Stand der Technik bekannten Lösungen gaben dem Fach-

mann weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit Veranlassung, den im Streitpa-

tent vorgeschlagenen Lösungsweg zu beschreiten.

a) Die veröffentlichte europäische Patentanmeldung 81 451 (D1) be-

schreibt ein Verfahren zum Formen von PET-Behältern. PET ist ein amorpher

Thermoplast, dessen Glasübergangstemperatur oberhalb der typischen Raum-

temperatur liegt. Die Entgegenhaltung lehrt, Behälter aus diesem Material her-

zustellen, indem eine amorphe PET-Bahn erwärmt und mit Hilfe eines Patrizen-

stempels in den Hohlraum einer Matrizenform gezogen wird. Das erweichte Ma-

terial wird sodann durch Aufbringen von Luftdruck in Kontakt mit der Matrizen-

form gebracht und dort auf eine Temperatur oberhalb der Glasübergangstem-

peratur erwärmt. Anschließend wird der Luftdruck weggenommen, was dazu

führt, dass das geformte Material auf den - im Vergleich zur Matrize etwas klei-

neren - Patrizenstempel schwindet und abkühlt.

Damit sind die Merkmale 2, 3 und 3.1 des Streitpatents erfüllt. Es fehlt

hingegen an der Verwirklichung von Merkmal 1, weil PET nicht zur Gruppe der

Polyolefine gehört. Darüber hinaus wird in der Entgegenhaltung nicht der in den

Merkmalen 4 bis 5.3 des Streitpatents vorgesehene materialverdichtende

Pressvorgang nach Abkühlung unter die Warmformtemperatur offenbart. Zwar

wird in der Beschreibung darauf hingewiesen, es könne in manchen Fällen not-

wendig sein, Luftdruck von unterhalb des Matrizenhohlraums zu verwenden, um

das Material in eine Ausnehmung des Patrizenstempels zu drücken, insbeson-

dere, wenn der geformte Artikel einen hochgewölbten Boden aufweisen solle

(D1, S. 15 Z. 26 - S. 16 Z. 3 = Übers. S. 18 Z. 23 - S. 19 Z. 2). Hieraus geht

aber nicht hervor, dass das Material beim Pressvorgang nicht nur geformt, son-

dern auch verdichtet wird. Zudem ergibt sich aus der Entgegenhaltung nicht,

dass das Material vor dem Pressvorgang auf eine Temperatur unterhalb der

Warmformtemperatur abgekühlt wird. Nach den Ausführungen in der Beschrei-

bung erfolgt die Kühlung vielmehr dadurch, dass das geformte Material zurück

auf den Patrizenstempel schwindet (D 1, S. 5 Z. 20-23 = Übers. S. 6 Z. 21-24).

Etwas anderes ergäbe sich auch dann nicht, wenn unterstellt werden könnte,

dass die an anderer Stelle als unter Umständen notwendig bezeichnete Zufüh-

rung von Luftdruck an der Unterseite des Matrizenhohlraums ebenfalls zu einer

Abkühlung führt. In diesem Fall fielen der Abkühl- und der Pressvorgang zeitlich

zusammen, während nach dem Streitpatent der Pressvorgang erst nach dem

Abkühlen auf eine Temperatur unterhalb der Warmformtemperatur erfolgen

darf.

Eine Anregung, dieses Verfahren dahin abzuwandeln, dass der Kunststoff

erst nach dem Abkühlen unter die Warmformtemperatur durch einen material-

verdichtenden Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen gebracht

wird, lässt sich weder der Entgegenhaltung noch dem sonstigen Stand der

Technik entnehmen. Dass aus anderen Veröffentlichungen auch Verfahren zum

Umformen unterhalb der Thermoformtemperatur, zum Beispiel mittels Kaltwal-

zen bekannt waren, reicht hierfür nicht aus.

b) Die britische Patentschrift 1 432 539 (D2) betrifft ein Verfahren zum

Bilden von Muffen und Verbindungen in einem Kunststoffrohr aus orientierba-

rem thermoplastischem polymerem Material, beispielsweise Polyethylen und

Polypropylen. Bei einer Abwandlung des Verfahrens, die unter anderem Ge-

genstand von Anspruch 11 der Entgegenhaltung ist, wird das Kunststoffrohr in

erwärmtem Zustand durch Zufuhr von Druck gegen die Innenseiten einer Hohl-

form gepresst, deren Innendurchmesser größer ist als der angestrebte Außen-

durchmesser des fertigen Rohrs. Nach der Aufweitung wird der Druck abgelas-

sen und das Material wird abgekühlt. Anschließend wird in das Rohr ein Dorn

eingeführt, dessen Abmessungen dem angestrebten Innendurchmesser des

Rohrs entsprechen. Das Material wird auf diesen Dorn aufgeschrumpft, indem

es auf eine Temperatur aufgewärmt wird, bei der es zu einer gewissen

Schrumpfung kommt, und anschließend nochmals abgekühlt.

Damit fehlt es an der Verwirklichung der Merkmale 4 bis 5.3 des Streit-

patents. Zwar findet auch nach der Lehre der Entgegenhaltung ein Press-

vorgang statt. Dieser erfolgt jedoch in erwärmtem Zustand und wird durch-

geführt, um das Material auf ein Übermaß auszudehnen. Die Rückführung auf

das angestrebte Endmaß erfolgt hingegen nicht durch Pressen, sondern durch

freies Aufschrumpfen. Eine Anregung, diesen Verfahrensschritt durch den vom

Streitpatent vorgeschlagenen Pressvorgang zu ersetzen, lässt sich der Ent-

gegenhaltung nicht entnehmen.

c) Die veröffentlichte japanische Patentanmeldung Sho 62-211 125

(D3) betrifft eine thermische Fixiervorrichtung, die dazu verwendet wird, einer

orientierten Kunststoffröhre, die beispielsweise aus Polyethylen, Polypropylen

oder Polyester bestehen kann, eine thermische Beständigkeit zu verleihen.

Hierbei wird das Rohr erwärmt, durch Aufblasen auf einen größeren Durchmes-

ser gebracht und anschließend abgekühlt, wodurch es auf einen kleineren

Durchmesser als den ursprünglichen, vor der Aufweitung vorhandenen Durch-

messer schwindet.

Damit fehlt es auch bei dieser Entgegenhaltung an einem material-

verdichtenden Pressvorgang nach dem Abkühlen. Die endgültigen Abmessun-

gen werden vielmehr durch freies Schrumpfen erreicht.

d) Das US-Patent 4 135 961 (D4) betrifft ein Verfahren zum Formen ei-

ner Rohrmuffe an Rohren aus synthetischem Harz, beispielsweise Polypropy-

len. Hierbei wird das Rohr im Bereich der zu formenden Muffe aufgeweitet und

in wärmeerweichtem Zustand über einen Formkern geschoben, auf dem ein

Füllring aufsitzt. Der maximale Außendurchmesser des Füllrings ist etwas grö-

ßer als der Innendurchmesser der Muffe. Beim Herausziehen des Formkerns

bleibt der Füllring am Boden der Muffe zurück. Bei der anschließenden

Schrumpfung des Materials wird die Innenseite des Rohres an die Form des

Füllrings angepasst, so dass dieser fixiert ist. Zur Sicherung dieser Verzahnung

wird optional die Verwendung einer äußeren Form vorgeschlagen, deren Kontu-

ren mit denjenigen des Füllrings übereinstimmen (D4a S. 16 unten und Fig. 14,

Bezugszeichen 84).

Der Entgegenhaltung lässt sich nicht entnehmen, dass mit dieser äußeren

Form oder auf andere Weise ein materialverdichtender Pressvorgang durch-

geführt wird, mit dem das Zwischenprodukt nach Abkühlung unter die Warm-

formtemperatur auf die gewünschten Endabmessungen gebracht wird. Sie gibt

auch keine Anregung in diese Richtung.

e) Die US-Patentschrift 4 482 518 (D5) betrifft ein Verfahren zum Ver-

ringern der Schwindung von hohlen orientierten Behältern aus PET. Hierbei

wird das erwärmte Material durch Blasen auf Abmessungen gebracht, die grö-

ßer sind als die angestrebten Endabmessungen. Nach Abkühlung wird es auf

einen bestimmten Temperaturbereich erwärmt, um es auf die gewünschte Grö-

ße schwinden zu lassen.

Damit fehlt es auch bei diesem Verfahren an einem materialverdichtenden

Pressvorgang, wie ihn die Merkmale 4 bis 5.3 des Streitpatents vorsehen.

f)

Die US-Patentschrift 3 959 424 (Anlage D7) betrifft ein Verfahren zur

Herstellung eines mit Kunststoff, beispielsweise Polyethylen oder Polypropylen,

ausgekleideten Rohrs. Die hierbei verwendete Auskleidung hat im Ausgangs-

zustand einen Außendurchmesser, der größer ist als der Innendurchmesser

des auszukleidenden Rohres. Die Auskleidung wird durch Aufbringen von

hydrostatischem Druck so zusammengepresst, dass sie durch ein Umformge-

senk fließt und in das Rohr eingebracht werden kann, und zwar optional in der

Weise, dass sie zugleich von innen nach außen gewendet wird. Der Press-

vorgang findet oberhalb der Glasübergangstemperatur und unterhalb der

Thermoformtemperatur statt. Nach dem Einbringen in das Rohr nimmt der

Durchmesser der Auskleidung wieder zu, wodurch es zu einem engen Kontakt

mit der Innenwand des Rohrs kommt.

Damit offenbart die Entgegenhaltung einen Pressvorgang, der bei einer

Temperatur unterhalb der Warmformtemperatur erfolgt und nach den Ausfüh-

rungen des gerichtlichen Sachverständigen auch materialverdichtend wirkt. Sie

sgibt hingegen keine Anregung, das Rohr zuvor durch eine Warmverformung

auf ein Übermaß zu bringen.

g) Die US-Patentschrift 3 651 197 (D8) beschreibt ein Verfahren zum

Herstellen von Winkelsegmenten oder Winkelstücken aus thermoplastischem

Rohr, beispielsweise Polyvinylchlorid. Dabei wird ein Rohrstück auf seine Er-

weichungstemperatur erwärmt, von innen nach außen gewendet, aufgeweitet

und durch Wärmeschrumpfen auf ein Kalibrierwerkzeug geformt.

Es fehlt auch hier an einem materialverdichtenden Pressvorgang, mit dem

das Material nach dem Abkühlen unter die Warmformtemperatur auf die ge-

wünschten Endabmessungen gebracht wird. Diese werden vielmehr durch ei-

nen freien Schrumpfvorgang erreicht. Zwar wird optional vorgeschlagen, zur

Erzielung der abschließenden Gestalt ein Seil um den Zylinder zu legen und

derart anzuziehen, dass die angestrebte Winkelform entsteht. Dies erfolgt je-

doch, solange der Kunststoff noch warm ist. Die Anordnung wird erst abgekühlt,

nachdem das Seil angezogen worden ist (D8 Sp. 4 Z. 5-7 = Übers. S. 8

Z. 28-30). Eine Anregung, in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Weise zu

verfahren, lässt sich alldem nicht entnehmen.

h) Die US-Patentschrift 2 860 372 (D9), deren Lehre auch in den Unter-

lagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 738 843 (D9a) beschrieben ist, be-

trifft ein Werkzeug zum Verbinden von Muffenrohren aus Kunstharz, beispiels-

weise Polyethylen. Vorgeschlagen wird ein Hitze leitendes Werkzeug mit einem

Dornteil und einem Bundring, die so geformt sind, dass eine Rohrmuffe auf-

gesteckt und ein Rohrende eingeführt werden kann. Die Außenfläche des Dorn-

teils und die Innenfläche des Bundrings weisen je eine Ausnehmung auf, die

eine geringe Wölbung der Wand der Rohrmuffe und des Rohrendes während

des Heizvorgangs ermöglichen. Um die gewünschte Innenwölbung der Muffe zu

erreichen, wird an diese von außen ein Druckband angelegt. Sobald die beiden

zu verbindenden Rohrteile genügend Hitze aufgenommen haben und an den zu

verbindenden Flächenteilen genügend geschmolzen sind, werden sie vom

Werkzeug abgezogen und ineinander gesteckt. Hierbei übt das Rohrende auf-

grund seiner größeren Festigkeit Druck auf die Muffe aus, dem das an der Au-

ßenseite der Muffe angebrachte Druckband entgegenwirkt. Hierdurch geraten

die geschmolzenen Flächenteile unter Druck, was zu einer innigen Verbindung

führt.

Damit fehlt es auch bei dieser Entgegenhaltung an einer Anregung zu ei-

nem materialverdichtenden Pressvorgang, mit dem das Material unterhalb der

Warmformtemperatur auf die gewünschten Endabmessungen gebracht wird.

Zwar wird durch das um die Muffe gelegte Druckband ein Druck erzeugt. Dieser

führt jedoch nicht zu einer Änderung der Abmessungen, sondern zu einer bes-

seren Verbindung der an ihrer Oberfläche geschmolzenen Verbindungsflächen.

Die aus dem Vergleich der Figuren 3 und 4 der Entgegenhaltung ersichtliche

Formänderung, bei der die unmittelbar nach der Verbindung nach außen ge-

wölbten Rohrteile wieder einen geraden Verlauf einnehmen, stellt sich nach den

Ausführungen in der Beschreibung nicht aufgrund des Drucks ein, sondern ist

die Folge des Abkühlens (D9a S. 5 Z. 31 - S. 6 Z. 1). Selbst wenn der vom

Druckband ausgehende Druck auf diesen Verformungsprozess maßgeblichen

Einfluss hätte, fehlte es jedenfalls an der Verwirklichung von Merkmal 5 des

Streitpatents, wonach der materialverdichtende Pressvorgang erst nach dem

Abkühlen unter die Warmformtemperatur erfolgt.

i)

Die US-Patentschrift 3 691 617 (Anlage D10) beschreibt ein Verfah-

ren zum Auskleiden von Rohrfittings und ähnlichen Gegenständen mit Kunst-

stoffen wie beispielsweise Polypropylen oder Polyethylen. Hierbei wird ein

Kunststoffkörper, der in ein gekrümmtes Rohrfitting eingeführt werden soll, mit

einem nicht komprimierbaren, festen deformierbaren Material, beispielsweise

gebranntem Gips, gefüllt und bei einer Temperatur zwischen der Glasüber-

gangstemperatur und der Erweichungstemperatur in das Fitting geschoben.

Optional kann ein Kunststoffkörper mit Übermaß gewählt werden, der vor dem

Einschieben in das Fitting radial zusammengepresst wird und sich innerhalb

des Fittings wieder ausweitet.

Damit wird in dieser Entgegenhaltung zwar ein Pressvorgang beschrie-

ben, der unterhalb der Warmformtemperatur stattfindet. Es fehlt jedoch an einer

vorherigen Warmverformung, mit der ein Übermaß erzeugt wird.

j)

Die deutsche Offenlegungsschrift 27 49 779 (Anlage D11) betrifft ein

Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufweiten von dickwandigen Rohren aus

nachgiebigem Kunststoff, beispielsweise Polyethylen, durch Kaltwalzen. Als

bevorzugte Ausführungsform wird eine Kaltwalzeinrichtung beschrieben, die

aus wenigstens zwei Dornen besteht, von denen wenigstens einer einen radial

gerichteten Druck auf die Rohrwand ausübt.

Die Entgegenhaltung offenbart mithin einen materialverdichtenden Press-

vorgang, mit dem das Kunststoffrohr auf die gewünschten Endabmessungen

gebracht wird. Es fehlt hingegen auch hier an einer vorhergehenden Warmver-

formung.

k) Die von der Klägerin behauptete offenkundige Vorbenutzung betrifft

eine Maschine zum Formen von Rohren aus Polyvinylchlorid. Aus den vor-

gelegten Konstruktionszeichnungen (D 6.1 - 6.4) und der Bedienungsanleitung

(D 6.5) lässt sich nicht entnehmen, in welcher Weise diese Maschine, von der

die S. SpA nach dem Vortrag der Klägerin in den Jahren 1987 und 1992 zwei

Exemplare ohne Geheimhaltungsvereinbarung an Hersteller von PVC-Rohren

ausgeliefert hat, im Einzelnen eingesetzt worden ist. Nach dem unter Zeugen-

beweis gestellten Vortrag der Klägerin wurde bei den mit der Maschine her-

gestellten Rohren eine Muffe angeformt, indem das Rohrende zunächst auf

Warmformtemperatur erhitzt und dann mittels Druckluft gegen die Wände einer

äußeren Form gepresst wurde. Diese äußere Form wurde mit Wasser gekühlt,

so dass sie das Rohr an seiner Außenseite teilweise abkühlte. Nach einiger Zeit

wurde der Druck im Innern des Rohres abgebaut und das Rohr durch Druckluft

von außen gegen einen in das Innere eingeführten Dorn gepresst, der durch

Luft abgekühlt war. Auf dem Dorn erfolgte die vollständige Abkühlung des

Rohrs.

Bei der behaupteten Vorbenutzung sind die Merkmale 2, 3, 3.1 und 5.1

verwirklicht. Die Rohre werden auf Warmformtemperatur erwärmt zu einem

Zwischenprodukt geformt, das ein geringes Übermaß aufweist und nach Abküh-

lung in einem Pressvorgang auf die durch den Dorn vorgegebenen Abmessun-

gen gebracht. Nicht verwirklicht ist hingegen das Merkmal 1 des Streitpatents.

Polyvinylchlorid gehört nicht zu den Polyolefinen.

Aus dem Vortrag der Klägerin, den sie durch die vorab vorgelegten schrift-

lichen Erklärungen der benannten Zeugen konkretisiert hat, ergibt sich nicht, ob

bei der behaupteten Vorbenutzung das Rohr vor dem abschließenden Press-

vorgang auf eine Temperatur unterhalb der Warmformtemperatur abgekühlt

wurde, wie dies Merkmal 4 des Streitpatents vorsieht. Ob dieses Merkmal erfüllt

wurde, bedarf indes keiner Aufklärung.

Bei der behaupteten Vorbenutzung fehlt es jedenfalls an der Verwirk-

lichung der Merkmale 5.2 und 5.3. Wie die Klägerin in der mündlichen Verhand-

lung vor dem Senat nochmals ausdrücklich klargestellt hat, wurde das Material

bei dem Pressvorgang auf seine Endabmessungen gebracht. Es fehlt mithin an

dem nach der Lehre des Streitpatents erforderlichen Untermaß-Pressen mit

anschließender Rückfederung.

l)

Auch wenn aus den oben dargestellten Entgegenhaltungen alle Ein-

zelmerkmale der beanspruchten Lösung bekannt waren, gaben diese dem

Fachmann auch in ihrer Gesamtheit keine Veranlassung, die bekannten einzel-

nen Verfahrensschritte in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Weise zu kom-

binieren.

Aus mehreren der oben aufgeführten Veröffentlichungen war zwar be-

kannt, dass Polyolefine nicht nur in warmem Zustand, also im Bereich der

Thermoformtemperatur, sondern auch unterhalb dieses Bereichs bis hin zur

Glasübergangstemperatur geformt werden können. Insbesondere die Entge-

genhaltung D11 gab auch einen Hinweis darauf, dass die bei einer Warmver-

formung zu beobachtenden Schwindeffekte durch eine Kaltverformung verhin-

dert werden können. Zudem war beispielsweise in den Entgegenhaltungen D1,

D2, D3 und D5 bereits vorgeschlagen worden, das Kunststoffmaterial zunächst

auf ein Übermaß und erst anschließend auf die gewünschten Endabmessungen

zu bringen. Dies gab dem Fachmann aber keine Veranlassung, die bekannten

Verfahren zur Formung von Polyolefinen in der Weise zu kombinieren, dass der

zweite Formvorgang erst nach dem Abkühlen unter die Warmformtemperatur

durchgeführt wird und so zu bewirken, dass sich die auftretenden Rückverfor-

mungskräfte gegenseitig kompensieren. Zwar wurde in der Entgegenhaltung

D11 explizit darauf hingewiesen, dass die bekannten Nachteile einer Warmver-

formung vermieden werden können, wenn das Material durch Kaltwalzen be-

arbeitet wird. Dieser Vorschlag zielte aber gerade darauf ab, die eine Art der

Verarbeitung durch die andere zu ersetzen. Das Streitpatent hebt sich von all

diesen Lösungsansätzen dadurch ab, dass es Warm- und Kaltverformung in

bestimmter, besonders zweckmäßiger Weise kombiniert. Hierzu gab es im

Stand der Technik keine Anregung.

Die Lösung des Streitpatents lag auch bei ergänzender Berücksichtigung

der von der Klägerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzung nicht nahe. Die

mit dieser Vorbenutzung offenbarte Lösung entspricht im Wesentlichen dem

auch in den Entgegenhaltungen D1, D2, D3 und D5 enthaltenen Vorschlag, das

Material zunächst auf ein Übermaß und erst danach auf die Endabmessungen

zu bringen. Sie unterscheidet sich von diesen Vorschlägen vor allem dadurch,

dass mit der wassergekühlten Außenform ein relativ effektives Mittel zur Abküh-

lung der Rohroberfläche eingesetzt wird. Hieraus ergab sich jedoch noch kein

hinreichend deutlicher Hinweis darauf, dass die nach einer Warmverformung

auftretenden Eigenspannungen dadurch kompensiert werden können, dass der

zweite Formvorgang, mit der das Produkt auf seine Endabmessungen gebracht

wird, im Wege der Kaltverformung stattzufinden hat und dass das Material hier-

bei unter die gewünschten Endabmessungen gebracht wird, so dass es nach

dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweist. Bei der be-

haupteten Vorbenutzung sollte das Material nach dem Pressvorgang nicht zu-

rückfedern, sondern die beim Pressen erreichten Abmessungen beibehalten.

Der mit der Einstellung einer solchen Maschine betraute Fachmann musste

deshalb bestrebt sein, den nach der Lehre des Streitpatents auftretenden Rück-

federeffekt gerade zu vermeiden. Dies war, wie der Sachverständige bestätigt

hat, zumindest bei dem bei der Vorbenutzung verwendeten Werkstoff PVC

durch geeignete Auswahl der Verfahrensparameter möglich. Der Fachmann

hatte mithin keine Veranlassung, das der behaupteten Vorbenutzung zu Grunde

liegende Verfahren in Richtung auf die Lehre des Streitpatents abzuändern.

Ob der Fachmann in Betracht gezogen hätte, mit der beschriebenen Ma-

schine auch Rohre aus Polyolefinen zu verarbeiten, und ob es dabei zu einem

Rückfedereffekt gekommen wäre, bedarf keiner Aufklärung. Auch in diesem Fall

hätte der Fachmann weder durch die behauptete Vorbenutzung noch durch den

oben geschilderten sonstigen Stand der Technik eine Anregung erhalten, die

Maschine so umzukonstruieren, dass das Außenmaß des Dorns kleiner ist als

das gewünschte Endmaß. Eine entscheidende Motivation für einen solchen

Schritt wäre die Erkenntnis gewesen, dass ein Pressvorgang, bei dem das Ma-

terial unter die gewünschten Endabmessungen gebracht wird, für das Langzeit-

verhalten des fertigen Produkts sogar positiv ist. Diese Erkenntnis wurde durch

den Stand der Technik jedoch gerade nicht vermittelt. Ohne sie hatte der

Fachmann keine Veranlassung, den aus seiner Sicht unerwünschten Rückfe-

dereffekt in Kauf zu nehmen.

5. Die Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents betreffen die An-

wendung des Verfahrens nach Anspruch 1 für bestimmte Herstellungsvorgänge

und haben zusammen mit diesem Bestand.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung

mit § 92 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Berger

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.01.2005 - 4 Ni 47/03 (EU) -