BGH Beschluss vom 28.07.2009 – X ZR 153/04

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 153/04

vom

28. Juli 2009

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

nein

Druckmaschinen-Temperierungssystem III

GKG § 51 Abs. 1

Bei der Bestimmung des Werts des Patentnichtigkeitsverfahrens ist die Klage-

summe einer bezifferten Patentverletzungsschadensersatzklage regelmäßig in

voller Höhe zu berücksichtigen.

BGH, Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Juli 2009 durch den

Vorsitzenden Richter Scharen sowie die Richter Asendorf, Gröning, Dr. Berger

und Dr. Grabinski

beschlossen:

Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsberufungsverfahrens

wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

I. Die Beklagte hat wegen Verletzung des Streitpatents Klage erhoben,

die u.a. eine auf 32.672.592 € bezifferte Schadensersatzforderung zum Gegen-

stand hat. Der Verletzungsprozess ist mit Blick auf das inzwischen abgeschlos-

sene Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt worden. Der Senat hat den Parteien Ge-

legenheit zur Stellungnahme zur Wertfestsetzung gegeben.

Die Klägerin hält lediglich den Wert von 2.500.000 € für angemessen,

den auch das Bundespatentgericht erstinstanzlich festgesetzt hat. Sie macht

geltend, von der Schadensersatzforderung der Beklagten seien schon deshalb

erhebliche Abstriche zu machen, weil das Oberlandesgericht im Verletzungs-

verfahren zu Unrecht eine unmittelbare Patentverletzung anstatt der allenfalls

vorliegenden mittelbaren angenommen habe, wobei zudem 80 % der Lieferun-

gen in das Ausland erfolgt seien und insoweit keine schadensbegründende

Handlung vorliege. Des Weiteren habe die Beklagte ihrer Schadensberechnung

auch nicht berücksichtigungsfähige Umsätze zugrunde gelegt und dort in gro-

ßem Umfang nicht erstattungsfähige Positionen eingestellt, insbesondere Kos-

ten für Entwicklung/Konstruktion sowie Herstellung und Vertrieb. Der Gewinn

der Klägerin reduziere sich schon deshalb auf unter 12.500.000 €. Dieser Ge-

winn stehe aber nicht in vollem Umfang in ursächlichem Zusammenhang mit

der ihr vorgeworfenen Patentverletzung, sondern schätzungsweise nur in Höhe

von 10 %, so dass der Verletzergewinn sogar deutlich unter dem erstinstanzlich

festgesetzten Streitwert liege.

Die Beklagte regt an, den Streitwert auf 2.500.000 € festzusetzen. Zwar

sei nach den Grundsätzen der bisherigen Rechtsprechung auch ein Streitwert

in der Größenordnung des Betrags der Schadensersatzklage gut vertretbar,

jedoch müsse auch mit Blick auf den Popularklagencharakter des Patentnich-

tigkeitsverfahrens vermieden werden, dass von der Wertfestsetzung eine prohi-

bitive Wirkung ausgehe.

II. Das Prozessgericht hat den Wert für die zu erhebenden Gebühren

festzusetzen, sobald eine Entscheidung über den gesamten Streitgegenstand

ergeht (§ 63 Abs. 2 Satz 1 GKG). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt,

nachdem das Nichtigkeitsberufungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.

Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsverfahrens ist nach § 51

GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtspre-

chung des Senats sind dafür im Allgemeinen der Betrag der bis dahin entstan-

denen Schadensersatzforderungen und der gemeine Wert des Patents bei Er-

hebung der Klage bzw. bei Einlegung der Berufung maßgeblich (Sen.Beschl. v.

11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; vgl. auch Beschl. v. 17.12.1963

- I ZR 146/59, Mitt. 1963, 60 und Beschl. v. 7.11.2006 - X ZR 138/04, GRUR

2007, 175 - Sachverständigenentschädigung IV).

Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung

des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende

gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermes-

sen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die

Wertbestimmung einzustellen. Gegenstand des Verfahrens zur Wertfestsetzung

im Rahmen eines im Allgemeininteresse liegenden Verfahrens auf Nichtigerklä-

rung eines Patents ist nicht die gegebenenfalls im Wege gesetzlich zulässiger

Schätzung vorzunehmende Ermittlung der durch die unerlaubte Benutzung der

patentierten Lehre entstandenen Schadensersatzansprüche. Das ist den Ver-

letzungsgerichten im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses vorbehalten.

Dementsprechend gehen auch beide Parteien in ihren Stellungnahmen zu der

Frage des Streitwerts für das Nichtigkeitsberufungsverfahren übereinstimmend

davon aus, dass es nicht Aufgabe des Senats ist, zum Zwecke der Wertfestset-

zung eine konkrete Schadensermittlung vorzunehmen. Dann aber ist Klage-

summe der bezifferten Schadensersatzforderung regelmäßig der insoweit ein-

zige substanzielle Anhaltspunkt für die Wertbestimmung. Der Wert der Klage-

forderung erlaubt - abgesehen davon, dass der Zahlbetrag das betragsmäßige

Interesse des Beklagten an der Schadensersatzklage darstellt - objektiv, von

einem mindestens entsprechenden Interesse des Klägers auszugehen, weil mit

der erstrebten Vernichtung des Streitpatents der Patentverletzungsklage die

Grundlage entzogen werden soll. Angesichts dessen wäre jede von dem mittels

Klage bezifferten Schadensersatzbetrag abweichende Festlegung einer bereits

entstandenen Schadensersatzforderung im Rahmen der Streitwertbestimmung

regelmäßig ohne sachlichen Bezug.

Es ist nicht ersichtlich und auch nicht dargetan, dass hier ausnahmswei-

se eine andere Wertung geboten sein könnte. Das Argument der Klägerin, an-

gesichts der geltend gemachten Mängel der Berechnung der eingeklagten

Schadensersatzforderung durch die Beklagte könne und werde der Schadener-

satzprozess bei weitem nicht zu dem beantragten Verurteilungsbetrag führen,

betrifft lediglich die Frage der Berechtigung der Schadensersatzforderung, die

nach dem Vorgesagten ausschließlich im Patentverletzungsprozess zu klären

ist. Auch der erhobene Vorwurf, die Beklagte habe einen völlig unrealistischen

"Phantasiewert" eingeklagt, kann daher nicht als berechtigt erkannt werden.

Angesichts der Vorschusspflichten, die der eingeklagte außerordentlich hohe

Betrag für die Beklagte mit sich gebracht hat, kann abgesehen davon jedenfalls

hier nicht angenommen werden, dass die Beklagte sich von Beweggründen hat

leiten lassen, die auch im Streitwertfestsetzungsverfahren keine Beachtung ver-

dienen.

In Anbetracht der Regelung in § 144 PatG, § 51 Abs. 2 GKG erfordert

schließlich eine andere Entscheidung auch nicht der in der Stellungnahme der

Beklagten anklingende Gesichtspunkt, wenn der Streitwert für das Nichtigkeits-

verfahren unter Berücksichtigung des vollen Betrags einer hohen Schadenser-

satzklage festgesetzt werde, könne womöglich das verfassungsmäßige Recht

auf Zugang zu den Gerichten betroffen sein. Durch die gesetzlich vorgesehene

Möglichkeit, auf gesonderten Antrag gegebenenfalls nach einem herabgesetz-

ten Streitwert (Teilstreitwert) eine gerichtliche Entscheidung über den Bestand

eines Patents zu erlangen, ist gewährleistet, nicht wegen eines auf Grund einer

bezifferten Schadensersatzklage festzusetzenden Streitwerts und der deshalb

drohenden Kosten von der Nichtigkeitsklage Abstand nehmen zu müssen, die

als Reaktion auf die Patentverletzungsklage für geboten erachtet wird.

Da die Klagesumme

im Verletzungsprozess vorliegend über

32.000.000 € beträgt, ist allerdings die - bereits zur maßgeblichen Zeit der Ein-

legung des Rechtsmittels (§ 40 GKG) geltende - Kappungsgrenze von

30.000.000 € (§ 39 Abs. 2 GKG a.F.) zu berücksichtigen. Deshalb ist der Wert

des Nichtigkeitsberufungsverfahrens in dieser Höhe festzusetzen. Auf den an

sich additiv zu berücksichtigenden gemeinen Wert des Streitpatents in der Zeit

von der Berufungseinlegung bis zum Ablauf der Schutzdauer kommt es danach

nicht mehr an.

Scharen

Asendorf

Gröning

Berger

Grabinski

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2004 - 4 Ni 17/03 (EU) -