BGH Beschluss vom 07.11.2006 – X ZR 138/04
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
7. November 2006
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: BGHZ BGHR
ja : nein ja :
Sachverständigenentschädigung IV
JVEG § 9 Abs. 1
Zur Anwendung der Honorargruppe 10 zu § 9 Abs. 1 JVEG auf den im Patent- nichtigkeitsberufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof herangezogenen gerichtlichen Sachverständigen.
BGH, Beschl. v. 7. November 2006 - X ZR 138/04 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. November 2006
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die
Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
I. Die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr.-
Ing. S. für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens wird
unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags des Sach-
verständigen auf 15.358,98 EUR einschließlich Umsatzsteuer
festgesetzt.
II. Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsberufungsverfah-
rens wird auf 500.000,-- EUR festgesetzt.
III. Der Beklagte wird, nachdem er die Berufung gegen das Urteil
des Bundespatentgerichts vom 27. April 2004 zurückgenom-
men hat, des Rechtsmittels für verlustig erklärt. Er hat die
durch das Berufungsverfahren entstandenen Kosten zu tra-
gen.
Gründe
I. Der gerichtliche Sachverständige hat sein am 19. August 2005 in Auf-
trag gegebenes schriftliches Gutachten pauschal mit 22.040,-- EUR einschließ-
lich Umsatzsteuer abgerechnet; dabei hat er für 19 Tage einen Tagessatz von
1.000,-- EUR netto zugrunde gelegt, wobei er sich auf die Üblichkeit dieses Sat-
zes bei öffentlichen Institutionen berufen hat. Während die Klägerin dem Vergü-
tungsvorschlag zugestimmt hat, hat die Beklagte ihm widersprochen. Auf
Aufforderung des Gerichts hat der Sachverständige die aufgewendete Stun-
denzahl aufgeschlüsselt, und zwar hat er angesetzt:
5 Stunden für Durchsicht zur Ermittlung, ob seine fachliche Kompetenz
ausreichend ist;
18 Stunden für Durcharbeit der Akten;
12 Stunden für Vorentwurf;
8 Stunden für Literaturdurchsicht;
20 Stunden für Prüfung der erfinderischen Tätigkeit;
54 Stunden für Prüfung der Neuheit;
4 Stunden für Prüfung der geänderten Anspruchsfassung;
33 Stunden für Fertigstellung des Gutachtens.
Insgesamt seien somit 154 Stunden angefallen. Der Beklagte hat den
Zeitansatz des gerichtlichen Sachverständigen als unangemessen bezeichnet.
Außerdem meint er, dass lediglich ein Stundensatz von 75,-- EUR je Stunde
berechnet werden könne.
II. Die vom gerichtlichen Sachverständigen verlangte Vergütung kann
diesem nur teilweise zuerkannt werden; der weitergehende Antrag des gericht-
lichen Sachverständigen ist daher zurückzuweisen.
1. Für die Vergütung des gerichtlichen Sachverständigen ist auf Grund
der Erteilung des Gutachtensauftrags nach den 30. Juni 2004 das Justizvergü-
tungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG; BGBl. I 2004 S. 718, 776) maßgeb-
lich.
2. Die Vergütung von Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren
wird in den in § 9 Abs. 1 JVEG gebildeten Honorargruppen nicht erfasst. Des-
halb ist sie nach billigem Ermessen einer der im Gesetz vorgesehenen Hono-
rargruppen zuzuordnen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG). Angesichts der Schwierigkei-
ten, die sich für den Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren regelmä-
ßig stellen, und die eine eingehende Auseinandersetzung mit der geschützten
Erfindung und dem Stand der Technik auf einem hohen Niveau erfordern, kann
es im Einzelfall angemessen sein, den oberen Bereich des durch die verschie-
denen Honorargruppen eröffneten Gebührenrahmens auszuschöpfen. So ist es
auch hier. Allein schon der Umfang des Gutachtens (57 Seiten) zeigt, dass die
Befassung des gerichtlichen Sachverständigen mit der zu beurteilenden Materie
im vorliegenden Fall nicht einfach war und jedenfalls deutlich mehr als routine-
mäßiges Vorgehen erforderte. Daher sieht es der Senat als angemessen an,
auf die Honorargruppe 10 zurückzugreifen, nach der der Stundensatz
95,-- EUR beträgt.
3. Allerdings kann der gerichtliche Sachverständige die von ihm ange-
setzten 154 Stunden nicht in vollem Umfang in Rechnung stellen.
a) Für die Zeit, die der Sachverständige zur Prüfung aufwendet, ob er zur
Gutachtenerstellung in der Lage ist, steht ihm i.d.R. ein Entschädigungsan-
spruch nicht zu (Sen.Beschl. v. 20.3.1979 - X ZR 21/76, MDR 1979, 754 =
Rpfleger 1979, 259 - Tragvorrichtung; v. 23.4.2002 - X ZR 83/01, GRUR 2002,
732 = Mitt. 2002, 378 f. - Massedurchfluss). Gegenüber dieser sich schon aus
§ 3 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen- und Sachverständigen
(ZuSEG) ergebenden Rechtslage hat die Neuregelung in § 8 JVEG nichts ge-
ändert, denn auch nach dieser Bestimmung erhält der gerichtliche Sachver-
ständige ein Honorar für seine Leistung und grundsätzlich nicht für die Überprü-
fung, ob er zu dieser Leistung überhaupt in der Lage ist. Gesichtspunkte, die
hier ausnahmsweise den Ansatz der Prüfungszeit dennoch als gerechtfertigt
erscheinen lassen könnten, sind nicht ersichtlich.
b) Gegen den verbleibenden Ansatz von 149 Stunden für die Gutach-
tenserstellung bestehen hier keine durchgreifenden Bedenken. Wenn auch ein-
zelne Stundenansätze nicht völlig plausibel erscheinen, muss die Arbeitsweise
des gerichtlichen Sachverständigen doch grundsätzlich diesem selbst überlas-
sen bleiben. Einem Stundenaufwand von weniger als 150 Stunden kann bei
einem eingehenden Gutachten in einer Patentnichtigkeitssache die Erforder-
lichkeit jedenfalls nicht ohne weiteres abgesprochen werden; dies gilt auch im
vorliegenden, einen Schnellerwärmungsofen betreffenden Fall mit vier Entge-
genhaltungen, mehreren geänderten Anspruchsfassungen, der Prüfung von
sechs Unteransprüchen, und im Vergleich mit anderen, dem Senat bekannt
gewordenen Fällen (vgl. u.a. Sen.Beschl. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR
2004, 446 = Mitt. 2004, 284 f. - Sachverständigenentschädigung III, wo
125 Sachverständigenstunden und 53 Mitarbeiterstunden anerkannt wurden; v.
7.11.2006 - X ZR 65/03, wo 150 Sachverständigenstunden anerkannt wurden;
vgl. weiter Sen.Beschl. v. 14.3.1967 - Ia ZR 53/64, GRUR 1967, 553 f.:
152 Stunden).
4. Damit ergibt sich für den gerichtlichen Sachverständigen zunächst eine
gesetzliche Vergütung von 149 Stunden zu je 95,-- EUR. Dieser Satz kann nicht
unter Zugrundelegung des vom gerichtlichen Sachverständigen in Rechnung
gestellten Stundensatzes von 125,-- EUR (Tagessatz von 1.000,-- EUR bei ei-
nem mit acht Stunden angesetzten Arbeitstag) erhöht werden. Zwar hat sich die
Berufungsbeklagte hiermit einverstanden erklärt. Auch würde das Eineinhalbfa-
che des nach § 9 JVEG zulässigen Honorars nicht überschritten. Der Erhöhung
steht jedoch entgegen, dass der eingezahlte Vorschuss von 12.500,-- EUR
nicht ausreicht. § 13 Abs. 1 JVEG lässt die Gewährung einer besonderen Ver-
gütung nur dann zu, wenn ein ausreichender Betrag an die Staatskasse gezahlt
ist. Dies gilt nicht nur dann, wenn sich die Parteien mit dieser Vergütung einver-
standen erklärt haben, sondern auch in dem Fall des § 13 Abs. 2 JVEG, wenn
nur die Erklärung einer Partei hierzu vorliegt; diese Bestimmung regelt nur die
Voraussetzungen, unter denen das Einverständnis der anderen Partei entbehr-
lich ist, stellt aber nicht von dem Vorschusserfordernis frei. Nachdem die ge-
setzliche Vergütung bereits über dem einbezahlten Vorschuss liegt, kann die
besondere Vergütung hier nicht aus dem an die Staatskasse bezahlten Betrag
geleistet werden (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 36. Aufl. 2006, § 13 JVEG
Rdn. 15, sowie zur Vorgängerbestimmung des § 7 Abs. 2 ZuSEG OLG Mün-
chen OLGR München 2001, 108).
5. a) Eine Kappung der Sachverständigenvergütung auf den vorschuss-
weise gezahlten Betrag hat dagegen schon deshalb nicht zu erfolgen, weil dem
Sachverständigen die gesetzliche Vergütung und nicht etwa eine besondere
Vergütung zuerkannt wird.
b) Von einem dem Vergütungsanspruch allenfalls entgegenstehenden
Verstoß gegen die Pflicht des gerichtlichen Sachverständigen, den durch den
gezahlten Kostenvorschuss gezogenen Rahmen zu beachten (§ 407a Abs. 3
ZPO; vgl. OLG Koblenz MDR 2005, 1258), kann hier schon deshalb keine Rede
sein, weil dem Sachverständigen der eingeforderte Vorschuss nicht mitgeteilt
worden ist; eine Erkundigungspflicht traf ihn insoweit nicht.
6. Der Abrechnung des Sachverständigen sind die Schreibaufwendungen
hinzuzusetzen (§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG); diese schätzt der Senat auf
2.000 Anschläge je Seite. Daraus ergibt sich ein weiterer Betrag von
85,50 EUR.
7. Daraus folgt folgende Abrechnung:
149 Stunden je 95,-- EUR
Schreibauslagen
Summe
Umsatzsteuer
insgesamt
13.155,00 EUR
85,50 EUR
13.240,50 EUR
2.118,48 EUR
15.358,98 EUR
III. Die Entscheidung über die Verlustigkeit und die Kostenentscheidung
beruhen auf §§ 99 Abs. 1, 121 Abs. 2 PatG, § 516 Abs. 3 ZPO in entsprechen-
der Anwendung.
IV. Hinsichtlich der Festsetzung des Streitwerts hat der Senat auf die
übereinstimmenden Angaben der Parteien in der Vorinstanz abgestellt. Soweit
diese nunmehr abweichende Angaben machen, ist nicht ersichtlich, dass diese
den gemeinen Wert des Patents zugrunde legen (grundlegend zur Bemessung
des Streitwerts weiterhin BGH, Beschl. v. 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957,
79 - Streitwert; vgl. Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 84 PatG
Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 84 PatG Rdn. 48;
Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 2 PatKostG Rdn. 36 ff.).
Melullis
Keukenschrijver
Mühlens
Asendorf
Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.04.2004 - 1 Ni 24/02 -