BPatG Beschluss vom 21.11.2024 – 25 W (pat) 55/21

In der Beschwerdesache

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betreffend die Marke 30 2019 212 759

(hier: Kosten)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht von Bonin und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen die Kostenentscheidung in dem Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 26. April 2021 wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

I.

Am 3. Mai 2019 ist das am 13. April 2019 angemeldete Zeichen

TIMEFORCE

als Wortmarke unter der Nummer 30 2019 212 759 für die Dienstleistungen

"Software-Entwicklung im Rahmen des Software-Publishing; Software Beratung" (Klasse 42)

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 7. Juni 2019.

Am 9. September 2019 wurde seitens der Beschwerdeführerin zu 2 Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2019 212 759 erhoben, gestützt auf folgende Wortmarken:

1. UM 016 193 435

FORCE

2. UM 013 497 813

SALESFORCE

3. UM 012 833 364

SALESFORCE1

Alle drei Widerspruchsmarken sind unter anderem für Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, vom 26. April 2021 wurden der Widerspruch sowie der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke zurückgewiesen und der Gegenstandswert auf 50.000,- EUR festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass zwischen den zu vergleichenden Marken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe und Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder konkret vorgetragen noch sonst ersichtlich seien. Der Umstand des Unterliegens allein sei kein ausreichendes Argument für ein gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßendes Verhalten der Widersprechenden. Der festgesetzte Betrag in Höhe von 50.000,- EUR entspreche dem Regelgegenstandswert.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Widersprechende als auch der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben.

Erstere hat sich gegen die Feststellung der Markenstelle gewandt, dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten sei. Unter Vorlage ergänzender Unterlagen, darunter ein Gutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach zur Bekanntheit der Marke "SALESFORCE" in englischer Sprache, hat sie beantragt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 26. April 2021 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat geltend gemacht, die Stellungnahme der Widersprechenden vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte nicht berücksichtigt werden dürfen, da sie "englische Texte" enthalte. Die im Beschwerdeverfahren von der Gegenseite eingereichten englischsprachigen Unterlagen dürften ebenso nicht verwertet werden, da vor dem Bundespatentgericht gemäß § 184 GVG die Gerichtssprache deutsch sei. Aufgrund der erlittenen Schäden sei die Kostenentscheidung aufzuheben und die Kosten der Widersprechenden aufzuerlegen.

Mit schriftlichem Hinweis vom 19. Februar 2024 hat der Senat die Beteiligten über seine vorläufige Auffassung dahingehend informiert, dass er eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken als nicht gegeben erachte. Dies gelte auch, wenn man eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke UM 013 497 813 "SALESFORCE" unterstelle. Damit komme es nach vorläufiger Sicht auf das von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren eingereichte demoskopische Gutachten nicht entscheidungserheblich an, weshalb von der Anforderung einer Übersetzung ins Deutsche trotz entsprechender Rüge des Inhabers der angegriffenen Marke abgesehen worden sei.

Hinsichtlich der Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat der Senat in seinem Hinweisschreiben mitgeteilt, dass die Unmutsäußerungen des Inhabers der angegriffenen Marke, die dieser persönlich mit Schreiben vom 19. Juni 2023 an das Gericht adressiert hat, möglicherweise als mangelndes Interesse an der Weiterverfolgung des Verfahrens und damit als Rücknahme der Kostenbeschwerde sowie des Kostenantrags ausgelegt werden könnten. Mit Schriftsatz vom 1. März 2024 hat sein Verfahrensbevollmächtigter dieser Auslegung widersprochen und ausdrücklich erklärt, an den gestellten Anträgen festzuhalten.

In der mündlichen Verhandlung vom 21. November 2024 hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Schriftsätzlich hat er sinngemäß beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 26. April 2021 wird aufgehoben, soweit der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen worden ist.

2. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem Bundespatentgericht werden der Widersprechenden auferlegt.

3. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 19. Februar 2024, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. November 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden und Beschwerdeführerin zu 2 hat sich infolge der Rücknahme ihres Widerspruchs erledigt.

2. Die Kostenbeschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen die Entscheidung der Markenstelle nach § 63 Abs. 1 MarkenG sowie sein Antrag, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht nach § 63 Abs. 1 bzw. § 71 Abs. 1 MarkenG der Gegenseite aufzuerlegen, sind zulässig, aber unbegründet.

Die markengesetzlichen Vorschriften zu den Verfahrenskosten gehen beide von dem Grundsatz aus, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 3, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 63 Abs. 1 Satz 1, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), wobei eine solche Bestimmung auch bei Erledigung der Hauptsache, wie vorliegend durch Rücknahme des Widerspruchs, getroffen werden kann (§ 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG). Das Gesetz knüpft damit eine etwaige Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens, sondern sieht eine solche nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes der eigenen Kostentragung wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon wäre etwa auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette; BPatG 26 W (pat) 39/19 - EUKANUBA/Euka-Mammin).

Gemessen an diesen Maßstäben kommt eine Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden nicht in Betracht.

a) Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Erhebung des Widerspruchs oder die Einlegung der Beschwerde durch die Widersprechende gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Die Beantwortung der vor der Rücknahme des Widerspruchs verfahrensrelevanten Frage, inwieweit eine Verwechslungsgefahr zwischen mehrgliedrigen Marken anzunehmen ist, die in einzelnen Bestandteilen identisch sind, liegt nicht ohne Weiteres auf der Hand, so dass weder der Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke noch seine Weiterverfolgung im Beschwerdeverfahren als von vornherein aussichtslos und damit mit der prozessualen Sorgfaltspflicht unvereinbar anzusehen sind.

b) Auch die Einreichung fremdsprachiger Unterlagen, die der Inhaber der angegriffenen Marke wiederholt gerügt hat, stellt sich nicht als sorgfaltswidrige Verfahrensführung dar, was eine Kostenauferlegung rechtfertigen könnte. § 93 MarkenG schreibt zwar die Verwendung der deutschen Sprache für die Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie dem Bundespatentgericht vor. Dies gilt jedoch nur für mündliches und schriftsätzliches Vorbringen, nicht für Unterlagen, die zu Beweiszwecken eingereicht werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 93, Rn. 1; Gruber in BeckOKMarkenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 39. Edition, 1. Oktober 2024, Rn. 12). Soweit diese nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist deren Berücksichtigung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Jedenfalls bei Unterlagen in englischer Sprache, wie vorliegend, steht es gemäß § 16 Abs. 3 Satz 1 MarkenV dem Deutschen Patent- und Markenamt frei, Übersetzungen anzufordern. Ebenso liegt die Anforderung von Übersetzungen von im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumenten gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 142 Abs. 3 Satz 1 ZPO im Ermessen des Gerichts. Die Einreichung fremdsprachiger Unterlagen ohne sofortige Beibringung ihrer Übersetzung verstößt daher nicht gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht.

c) Sonstige Gründe, die Anlass zu einer ausnahmsweisen Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen geben könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Insbesondere können die vom Inhaber der angegriffenen Marke behaupteten Mängel im Verfahren vor der Markenstelle (verzögerte Verfahrensbearbeitung, mangelhafte Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellung, unzweckmäßige Ermessensausübung), unabhängig von der Frage ihres tatsächlichen Vorliegens, nicht der Widersprechenden zur Last gelegt werden. Folglich waren die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent-. und Markenamts sowie der Antrag auf Auferlegung der gerichtlichen Verfahrenskosten auf die Widersprechende zurückzuweisen.