BPatG Urteil vom 06.05.2025 – 7 Ni 27/23 (EP)

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent 3 153 270

(DE 50 2016 008 036)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. Mai 2025 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn, Dr. von Hartz, Dipl.-Chem. Dr. Deibele und Dipl.-Ing. Dr. Zapf

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 3 153 270wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch für teilweise nichtig erklärt, dass seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten:

1. Lötmodul (10) für eine Lötanlage zum selektiven Wellenlöten

mit wenigstens einem ersten und einem zweiten Löttiegel (14, 18),

wobei die Löttiegel mittels eines X-Achsenantriebs (34) entlang einer X-Achse verlagerbar sind,

mittels eines Y-Achsenantriebs (26, 28) entlang einer Y-Achse verlagerbar sind, und

mittels eines Z-Achsenantriebs (38, 40) entlang einer Z-Achse verlagerbar sind,

wobei die Achsen jeweils orthogonal zueinander angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass zwei Y-Achsenantriebe (26, 28) und zwei Verfahreinrichtungen (22, 24) vorgesehen sind, auf denen die Löttiegel (14, 18) entlang der Y-Achse mittels der Y-Achsenantriebe (26, 28) verlagerbar sind,

wobei dem ersten Löttiegel (14) die erste Verfahreinrichtung (22) zugeordnet ist und

wobei dem zweiten Löttiegel (18) die zweite Verfahreinrichtung (24) zugeordnet ist, die von der ersten Verfahreinrichtung (22) verschieden ist,

wobei der erste Y-Achsenantrieb (26) unabhängig vom zweiten Y-Achsenantrieb (28) betreibbar ist,

wobei eine Führung (32) vorgesehen ist, auf der die erste und die zweite Verfahreinrichtung (22, 24) entlang der X-Achse verfahrbar sind,

wobei die erste Verfahreinrichtung (22) und die zweite Verfahreinrichtung (24) unabhängig voneinander entlang der X-Achse auf der einen Führung (32) verfahrbar sind,

wobei das Lötmodul (10) eine Steuereinrichtung (42) zur Ansteuerung der Achsenantriebe (26, 28, 34, 38, 40) aufweist, die derart ausgelegt ist, dass eine Kollision der Löttiegel (14, 18) vermieden wird, und

wobei das Lötmodul (10) derart ausgelegt ist, dass eine einzelne Leiterkarte (12) oder ein einzelner Leiterkartennutzen durch die zwei Löttiegel (14, 18) in einem gemeinsamen Arbeitsraum gleichzeitig bearbeitet werden können.

2. Lötmodul (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Achsantriebe (26, 28, 34, 38, 40) als Linearantriebe und/oder als Zahnstangenantriebe und/oder als Spindelantriebe und/oder als Zahnriemenantriebe ausgebildet sind.

3. Lötmodul (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (42) eine CNC-Steuerung (44) umfasst, die derart ausgelegt ist, dass der erste Löttiegel (14) und der zweite Löttiegel (18) synchron verlagert werden.

4. Lötmodul (10) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (42) eine erste CNC-Steuerung (44) umfasst, welche die Achsantriebe (26, 34, 38) steuert, die dem ersten Löttiegel (14) zugeordnet sind, und dass die Steuereinrichtung (42) eine zweite CNC-Steuerung (46) umfasst, welche die Achsantriebe (28, 34, 40) steuert, die dem zweiten Löttiegel (18) zugeordnet sind.

5. Lötmodul (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Löttiegel (14) ein erstes Werkzeug, insbesondere eine erste

Lötdüse (16) aufweist und dass der zweite Löttiegel (18) ein zweites Werkzeug, insbesondere eine zweite Lötdüse (20) aufweist, wobei das erste Werkzeug vom zweiten Werkzeug verschieden ist.

6. Lötanlage zum selektiven Wellenlöten umfassend ein Lötmodul (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche.

7. Verfahren zum Betreiben eines Lötmoduls (10) für eine Lötanlage zum selektiven Wellenlöten nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass die Löttiegel (14, 18) in der X-, Y- und Z-Achse unabhängig voneinander verfahren werden,

wobei die erste und die zweite Verfahreinrichtung (22, 24) der Löttiegel (14, 18) auf einer gemeinsamen Führung (32) entlang der X-Achse unabhängig verfahrbar sind,

und dass eine einzelne Leiterkarte (12) oder einzelne Leiterkartennutzen durch zwei Löttiegel (14, 18) in einem gemeinsamen Arbeitsraum gleichzeitig bearbeitet werden.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/4 und die Beklagte 3/4.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

I.

Die Wortmarke

Erdmann & Rossi

ist am 25. November 2011 angemeldet und am 25. Januar 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer 30 2011 064 111 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 12: Kraftfahrzeuge, insbesondere getunte PKW; Karosserien für Kraftfahrzeuge,

Klasse 37: Instandsetzung, Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen, insbesondere Karosserien für PKW,

Klasse 42: Design, Formgebung und technische Entwicklung von Karosserien für Kraftfahrzeuge,

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 24. Februar 2012 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdegegner am 3. Mai 2012 Widerspruch aus seiner am 19. September 2011 angemeldeten und am 3. Februar 2012 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 12: Kraftfahrzeuge, insbesondere getunte Kraftwagen; Karosserien für Kraftfahrzeuge,

Klasse 37: Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und Aufbauten zu Kraftfahrzeugen; Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen,

Klasse 42: Design und Formgebung sowie technische Entwicklung von Karosserien für Kraftfahrzeuge; Planung von Fabrikationseinrichtungen; Konstruktion von Werkzeugen und Anlagen für den Kraftfahrzeugbau,

eingetragenen Unionswortmarke UM 010 310 481

Erdmann & Rossi

erhoben. Der Beschwerdegegner war zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs als Inhaber der Widerspruchsmarke eingetragen. Die Widerspruchsmarke wurde mit Wirkung zum 1. März 2017 auf die A… Erdmann & Rossi … GmbH, deren Geschäftsführer der hiesige Beschwerdegegner ist, umgeschrieben. Mit Schreiben vom 20. Juni 2017 sowie vom 20. Februar 2023 hat der Beschwerdegegner erklärt, dass das Verfahren von ihm persönlich fortgeführt werde.

Mit Beschluss vom 26. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 12 des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund sog. Doppelidentität gemäß § 125b Nr. 1 MarkenG a. F. in Verbindung mit §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG angeordnet. Zuvor hatte die Markenstelle das Widerspruchsverfahren durch Beschluss vom 18. Juni 2013 bis zum rechtskräftigen Abschluss eines zunächst vor dem Landgericht Berlin und anschließend dem Kammergericht Berlin zwischen den Beteiligten geführten Klageverfahrens über die Berechtigung an der Widerspruchsmarke ausgesetzt. Gegen den Aussetzungsbeschluss des DPMA vom 18. Juni 2013 hatte der Beschwerdegegner Beschwerde eingelegt, die das BPatG mit Beschluss vom 26. Mai 2014, 28 W (pat) 51/13, unter Verweis auf die rechtskräftige Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom 20. Dezember 2013, 5 U 149/12, für gegenstandslos erklärt hat.

Gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 31. Dezember 2015 u. a. Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, den Beschluss vom 26. November 2015 aufzuheben. Zur Begründung hat sie auf ihren Vortrag vor dem DPMA verwiesen, in dem Sie im Wesentlichen geltend gemacht hatte, dass die Widerspruchsmarke wegen Bösgläubigkeit löschungsreif sei.

Bereits am 26. März 2014, mithin noch vor dem im Widerspruchsverfahren ergangenen Beschluss des DPMA, hatte die Beschwerdeführerin beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO; damals noch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, HABM) Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV a. F. (entspricht Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV) gestellt und geltend gemacht, der Beschwerdegegner sei bei der Anmeldung der Widerspruchsmarke bösgläubig gewesen. Am 29. Juni 2015 wurde der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit von der Löschungsabteilung des EUIPO vollumfänglich zurückgewiesen (Löschung Nr. 9175 C - Nichtigkeit). Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Beschwerdeführerin hatte Erfolg: Die Beschwerdekammer des EUIPO hat in der Entscheidung vom 18. Juli 2016 (R 1670/2015-4; abrufbar über die Datenbank eSearch plus des EUIPO) ausgeführt, dass der Löschungsantrag zu Unrecht zurückgewiesen worden sei, und hat angeordnet, die Widerspruchsmarke gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. b UMV a. F. (Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV) für nichtig zu erklären. Weiter hat die Beschwerdekammer in dieser Entscheidung dargelegt: „Die Unionsmarke ist bereits nach dem unstreitigen Sachverhalt ohne weiteres wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären. Es handelt sich um den klarsten Fall einer Bösgläubigkeit seit Bestehen der erkennenden Kammer.“ (Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016, R 1670/2015-4, Rn. 10; Mitt. 2016, 512 [514]).

Gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer hatte der Beschwerdegegner Klage erhoben, die durch Beschluss des Gerichts der Europäischen Union (EuG) vom 30. Mai 2018 als unzulässig abgewiesen worden ist, da der Beschwerdegegner als Kläger in diesem Verfahren vor dem EuG nicht von einem unabhängigen Prozessbevollmächtigten vertreten worden sei (Rechtssache T-664/16).

Mit Beschluss vom 10. Juli 2017 (Bl. 204/216 d. A.) hatte der Senat das Beschwerdeverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens vor dem Gericht der Europäischen Union wegen Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke unter ausführlicher Darlegung der Gründe ausgesetzt. Gegen den Aussetzungsbeschluss hat der Beschwerdegegner Beschwerde eingelegt und eine Verzögerungsrüge wegen unangemessener Verfahrensdauer gem. § 198 GVG geltend gemacht. Mit Beschluss vom 18. Februar 2020 (Bl. 285/286 d. A.) hat der Senat den Antrag auf Aufhebung der Aussetzung zurückgewiesen und erklärt, das Verfahren bleibe bis zum rechtskräftigen Abschluss des seinerzeit noch vor dem EuGH anhängigen Verfahrens wegen Erklärung der Nichtigkeit ausgesetzt.

Das gegen diesen Beschluss des EuG erhobene Rechtsmittel hat der EuGH schließlich mit Urteil vom 24. März 2022 als unbegründet zurückgewiesen (verbundene Rechtssachen C- 529/18 P und C- 531/18 P). Darauf hin wurde die Eintragung der Widerspruchsmarke UM 010 310 481 am 26. September 2022 im beim EUIPO geführten Register gelöscht.

Mit Verfügung vom 20. Oktober 2022 (Bl. 307/308 d. A.) hat der Senat die Parteien in Kenntnis gesetzt, dass nach der rechtskräftigen Entscheidung des EuGH und der zwischenzeitlich erfolgten Löschung der Widerspruchsmarke die Aussetzung beendet und angesichts der rechtskräftigen Nichtigerklärung und Löschung der Widerspruchsmarke der Widerspruch nachträglich ex tunc unzulässig geworden sei. Er hat den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt und dem Beschwerdegegner anheimgestellt, den Widerspruch zurückzunehmen.

Mit nicht qualifiziert signiertem Schreiben über das besondere elektronische Postfach (beA) vom 11. November 2022 hat der Beschwerdegegner daraufhin mitgeteilt, dass „diesseits ein Schreiben vom ‚20.10.2022‘ zu dem o. a. Aktenzeichen unbekannt“ sei. Das Verfahren sei ausgesetzt, entsprechende Akten nicht vor Ort und „genauere Rekonstruktionen“ derzeit nicht möglich. Daraufhin wurde dem Beschwerdegegner mit Verfügung vom 16. November 2022 (Bl. 314/315 d. A.) das Schreiben vom 20. Oktober 2022 erneut mit Zustellurkunde und dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer qualifizierten Signatur nach § 2 Abs. 2a der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) zugestellt.

Innerhalb der Stellungnahmefrist hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. November 2022 wörtlich Folgendes erklärt (Bl. 319 d. A.): „weist die Beschwerdeführerin (Anmelderin) darauf hin, dass sie bereits im Schriftsatz vom 5.03.2014 den Antrag gestellt hatte, die Beschwerde zurückzuweisen“. Ferner hat sie beantragt, dem Beschwerdegegner die Kosten nach einem Gegenstandswert von 300.000,- EUR aufzuerlegen. Der Beschwerdegegner habe am Tag der Widerspruchseinlegung gewusst, dass er seinen Widerspruch auf eine bösgläubig angemeldete Marke gestützt habe. Der Wert der Marke „Erdmann & Rossi“ habe sich im Laufe der Jahre, auch durch die Aktivitäten des Beschwerdegegners, erheblich gesteigert. Die vom Beschwerdegegner gegründete A… Erdmann & Rossi L… GmbH & Co KG vertreibe Autos zu Preisen kaum unter einer halben Millionen Euro. Der Beschwerdegegner werbe auf der Homepage www.erdmann-rossi.com mit dem Hinweis „Erdmann & Rossi – Luxus-Karosserien handmade in Germany“.

In der mündlichen Verhandlung vom 28. Juni 2023 hat die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des DPMA vom 26. November 2015 aufzuheben;

2. dem Beschwerdegegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen;

3. den Gegenstandswert auf 300.000 EUR festzusetzen.

Der Beschwerdegegner hat sinngemäß beantragt,

1. die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen;

2. hilfsweise das Verfahren auszusetzen;

3. hilfsweise mündlich zu verhandeln.

Auf den am 21. November 2022 erneut zugestellten Hinweis der Gerichts vom 20. Oktober 2022 hat der Beschwerdegegner mit Schreiben vom 5. Dezember 2022 mitgeteilt, es bereite Sorge, „dass eine – tatsächliche oder vermeintliche – vorherige Zustellung per Post an unsere Anschrift offenbar missglückt ist“. Im „jüngeren Schriftverkehr“ seien ähnliche Fälle mit dem DPMA und dem Bundespatentgericht aufgetreten (Bl. 323 d. A.). Er beantrage daher eine Fristverlängerung bis 21. Februar 2023, die antragsgemäß gewährt wurde. Die Verlängerung der Schriftsatzfrist begründete der Beschwerdegegner damit, dass wegen der Aussetzung des Verfahrens die Akte im Jahr 2021 im Archiv der Rechtsanwaltskanzlei in Brandenburg deponiert worden sei, die schwerpunktmäßig mit Fragen des Immaterialgüterrechts beschäftigten Anwälte stark arbeitsüberlastet seien und eine Verfahrensverzögerung nicht zu besorgen sei.

Mit am 20. Februar 2023 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz trägt der Beschwerdegegner sodann vor (Bl. 331/336 d. A.), dass mit dem Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 22. November 2022 nunmehr zwei deckungsgleiche Anträge auf Zurückweisung der Beschwerde vorlägen. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin seien als Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde bzw. als Beschwerderücknahme auszulegen. Das Gericht sei an die Parteianträge gebunden und dürfe bei ihrer Auslegung nicht über den Wortlaut der Erklärung hinausgehen. Selbst irrtümlich gestellte Anträge seien nach höchstrichterlicher Rechtsprechung als bestimmende Prozesshandlungen nicht mehr anfechtbar oder widerrufbar. Bei einer Abweichung von dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung sei die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sofern der Senat dieser Auffassung nicht folge, müsse dem hilfsweise gestellten Antrag auf Aussetzung aus den folgenden Gründen stattgegeben werden: Die Darstellung des Sachverhalts in der angeblichen Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016 sei verfälscht und werde vom Beschwerdegegner bestritten.

Zwar habe das EUIPO behauptet, die Widerspruchsmarke für nichtig erklärt zu haben. Auch existiere offenbar eine Eintragung der Löschung im beim EUIPO geführten Register vom 26. September 2022. Jedoch existiere keine vorschriftsgemäß unterschriebene oder digital signierte Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016. Eine solche sei trotz entsprechender Aufforderungen bis heute nicht vorgelegt worden. Es gebe lediglich einen Text, eingefügt in ein Formular des EUIPO, der als Telefax versandt worden sei. Der Text der angeblichen Entscheidung des EUIPO vom 17. Juli 2016 stamme nicht aus dem Bereich des EUIPO, mutmaßlich habe er seinen Ursprung in der Kanzlei der Beschwerdeführervertreter. Hierzu ermittle die Staatsanwaltschaft Berlin. Ferner habe die Europäische Staatsanwaltschaft (dortiges Aktenzeichen: ESRR_2021_41_01) inzwischen das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF eingeschaltet. Aus den laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren könne man auf einen Anfangsverdacht krimineller Handlungen im EUIPO, ggf. unter Mitwirkung Dritter, schließen. Diese Ermittlungen hätten Einfluss auf das vorliegende Verfahren und rechtfertigten eine Aussetzung des Verfahrens gem. § 149 ZPO.

Der Beschwerdegegner ist ferner der Ansicht, dass eine nicht existente Entscheidung nicht rechts- bzw. bestandskräftig werden könne. Die heutige Inhaberin der Widerspruchsmarke habe daher bereits am 27. September 2022, einen Tag nach der Löschungseintragung, beim EUIPO ein Verfahren gemäß Art. 103 Abs. 1 UMV auf Widerruf der Entscheidung zu Löschung und Widerruf der Eintragung der Löschung eingeleitet. Es werde unter dem Aktenzeichen der betreffenden Unionsmarke geführt. Es sei höchst wahrscheinlich, dass die vom EUIPO am 26. September 2022 mitgeteilte Eintragung der angeblichen Löschung der Widerspruchsmarke widerrufen werde, mit der Folge, dass die Widerspruchsmarke fortbestehe. Das vom EUIPO geführte Widerrufsverfahren sei somit vorgreiflich (§ 148 ZPO). Der Beschwerdegegner würde durch eine Fortsetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens entrechtet und sein Rechtsbehelf nach Art. 103 UMV abgeschnitten. Es hieße, mit zweierlei Maß zu messen, wenn einerseits der langjährige Hinweis der Beschwerdeführerin auf das beim EUIPO, dem EuG bzw. dem EuGH anhängige Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke im Wege der mehrjährigen Aussetzung des Beschwerdeverfahrens berücksichtigt, der jetzige Hinweis des Beschwerdegegners auf das laufende Widerrufsverfahren gemäß Art. 103 UMV dagegen ignoriert würde. Aus dem Beschluss des EuG vom 30. Mai 2018 und dem Urteil des EuGH vom 24. März 2022 folge schon deshalb nicht, dass die angebliche Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016 oder die Löschung der Widerspruchsmarke im beim EUIPO geführten Register vom 26. September 2022 rechtskräftig seien, weil das EuG die Klage des Beschwerdegegners gegen die angebliche Entscheidung der vierten Beschwerdekammer des EUIPO „als unzulässig“ abgewiesen habe. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidung des EUIPO sei nicht geprüft worden, sondern die Klage nur aus formalen Gründen zurückgewiesen worden, da der Kläger in diesem Verfahren nicht von einem unabhängigen Prozessbevollmächtigten vertreten worden sei. Auch der EuGH habe sich in seinem Urteil nur mit Fragen der Zulässigkeit auseinandergesetzt. Die Rechtskraft dieser beiden Entscheidungen erstrecke sich deshalb nur auf die Frage der Zulässigkeit der Rechtsmittel und der tragenden Gründe dazu. Zur Existenz oder Nichtexistenz einer Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016 würden sich der Beschluss des EuG und das Urteil des EuGH nicht äußern. Wann das EUIPO über den Widerrufsantrag vom 27. September 2022 entscheiden werde, sei nicht absehbar – nach Einschätzung des Beschwerdegegners voraussichtlich nicht vor Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung OLAF.

Im Übrigen seien die Kollisionszeichen und die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen identisch. Der Einwand, die Widerspruchsmarke sei bösgläubig angemeldet und daher zu Unrecht eingetragen worden, sei im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht statthaft.

Zum Gegenstandswert verweist der Beschwerdegegner darauf, dass Streitgegenstand allein die angegriffene Marke sei, die von der Beschwerdeführerin, die eine Gesellschaft zur „Vermietung von Verpachtung von Gewerberäumen“ sei, seit mehr als elf Jahren nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt worden und deshalb wertlos sei. Die Beschwerdeführerin habe gewusst, dass der Beschwerdegegner die Widerspruchsmarke benutzen würde, und habe von dieser Benutzung profitieren wollen. Die Beschwerdeführerin wisse, dass der Gegenstandswert von 300.000 EUR unzutreffend sei, da sie in ihren eigenen Jahresabschlüssen 2020 und 2021 den Wert ihrer „immateriellen Vermögensgegenstände“, zu denen auch die verfahrensgegenständliche angegriffene Marke zähle, mit 1,00 EUR beziffert habe. Einen höheren Wert als den normalen pauschalen Gegenstandswert eines Widerspruchsverfahrens werde man der aus Sicht des Beschwerdegegners löschungsreifen angegriffenen Marke nicht zusprechen können.

Mit Schriftsatz vom 26. April 2023 hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass der Zurückweisungsantrag vom 5. März 2014 ein anderes Beschwerdeverfahren betroffen habe, das bereits erledigt sei. In der Sache sei lediglich festzustellen, dass die Widerspruchsmarke wirksam gelöscht sei.

Mit Terminsladung vom 11. Mai 2023 (Bl. 351 d. A.), die dem Beschwerdegegner am 16. Mai 2023 zugestellt worden ist (Bl. 354 d. A.), wurden die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2023 geladen. Mit Schriftsatz vom 25. Mai 2023 (Bl. 356 d. A.) beantragte der Beschwerdegegner die Verlegung des für den 21. Juni 2023 anberaumten Termins wegen eines kollidierenden Gerichtstermins (Ladung durch das LG Berlin vorgelegt, vgl. Bl. 358 d. A.). Zudem erkundigte sich der Widersprechende, ob die Schriftsätze der patentanwaltlich vertretenen Inhaberin der angegriffenen Marke formwirksam nach § 130a ZPO eingereicht worden seien.

Mit Terminsnachricht vom 31. Mai 2023 (Bl. 361 d. A.) wurden die Beteiligten über die Aufhebung des Termins vom 21. Juni 2023 und die Anberaumung eines neuen Termins am 28. Juni 2023 um 13:30 Uhr informiert. Zur Frage des Beschwerdegegners im Schriftsatz vom 25. Mai 2023 nach der formwirksamen Einreichung von Schriftsätzen durch die Gegenseite wurde mitgeteilt, dass die gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung von Schriftsätzen per beA nur Rechtsanwälte betreffe, derzeit jedoch noch nicht Patentanwälte. Der Vertreter der Beschwerdeführerin hat die Zustellung dieser Terminsnachricht per Empfangsbekenntnis bestätigt (Bl. 363 d.A.). Vom Beschwerdegegnervertreter ist kein Empfangsbekenntnis zu den Akten gelangt. Auf telefonische Rückfrage konnte eine Angestellte der Prozessbevollmächtigten des Beschwerdegegners keine Angaben dazu machen, ob die Terminsnachricht vom 31. Mai 2023 mit der Umladung auf den 28. Juni 2023 dort eingegangen ist (vgl. Bl. 446 d. A.). Mit Schriftsatz vom 19. Juni 2023 (Bl. 369 ff. d. A.) hat der Beschwerdegegner umfangreich Stellung zu einem Schriftsatz der Markeninhaberin vom 26. April 2023 genommen und unter anderem nachgefragt, ob der Senat den Termin vom 21. Juni 2023 aufgehoben habe. Eine förmliche Mitteilung des Gerichts dazu liege ihm nicht vor.

Mit einer zweiten Terminsnachricht vom 20. Juni 2023 (Bl. 444 d. A.) wurde der Beschwerdegegnervertreter erneut über die antragsgemäße Verlegung des Verhandlungstermins vom 21. Juni 2023 und die Anberaumung eines neuen Verhandlungstermins am 28. Juni 2023 informiert. Eine Faxübermittlung dieser zweiten Terminsnachricht an den Beschwerdegegnervertreter war nicht möglich, da der SIP-Dienst des Servers vorübergehend nicht verfügbar war (vgl. Bl. 446 d. A.).

Aus diesem Grund hat die Vorsitzende eine dritte Terminsnachricht ebenfalls vom 20. Juni 2023 (Bl. 447+450 d. A.) am selben Tag versenden lassen, in der die Beteiligten erneut über die Aufhebung des Termins am 21. Juni 2023 und die Bestimmung eines neuen Termins auf den 28. Juni 2023 informiert wurden. In dieser dritten Terminsnachricht wird zudem auf die Verkürzung der Ladungsfrist gemäß § 75 Abs. 1 Satz 2 MarkenG unter Einhaltung der Mindestfrist von drei Tagen gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 217 ZPO aus dringenden Gründen wegen der ab 1. Juli 2023 eintretenden Änderung der Senatsbesetzung hingewiesen. Die Faxübermittlung auch dieser dritten Terminsnachricht an den Beschwerdegegner schlug fehl; die Nachricht wurde daher zusätzlich per E-Mail übermittelt (Bl. 453 Rückseite d. A.).

Die zweite und dritte Terminsnachricht vom 20. Juni 2023 wurden der Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners gegen Zustellungskurkunde durch Niederlegung am 23. bzw. 24. Juni 2023 zugestellt (Bl. 445+451 d. A.).

Mit Schriftsatz vom 22. Juni 2023 (Bl. 455 f. d. A.) hat der Beschwerdegegner beantragt, den für den 28. Juni 2023 anberaumten Termin abzusetzen. Zur Begründung hat der unterzeichnende Rechtsanwalt W…, der hiesige Beschwerdegegner, anwaltlich versichert, an diesem Tage ab 10:00 Uhr anderweitig beruflich verpflichtet zu sein, da er „von der Verkäuferseite für eine due diligence im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Unternehmens beauftragt worden“ sei. Zudem seien „ausweislich der Webseite des Monopolisten Lufthansa für denkbare Flüge von Berlin nach München am 28. Juli 2023 derzeit keine Tickets erhältlich“ und eine Buchung bei der Deutschen Bahn AG aufgrund drohenden Streiks „nicht ratsam“.

Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2023 (Bl. 462 ff. d. A.) hat der Beschwerdegegner „die Richter des 28. Senats in seiner aktuellen Besetzung wegen der Besorgnis der Befangenheit“ abgelehnt sowie Einsicht in die Gerichtsakten beantragt.

Dem Akteneinsichtsantrag wurde mit Schreiben des Gerichts vom selben Tag (26. Juni 2023, vgl. Bl. 475 d. A.) durch Übermittlung der eingescannten Unterlagen der Gerichtsakte per E-Mail und durch Versendung von Kopien entsprochen. In dem Schreiben des Gerichts vom 26. Juni 2023 wurde der Beschwerdegegner zudem darüber informiert, dass es beim Termin vom 28. Juni 2023 verbleibt. Die Sendung wurde ausweislich einer Auskunft der Deutschen Post am 27. Juni 2023 um 8:52 Uhr zugestellt (Bl. 486 d. A.).

Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2023 (Bl. 488 ff. d. A.) hat der Beschwerdegegner erneut beantragt, die Richter des 28. Senats in seiner aktuellen Besetzung im vorliegenden Fall wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.

Die beiden Ablehnungsgesuche des Beschwerdegegners vom 26. und 27. Juni 2023 wurden mit Beschluss vom 27. Juni 2023 als unzulässig verworfen. Dieser Beschluss wurde zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2023 verkündet.

Zum Termin der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2023 ist der Beschwerdeführer nicht erschienen (vgl. Protokoll der Sitzung, Bl. 492 ff. d. A.).

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung und anschließender Verkündung des Beschlusses am 28. Juni 2023 hat der Beschwerdegegner mit Schriftsatz vom 30. Juni 2023 abermals beantragt, die Richter des 28. Senats in der aktuellen Besetzung im vorliegenden Fall wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da der ursprünglich gem. § 42 MarkenG zulässige Widerspruch durch die Löschung der Widerspruchsmarke nachträglich unzulässig geworden ist.

A. Mit Schriftsatz vom 31. Dezember 2015 (Bl. 7 d. A.) hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ausdrücklich Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 26. November 2015 eingelegt und beantragt, „den Beschluss/Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes“ aufzuheben. Soweit die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 22. November 2022 „darauf hinweist“, dass sie „bereits mit Schriftsatz vom 5.03.2014 den Antrag gestellt hatte, die Beschwerde zurückzuweisen“, liegt entgegen der Ansicht der Beschwerdegegners darin weder ein wirksamer Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde noch eine Beschwerderücknahme.

1. Dies folgt nicht allein daraus, dass ein solcher Antrag offensichtlich nicht dem Willen der Beschwerdeführerin bzw. dem tatsächlich Gemeinten entsprach, worauf die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 24. April 2023 (Bl. 342 d. A.) ausdrücklich hingewiesen hat. Zum einen ist nämlich für die Zulässigkeit der Beschwerde ein konkreter Antrag nicht erforderlich (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 66 Rn. 40). Zum Anderen handelt es sich bei der Stellung eines Antrags um eine Prozesserklärung, welche wie jede rechtlich relevante Erklärung einer Auslegung entsprechend § 133 BGB unterliegt. Eine Prozesshandlung ist dahingehend auszulegen, dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage entspricht (BGH, NJW 2005, 3415; FamRZ 2001, 1703; BPatG, Beschluss vom 03.09.2021, 30 W (pat) 47/17; GRUR 2019, 407 Rn. 33).

2. Eine nach diesen Grundsätzen vorzunehmende Auslegung führt vorliegend zu dem Ergebnis, dass damit nicht der ursprünglich bei Beschwerdeerhebung gestellte Antrag abgeändert werden sollte, sondern es sich – angesichts der erheblichen Anzahl an zwischen den Parteien geführten Verfahren – um eine bloße Verwechslung bei der Bezugnahme auf einen in einem anderen Verfahren gestellten Antrag gehandelt hat.

Zum einen gibt es im vorliegenden Beschwerdeverfahren den im Hinweis vom 22. November 2022 in Bezug genommenen Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 5. März 2014, in dem der Zurückweisungsantrag der Markeninhabern gestellt worden sein soll, nicht. Dies kann schon deshalb nicht der Fall sein, da die hiesige Beschwerde erst ein Jahr und neun Monate später, nämlich am 31. Dezember 2015 erhoben wurde. Einen Schriftsatz vom 5. März 2014 mit einem Zurückweisungsantrag hat die Markeninhabern dagegen in einem weiteren Beschwerdeverfahren zwischen den Beteiligten eingereicht, das bereits durch den Beschluss des Senats vom 26. Mai 2014, 28 W (pat) 51/13, abgeschlossen wurde, worauf sie mit Schriftsatz vom 24. April 2023 (Bl. 342 d. A.) ausdrücklich hingewiesen hat. Zum anderen ergibt sich aus der Begründung des Schriftsatzes vom 22. November 2022 und den gewechselten Schriftsätzen, dass die Beschwerdeführerin ihre Rechtsauffassung nicht geändert hat, wonach der Beschwerdegegner die Eintragung der Widerspruchsmarke von Anfang an bösgläubig betrieben hat. Dies folgt im Übrigen auch daraus, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin im selben Schriftsatz ausdrücklich beantragt hat, dem Beschwerdegegner die Kosten aufzuerlegen. Dieser Kostenauferlegungsantrag ist nur sinnvoll, wenn sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde auch weiterhin gegen die Anordnung der Löschung der Eintragung ihrer angegriffenen Marke wendet. Auch der Gesamtzusammenhang lässt daher keine andere Auslegung der Einlassung im Schriftsatz vom 22. November 2022 zu.

3. Ein Verstoß gegen den auch im Markenrecht gem § 82 Abs. 1. S. 1 MarkenG geltenden Grundsatz gem. § 308 ZPO (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 82 Rn. 87) durch das Gericht liegt nicht vor. Trotz des in weiten Bereichen des Verfahrens nach § 73 Abs. 1 MarkenG geltenden Untersuchungsgrundsatzes und des Amtsermittlungsprinzips wird das Bundespatentgericht nur im Rahmen der gestellten Anträge tätig. Diese sind aber wie unter A. 1 und 2 aufgezeigt einer Auslegung zugänglich, die der Senat vorgenommen hat.

B. Obwohl die Widerspruchsmarke am 1. März 2017, also nach Beschwerdeeinlegung und -begründung, auf die A… Erdmann & Rossi …GmbH umgeschrieben worden ist, bleibt der Beschwerdegegner verfahrensführungsbefugt. Eine Erklärung der Rechtsnachfolgerin zur Verfahrensübernahme ist nicht erfolgt, so dass das Verfahren gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO mit dem Rechtsvorgänger fortzusetzen ist (BGH GRUR 2000, 892, 893 – MTS; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 28 Rn. 15 m. w. N.). Der Beschwerdegegner hat im Übrigen mit Schriftsatz vom 20. Juni 2017 (Seite 2, Bl. 178 d. A.) ausdrücklich mitgeteilt, dass Rechtsnachfolge eingetreten sei, das Verfahren aber von ihm persönlich fortgeführt werde.

C. Auf die Beschwerde ist der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 vom 26. November 2015 aufzuheben. Der – durch die Löschung der Widerspruchsunionsmarke aus dem beim EUIPO geführten Register – unzulässig gewordene Widerspruch ist zu verwerfen.

1. Bei Erhebung des Widerspruchs am 3. Mai 2012 und im Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 12 des DPMA am 26. November 2015 war die Widerspruchsmarke UM 010 310 481 im Register des EUIPO eingetragen. Der Widerspruch war statthaft und auch im Übrigen zulässig. Nachdem die Eintragung der Widerspruchsmarke am 26. September 2022 im beim EUIPO geführten Register gelöscht worden ist, ist die Zulässigkeit des Widerspruchs entfallen (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.12.2020, 29 W (pat) 27/18 – LL; Beschluss vom 11.01.2019, 27 W (pat) 97/16BPatG, Beschluss vom 09.12.2020, 29 W (pat) 27/18 – LL; Beschluss vom 11.01.2019, 27 W (pat) 97/16 – XI/Schuh mit X-BPatG, Beschluss vom 09.12.2020, 29 W (pat) 27/18 – LL; Beschluss vom 11.01.2019, 27 W (pat) 97/16 – XI/Schuh mit X-förmiger Gestaltung; BPatGE 20, 235; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 80). Es fehlt an der „eingetragenen Unionsmarke“ im Sinne von § 119 Nr. 1 und 4 MarkenG (entspricht § 125b Nr. 1 und 4 MarkenG a. F.).

2. Der Antrag des Beschwerdegegners auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens war abzulehnen.

a. Die Voraussetzungen für eine Aussetzung nach § 148 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor. Auch eine erneute Aussetzung des Beschwerdeverfahrens liegt, wenn die Voraussetzungen des § 148 ZPO erfüllt sind, im Ermessen des Gerichts (vgl. BGH GRUR 2016, 197 Rn. 18 Bounty; GRUR 2015, 1201 Rn. 18 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; Zöller/Greger, ZPO, 34. Auflage, § 148 Rn. 7). Zu einer weiteren Aussetzung des vorliegenden Rechtsstreits besteht danach kein Anlass. Die gegen eine erneute Aussetzung sprechenden Umstände, insbesondere das Interesse an einer zeitnahen Beendigung des Rechtsstreits, die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes und die unabsehbare Dauer einer Aussetzung, überwiegen vorliegend deutlich das Interesse des Beschwerdegegners bzw. seiner Rechtsnachfolgerin, das Beschwerdeverfahren erneut auszusetzen.

aa. Grundsätzlich gilt, dass der Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens von der Eintragung der Widerspruchsmarke im beim EUIPO geführten Register abhängt. Dieses Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke UM 010 310 481 ist inzwischen rechtskräftig abgeschlossen. Mit Urteil vom 24. März 2022 (C-529/18P und C-531/18P) hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) das Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts der Europäischen Union (EuG, T-664/16) zurückgewiesen, mit dem die Klage gegen den Beschluss der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016 (R 1670/2015-4) über die Nichtigkeit der Widerspruchsmarke UM 010 310 481 verworfen worden ist. Dies hatte zur Folge, dass die verfahrensgegenständliche Unionswiderspruchsmarke aus dem Register des EUIPO gelöscht worden ist.

bb. Der Beschwerdegegner kann nicht mit dem Argument gehört werden, die Entscheidung des EuGH sei nur formell rechtskräftig geworden, da weder das EuG noch der EuGH sich sachlich mit dem von ihm angeführten Grund, es gebe keinen vorschriftsmäßig signierten Beschluss der Vierten Beschwerdekammer vom 18. Juli 2016, auseinandergesetzt hätten. Zutreffend ist, dass das Rechtsmittel des Beschwerdegegners sowohl beim EuG als auch beim EuGH erfolglos war, weil er nicht ordnungsgemäß vertreten war.

Die Entscheidung des EuGH ist rechtskräftig mit der Folge, dass die Unionswiderspruchsmarke aus dem Register des EUIPO gelöscht worden ist. Urteile des EuGH werden mit dem Tag ihrer Verkündung rechtskräftig (Art. 91 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs). Der EuGH selbst hat auf die Bedeutung des Grundsatzes der Rechtskraft sowohl in der Gemeinschaftsordnung als auch in den nationalen Rechtsordnungen hingewiesen (vgl. Rs. C-2/08, Olimpiclub, Slg. 2009, I-7501, Rn. 22 m. w. N.). Zur Gewährleistung des Rechtsfriedens und der Beständigkeit rechtlicher Beziehungen sowie einer geordneten Rechtspflege sollen nämlich die nach Ausschöpfung des Rechtswegs oder nach Ablauf der entsprechenden Rechtsmittelfristen unanfechtbar gewordenen Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt werden können. Eine rechtskräftige Entscheidung bildet damit nicht die Wahrheit ab, sondern gilt als wahr, weil sie nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Dass Urteile des EuGH materiell rechtkräftig werden, wird im primären Recht nicht explizit geregelt, aber vorausgesetzt, so in Art. 44 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, welcher den Rechtsbehelf der Wiederaufnahme regelt (vgl. Reiling in EuZW 2002, 136, 137).

Nach diesem allgemeinen Rechtsgrundsatz ist davon auszugehen, dass dies auch für die Entscheidung des EuGH vom 24. März 2022 (verbundene Rechtssachen C- 529/18 P und C- 531/18 P) gilt, die nicht mit weiteren Rechtsmitteln angegriffen werden kann. Damit ist rechtskräftig über die Löschung der Unionswiderspruchsmarke 010 310 481 entschieden. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, kann der Beschwerdegegner den Rechtsbehelf der Wiederaufnahme einlegen.

cc. Der Beschwerdegegner hat zwar – was als wahr unterstellt werden kann – vorgetragen, dass seine Rechtsnachfolgerin am 27. September 2022 beim EUIPO ein Verfahren gemäß Art. 103 Abs. 1 UMV auf Widerruf der Entscheidung zu Löschung und Widerruf der Eintragung der Löschung im Register eingeleitet habe. In diesem werde – weil diese Frage aus Sicht des Beschwerdegegners nicht abschließend geklärt sei – geltend gemacht, dass es einen von den Mitgliedern der Vierten Beschwerdekammer vorschriftsgemäß signierten Beschluss vom 18. Juli 2016 nicht gebe. Da ein solches Widerrufsverfahren gemäß Art. 103 Abs. 1 UMV zum Widerruf der Eintragung der Löschung und damit dazu führen könne, dass die Widerspruchsmarke im beim EUIPO geführten Register erneut als eingetragen geführt werde, wäre es für den vorliegenden Rechtsstreit vorgreiflich und begründe die erneute Aussetzung.

Aufgrund der (ersten) Aussetzung bereits des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA sowie der (zweiten) Aussetzung des Beschwerdeverfahrens beim BPatG wegen des bis zum EuGH geführten Nichtigkeitsverfahrens dauert das vorliegende Widerspruchsverfahren gegen die angegriffene Marke bereits über elf Jahre. Der Beschwerdegegner selbst hat im Jahr 2019 geltend gemacht, dass er durch die „überlange Verfahrensdauer (…) in seinem Grundrecht auf Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes“ verletzt werde und durch „die unangemessen lange Dauer des Widerspruchsverfahrens offenkundig massive wirtschaftliche Nachteile“ erleide (Schriftsatz vom 4. Dezember 2019, Seite 3 oben, Bl. 247 ff., 249 d. A.).

Eine erneute – dritte – Aussetzung des Verfahrens würde zu einer weiteren Verfahrensverlängerung von unbestimmter Dauer führen. Der Beschwerdegegner hat selbst vorgetragen, dass nicht absehbar sei, wann das EUIPO über den Widerrufsantrag der Rechtsnachfolgerin gemäß Art. 103 Abs. 1 UMV vom 27. September 2022 entscheiden werde (vgl. Schriftsatz vom 19. Juni 2023, Seite 4, Bl. 369 ff., 372). Nach seiner Einschätzung werde das EUIPO voraussichtlich nicht vor Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung OLAF eine Entscheidung treffen (Schriftsatz vom 20. Februar 2023, Seite 4, Bl. 331 ff., 334).

Wiederholte Aussetzungen sind unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Rechtsverfolgung nur ausnahmsweise zulässig (vgl. BVerfG NJW 2013, 3432 Rn. 19 ff.; BGH GRUR 2018, 853 Rn. 19 – Schutzhülle für Tablet-Computer; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 43 Rn. 119).

Im Rahmen des Ermessens ist ferner von Relevanz, dass der Beschwerdegegner bzw. seine Rechtsnachfolgerin das Rechtsschutzziel – die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund der derzeit im beim EUIPO geführten Register als gelöscht registrierten Widerspruchsmarke – auch nach Abschluss des vorliegenden Beschwerdeverfahrens noch erreichen könnte, sofern der Antrag gemäß Art. 103 Abs. 1 UMV erfolgreich sein und zum Widerruf der Eintragung der Löschung führen sollte. Dem Beschwerdegegner bzw. seiner Rechtsnachfolgerin steht in diesem Fall die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage wegen Bestehens älterer Rechte vor den ordentlichen Gerichten gemäß §§ 51, 55 MarkenG offen. Denn auch ein rechtskräftig zurückgewiesener Widerspruch schließt die Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor den ordentlichen Gerichten wegen Bestehens älterer Rechte nicht aus (Thiering in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 55 Rn. 11 f.; Bröcker in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, Markengesetz, 4. Auflage, § 55 Rn. 23 und 41; Hoppe/Dück in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Heidelberger Kommentar Markenrecht, 4. Auflage, § 55 Rn. 6).

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage wegen Bestehens älterer vor den ordentlichen Gerichten gemäß §§ 51, 55 MarkenG vermag sich der Senat auch dem weiteren Einwand des Beschwerdegegners, dass er durch eine Ablehnung der Aussetzung entrechtet und sein Rechtsbehelf nach Art. 103 UMV abgeschnitten würde, nicht anzuschließen.

Selbst wenn es im Übrigen im Rahmen des Widerrufsverfahrens gemäß Art. 103 UMV zu einer Feststellung kommen würde, dass keine vorschriftsmäßig signierte Endentscheidung der Vierten Beschwerdekammer vorliegt, dürfte damit das Verfahren nicht abgeschlossen sein. Vielmehr müsste die/eine Beschwerdekammer des EUIPO in diesem Fall erneut über die Beschwerde der dortigen Antragstellerin und hiesigen Inhaberin der angegriffenen Marke gegen die zurückweisende Entscheidung der Löschungsabteilung des EUIPO zum Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Widerspruchsmarke wegen Bösgläubigkeit vom 29. Juni 2015 (Löschung Nr. 9175 C - Nichtigkeit) entscheiden, wogegen wieder Rechtsmittel möglich wären. Ein Abschluss des Verfahrens in einem angemessenen Zeithorizont ist damit nicht zu erwarten.

b. Die vom Beschwerdegegner beantragte Aussetzung wegen des Verdachts einer Straftat nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 149 Abs. 1 ZPO scheidet schon tatbestandlich aus, weil für die Entscheidung des vorliegenden Verfahrens allein maßgeblich ist, ob die Widerspruchsunionsmarke in das beim EUIPO geführte Register eingetragen ist oder dort als gelöscht geführt wird. Auf die Feststellung dieses Sachverhalts haben die vom Beschwerdegegner vorgetragenen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung OLAF keinen Einfluss. Jedenfalls aber würden im Rahmen der Ermessensausübung auch nach § 149 Abs. 1 ZPO die zuvor unter C.2.a. dargelegten Erwägungen entsprechend gelten.

D. Die beiden Ablehnungsgesuche des Beschwerdegegners vom 26. und 27. Juni 2023, die vor der mündlichen Verhandlung gestellt wurden, sind bereits mit Beschluss vom 27. Juni 2023 als unzulässig verworfen worden (Bl. 496 ff. d. A.). Dieser wurde zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2023, zu der der Beschwerdegegner nicht erschienen ist, verkündet.

E. Das Ablehnungsgesuch des Beschwerdegegners vom 30. Juni 2023 steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das vorläufige Tätigkeitsverbot nach Stellung eines Befangenheitsantrages nach § 72 MarkenG i. V. m. § 47 Abs. 1 ZPO erfasst nach Sinn und Zweck nicht die schriftliche Abfassung und Unterzeichnung einer bereits vor Anbringung des Befangenheitsgesuchs getroffenen Entscheidung. Denn der mit einem Befangenheitsantrag für den bzw. die betroffenen Richter eintretende Stillstand des Verfahrens bezieht sich auf zukünftige Verfahrenshandlungen und anstehende Entscheidungen, nicht aber auf bereits getroffene Beschlüsse, hinsichtlich derer die gerichtliche Bindungswirkung gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 318 ZPO eingetreten ist (vgl. für das Verwaltungsrecht mit entsprechendem Verweis auf die ZPO, BVerwG, Beschluss vom 07.03.2017, Az. 6 B 53.16; abrufbar auf der Internetseite des BVerwG).

F. Der Beschwerdegegner hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. Zwar trägt in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem BPatG gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das Gericht kann jedoch gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13).

Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.). Bei einem Widerspruch aus einer älteren Marke, die in ersichtlich wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet worden ist, kann eine Kostenauferlegung angezeigt sein (a. a. O., Rn. 16; Grabrucker in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, a. a. O., § 71 Rn. 14). Angesichts der laut der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer bösgläubig erwirkten Widerspruchsmarke – wobei es sich nach deren Ausführungen „um den klarsten Fall einer Bösgläubigkeit seit Bestehen der erkennenden Kammer“ handelt (Beschluss der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 18. Juli 2016, R 1670/2015-4, Rn. 10; Mitt. 2016, 512 [514]) – entspricht es der Billigkeit, dem Beschwerdegegner die Kosten aufzuerlegen (vgl. BPatG, Beschluss vom 24.09.2018, 26 W (pat) 547/17 Rn. 26 – YogiMoon; Beschluss vom 30.06.2009, 24 W (pat) 37/07 – FIMONIT; Beschluss vom 31.07.1996, 26 W (pat) 156/94 – Stephanskrone; BeckOK MarkenR/Albrecht, 34. Ed. 1.7.2023, MarkenG § 71 Rn. 65).

G. Auf den Antrag der Beschwerdeführerin war der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2, 1. HS RVG auf 50.000 EUR festzusetzen.

1. Der Antrag der Beschwerdeführerin im Schriftsatz vom 22. November 2022 auf Festsetzung des Gegenstandswertes ist zulässig. In Marken-Beschwerdeverfahren können auch die erstattungsfähigen Kosten eines Patentanwalts nach dem RVG bestimmt und der Gegenstandswert auch auf Antrag eines ausschließlich durch Patentanwälte vertretenen Verfahrensbeteiligten nach § 33 Abs. 1 RVG festgesetzt werden (BPatG, Beschluss vom 13.08.2015, 26 W (pat) 34/13; GRUR 1999, 65 – P-Plus; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 36). Die Beschwerdeführerin wird in diesem Verfahren durch Patentanwälte vertreten, deren Vergütung zumindest teilweise (Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3510, Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG) bereits vor Beendigung des Rechtszugs bzw. vor der Kostenentscheidung fällig geworden war, weil das Verfahren in Folge der Aussetzung des Verfahrens gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO durch Beschlusses vom 10. Juli 2017 länger als drei Monate geruht hat (§ 8 Abs. 1 Satz 2, 3. Alternative RVG). Die zivilprozessuale Aussetzung eines Verfahrens stellt ein Ruhen im Sinne dieser Vorschrift dar (vgl. Mayer/Kroiß, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 8. Auflage, § 8 Rn. 51; Gerold/Schmidt, RVG-Kommentar, 25. Auflage, § 8 Rn. 30). Ist die Fälligkeit im Sinne dieser Vorschrift eingetreten, wird sie nicht dadurch beseitigt, dass das Verfahren später wieder weiter betrieben wird (vgl. Mayer/Kroiß, a. a. O., § 8 Rn. 50; Gerold/Schmidt, a. a. O., § 8 Rn. 30).

2. Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in Markensachen bestehen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH, Beschluss vom 18.10.2017, I ZB 6/16; GRUR 2006, 704 – Markenwert; BPatG, Beschluss vom 13.08.2015, 26 W (pat) 34/13). Dieses Interesse wird im Regelfall mit 50.000 EUR bemessen (BGH a. a. O.; BPatG a. a. O.). Dieser Regelgegenstandswert kommt auch im Hinblick auf die angegriffene Marke zur Anwendung. Eine Erhöhung auf die von der Beschwerdeführerin beantragten 300.000 EUR kommt nicht in Betracht. Die Beschwerdeführerin hat keine konkreten gegenstandswerterhöhenden Umstände im Hinblick auf die angegriffene Marke, wie die Aufnahme der Benutzung durch die Beschwerdeführerin oder besonders hohe Aufwendungen für die Entwicklung ihrer Marke vorgetragen. Der Wert der Widerspruchsmarke ist entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht maßgeblich (BPatG GRUR 1999, 64; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 46).

H. Die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2023 konnte in Abwesenheit des Beschwerdegegners durchgeführt werden, der zu diesem Termin ordnungsgemäß geladen war.

Zu der gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG auf Antrag des Beschwerdegegners (vgl. Antrag im Schriftsatz vom 20. Februar 2023, S. 5, Bl. 335 d. A.) durchgeführten mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2023 ist dieser nicht erschienen. Da die Rechtsanwaltskanzlei des Beschwerdegegners Empfangsbekenntnisse nur sporadisch zurückgeschickt bzw. der Beschwerdegegner moniert hatte, dass es Sorge bereite, „dass eine – tatsächliche oder vermeintliche – vorherige Zustellung per Post an unsere Anschrift offenbar missglückt ist“ (Bl. 323 d. A.), wurden die beiden Terminsnachrichten vom 20. Juni 2023 am 23. und 24. Juni 2023 gegen Zustellungsurkunde zugestellt. Die Abkürzung der Ladungsfrist gemäß § 75 Abs. 1 Satz 2 MarkenG war geboten, um den auf Antrag des Beschwerdegegners bereits einmal vom 21. Juni 2023 auf den 28. Juni 2023 verlegten Termin einhalten zu können und so eine weitere Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden. Es war bereits am 20. Juni 2023 absehbar, dass die Besetzung des 28. Senats zum 1. Juli 2023 geändert wird, so dass es zu einer unnötigen weiteren Verzögerung geführt hätte, wenn sich der neue Vorsitzende mit dem Verfahren hätte auseinandersetzen müssen.

Dem Antrag des Beschwerdegegners auf Aufhebung des Termins am 28. Juni 2023 im Schriftsatz vom 22. Juni 2023 konnte nicht entsprochen werden. Der Beschwerdegegner persönlich, der den Schriftsatz vom 22. Juni 2023 unterzeichnet hat, hat darin zwar anwaltlich versichert, den Termin vom 28. Juni 2023 nicht wahrnehmen zu können, da er „ab 10h von der Verkäuferseite für eine due diligence im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Unternehmens beauftragt worden“ und daher anderweitig beruflich verpflichtet sei. Eine Erklärung dafür, warum auch die drei anderen im Briefkopf der Kanzlei aufgeführten Rechtsanwälte, die laut dem Internetauftritt zur Kanzlei der Prozessbevollmächtigten gehören, den Verhandlungstermin nicht hätten wahrnehmen können, wurde dagegen nicht vorgetragen. Der zur Kanzlei gehörende Rechtsanwalt S… war bereits vertieft mit dem vorliegenden Verfahren befasst und hat mehrfach auch umfangreichere Schriftsätze hierzu eingereicht (vgl. Schriftsätze vom 27. Oktober 2016, Bl. 33 ff. d. A.; 21. Dezember 2016, Bl. 86 ff. d. A.; 13. Februar 2017, Bl. 160 ff. d. A.; 20. Juni 2017, Bl. 185 ff. d. A.; 28. Juni 2017, Bl. 199 ff. d. A.; 4. Dezember 2019, Bl. 247 ff. d. A.). Auch ein weiterer Partner der Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners hat im vorliegenden Verfahren bereits zur Sache schriftsätzlich vorgetragen (Schriftsatz vom 25. Februar 2020, Bl. 275 ff. d. A.). Aufgrund der langen Dauer des vorliegenden Verfahrens, dessen Beschleunigung der Beschwerdegegner selbst mit dem Antrag auf Aufhebung der Aussetzung durch den Beschluss des Senats vom 10. Juli 2017 (Bl. 205 ff. d.A.) angemahnt hatte, und der wiederholten Anträge auf Fristverlängerung und Terminsverlegung seitens des Beschwerdegegners, nach der ihm ungünstigen Mitteilung der Rechtsauffassung des Senats durch die Verfügung vom 20. Oktober 2022 (Bl. 308 d. A.), kam dem Gebot der Beschleunigung des Verfahrens ein erhöhtes Gewicht zu, so dass vorliegend erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung des erheblichen Grundes für die beantragte erneute Terminsverlegung zu stellen waren (vgl. BGH NJW 2009, 687). Diesen Anforderungen wird die anwaltliche Versicherung, dass einer von vier Rechtsanwälten der Verfahrensbevollmächtigen des Beschwerdegegners anderweitig beruflich verpflichtet sei, nicht gerecht – insbesondere aufgrund der Tatsache, dass jedenfalls zwei weitere Rechtsanwälte der Verfahrensbevollmächtigen des Beschwerdegegners bereits inhaltlich mit der vorliegenden Sache befasst waren.

Die vom Beschwerdegegner darüber hinaus vorgetragenen reiseorganisatorischen Schwierigkeiten für die Fahrt am 28. Juni 2023 von Berlin nach München stellten ebenfalls keinen wichtigen Grund dar. Der am 22. Juni 2023 lediglich von ihm befürchtete Streik bei der Deutschen Bahn AG hat am 28. Juni 2023 nicht stattgefunden. Der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin ist am Terminstag ebenfalls aus Berlin angereist und konnte am Termin zur mündlichen Verhandlung teilnehmen.

I. Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen. Der Beschwerdegegner hat im Zusammenhang mit dem aus seiner Sicht als Zurückweisungsantrag bzw. Beschwerderücknahme auszulegenden Schriftsatzes der Beschwerdeführerin vom 22. November 2022 angeregt (vgl. Bl. 336 d. A.), die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Aufgrund des Wortlauts des Schriftsatzes der Beschwerdeführerin sowie weiterer Umstände ist – wie oben unter A. dargelegt – lediglich von einer falschen Bezugnahme auszugehen. Zudem hat die Beschwerdeführerin zuletzt in der auf Antrag des Beschwerdegegners durchgeführten mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2023 den Antrag gestellt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des DPMA vom 26. November 2015 aufzuheben. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere eine Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherung der Einheitlichkeit mit den vom Beschwerdegegner angeführten höchstrichterlichen Entscheidungen zu irrtümlich gestellten Anträgen sowie zur Anfechtung und zum Widerruf von Anträgen nicht geboten. Auch sonstige Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG liegen nicht vor.

Hinweis der Dokumentationsstelle des Bundespatentgerichts:Berufung eingelegt: X ZR 65/25 -