BPatG Beschluss vom 12.03.2026 – 30 W (pat) 512/24

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 30 2023 113 535.6

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. März 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Meiser sowie der Richter Merzbach und Hammer

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2024 aufgehoben.

I.

Das am 18. August 2023 angemeldete Wort-/Bildzeichen

soll als Marke für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in Bezug auf Produkte für den Gartenbau, die Gartenpflege, die Gartengestaltung, Gartenarbeiten, Gartenbauarbeiten, gärtnerische Zwecke, die Pflanzenpflege, den Landschaftsbau, die Landschaftsgestaltung, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Aquakultur, die Schädlingsbekämpfung, die Unkrautvernichtung, Baudienstleistungen, Bauarbeiten, den Straßenbau, den Tiefbau, Steinbrucharbeiten; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in Bezug auf gartenwirtschaftliche Erzeugnisse, landwirtschaftliche Erzeugnisse, forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Erzeugnisse der Aquakultur, Erzeugnisse von Baumschulen, Pflanzen, Tiere, Obst, Gemüse, Samenkörner, Stein, Bruchstein, Edelsteine, Erz, Metall; Geschäftsführung; Betriebsführung; Geschäftsorganisation; Unternehmensverwaltung; Hilfe in Geschäfts-angelegenheiten; administrative Dienstleistungen; Werbung; Verbreitung von Werbung; Vermietung von Werbeflächen; Marketing und Verkaufsförderung; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien; Verteilung von Warenproben; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Organisationsberatung; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Erteilung von Auskünften [Information] für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Informationen für Verbraucher bei der Auswahl von zu kaufenden Produkten; Produktvorführungen; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Messe- und Ausstellungsdienste für Handels- und Werbezwecke; kaufmännische Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Auktions- und Versteigerungsdienste, Organisieren von Geschäftskontakten, Sammeleinkaufsdienste, kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und Bonusprogramme; Dienstleistungen eines Kundenklubs für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und Werbezwecke; Schaufenster- und Auslagendekorationsdienste; Datenverarbeitung [Büroarbeiten]; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten und Informationen in elektronischen Datenbanken; Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen und Kosten-Preis-Analysen; kaufmännisches Projektmanagement; Betrieb einer Informations-, Beschwerde- und Notfallhotline, auch online, nämlich elektronische oder telefonische Entgegennahme, Erfassung und Weiterleitung von Kundenanfragen oder Kundenbeschwerden; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten

Klasse 37: Baudienstleistungen; Bauarbeiten für die Gestaltung der Landschaft [Hardscaping]; Steinbrucharbeiten; Straßenbaudienstleistungen; Tiefbaudienstleistungen; Schädlingsbekämpfung, ausgenommen für Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft; Installation, Reparatur und Wartung von Produkten für den Gartenbau, die Gartenpflege, die Gartengestaltung, Gartenarbeiten, Gartenbauarbeiten, gärtnerische Zwecke, die Pflanzenpflege, den Landschaftsbau, die Landschaftsgestaltung, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Aquakultur, die Schädlingsbekämpfung, die Unkrautvernichtung, Baudienstleistungen, Bauarbeiten, den Straßenbau, den Tiefbau, Steinbrucharbeiten; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten

Klasse 44: Dienstleistungen im Bereich Gartenbau; Gartenbau; Gartenpflege; Gartenarbeiten; Gartenbauarbeiten; Gartengestaltung; Garten-gestaltungsplanung; Gärtnerdienstleistungen; Dienstleistungen eines Gartenbauarchitekten; Pflanzenpflege [Dienstleistungen im Gartenbau]; Dienstleistungen im Bereich Landschaftsbau; Landschaftsgestaltung; Landschaftsgestaltungsplanung; Dienstleistungen eines Landschaftsarchitekten; Dienstleistungen eines Landschaftsgärtners; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft; Dienstleistungen im Bereich der Forstwirtschaft; Dienstleistungen von Baumschulen; Dienstleistungen im Bereich der Aquakultur; Schädlingsbekämpfung für Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft; Unkrautvernichtung; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG durch Bescheid 20. November 2023 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 22. Januar 2024 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie auf den Beanstandungsbescheid vom 20. November 2023 Bezug genommen. Darin ist ausgeführt, dass das in der angemeldeten Marke enthaltene Wort „SMILE“ vom Großteil des angesprochenen interessierten inländischen (Fach-)Publikums mühelos im Sinne von „Lächeln“ und in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich als solches und/oder als beschreibende und werblich anpreisende Angabe dahingehend verstanden werde, dass diese Dienstleistungen die Verbraucher zum Lächeln brächten. Einen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter würden die angesprochenen Verkehrskreise dem Wort „SMILE“ nicht entnehmen. Die grafische Gestaltung unterstreiche lediglich die Bedeutung des Wortelements und weise daher auch nicht auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen hin.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Selbst wenn das Wort „SMILE“ vom deutschen Durchschnittsverbraucher als „Lächeln“ tatsächlich verstanden würde, bestünde zwischen den beanspruchten, sich vorrangig auf den Bereich Garten- und Landschaftsbau sowie flankierende Bereiche beziehende Dienstleistungen und dem Wort „SMILE“ (bzw. „LÄCHELN“) kein hinreichend enger Zusammenhang, der dem Verkehr Anlass gebe, darin unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken eine beschreibende Angabe bzw. eine werblich anpreisende Angabe zu sehen. Insbesondere reiche nicht aus, dass eine gut ausgeführte Dienstleistung oder eine bestellte Ware grundsätzlich das Potential habe, beim Verbraucher ein „Lächeln“ hervorzurufen, was im Übrigen nicht nur für die beanspruchten, sondern für jede beliebige Ware und/oder Dienstleistung gelte. Vielmehr bedürfe es insoweit einer besonderen Verbindung zwischen dem Wort „SMILE“ und der betreffenden Waren und/oder Dienstleistung, wie es zB bei Waren und Dienstleistungen aus dem Dentalbereich der Fall sein könnte, weil diese eine direkte Auswirkung auf das „Lächeln“ eines Menschen haben könnten. An einer solchen engen bzw. besonderen Verbindung fehle es jedoch hinsichtlich der hier beanspruchten Dienstleistungen.

Dementsprechend sei „SMILE“ auch mehrfach für Waren und/oder Dienstleistungen, die keine besonderen Verbindung zu diesem Begriff aufwiesen, als Wortmarke eingetragen worden.

Ungeachtet dessen wirke auch der Bildbestandteil schutzbegründend.

Dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen fehle es daher in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weder an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch stehe der Eintragung ein Freihaltebedürfnis an dieser Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2024 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da der angemeldeten Marke Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht entgegenstehen.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – foryou; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2012, 1143 Nr. 9 – Starsat; GRUR 2014, 872 Nr. 16 - Gute Laune Drops; GRUR 2018, 301 Nr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2018, 932 Nr. 8 - #darferdas?).

2. Ausgehend von diesen Maßstäben kann der angemeldeten Bezeichnung

in Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen bereits im Hinblick auf den Wortbestandteil „SMILE“ die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

a. Das Anmeldezeichen setzt sich zusammen aus dem Wortelement „SMILE“ als im Inland allgemein geläufiges englisches Wort mit der Bedeutung „Lächeln“ (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/smile) und dem unmittelbar diesem Begriff angefügten Bildbestandteil „:)“, einem sog. Emoticon für ein lächelndes Gesicht, bestehend aus einem Doppelpunkt und einer Klammer, das Freude, Freundlichkeit oder Zustimmung in der digitalen Kommunikation ausdrückt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon).

b. Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der Wortbestandteil auf Grundlage seiner Bedeutung „Lächeln“ in Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen weder als solcher noch als beschreibende und werblich anpreisende Angabe dahingehend verstanden, dass die Dienstleistungen die Verbraucher zum „Lächeln“ bringen.

aa. Ein „Lächeln“ ist einuniverseller, mimischer Ausdruck von u.a. Freude, Freundlichkeit, der durch Muskelanspannung im Gesicht entsteht (vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Lächeln). Aufgrund dieses Sinn- und Bedeutungsgehalts bezeichnet dann weder der deutsche Begriff „Lächeln“ noch seine englische Entsprechung „SMILE“ Merkmale der einschlägigen Dienstleistungen.

bb. Zwar kann der Begriff „SMILE bei Waren und Dienstleistungen aus dem Dentalbereich vor dem Hintergrund, dass diese Waren und Dienstleistungen ein möglichst makelloses, perfektes „Lächeln“ zum Ziel haben können, als werblich-anpreisender Hinweis auf Zwecke und Ziel der betreffenden Waren und Dienstleistungen verstanden werden (vgl. BPatG 25 W (pat) 6/13 – Ihr Lächeln ist mein Anliegen, BeckRS 2013, 19916; 30 W (pat) 86/10 – perfect smile, BeckRS 2012, 5886).

Dies gilt aber nicht bei Waren und Dienstleistungen, die — wie die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau sowie darauf bezogenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, aber auch sämtliche weiterhin beanspruchten Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Unternehmensverwaltung, kaufmännische Dienstleistungen, Werbung und Marketing) — ihrem Gegenstand und Inhalt nach nicht dazu bestimmt sind, ein Lächeln hervorzurufen, zu verbessern und/oder zu optimieren. In Bezug auf solche Waren und Dienstleistungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr dem Begriff „SMILE“ bei einer Verwendung in Alleinstellung, d.h. ohne einen weiteren verständnisfördernden Kontext (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 504/11 – Lächeln schenken, BeckRS 2012, 18212), einen werblich-anpreisenden Aussagegehalt entnimmt. Vielmehr verbindet der Verkehr mit „SMILE“ bei einer Verwendung in Alleinstellung in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen allenfalls allgemeine positive Assoziationen. Diese sind jedoch in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen zu vage und unbestimmt, als dass sie einem Verständnis von „SMILE“ und damit auch dem angemeldeten Zeichen in seiner Gesamtheit als individualisierender Herkunftshinweis entgegenwirken könnten (vgl. dazu auch BPatG 25 W (pat) 17/06 – SmileCompany/SMILE, BeckRS 2008, 16103; ferner BGH GRUR 2016, 934 Rn. 23 — OUI). Der Zeichenbestandteil „SMILE“ erfordert insoweit einen erheblichen Interpretationsaufwand, um zu einem von der Markenstelle angenommenen Aussagegehalt vorzudringen.

cc. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der inländische Verkehr außerhalb des Dentalbereichs allgemein an eine ausschließlich werbliche Verwendung des Markenworts „SMILE“ in Alleinstellung gewöhnt ist. Eine Verwendung mit anderen Worten zB innerhalb von Slogans (vgl. dazu die bereits erwähnte Entscheidung BPatG 25 W (pat) 504/11 – Lächeln schenken, BeckRS 2012, 18212) ist insoweit nicht zum Beleg eines solchen Verständnisses geeignet (vgl. BGH GRUR 2016, 934 Rn. 25 – OUI). Es handelt sich bei „SMILE“ dementsprechend auch nicht um einen Begriff, der auf Grundlage seiner Bedeutung „Lächeln“ stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, wie es bei dem Begriff „HOT“ in seiner werbesprachlichen und für jede denkbare Ware und Dienstleistung anpreisenden Bedeutung „angesagt, großartig“ der Fall ist (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT).

3. Fehlt es damit aber bereits dem Wortbestandteil „SMILE“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht an Unterscheidungskraft iS von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, gilt dies auch in Bezug auf das Gesamtzeichen. Auf eine schutzbegründende Wirkung der graphischen Ausgestaltung in Form des Emoticons kommt es somit nicht mehr an.

4. Aus den vorgenannten Gründen steht der angemeldeten Marke auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.