Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil vom 26.06.2025 – 20 U 26/19

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 22. Februar 2019 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf abgeändert und

die Klage abgewiesen sowie

auf die Widerklage und unter Abweisung der weitergehenden Widerklage als unzulässig die am 23.Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete und am 13. Februar 1997 in das Register eingetragene Marke Nr. DE 000000 „A.“ für die Waren

Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe

mit Wirkung ab dem 31.05.2019 für verfallen erklärt.

Der Kläger wird des Rechtsmittels der Anschlussberufung für verlustig erklärt. Die Beklagte wird des Rechtsmittels der Berufung für verlustig erklärt, soweit sich die Berufung gegen die Abweisung ihrer auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. UM 000000 „A.“ gerichteten Widerklage richtet.

Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde – Az. I ZR 149/20 – werden gegeneinander aufgehoben.

Dieses und das angefochtene Urteil sind hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Den Parteien bleibt nachgelassen, eine Vollstreckung der anderen Partei durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110% des beitreibbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

A)

Hinsichtlich des Sach- und Streitstandes erster Instanz wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen. Darüber hinaus wird auf die tatsächlichen Feststellungen im Urteil des Senats vom 06.08.2020 und im Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 27.05.2021 verwiesen.

Der Kläger war Inhaber der am 23.12.1996 angemeldeten und am 13.02.1997 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 000000 „A.“, die Schutz beansprucht hat für

Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe.

Er ist ferner Inhaber der am 10.06.1999 angemeldeten und am 06.02.2001 eingetragenen Unionswortmarke Nr. 000000 „A.“ und Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der 1998 gegründeten B.-GmbH, der er eine ausschließliche Lizenz an den Klagemarken erteilt hat.

Die Beklagte ist ein schwedisches Unternehmen, welches Sicherheitsprodukte vornehmlich für den Motorsport der B.- Performance Products Inc. (nachfolgend: B.- Performance) vertreibt. Sie bietet ihre Produkte unter anderem über eine in englischer und schwedischer Sprache gestaltete Website an. Bei dem für den Versand verwendeten Scroll-Down-Menü kann unter anderem der Versand auch nach Deutschland ausgewählt werden.

Ende der 70er Jahre brachte die damals noch als Team B.- Racing Inc. firmierende B.- Performance einen Schutzhelm mit einer besonders aggressiv wirkenden Gestaltung heraus. Dieser zeichnete sich durch eine kantige, stark herausgezogene Kinnpartie mit Lufteinlässen und die Umrahmung der Augenpartie durch eine geschwungene Linienführung, die in der Mitte bis über die Nase reicht, aus. Dieses Helmmodell wurde unter der Bezeichnung B.„A.“ vertrieben. Der Helm wurde von vielen bekannten Rennfahrern getragen. Seit Mitte der 80er Jahre wurden B.-Helme mit dieser Modellbezeichnung in Europa und auch in Deutschland vertrieben und beworben.

Mit der vorliegenden Klage hat der Kläger die Beklagte auf Unterlassung dieser Zeichennutzung in Anspruch genommen.

Der Kläger hatte seine Klage gegen die Beklagte zunächst an erster Stelle auf die nationale Marke und hilfsweise auf die Unionsmarke gestützt. Nachdem die Beklagte Widerklage auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Marke und Nichtigerklärung der Unionsmarke wegen böswilliger Markenanmeldung erhoben hatte, hat er die Klage zurückgenommen, soweit sie auf die Unionsmarke gestützt war.

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das Landgericht die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „A.“ für Helme für den Motorsport zu benutzen, nämlich dieses Zeichen auf Helmen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen Helme einzuführen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen. Ferner hat das Landgericht die Beklagte zur Zahlung von 1.492,45 € vorgerichtlichen Kosten sowie zur Auskunftserteilung verurteilt und die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, es sei davon auszugehen, dass der Kläger die Klage hinsichtlich der vorgerichtlichen Kosten zurückgenommen habe, weil die Abmahnung auf beide Marken gestützt war. Die Zuständigkeit deutscher Gerichte ergebe sich daraus, dass bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke der zuständigkeitsbegründende Erfolgsort der Mitgliedsstaat sei, in dem sie geschützt sei. Es liege aber auch ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug vor, weil die englischsprachige Website auch auf Deutschland ausgerichtet sei, weil man Produkte zur Lieferung nach Deutschland bestellen könne. Die Ansprüche seien auch begründet. Zwischen den Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Dem Unterlassungsanspruch stehe nicht die Einrede der Löschungsreife der deutschen Marke wegen bösgläubiger Markenanmeldung entgegen. Eine Bösgläubigkeit des Klägers bei der Markenanmeldung am 23.12.1996 könne nicht festgestellt werden. Die von der Beklagten vorgetragenen Umsätze der B.-Performance mit Helmen der „A.“-Serie reichten nicht aus, um einen wertvollen Besitzstand zu begründen. Der Absatzerfolg beschränke sich auf wenige Verkäufe durch einen Händler. Auch spreche der Umstand, dass der Kläger gegen die B.- Performance erst vorgegangen sei, als diese eine eigene Marke „A.-SX“ angemeldet hatte, gegen eine bösgläubige Markenanmeldung. Eine bösgläubige Markenanmeldung werde schließlich auch nicht durch die Ähnlichkeit der vom Kläger vertriebenen Helme mit denen der B.- Performance begründet. So habe der Kläger das Zeichen ausweislich der Anlage B46 auch für eine Lederjacke benutzt. Demzufolge sei auch die auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Marke gerichtete Widerklage unbegründet. Die auf Nichtigerklärung der Unionsmarke gerichtete Widerklage sei bereits unzulässig, weil es nach Rücknahme der hierauf gestützten Klage insoweit an einer Hauptklage fehle.

Gegen das am 22.02.2019 verkündete und der Beklagten am 26.02.2019 zugestellte Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer am 26.03.2019 bei Gericht eingegangenen Berufung, die sie innerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfrist mit am 27.05.2019 eingegangenem Schriftsatz begründet hat,  der dem Kläger am 31.05.2019 zugestellt worden ist.

Sie hat geltend gemacht, bei Anmeldung der Klagemarken in den Jahren 1996 und 1999 habe der Kläger das Ziel verfolgt, den guten Ruf der B.- Performance Produkte auszunutzen und deren Originalprodukte vom Markt zu drängen, obwohl B.- Performance die Schutzhelme der „A.“-Serie bereits seit den 70er Jahren vertreibe. Die Bösgläubigkeit zeige sich schon darin, dass er zugleich das Design der A.-Modelle von B.- Performance kopiert habe. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sich der Helm der B.- Performance insbesondere an „Streetfighter“-Motorradfahrer richte, habe B.- Performance sowohl im Inland wie auch in den USA einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt. Dass er nicht sogleich gegen die B.- Performance vorgegangen sei, spreche nicht gegen, sondern für eine Bösgläubigkeit, weil dem Kläger bewusst gewesen sei, dass die Rechte an der Bezeichnung eigentlich der B.- Performance zustanden. Das Landgericht habe ferner nicht beachtet, dass sie die Widerklage hilfsweise auf Verfall gestützt habe. Der Kläger habe eine rechtserhaltenden Benutzung nicht dargetan. Die Widerklage sei auch in Bezug auf die Unionsmarke zulässig gewesen, denn die Zulässigkeit einer einmal zulässig erhobenen Widerklage entfalle nicht nachträglich durch die Rücknahme der Hauptklage.

Soweit sich die Beklagte zunächst gegen die Abweisung ihrer Widerklage in Bezug auf die Nichtigerklärung der Unionsmarke gewendet hat, hat sie die Berufung zurückgenommen.

Der Kläger hat sein erstinstanzliches Vorbringen wiederholt. Er hat sich zunächst innerhalb der Berufungserwiderungsfrist der Berufung mit dem Ziel angeschlossen, weitere Abmahnkosten erstattet zu erhalten, hat die Anschlussberufung jedoch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Mit Urteil vom 06.08.2020 hat der Senat die Klage abgewiesen und den Kläger verurteilt, in die Löschung der am 23. Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 13. Februar 1997 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke Nr. DE 000000 „A.“ gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

Der Senat hat im Wesentlichen ausgeführt, der Klage stehe die Einrede der Löschungsreife entgegen. Zwar habe die Beklagte das Zeichen A. markenmäßig benutzt. Die Ansprüche des Klägers seien allerdings ausgeschlossen, weil die Klagemarke löschungsreif sei. Der Kläger habe die Marke bösgläubig angemeldet. Die Löschungsreife betreffe jedenfalls alle Waren, die Schutzhelmen zumindest ähnlich seien. Für andere Waren sei die Marke allerdings ebenfalls ersichtlich löschungsreif, weil der Kläger die Marke ausschließlich für Helme und eventuell Schutzkleidung für Motorradfahrer benutzt habe und eine weitergehende Nutzungsabsicht auch zum Anmeldezeitpunkt nicht ersichtlich sei.

Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof auf die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hin mit Beschluss vom 27.05.2021 – Az.: I ZR 149/20 – aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde an den Senat zurückverwiesen.

Nachdem die Beklagte den Kläger auch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auf Löschung der Klagemarke in Anspruch genommen hat, hat der Senat das wiedereröffnete Berufungsverfahren im Hinblick auf die Vorgreiflichkeit dieses Verfahrens bis zum Abschluss des Verfahrens 25 W (pat) 21/19 des Bundespatentgerichts ausgesetzt.

Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 10.08.2023 (Anlage B 66) den den Löschungsantrag insgesamt zurückweisenden Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14.02.2019 aufgehoben, soweit der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit für die Waren „Motorradschutzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Sportveranstaltungen“ zurückgewiesen worden ist und die Marke für diese Waren für nichtig erklärt und gelöscht. Das Bundespatentgericht hat eine bösgläubige Anmeldung für die Waren „Motorradschutzhelme, Fahrradsturzhelme und Sicherheitskopfbedeckungen für Sportveranstaltungen bejaht. Hinsichtlich der übrigen Waren hat das Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr mit Motorradschutzhelmen verneint und demgemäß eine böswillige Markenanmeldung nicht feststellen können. Die gegen diesen Beschluss gerichtete Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 25.07.2024 – Az.: I ZB 3/24 – (Anlage B 67) zurückgewiesen.

Die Beklagte ist weiterhin der Ansicht, die Klagemarke sei insgesamt bösgläubig angemeldet. Dies folge schon daraus, dass der Kläger nach wie vor versuche, unter Berufung auf die Warenähnlichkeit ihr den Vertrieb von „A.“-Helmen zu verbieten. Jedenfalls aber habe der Kläger eine rechtserhaltende Benutzung nicht dargelegt.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern;

die Klage abzuweisen;

auf die Widerklage;

die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke „A.“ (Az. 000000) wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären,

hilfsweise,

die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Marke „A.“ (Az. 000000) wegen Nichtbenutzung für verfallen zu erklären.

Der Kläger beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

Der Kläger ist der Ansicht, zwischen der Klagemarke und dem für Helme für den Motorsport durch die Beklagte verwendeten Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Die Klagemarke sei weiterhin für „Schutzanzüge, Schutzbekleidung, Kopfbedeckung aus Leder und Motorradschutzbekleidung aus Leder“ geschützt, für die der Kläger die Marke auch benutze. Diese Waren seien den von der Beklagten angebotenen Motorradhelmen ähnlich. Er vertritt zudem die Auffassung, die von der A. B.-GmbH vertriebenen Motorradhelme seien auch als „Schutzhelme für Schweißarbeiten“ geeignet. Als Benutzungsbeleg für „Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung von Sprache, Bild und Daten legt er eine Rechnung über einen Helm mit Freisprecheinrichtung vor, die auf den 26. Mai 2023 datiert ist. Er hält die auf bösgläubige Anmeldung gestützte Widerklage für unzulässig, weil ihr die Rechtskraft der Entscheidung des Bundespatentgerichts entgegen stehe. Auch die auf Verfall gestützte Widerklage sei unzulässig, weil sie nur hilfsweise erhoben worden sei und zwischenzeitlich am 18.08.2023 ein Antrag auf Erklärung des Verfalls beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt worden sei.

Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

B)

Die zulässige Berufung der Beklagten hat Erfolg, soweit sie sich gegen ihre Verurteilung wendet. Soweit sie sich gegen die Abweisung der Widerklage wendet, hat die Berufung den aus dem Tenor ersichtlichen Erfolg, weil die in der Hauptsache verfolgte Widerklage unzulässig ist.

I.

Die Klage ist allerdings zulässig, insbesondere sind die deutschen Gerichte international zuständig.

1.

Das Landgericht hat die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte zu Recht und mit zutreffender Begründung bejaht. Sie ergibt sich aus Art. 7 Nr. 2 der Brüssel-Ia-VO. Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in einem anderen Mitgliedstaat vor dem Gericht des Orts, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Schweden. Zu den unerlaubten Handlungen i.S.v. Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO zählen auch Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums wie Markenrechtsverletzungen (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 24 – Wintersteiger/Products 4U; BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 18  – OSCAR; GRUR 2015, 1004 Rn. 12 – IPS/ISP).

Die Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht“ meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens, so dass der Beklagte nach Wahl des Klägers vor dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 19 – Wintersteiger/Products 4U; GRUR 2014, 806 Rn. 46  – Coty/First Note Perfumes; GRUR 2015, 296 Rn. 18  – Hejduk/EnergieAgentur). Dabei kommt es nur darauf an, ob der Kläger schlüssig vorgetragen hat, im Inland sei ein schädigendes Ereignis eingetreten. Die Frage, ob tatsächlich ein schädigendes Ereignis eingetreten ist, betrifft die Begründetheit der Klage, die vom zuständigen Gericht anhand des anwendbaren nationalen Rechts zu prüfen ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 26 – Wintersteiger/Products 4U). Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke liegt der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 27 – Wintersteiger/Products 4U; BGH, GRUR 2015, 1004 Rn. 14 – IPS/ISP). Das ist bei der Klagemarke der Fall, denn diese ist in Deutschland geschützt. Nachdem die Beklagte auf ihrer Internetseite jedenfalls zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung auch die Lieferung nach Deutschland angeboten hat, ist festzuhalten, dass sich das Angebot auch an deutsche Verbraucher richtete (vgl. auch EuGH, GRUR 2019, 1047 Rn. 54 – AMS Neve Ltd. u.a./Heritage Audio SL u.a.).

2.

Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG nicht zu, denn es fehlt jedenfalls an der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr notwendigen Ähnlichkeit der Waren.

a) Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG besteht nur, wenn die beanstandete Handlung sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Berufungsentscheidung  geltenden Recht rechtsverletzend war (vgl. BGH, GRUR 2018, 311 Rn. 11– Handfugenpistole). Nach dem Zeitpunkt der von dem Kläger beanstandeten Handlung im Jahr 2016 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung ab 14.1.2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2436/2015 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG) novelliert worden (BGBl. I 2018, 2357). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 MarkenG n.F. enthält vor der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung „in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen“ erfolgen muss. Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch diese Ergänzung des § 14 Abs. 2 MarkenG nichts geändert (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 12 – SAM; GRUR 2019, 1289 Rn. 10 - MO).

b) Die Beklagte hat ohne Zustimmung des Klägers im geschäftlichen Verkehr ein der Klagemarke jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen für Motorradschutzhelme benutzt. Diese Benutzung erfolgte auch im Inland, denn – wie dargestellt – richtete sich das Internetangebot der Beklagten auch an Verbraucher in Deutschland. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte den Versand nach Deutschland angeboten hat. Nach ihrem eigenen Vorbringen handelt es sich bei den hochpreisigen Schutzhelmen der „A.“-Serie um Kultobjekte, so dass ein deutscher Kaufinteressent ohne weiteres geneigt sein wird, diese Helme auch im europäischen Ausland zu erwerben.

Die Verwendung als Modellbezeichnung (B. A., B.-Carbon A., B.- Super A.) stellt sich hier auch als eine markenmäßige Benutzung dar.

Dazu hat der Senat im ersten Berufungsurteil ausgeführt:

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L'Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. – Google France und Google; GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. – Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL a.F. nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 – Portakabin/Primakabin). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Art. 5 Abs. 1 MRRL a.F. (EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 54 – Arsenal FC), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, GRUR 2002, 692 Rn. 17 – Hölterhoff).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder – was dem entspricht – als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2018, 924 Rn. 25 – ORTLIEB; GRUR 2019, 522 Rn. 25 - SAM).

Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2004, 865, 866  – Mustang). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 61 – METROBUS).

Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH, GRUR 1961, 280, 281 – Tosca). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, GRUR 1988, 307,– Gaby). Diese Grundsätze gelten weiterhin. Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 64 – O2/Hutchison; BGH, GRUR 2002, 809, 811 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; GRUR 2010, 838 Rn. 20 – DDR-Logo; GRUR 2012, 1040 Rn. 19– pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26– MICRO COTTON). Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt.

Bei der Beurteilung, ob eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten in Katalogen oder im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese Angebote in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen.

Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen „501“ für Jeanshosen, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Marke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufsangebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in besonderer Weise hervorgehoben ist.

Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 54 – SAM).

Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem Angebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 55 – SAM).

Wird eine nicht bekannte Modellbezeichnung zusammen mit einer Herstellermarke oder einer Dachmarke verwendet, hängt die Beantwortung der Frage, ob der Verkehr die Modellbezeichnung als Herkunftshinweis auffasst, von den Umständen des Einzelfalls ab. Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warensektor üblich sind.

Zu den Kennzeichnungsgewohnheiten des Verkehrs fehlt es an Sachvortrag. Allerdings wird jedenfalls auf einem Nischenmarkt, wie dem von der Beklagten angesprochenen (Rennfahrer und „Streetfighter“-Motorradfahrer), bei dem eine begrenzte Zahl von Anbietern eine überschaubare Anzahl an Modellreihen anbietet, die Annahme näher liegen, dass ein bestimmtes Modell nur von einem bestimmten Hersteller stammt, als beispielsweise in der Textilbranche, bei der eine Vielzahl von Herstellern eine große Zahl von Modellen herstellt. Entscheidend ist aber, dass gerade die „A.“-Serie der B.- Performance den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist. Ein Helm mit dieser Modellbezeichnung wird von ihr seit den 70er Jahren vertrieben. Das Modell wurde von einer Vielzahl von Motorsportlern besonders in den 70er und 80er Jahren getragen. Wie aus dem als Anlage B26 vorgelegten Artikel aus der Zeitschrift „D.“ vom Juni 2000 hervorgeht, handelte es sich damals um den „Streetfighter-Helm schlechthin, mit Tendenz zum Kultobjekt“. Ferner heißt es dort: „Den Klassiker B. A. mit dem prägnanten, kantigen Kinnteil gibt es seit den 70er Jahren fast unverändert.“

Daraus ergibt sich, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen das Modell bzw. die Modellreihe „A.“ der B.- Performance bekannt ist und sie daher auch in der Bezeichnung A. einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen werden, nämlich aus dem Betrieb der B.- Performance.

Verstärkt wird dies noch durch die konkrete Verwendung jedenfalls bei den Helmen Carbon A. und Super A. (Anlage K5). Zwar ist nicht erkennbar, ob die Bezeichnung A. auf dem Helm selber angebracht ist oder – wie in der Vergangenheit - zum Beispiel auf der Verpackung. Das Angebot ist aber jeweils so gestaltet, dass die Marke B. auf dem Seitenkopf erscheint, die Artikelbeschreibung aber mit einer hervorgehobenen Überschrift mit der Bezeichnung „CARBON A.“ bzw. „SUPER A.“ versehen ist, was ebenfalls dafür spricht, dass die Bezeichnung A. hier als Herkunftshinweis verstanden wird.

Daran ist festzuhalten.

c) Es fehlt aber an der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr notwendigen Warenähnlichkeit zwischen den Waren, für die die Klagemarke (noch) Schutz genießt und den von der Beklagten unter der Marke „A.“ vertriebenen Motorradhelmen, und zwar auch dann, wenn man zu Gunsten des Klägers zunächst unterstellt, dass er die Klagemarke für andere Waren als Motorradhelme ernsthaft benutzt hätte.

aa) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 12. Juni 2019 - C-705/17, GRUR 2020, 52 Rn. 41 bis 43  - Hansson [Roslags Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH Beschl. v. 26.11.2020 – I ZB 6/20, GRUR-RS 2020, 39377 Rn. 24 - RETROLYMPICS, m.w.N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, Beschluss vom 6. Februar 2020 - I ZB 21/19, GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX; BGH Beschl. v. 26.11.2020 – I ZB 6/20, GRUR-RS 2020, 39377 Rn. 24 – RETROLYMPICS).

bb) Selbst bei unterstellter Zeichenidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke für die noch in Rede stehenden Waren fehlt es an dem danach erforderlichen Grad der Warenähnlichkeit zwischen den Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruchen kann und „Helmen für den Motorsport“.

cc) Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammt en aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH, Beschl. v. 03.07.2014, GRUR 2015, 176 Rn. 16, ZOOM/ZOOM).

Nach der teilweisen Löschung steht die Klagemarke noch in Kraft für

Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe.

Hinsichtlich dieser Waren hat das Bundespatengericht eine Warenähnlichkeit mit den von der Beklagten vertriebenen Schutzhelmen zu Recht verneint.

Das Bundespatentgericht hat hierzu ausgeführt:

„Die Waren „Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten; Ledertaschen, Rucksäcke, Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe“ weisen angesichts ihrer abweichenden Zweckbestimmung und Gestaltung keine Ähnlichkeit zu Motorradhelmen, insbesondere aus dem „Streetfighter“-Bereich, auf. Die weiterhin angegriffenen Waren „Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder“ können zwar auch beim Motorradfahren Anwendung finden. Allerdings produzieren die Hersteller von Motorradbekleidung regelmäßig nicht Motorradhelme, geschweige denn „Streetfighter“-Helme. Die angesprochenen Verkehrskreise werden demzufolge nicht von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgehen.“

Dem schließt sich der Senat an. Daher besteht entgegen der Ansicht des Klägers auch zwischen „Schutzanzüge, Schutzbekleidung, Kopfbedeckung aus Leder und Motorradschutzbekleidung aus Leder“ und Motorradhelmen keine Warenähnlichkeit. Dass diese Waren im Handel nebeneinander angeboten werden, reicht für die Begründung der Warenähnlichkeit nicht aus, wenn – wie hier – die angesprochenen Verkehrskreise wissen, dass diese Waren üblicherweise nicht vom selben oder miteinander verbundenen Unternehmen hergestellt werden.

Dieser Annahme steht insbesondere nicht entgegen, dass die Beklagte die Motorradhelme nur als Nebenprodukt anbietet, während sie in erster Linie Schutzkleidung für den Motorrennsport vertreibt (s. Anlagenkonvolut K 29). Denn dies ist gerade nicht üblich, wie auch der Blick in die vom Kläger vorgelegten eigenen Kataloge zeigt. So findet sich neben zahllosen Helmmodellen z.B. im Katalog für 2018 auf der letzten (10.) Seite neben Zubehör wie Visieren Schutzbrillen für Motorradfahrer, die einen visierlosen Helm nutzen, eine offenbar als Merchandise-Produkt angebotene „Fistcup“, eine Tasse, die statt eines Henkels einen Schlagring aufweist und eine Gesichtsmaske. Bestätigt wird der Befund, dass der Kläger bzw. seine Lizenznehmerin als Helmhersteller neben Helmen und Ersatzteilen/Zubehör lediglich noch vereinzelt Merchandise-Artikel vertreiben auch durch die Ausdrucke der Website, die die Beklagte vorgelegt hat und die der Kläger insbesondere in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat in Bezug genommen hat. Auch dort finden sich ergänzend allenfalls noch – ebenfalls erkennbar als Merchandising-Produkt für die Helme – Boxhandschuhe.

Würde man dies anders sehen, entstünde im Übrigen ein Widerspruch zu dem rechtskräftigen Beschluss des Bundespatentgerichts: Mit diesem hat das Gericht die Löschung der Klagemarke wegen bösgläubiger Anmeldung, also wegen einer Anmeldung in Behinderungsabsicht, hinsichtlich der im Warenverzeichnis verbliebenen Waren gerade deshalb abgelehnt, weil der Vertrieb der B.-A.-Motorradhelme durch die Registrierung für diese Waren gerade nicht behindert wird.

Schließlich bestehen allerdings die klägerischen Ansprüche auch deshalb nicht, weil eine ernsthafte Benutzung der Klagemarke für die im Warenverzeichnis verbliebenen Waren nicht dargelegt ist, wie zur Widerklage auszuführen sein wird.

Mangels Hauptansprüchen bestehen auch die geltend gemachten Folgeansprüche nicht.

II.

Die Widerklage ist unzulässig, soweit die Beklagte mit ihr die Löschung der Klagemarke wegen bösgläubiger Anmeldung begehrt. Sie hat jedoch – soweit die Klagemarke noch in Kraft steht – Erfolg, soweit sie hilfsweise den Verfall der Klagemarke geltend macht.

1.

Die Widerklage ist unzulässig, soweit die Beklagte weiterhin an erster Stelle die Löschung der Klagemarke wegen bösgläubiger Markenanmeldung geltend macht.

Insoweit steht der Widerklage die Rechtskraft des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 10.08.2023 entgegen.

Beschlüsse des Bundespatengerichts im Beschwerdeverfahren erwachsen in Rechtskraft, soweit sie eine materiell-rechtliche Entscheidung beinhalten, wenn – wie hier – die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen wurde (vgl. Grabrucker in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 71 Rn. 58). Mit dem Beschluss vom 10.08.2023 hat das Bundespatengericht über den Anspruch der Beklagten gegen den Kläger auf Löschung der Klagemarke aufgrund bösgläubiger Anmeldung entschieden und eine solche für die Waren „Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorradveranstaltungen“ bejaht und hinsichtlich der übrigen Waren die Beschwerde der hiesigen Beklagten für unbegründet erachtet. Damit steht aber rechtskräftig nicht nur fest, dass die Marke für „Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorradveranstaltungen“ bösgläubig angemeldet war, sondern auch, dass dieser Nichtigkeitsgrund nur diese Waren erfasst, die Anmeldung also im Übrigen nicht bösgläubig war.

Damit hat aber das Bundespatentgericht über den gleichen prozessualen Anspruch entschieden, der den Streitgegenstand der Widerklage bildet. Dabei ist unerheblich, dass der Löschungsanspruch im Amtsverfahren nach § 50 Abs. 1, Abs. 4 MarkenG zu beurteilen ist, während im Verfahren der Widerklage – in Ermangelung einer entsprechenden Regelung im MarkenG – ein Löschungsanspruch aus § 4 Nr. 4 UWG herzuleiten wäre. In beiden Fällen geht es zwischen den gleichen Parteien um die Löschung der gleichen Marke aus dem gleichen Grund (vgl. Art. 4 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2015/2436).

2.

Die Widerklage hat jedoch Erfolg, soweit die Beklagte hilfsweise den Verfall der Klagemarke geltend macht, soweit diese noch in Kraft steht.

a) Soweit – mangels auch nur teilweiser Erledigungserklärung – die Beklagte den Verfall der Klagemarke für die Waren „Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorradveranstaltungen“ begehrt, fehlt der Widerklage das Rechtsschutzbedürfnis, nachdem bezüglich dieser Waren die Klagemarke wegen bösgläubiger Anmeldung gelöscht worden ist.

b) Für die danach verbleibenden Waren ist die Klagemarke mangels ernsthafter Benutzung verfallen.

aa) Während des Rechtsstreits ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung RL (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. 2018 I 2357) mit Wirkung vom 14.1.2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Teilweise sind die Änderungen für den Streitfall ohne Bedeutung  oder hat sich die Vorschrift nicht maßgeblich geändert.

Der das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten regelnde § 55 MarkenG sieht in Abs. 1 S. 2 der mangels Übergangsvorschrift anzuwendenden neuen Fassung vor, dass die Verfallsklage unzulässig ist, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits das DPMA gem. § 53 MarkenG n.F. entschieden hat oder ein Verfallsantrag gem. § 53 MarkenG n.F. beim DPMA gestellt wurde. Damit sollen eine Doppelbefassung und eventuell widerstreitende Entscheidungen vermieden werden. Für den Streitfall kommt dieser Regelung keine Bedeutung zu. Die auf Verfall gerichtete Widerklage ist spätestens mit Zustellung der Berufungsbegründung im vorliegenden Verfahren, und damit am 31.05.2019 rechtshängig geworden. Die Beklagte hat ihre Widerklage darin ausdrücklich auf die – vom Landgericht nicht beschiedene – Löschungsreife der Klagemarke wegen Verfalls gestützt. Auch ein hilfsweise geltend gemachter Anspruch wird rechtshängig; diese Rechtshängigkeit entfällt nur dann, soweit nicht über den Hilfsanspruch entschieden wird. Die Widerklage war damit spätestens ab diesem Zeitpunkt rechtshängig, soweit sie auf Erklärung der Verfalls gerichtet war. Es kann daher dahinstehen, ob der von der B.- Performance am 18.08.2023 gestellte Verfallsantrag beim DPMA ein Verfahren „zwischen den Parteien“ über denselben Streitgegenstand darstellt, denn wäre dies der Fall, wäre der dortige Antrag nach § 53 Abs. 1 S. 5 MarkenG n.F. unzulässig.

Der Wortlaut der Vorschrift des § 52 MarkenG n.F., der die Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit regelt, wurde an Art. 47 RL (EU) 2015/2436 angepasst. In Abs. 1 wurde dabei dem Umstand Rechnung getragen, dass es parallel zum gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nun ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA gibt. Damit ist keine für den Streitfall maßgebliche Änderung verbunden.

bb) Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage abzustellen (BGH, GRUR 2021, 736 Rn. 15 – Stella; für den Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke vgl. EuGH GRUR 2021, 613 Rn. 37 u. 50 – Husqvarna). Das ergibt sich aus dem Regelungszusammenhang mit § 52 Abs. 1 MarkenG, der bestimmt, dass die Wirkungen einer eingetragenen Marke in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53 MarkenG) oder – hier – der Erhebung der Klage (§ 55 MarkenG) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten gelten (S. 1) und in der Entscheidung auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden kann (S. 2) (BGH a.a.O.). Für den Zeitpunkt der Erhebung der Klage ist das Datum der Zustellung der Klage maßgeblich (BGH a.a.O., Rn. 16).

Für die Frage, wann die Widerklage zugestellt worden ist, kommt es vorliegend nicht auf die Zustellung der – bereits seinerzeit hilfsweise auf Verfall gestützten –Widerklage erster Instanz an, sondern auf die Zustellung der Berufungsbegründung.

Das Landgericht hat auch von seinem Standpunkt aus rechtsfehlerhaft in dem angefochtenen Urteil nicht über den Verfall der Klagemarke entschieden. Dies hätte es aber tun müssen, weil die Voraussetzungen des Hilfsantrags, nämlich die Abweisung der auf bösgläubige Markenanmeldung gestützten Widerklage, vorlagen. Der Beklagten hätte es danach oblegen, durch einen rechtzeitigen Antrag nach § 321 ZPO eine Ergänzung des erstinstanzlichen Urteils zu erreichen. Einen solchen Antrag hat sie nicht innerhalb der Frist des § 321 Abs. 2 ZPO gestellt mit der Folge, das mit Fristablauf die Rechtshängigkeit des übergangenen Anspruchs entfallen ist (BGH NJW 2015, 1826).

Rechtshängigkeit der auf Verfall gestützten Hilfswiderklage ist damit erst mit der Zustellung der Berufungsbegründung, die diese ausdrücklich zum Inhalt hatte, eingetreten.

Für die Begründetheit kommt es damit darauf an, ob die Klagemarke in ´den fünf Jahren vor dem 31.05.2019 rechtserhaltend benutzt worden ist.

cc) Eine rechtserhaltende Benutzung i.S.v. § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist.

Die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Benutzung der Klagemarke im Rahmen einer (Wider-)klage auf Erklärung des Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG a.F., § 55 Abs. 1 S.1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG trägt der Markeninhaber (BGH, GRUR 2021, 736 Rn. 20 ff. – STELLA unter ausdrücklicher Aufgabe der früheren Rechtsprechung).

Die Benutzung muss danach für die Waren (oder Dienstleistungen) erfolgen, für die die Ware eingetragen ist und sie muss i.S.d. § 26 Abs. 1 MarkenG ernsthaft sein. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (BGH, GRUR 2021, 1389 Rn. 15 – Bewässerungsspritze II).

Gemessen an diesen Maßstäben hat der Kläger eine rechtserhaltende Benutzung für

Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe.

schon nicht dargelegt.

Die von ihm vorgelegten Benutzungshandlungen, insbesondere die Kataloge 2018 und 2019, belegen allenfalls eine Benutzung für Motorradschutzhelme (und Zubehör), wobei – wie in der mündlichen Verhandlung erörtert – aber auch insoweit jegliche Angaben etwa zu Auflage und Verbreitung der besagten Kataloge fehlt. Da die Marke für Motorradschutzhelme nicht geschützt ist, kommt es hierauf aber nicht an.

Eine Benutzung für „Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten“ ist nicht dargelegt, insbesondere sind die tatsächlich von der Lizenznehmerin vertriebenen Motorradhelme nicht als Kopfschutz für den Sport geeignet und bestimmt.

Ebenso ungeeignet sind die Helmer als „Schutzhelme für Schweißarbeiten“, zumal es offenkundig an der Einhaltung der hierfür geltenden Normen fehlt.

Eine Benutzung für „Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten“ ist jedenfalls für den relevanten Zeitraum vor dem 31.05.2019 nicht dargelegt. Soweit sich der Kläger auf das Angebot eines Helmes mit Freisprecheinrichtung bezieht (Anlagen K34 und K35) stammt dieses aus dem Jahr 2023, abgesehen davon, dass es an jeglichen Angaben dazu fehlt, in welchem Umfang derartige Helme angeboten wurden und ob dies nicht nur ein Einzelfall war. In den vorgelegten Katalogen jedenfalls sind derartige Helmangebote nicht ersichtlich.

Auch für „Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte“ fehlt es schon an einer Benutzung. Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung die Ansicht vertreten hat, derartige Angebote für Lederschutzkleidung ergäben sich aus dem Katalog 2019, ist dies nicht nachvollziehbar. Der Katalog weist – wie schon der Katalog 2018 – lediglich Angebote für Helme, Zubehör (z.B. Visiere), Motorradschutzbrillen (für die Schutz nicht beansprucht wird), eine „Face-Mask“ und als Merchandising-Artikel eine Kaffeetasse nach.

Unbehelflich ist auch das Angebot von „A.“-Jacken in der Anlage B46, denn die Anlage gibt einen Flyer der Lizenznehmerin vom August 2000 wieder und betrifft daher nicht den relevanten Zeitraum.

Auch das Angebot der „A. Face-Mask“ lässt eine ernsthafte Benutzung der Marke für „Schutzanzüge“ nicht feststellen. Dabei mag schon zweifelhaft sein, ob es sich dabei um einen „Schutzanzug“ handelt. Es fehl aber – wie in der mündlichen Verhandlung erörtert – jegliche Angabe dazu, ob diese tatsächlich in einer Weise vermarktet wurde, die dazu dient, sich um einen Absatzmarkt für Schutzkleidung zu bemühen und nicht vom Verkehr - wie die daneben angebotene Tasse - lediglich als Merchandising-Artikel zur Förderung des Helmabsatzes verstanden wird. Weder ist die Verbreitung des Kataloges bekannt, noch sind etwaige Umsätze mit dem Absatz der „Face-Mask“ dargelegt.

Eine Benutzung der Marke ist allenfalls dargelegt für Boxhandschuhe, denn tatsächlich ergibt sich aus der Anlage B51, dass die Lizenznehmerin im Jahr 2017 auf ihrer Website neben Helmen und Merchandising-Artikeln auch mit A. gekennzeichnete Boxhandschuhe angeboten hat. Angesichts des Umstandes, das Kunden auf der Website von Herstellern von Motorradhelmen eher nicht nach Boxhandschuhen suchen werden, hätte es aber auch hier für die Feststellung, dass dies nach Art und Umfang der Benutzung der Schaffung eines Absatzmarktes für Boxhandschuhe dient, näherer Angaben bedurft. Denn angesichts des Umfeldes liegt hier der Verdacht nahe, dass das Angebot lediglich dem Erhalt der Klagemarke diente.

Nur der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Marke auch für verfallen erklärt werden müsste, wenn man auf die erstinstanzliche Erhebung der Widerklage abstellt. Für den Zeitraum vor der Erhebung der Widerklage erster Instanz fehlt es zu Benutzung für die verbleibenden Waren an jeglichem Sachvortrag des Klägers.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, 516 Abs. 3 S. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

IV.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2Nr. 2 ZPO.

Streitwert d. Berufung:              Der Streitwert wird – zugleich in Abänderung der erstinstanzlichen Streitwertfestsetzung – auf 350.000,00 EUR festgesetzt, und zwar für die Klage auf 100.000,00 EUR und für die Widerklage auf 350.000,00 EUR, nämlich hinsichtlich der nationalen Marke auf 150.000,00 EUR und hinsichtlich der Unionsmarke auf 200.000,00 EUR. Dabei betreffen Klage und Widerklage hinsichtlich des Teilbetrages von 100.000, EUR den gleichen Gegenstand (§ 45 Abs. 1 S. 3 GKG).

Der Streitwert ist nach billigem Ermessen zu bestimmen. Für die Klage ist maßgeblich das wirtschaftliche Interesse des Klägers an der begehrten Entscheidung. Für dieses bildet zwar die Streitwertangabe in der Klageschrift regelmäßig ein gewichtiges Indiz. Gleichwohl hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen. Die Wertfestsetzung auf 250.000.00 EUR für die Klage wird danach den besonderen Umständen des Falles nicht gerecht. Insbesondere der Angriffsfaktor ist gering: Der Beklagten, einem schwedischen Unternehmen, wird vorgeworfen, markenverletzende Ware auf einer in Schwedisch und Englisch verfügbaren Website angeboten zu haben und dabei neben zahllosen anderen Ländern auch eine Lieferung nach Deutschland angeboten zu haben. Dass es tatsächlich zu Lieferungen nach Deutschland gekommen wäre, ist nicht ersichtlich.

Für die Widerklage ist maßgeblich das Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke. Dieses wird regelmäßig den Wert der Verletzungsklage übersteigen. Ferner ist natur-gemäß das Interesse an der Aufrechterhaltung einer Unionsmarke höher zu bewerten, als das Interesse an der Aufrechterhaltung einer nationalen Marke.

Einer gesonderten Wertfestsetzung für den (geringeren) Wert des zweiten Berufungsverfahrens bedarf es nicht, weil keine erneuten Gerichtskosten anfallen und ein Antrag nach § 33 RVG nicht gestellt ist.