Rechtsprechung / BPatG / 2000
BPatG Beschluss vom 20.06.2000 – 24 W (pat) 53/99
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
24 W(pat) 53/99
_______________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 10.99
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betreffend die Markenanmeldung H 72567/3 Wz
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Ströbele sowie der Richter Hotz und Dr. Hacker
beschlossen:
Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens
wird abgesehen.
Die Bezeichnung
Gründe§
I.
Cerasome
ist als Marke für die Waren
"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege"
zur Eintragung in das Register angemeldet worden. Die Anmeldung wurde am
30. November 1994 gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemacht.
Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 2 058 317
Capri-Sonne
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deren Warenverzeichnis u.a. folgende Waren der Klasse 3 umfaßt:
"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Essenzen zur
Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Fruchtessenzen und Fruchtaromen (soweit in Klasse 3 enthalten),
Parfümerien".
Die Widerspruchsmarke ist am 28. Februar 1994 gemäß § 6a WZG in das
Register eingetragen worden. Ein Widerspruchsverfahren hat nicht stattgefunden.
Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3
des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 16. September
1997 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Beschluß
wurde den Vertretern der Widersprechenden am 4. Oktober 1997 zugestellt.
Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 1997, der am 23. Oktober 1997 beim Deutschen
Patentamt eingegangen ist, hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Die
Akten wurden jedoch erst am 23. Februar 1999 dem Bundespatentgericht
vorgelegt. In ihrer Beschwerdeerwiderung vom 17. Mai 1999 hat die Anmelderin
die Benutzung der Widerspruchsmarke für die oben genannten Waren der Klasse
3 bestritten. Mit Schriftsatz vom 28. Februar 2000 hat die Widersprechende ihre
Beschwerde zurückgenommen.
Nach Auffassung der Anmelderin hätte die Beschwerdeführerin aufgrund des
patentamtlichen Beschlusses erkennen müssen, daß die Fortführung des
Verfahrens kaum Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Des weiteren sei auf die mit
Schriftsatz vom 17. Mai 1999 erhobene Nichtbenutzungseinrede keine
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung erfolgt. Der Widerspruch
habe dazu geführt, daß die Marke "Cerasome" erst sechs Jahre nach ihrer
Anmeldung eingetragen worden sei. Daher sei es unbillig, daß die Anmelderin, die
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Kosten, die ihr durch die Einlegung der Beschwerde entstanden seien, selbst zu
tragen habe.
Die Anmelderin beantragt,
der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen.
Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),
von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens
abzusehen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren hat
jeder Beteiligte die
ihm
erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst zu
tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 2
MarkenG). Besondere Umstände, die es gebieten würden, hiervon abweichend
aus Gründen der Billigkeit der Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 4 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, liegen nicht
vor.
1. Ein solcher Umstand kann zunächst nicht darin gesehen werden, daß die
Widersprechende auf die mit Schriftsatz vom 17. Mai 1999 erhobene, gemäß
Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-marke
für die von dieser erfaßten Waren der Klasse 3 nicht glaubhaft gemacht hat.
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Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist gerechtfertigt,
wenn ein Widerspruch im Wege der Beschwerde weiterverfolgt wird, obwohl
gegen die Widerspruchsmarke eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung
erhoben worden
ist, eine Glaubhaftmachung der
rechtserhaltenden
Benutzung aber nicht erfolgt (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz,
5. Aufl., § 71 Rdn. 21). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Im Zeitpunkt der
Beschwerdeeinlegung am 23. Oktober 1997 war eine Nichtbenutzungseinrede gegenüber der Widerspruchsmarke nicht erhoben und auch nicht
möglich. Weder war die Widerspruchsmarke
im Zeitpunkt der
Bekanntmachung der angemeldeten Marke schon mindestens fünf Jahre
die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vor.
Insoweit kann auch dahingestellt bleiben, ob - weitergehend - eine
Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auch dann in Betracht zu
ziehen wäre, wenn eine schon vor Beschwerdeeinlegung mögliche
Nichtbenutzungseinrede erst im Beschwerdeverfahren erhoben wird und eine
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung unterbleibt. Ebenso
kann offenbleiben, ob - noch weitergehend - eine Kostenauf-erlegung
geboten wäre, wenn der Zeitraum der Nichtbenutzung im Sinne des § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG alsbald nach Beschwerdeeinlegung abläuft und auf
eine sodann erhobene Einrede der Nichtbenutzung keine Glaubhaftmachung
der rechtserhaltenden Benutzung erfolgt. Im vorliegen-den Fall ist die
Nichtbenutzungseinrede erst geraume Zeit nach Be-schwerdeeinlegung
(und erhoben worden), nämlich zu einem Zeitpunkt,
in dem bei
regelmäßigem Verlauf, d.h. bei unverzüglicher Vorlage der Akten an das
Bundespatentgericht gemäß § 66 Abs. 6 Satz 5 MarkenG, damit gerechnet
werden konnte, daß das Beschwerdeverfahren bereits abge-schlossen sei.
Jedenfalls in einem solchen Fall entspricht es nicht der Billigkeit, die
Widersprechende mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten,
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wenn sie, wie hier, ihren Widerspruch zurückgenommen hat, bevor weitere
Kosten entstanden sind.
2. Der Widersprechenden kann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß
ihre Beschwerde von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte und insofern
mißbräuchlich war (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn. 17, 20).
Da, wie ausgeführt, im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung eine Nichtbenutzungseinrede weder zulässig noch erhoben war, ist davon auszugehen, daß
die Widerspruchsmarke - u.a. - für Waren eingetragen ist, die mit denen
identisch sind, für welche auch die angemeldete Marke eingetragen werden
soll. Die angemeldete Marke muß (bzw. mußte) daher einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Insoweit sind die zwischen den
Marken vorhandenen Abweichungen - vor allem in klanglicher Hinsicht - nicht
derart ausgeprägt, daß es als mißbräuchlich anzusehen ist, die angefochtene
Entscheidung der Markenstelle im Beschwerdeverfahren einer gerichtlichen
Überprüfung zuzuführen. Beide Marken weisen eine identische Silbenzahl
und denselben Betonungsrhythmus auf. Die dritten und vierten Silben sind
sehr ähnlich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die angemeldete
Marke nicht nur wie
"zerasome", sondern auch wie
"kerasome"
ausgesprochen werden kann. Insoweit weisen die Vergleichsmarken auch
einen identischen Eingangslaut auf. Bei dieser Sachlage konnte dem Widerspruch nicht von vornherein jede Aussicht auf Erfolg abgesprochen werden.
3. Der Umstand schließlich, daß sich die Eintragung der angemeldeten Marke
aufgrund des Widerspruchs um sechs Jahre verzögert hat, ist im wesentlichen auf das seinerzeit der Markeneintragung noch vorgeschaltete Widerspruchsverfahren zurückzuführen und rechtfertigt für sich allein ebenfalls
nicht die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens. Im übrigen ist
zu berücksichtigen, daß die lange Dauer des Beschwerdeverfahrens zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen ist, daß die Akten entgegen § 66
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Abs. 6 Satz 5 MarkenG nicht unverzüglich dem Bundespatentgericht
vorgelegt wurden.
Ströbele
Hotz
Hacker
Bb