BPatG Beschluss vom 28.06.2000 – 28 W (pat) 140/99

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 140/99 _______________ (Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 08 756.3 10.99

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 28. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel

sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des

Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 29 -

vom 14. Juni 1999 aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Eingetragen ist die farbige dreidimensionale Marke 398 08 756

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

Milch und Milcherzeugnisse; Desserts, im wesentlichen bestehend

aus Milch, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt, Quark, Sahne,

Milchpulver, Zucker, Zuckerwaren, Fruchtzubereitungen, Getreidezubereitungen, Konditorwaren, Backwaren, feinen Backwaren,

Kakao, Kakaoerzeugnissen, Schokolade, Schokoladewaren

und/oder Kaffee, soweit erforderlich hergestellt unter Verwendung

von Gelatine und/oder Stärke oder modifizierter Stärke enthaltenden Bindemitteln sowie Verdickungsmitteln und unter Zugabe von

Gewürzen sowie anderen geschmacksgebenden Zutaten; Kakao,

Kakaoerzeugnisse, Back- und Konditorwaren, feine Backwaren,

Zuckerwaren, Schokolade, Schokoladewaren; im wesentlichen

aus Reis, Mehl und/oder Getreide hergestellte Nahrungsmittel,

auch in Form von Fertiggerichten, Frühstücksgetreidepräparate;

Getreidepräparate für Nahrungszwecke; Speiseeis, Pudding.

blau, grün, gelb, rot, violett, rosa, orange, braun, weiß Dreidimensionale Marke

Dagegen wurde Widerspruch erhoben aus der am 11. Juni 1993 für die Waren

Konserviertes, tiefgefrorenes, gekochtes oder zubereitetes Obst

und Gemüse; konservierte, tiefgefrorene, getrocknete, gekochte

oder zubereitete Kartoffeln; Füllungen für Back- und Konditorwaren; frisches, tiefgefrorenes oder konserviertes Fleisch, Fisch,

Geflügel und Wild; verarbeitete pflanzliche und tierische Meeresfrüchte für Nahrungszwecke, Mehl, Getreideerzeugnisse für die

menschliche Ernährung; Reis, auch in Kochbeuteln sowie vorgekocht oder dehydriert; Teigwaren, Gewürze, Gewürzmischungen,

getrocknete Kräuter, im wesentlichen aus vorstehenden Waren

bestehende Fertig- oder Halbfertiggerichte, Suppen, Füllungen

und Mischungen; Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse,

Sahne, Joghurt, Quark, Buttermilch, Kefir, Dickmilch, sowie auf

der Basis von Milch zubereitete Milchmischgetränke; aus pflanzlichen Eiweißstoffen hergestellte fertige Nahrungsmittel oder Zusatzmittel für Gerichte in Form von Stücken, in texturierter Form

oder als Pulver; Marmelade, Konfitüre, Pickles, Speiseöle und

-fette; Brotaufstrich, im wesentlichen aus Speisefetten bestehend,

mit Schokoladen-, Mandel- und Nugatgeschmack; Tee

(ausgenommen für medizinische Zwecke), Kaffee, Kaffee-Ersatz,

Kakao, Trinkschokolade, vorgenannte Waren

in Extraktform

(flüssig oder trocken) als Fertiggetränk sowie in Portionsabpackungen, auch zur Abgabe mittels Waren- und Verkaufsautomaten; Melassesirup, Zucker, Honig; Soßen (einschließlich Salatsoßen), Speiseeis, Eiskremkonfekt, gefrorene Back-, Konditor-,

Zucker- und Schokoladewaren; Brot, Kuchen, Biskuits, feine Back-

und Konditorwaren, Zuckerwaren, Schokolade, Schokoladewaren,

aus den vorgenannten Waren hergestellte Füllungen für Gebäck

und Knabbererzeugnisse; Knabbererzeugnisse und kleine

Imbisse, in der Hauptsache aus Getreide, Reis, Kartoffeln,

Teigwaren, Pizzas (auch gekühlt oder gefroren), Fleisch, Fisch,

Gemüse, Käse, Schokolade, Kakao, Kuchen und/oder Gebäck

bestehend. GK. 30, 29.

eingetragenen Bildmarke 2 038 097

siehe Abb. 2 am Ende

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 29 des DPMA hat den Widerspruch "in Sachen der

unter der Nummer 398 08 756 eingetragenen Marke der Société des Produits

Nestlé S.A., betreffend die Bildmarke" zurückgewiesen und dabei - wie sich aus

den weiteren inhaltlichen Ausführungen ergibt - ausschließlich die sich gegenüberstehenden Marken als Bildmarken geprüft und auf dieser Grundlage ihren

Beschluß begründet.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde beantragt die Widersprechende die

Aufhebung des Beschlusses und Zurückverweisung des Verfahrens an das

DPMA.

Die Markeninhaberin beantragt Zurückweisung der Beschwerde.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Das Verfahren ist gem § 70 Abs 3

Nr 1 MarkenG an die Markenstelle des DPMA zurückzuverweisen, da diese noch

nicht in der Sache selbst entschieden hat.

Gegenstand der Prüfung in einem registerrechtlichen Kollisionsverfahren sind die

sich gegenüberstehenden Marken in ihrer registrierten Form. Diese Markenform

kann weder vom Anmelder nach der Anmeldung des Zeichens in einer bestimmten Form nachträglich geändert werden (BPatGE 39, 65 - Zahnpastastrang), noch

kann die Markenstelle den Widerspruch auf einer registerrechtlich falschen

Grundlage prüfen, mögen auch die materiellrechtlichen Prüfungsvoraussetzungen

vordergründig ähnlich erscheinen, wie das vorliegend bei einer Bild- bzw

dreidimensionalen Marke der Fall ist (BGH WRP 97,755 - Autofelge; Jahresbericht

BPatG 1998 und 1999, GRUR 1998, 606; GRUR 2000, 368). Darüber hinaus sind

jedoch im Rahmen des Kollisionsverfahrens mit einer dreidimensionalen Marke

hinsichtlich deren Schutzumfanges ganz besondere Voraussetzungen in die

Abwägung aller nach der Rechtsprechung des EuGH erforderlichen Faktoren

(EuGH GRUR 98,922 - Canon; GRUR 98 387 - Sabel/Puma) miteinzubeziehen.

Dies können die besonderen, sich gerade aus der Registrierung als dreidimensional abgeleiteten, kennzeichnenden Teile der Marke (BGH Urt v 3. November 1999

- I ZR 136/97 - Maglite) sein. Wird die jüngere angegriffene Marke aber nicht als

solche, sondern als Bildmarke geprüft, fehlt es naturgemäß an der Abwägung gerade dieser Besonderheiten. Damit hat die Markenstelle noch nicht in der Sache

selbst entschieden.

Der Beschluß war daher aufzuheben und das Verfahren an das DPMA zurückzuverweisen. Zwar sieht § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG die Möglichkeit vor, daß der Senat aufgrund des ihm vom Gesetz eingeräumten Ermessens in der Sache selbst

entscheidet. Diese Ermessensabwägung ist jedoch im vorliegenden Fall auf Null

reduziert. Es handelt sich hierbei nämlich nicht nur um eine Frage der Abwägung

zwischen den Vorteilen eines Instanzverlusts oder einer Verfahrensverzögerung

(vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 70 Rdn 6), sondern der

Instanzverlust ist zugleich mit der Frage der vom Gesetz vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeitsregelung für Entscheidungen über das Bestehen eines

Schutzrechtes verknüpft und tangiert insoweit den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit.

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.

Stoppel

Grabrucker

Martens

Hu/prö

Abb. 1

Abb. 2