BPatG Beschluss vom 02.11.2000 – 23 W (pat) 51/99

BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 51/99

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 00 959

… 6.70

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung am 2. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters am

Bundespatentgericht Dr. Beyer, des Richters Dr. Gottschalk, der Richterin Tronser

und des Richters Lokys

beschlossen:

Der Antrag der Patentinhaberin, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Mit Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes - Patentabteilung 34 - vom

3. August 1999 ist das am 14. Januar 1995 unter der Bezeichnung "Elektrischer

Steckverbinder" angemeldete Patent 195 00 959 nach Einlegung eines Einspruchs

in vollem Umfang aufrechterhalten worden. Mit am 4. Juni 1997 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 2. Juni 1997 hatte die

Patentinhaberin zuvor "die Teilung für folgenden Gegenstand" erklärt und im

selben Schriftsatz alsdann einen Patentanspruch

für die Trennanmeldung

formuliert. Nach schriftlichem Hinweis des Berichterstatters der Patentabteilung,

daß eine Teilungserklärung unwirksam sei, aus der nicht hervorgehe, was als Gegenstand im Streitpatent verbleiben solle, teilte die Patentinhaberin mit, daß das

Stammpatent unverändert fortgeführt werden solle, die Patentabteilung werde insoweit ersucht, ihre Bedenken fallen zu lassen und eine Sachentscheidung im

Einspruchsverfahren zu treffen. Im Hinblick auf diesen Sachverhalt enthält der

Beschluß der Patentabteilung vom 3. August 1999 unter einer Ziffer 2 (die einer

Ziffer 1 "die Patentabteilung 34 hat in der Sitzung vom 3. August 1999 beschlossen", folgt), folgende Ausführungen: "Die Teilung des Patents 195 00 959, erklärt

mit der Teilanmeldung vom 2. Juni 1997 ist unwirksam".

Hiergegen hat die Patentinhaberin unter Zahlung der tarifmäßigen Gebühr Beschwerde eingelegt, die sie nach dem mit der Verfügung vom 13. Juni 2000 gegebenen Hinweis des Senats, daß es mit Rücksicht auf die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents an der erforderlichen Beschwer fehle, mit der Eingabe

vom 20. Juli 2000 zurückgenommen hat. Die Patentinhaberin führt hierzu im

Schriftsatz vom 9. August 2000 aus, die Patentabteilung habe in ihrem Beschluß

über den Einspruch keine Entscheidung über die Trennanmeldung treffen dürfen.

Eine solche Entscheidung habe allein die für das Verfahren über die Trennanmeldung zuständige Prüfungsstelle treffen dürfen, nicht die mit der Entscheidung

über den Einspruch gegen das Stammpatent befaßte Patentabteilung. Aus Gründen der Rechtssicherheit sei es für sie geboten gewesen, gegen den Beschluß der

insoweit unzuständigen Patentabteilung mit der Beschwerde vorzugehen, denn sie

habe damit rechnen müssen, daß ihre Anmeldung durch diesen Scheinbeschluß

untergehen würde. Damit sei die Beschwerde ausschließlich durch einen Fehler

des Deutschen Patent- und Markenamts verursacht.

Die Patentinhaberin beantragt deshalb,

ihr die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II

Die Beschwerdegebühr ist nicht zurückzuzahlen.

Zwar schließt es eine - wie hier - unzulässig erhobene Beschwerde nicht von

vornherein aus, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl

BPatGE 32, 36, 38). Dies ist, wie auch sonst, indessen nur geboten, wenn Billigkeitsgründe dies rechtfertigen (§ 80 Abs 3, 73 Abs 4 Satz 2 PatG). Diese liegen

vor, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlaß

einer für den Beschwerdeführer negativen Entscheidung nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl Schulte PatG, 5. Aufl, § 73

Rdn 37 mwNachw).

Vorliegend fehlt es indessen bereits an einer für den Beschwerdeführer negativen

Sachentscheidung, die er in zulässiger Weise mit der Beschwerde hätte anfechten

können.

Denn die Patentabteilung hat unter Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses nicht,

wie die Patentinhaberin meint, eine Entscheidung über die Trennanmeldung getroffen, sondern lediglich eine für die Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents 195 00 959 unmaßgebliche Auffassung über die Wirksamkeit der

Teilungserklärung mitgeteilt.

Zwar wird es regelmäßig so sein, daß sich die Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Stammpatents auch mit der Wirksamkeit einer vom Patentinhaber abgegebenen Teilungserklärung befassen muß, dies

deshalb, weil feststehen muß, was als Rest für das Stammpatent im Einspruchsverfahren verbleibt. Hier liegt der Fall indessen insoweit besonders, weil

die Patentinhaberin ausdrücklich erklärt hat, das Stammpatent solle auch nach der

Teilung unverändert verbleiben. Die unter Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses

mitgeteilte Auffassung der Patentabteilung über die Wirksamkeit der

Teilungserklärung ist mithin für die Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung

des Stammpatents ohne Bedeutung. Da sie im übrigen auch keinerlei Entscheidungsausspruch über die Trennanmeldung 195 49 519.5 enthält, bestand für die

Patentinhaberin weder aus Gründen der "Rechtssicherheit", noch sonst Anlaß gegen die Aufrechterhaltung des Stammpatents Beschwerde einzulegen. Die Patentinhaberin hatte auch keinen Anlaß zu befürchten, daß ihre Trennanmeldung

durch den Beschluß der Patentabteilung vom 3. August 1999 untergehen könne.

Denn ihr ist im Trennverfahren 195 49 519.5 mit Schreiben vom 26. Januar 1999

mitgeteilt worden: "Deshalb ist die Teilungserklärung vom 2. Juni 1997 als unbestimmte Verfahrenshandlung unzulässig und damit unwirksam. Bei Weiterverfolgung der Teilanmeldung mit den vorliegenden Unterlagen würde demzufolge deren Unwirksamkeit festgestellt werden". Deshalb konnte die Patentinhaberin nicht

zu Recht annehmen, die Patentabteilung wolle mit dem angefochtenen Beschluß

- auch - und dies unzuständigerweise (vgl BGH Mitt 1998, 422 Informationsträger)

über die Trennanmeldung entscheiden, sondern ihr mußte klar sein, daß sie

Rechtsschutz gegen die Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes

über die Wirksamkeit ihrer Teilungserklärung bei Weiterverfolgung der Trennanmeldung nur im Rahmen der Beschwerde gegen eine dort negative Entscheidung

der Prüfungsstelle erlangen kann.

Hat die Patentabteilung unter Ziffer 2 des mit der Beschwerde angefochtenen Beschlusses lediglich - unverbindlich, weil ohne Auswirkung auf die Einspruchsentscheidung - eine Auffassung mitgeteilt ohne im übrigen einen Bezug zur Trennanmeldung herzustellen, bestand für die Patentinhaberin kein Anlaß, deshalb eine

Beschwer anzunehmen und gegen die ihr Patent 195 00 959 aufrechterhaltende

Entscheidung der Patenterteilung Beschwerde einzulegen. Deshalb bestand auch

für den Senat kein Anlaß, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Dr. Beyer

Dr. Gottschalk

Tronser

Lokys

br/be