Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 02.01.2002 – 15 W (pat) 30/00
15. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
2. Januar 2002
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P 44 16 661.3-44
…
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 1. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, der Richter Dr. Niklas, Dr. Jordan und des Richters
Dr. Fuchs-Wissemann
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 6.70
G r ü n d e
I
Die Anmelderin reichte am 11. Mai 1994 beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung ein, die am 16. November 1995 in Form der DE 44 16 661 A1 mit der
Bezeichnung:
Propylenglykol-Monomethyletherbutyrate und deren Isomere sowie Verfahren zur Herstellung derselben
veröffentlicht wurde.
Mit Amtsbescheid vom 21. Oktober 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 07 C
des Deutschen Patent- und Markenamts der Anmelderin mitgeteilt, daß die beanspruchten Gegenstände im Hinblick auf die FR 26 96 738 A1 auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruhten. Nachdem sich die Anmelderin innerhalb der gesetzten
Frist zu diesem Amtsbescheid nicht geäußert hatte, wurde die Patentanmeldung
aus den Gründen des genannten Bescheides mit Beschluß vom 25. Mai 2000 zurückgewiesen.
Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 31. Mai 2000, eingegangen am 1. Juni 2000, neue Unterlagen mit neun
Patentansprüchen eingereicht. Die geltende Anspruchsfassung lautet wie folgt:
"1. Propylenglykol-monomethyletherisoisobutyrate und deren Isomere.
2. Propylenglykol-monomethylether n-Butyrate und deren Isomere.
3. Verfahren zur Herstellung von Propylenglykol-monomethyletherisobutyrat und seines Isomers oder n-Butyrat und seines
Isomers, das die folgenden Schritte aufweist: Reagierenlassen
von Propylenglykol-monomethylether und Isobuttersäure oder
n-Buttersäure bei einer erhöhten Temperatur oberhalb von
80°C in der Gegenwart eines Säurekatalysators und eines
azeotropischen Agens, um die Veresterung stattfinden zu lassen und um rohes Propylenglykol-monomethyletherisobutyrat
oder Propylenglykol-monomethylether n-Butyrat herzustellen
sowie Entfernen der unreagierten Säure und des Wassers
durch Destillation, um Propylenglykolmonomethyletherisobutyrat und sein Isomer oder Propylenglykol-monomethylether n-
Butyrat und sein Isomer in hoher Reinheit zu erhalten.
4. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem das molare Verhältnis
zwischen Propylenglykol-monomethylether und Isobuttersäure
oder n-Buttersäure in dem Bereich von 0,6 bis 3,0 liegt.
5. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Katalysator eine starke Säure ist, die aus einer aus Schwefelsäure, p-Toluolsäure
und Methansulfonsäure bestehenden Gruppe ausgewählt ist.
6. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das azeotrope Agens
aus einer Gruppe ausgewählt ist, die Benzol, Toluol, Xylol und
Zyklohexan umfaßt.
7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem das a eotrope Agens in
einer Menge von 6 bis 30 Volumenprozent in Bezug auf die
Gesamtheit von Propylenglykol-monomethylether und Isobuttersäure oder n-Buttersäure verwendet wird.
8. Verwendung von Propylenglykol-monomethyletherisobutyrat
oder n-Butyrat als ein Lösungsmittel.
9. Verwendung gemäß Anspruch 8 als ein Lösungsmittel für Anstriche, Farben, Klebstoffe, Lösungsmittel und ähnliches."
Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Anmelderin im wesentlichen geltend gemacht, daß die beanspruchten Etherverbindungen durch den Stand der Technik,
wie er aus der FR 26 96 738 A1 oder der inhaltsgleichen DE 43 25 149 A1 hervorgehe, nicht nahegelegt seien. Die anmeldungsgemäßen Verbindungen zeichneten
sich zudem durch höhere Siedetemperaturen und eine geringere Toxizität aus.
Die Anmelderin beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der mit Schriftsatz vom 31. Mai 2000 eingereichten Unterlagen sowie Zeichnung vom Anmeldetag (11. Mai 1994) zu erteilen.
Hilfsweise bittet sie um Vertagung, um ihr Gelegenheit zur Nachreichung von Toxizitätsdaten zu geben.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II
Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (PatG § 73). Sie konnte jedoch aus
den nachfolgend dargelegten Gründen nicht zum Erfolg führen.
Bezüglich der Offenbarung der Gegenstände der geltenden Anspruchsfassung bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale aus den ursprünglichen Unterlagen
herleitbar sind (vgl Erstunterlagen Ansprüche 1 und 2 sowie 5 bis 11).
Die Neuheit des Gegenstandes gemäß Patentanspruch 1 ist anzuerkennen; nähere Ausführungen hierzu erübrigen sich jedoch, da der Anmeldungsgegenstand
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
neue Verbindungen bereitzustellen, die sich als Lösungsmittel für Tinten, Farben,
Klebstoffe und Harze, insbesondere Alkydharze eignen (vgl geltende Unterlagen
S 3 Abs 2 und 4 iVm S 6 Abs 3).
Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 und 2 durch die Bereitstellung der beiden Verbindungen Propylenglykol-monomethyletherisobutyrat (PMIB)
und Propylenglykol-monomethylether-n-butyrat (PMB).
Eine solche Lösung ergab sich für den Fachmann, hier ein Diplomchemiker der
Fachrichtung Organische Chemie, der mit der Herstellung und Anwendung von
Lösungsmitteln befaßt und vertraut
ist,
in naheliegender Weise aus der
DE 43 25 149 A1.
Auch diese Druckschrift befaßt sich mit dem gleichen technischen Problem, nämlich ein geeignetes Lösungsmittel für die Kunstharzindustrie, beispielsweise für
Farben, Tinten, Klebstoffe und Reinigungsmittel bereitzustellen. Dieses Lösungsmittel soll neben einer exzellenten Lösungsfähigkeit und Trocknungsfähigkeit auch
eine geringe Toxizität aufweisen. Im einzelnen wird dort erläutert, daß Acetat-
Ester-Verbindungen sowohl der E-Reihe, erhalten durch die Reaktion mit Ethylenoxid, als auch der P-Reihe, erhalten durch Reaktion mit Propylenoxid, bekannt gewesen seien. Acetat-Ester-Verbindungen der E-Reihe wirkten bei Inhalation toxisch auf die Geschlechtsorgane. Diese Schäden würden von der P-Serie nicht
verursacht werden. Das bekannte Propylenglycol-Monomethylether-Acetat (PMA)
der P-Serie sei jedoch hinsichtlich des Lösevermögens von ungesättigten Polyester- oder Polyurethanharzen als auch hinsichtlich der Trocknungsfähigkeit der
hergestellten Beschichtungen verbesserungsbedürftig. Diese Verbesserung wird
gemäß der DE 43 25 149 A1 dadurch erreicht, daß man anstelle des bekannten
Acetat-Esters nun den entsprechenden Propionat-Ester, dh Propylenglycol-Monomethylether-Propionat (PMP) als weiteren Vertreter der P-Reihe bereitstellt (vgl
S 2 Z 6 bis 22).
Angesichts dieses bereits vorgezeichneten Lösungswegs liegt es für den Fachmann, der nun weitere geeignete Lösungsmittel für die Kunstharzindustrie bereitstellen soll, auf der Hand, diese homologe Reihe fortzusetzen und auch die entsprechenden Butyrat-Ester, dh die Verbindungen gemäß vorliegenden Patentansprüchen 1 und 2 bereitzustellen. Das gilt um so mehr, wenn sich, wie die Anmelderin geltend macht, in Verbindung mit der Trocknung von Alkydharzen bei erhöhter Temperatur herausgestellt hat, daß die bekannten Lösungsmittel PMA und
PMP für diese Anwendung eine zu niedrige Siedetemperatur aufweisen. Denn es
gehört zu den Grundkenntnissen jedes Chemikers, daß in einer homologen Reihe
von organischen Verbindungen und damit auch in der vorliegenden Propylenglycol-Monomethylether-Ester-Reihe mit zunehmenden Molekulargewicht auch der
Siedepunkt ansteigt (vgl die in der mündlichen Verhandlung vom Senat überreichte Literaturstelle "Ullmanns Encyclopädie der technischen Chemie 4. Aufl, Bd 16
(1978) S 306 Tab 7, zB die Siedepunkte der homologen Reihe von Äthylformiat
bis Äthylbutyrat). Ohnehin kommen bei Ester-Lösemittel neben den Acetaten in
der Regel nur noch Propionate und Butyrate in Betracht (vgl die oben zitierte Literaturstelle S 301 li Sp Abs 3 und re Sp die letzten beiden Abs sowie S 302 li Sp
Abs 1 und 2). Nachdem die bekannten Lösungsmittel PMA und PMP nach den Angaben der Anmelderin bei 146°C bzw bei 160,5°C sieden, war es für den Fachmann selbstverständlich, daß PMIB und insbesondere PMB einen etwas höheren
Siedepunkt aufweisen würden. Auch um ein Lösungsmittel mit höherem Siedepunkt zu erhalten, bot sich somit die Fortsetzung der homologen Reihe von PMA
und PMP durch Bereitstellung nun auch der Butyrate zwanglos an, zumal auch in
Bezug auf die anderen Lösungsmitteleigenschaften keine wesentlichen Änderungen zu erwarten waren. Daß in anderen Ländern aufgrund der erhöhten Siedepunkte von PMB und PMIB eine Patenterteilung erfolgt ist, wie die Anmelderin insbesondere geltend macht, kann daher zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen. Denn diese Eigenschaft der beanspruchten Verbindungen war für den
Fachmann ohne weiteres vorhersehbar und ist damit nicht im Sinne eines überraschend vorteilhaften Effekts zu werten, der das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit
stützen könnte. Dies gilt ebenfalls für den von der Anmelderin geltend gemachten
Zeitfaktor, auch wenn man berücksichtigt, daß die vorliegende Anmeldung und die
Entgegenhaltung auf dieselben Erfinder zurückgeht. Denn der zeitliche Abstand
zwischen dem Prioritätsdaten der Entgegenhaltung und dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung beträgt nur etwa 1 ½ Jahre (vgl Schulte PatG 6. Aufl § 4
Rdn 136).
Der Vertreter der Anmelderin hat darüber hinaus vorgetragen, es könnte sein, daß
PMB und PMIB im Vergleich zu PMP weniger toxisch gegenüber Stoffwechselorganen seien. Er habe hierzu allerdings keine Angaben der Anmelderin oder entsprechende Belege und bitte daher um eine Schriftsatzfrist, um, falls dieser Sachverhalt zutreffe, entsprechende Daten nachreichen zu können.
Bei der gegebenen Sachlage kann es indessen dahingestellt bleiben, ob die beanspruchten Butyrate tatsächlich eine niedrigere Toxizität als PMP aufweisen und ob
dies gegebenenfalls überraschend wäre. Denn wenn wie im vorliegenden Fall die
anmeldungsgemäße Lösung in eindeutiger Weise durch den Stand der Technik
vorgegeben war und eine damit zu erzielende vorteilhafte Wirkung, hier der erhöhte Siedepunkt der Verbindungen, für den Fachmann zu erwarten war, dann liegt
erfinderische Tätigkeit nicht bereits dadurch vor, daß durch die nahegelegte Lösung eine möglicherweise unvorhergesehene zusätzliche Wirkung, hier eine verminderte Toxizität, vorliegt. Dieses Ergebnis würde sich nämlich zwangsläufig einstellen, wenn der Fachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe den durch die
DE 43 25 149 A1 bereits vorgezeichneten Weg einschlägt (vgl T 21/81 ABl 1983,
15 und T 69/83 ABl 1984, 357).
Eine Frist zur Nachreichung von Toxizitätsdaten war daher abzulehnen, da unabhängig vom Ergebnis eines solchen Vergleichs, der Gegenstand der Ansprüche 1
und 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, so daß diese Ansprüche nicht
gewährbar sind.
Die diesen folgenden Patentansprüche 3 bis 9 teilen deren Schicksal (vgl BGH
"Elektrisches Speicherheizgerät" GRUR 1997, 120).
Kahr
Niklas
Jordan
Fuchs-Wissemann
Pü