BPatG Beschluss vom 18.02.2002 – 15 W (pat) 14/00

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 14/00

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

18. Februar 2002

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 11 746

… 6.70

…

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr sowie der Richter Dr. Niklas, Harrer und Dr. Egerer

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 6. April 1994 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patentamt das Patent 44 11 746 mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Prüfen von Pflanzen und Holzwerkstoffen mit

einem rotierenden Draht“

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 2. Oktober 1996.

Nach Prüfung zweier zulässiger von insgesamt fünf dagegen eingelegten Einsprüchen wurde das Patent mit Beschluß der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Dezember 1999 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Dem Beschluß lagen die erteilten Patentansprüche 1 bis 3 mit folgendem Wortlaut

zugrunde:

„1. Verfahren zum Prüfen des inneren Zustandes von Holzwerkstoffen und Pflanzen, bei dem ein vorne angespitzter Draht mit

einer Schneide im Übergang vom angespitztem Draht zum normalen Drahtdurchmesser rotierend in den Prüfling eindringt,

wobei die Dichte und Festigkeit des Prüflings in Abhängigkeit

von der Schneidenkantenlage im Prüfling registriert wird, wobei

die angeschliffene Drahtspitze mit gerichteten, spiraligen

Schleifriefen sich durch die Rotation selbst mit einer frei vorgebbaren Vortriebsgeschwindigkeit in den Prüfling zieht,

dadurch gekennzeichnet,

- dass der Drahtvortrieb durch einen einstellbaren Brems- und

Vortriebsmechanismus gezielt gesteuert wird,

- dass der Schneidkantendurchmesser größer als der eigentliche Drahtdurchmesser ist,

- dass der in den Prüfling eingedrungene Draht mit einem einstellbaren Ausziehmechanismus wieder herausgezogen wird,

- und dass der beim Herausziehen bewirkte Schneidwiderstand an der dann wirkenden Schneide gemessen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Rotationsdrehzahl des einziehenden Drahtes größer als

1500 Umdrehungen je Minute ist und dadurch beim Drahteindringen eine Verkohlung oder Vergasung des Prüflingwerkstoffes im Drahtbereich bewirkt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,

dass zusätzlich zur Messung des Schneidwiderstandes beim

Herausziehen des Drahtes auch die Verkohlungs- oder Vergasungsenergie beim Einziehen des Drahtes in den Prüfling gemessen wird."

Die Aufrechterhaltung des Patents wurde im wesentlichen damit begründet, dass

der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3 in den ursprünglichen Unterlagen offenbart, mit den Kenntnissen eines Fachmanns ausführbar und im Hinblick auf

den Stand der Technik nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluß haben die beiden am Verfahren beteiligten Einsprechenden Beschwerde eingelegt. Zur Begründung haben sie im wesentlichen vorgetragen, dass das beanspruchte Verfahren gemäß den Patentansprüchen 1 und 3

nicht ausführbar sei, ihm darüber hinaus gegenüber dem Stand der Technik, wie

er in

der DE 35 01 841 A1,

der DE 40 04 242 C2 bzw. der entsprechenden vorveröffentlichten

DE 40 04 242 A1, und der Veröffentlichung von

Frank Rinn: „Neue Meßmethode für Baumuntersuchungen und

Holzprüfungen“ in der in der Zeitschrift Garten + Landschaft 6/89,

S.55-56,

beschrieben sei, die Neuheit fehle und es demgegenüber auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende II reicht Auszüge aus einer Diplomarbeit von Andreas Blatt und

Petra Jaskula: „Resistograph – Teredo – Zuwachsbohrer: erste Ergebnisse einer

Feldstudie“ ein, die ausweislich des Publikationsjahres darin enthaltener Zitate

nachveröffentlicht und somit ggf. nur gutachtlich zu bewerten ist. Daraus sei zu

entnehmen, dass mit dem Teredo-Verfahren, das beim Rücklauf messe, und mit

der Bohrwiderstandsmessung im Vorlauf mit dem Resistographen, von Nuancen

abgesehen, identische Ergebnisse erzielt werden.

Die Einsprechenden beantragen übereinstimmend

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Er hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und die Ansicht vertreten, dass der Patentgegenstand alle Voraussetzungen der Patentfähigkeit aufweise. Darüber hinaus reicht er einen in der Zeitschrift „Schützen und Erhalten,

Juni 2000, S 18-19“ erschienenen Bericht ein, aus dem hervorgehe, dass mit dem

Teredo-Verfahren gemäß Streitpatent gegenüber dem Resistographen des Standes der Technik wertvolle Zusatzinformationen zu erhalten seien.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerden der Einsprechenden sind frist- und formgerecht eingelegt

worden. Sie sind mit Gründen versehen und zulässig (PatG § 73). Sie sind jedoch

nicht erfolgreich.

2. Bezüglich einer ausreichenden Offenbarung des Gegenstands der Patentansprüche in der erteilten Form bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale aus

den ursprünglichen Unterlagen herleitbar sind (vgl. Erstunterlagen, Anspr 1 iVm

Anspr 2 und der Beschreibung S 2, letzter Halbsatz, sowie die bis auf die Numerierung und den Rückbezug unverändert übernommenen Anspr 3 und 4). Die Herausnahme des Passus „jedoch nicht notwendiger auch“ aus dem Attribut der

„Schleifriefen“ des ursprünglichen Patentanspruchs 1 stellt eine zulässige Einschränkung dar.

3. Das patentgemäße Verfahren ist auch ausführbar.

Die Merkmale gemäß Patentanspruch 1 reichen aus, um die Nacharbeitbarkeit der

darin beschriebenen technischen Lehre sicherzustellen.

Betreffend die Ausgestaltung des Untersuchungswerkzeugs handelt es sich dabei

um

- einen vorne angespitzten Draht, dessen Spitze durch Anschliff

mit gerichteten, spiraligen Schleifriefen den Selbsteinzug bei

Rotation bedingt,

- eine Schneide im Übergang vom angespitzten Draht zum normalen Drahtdurchmesser, deren Schneidkantendurchmesser

größer ist als der eigentliche Drahtdurchmesser, wobei beim

Herausziehen an der dann wirkenden Schneide, und somit

rückseitig relativ zur Drahtspitze wirkend, eine Widerstandsmessung möglich ist.

Die Steuerung des Drahtvortriebs durch einen einstellbaren Brems- und Vortriebsmechanismus ist eine Regelungsvorgang, der von einem Durchschnittsfachmann

– hier einem Ingenieur mit beruflicher Erfahrung bei der Untersuchung von Holz –

ohne weiteres ausführbar ist. Hinzu kommt, dass in der vorveröffentlichten, gattungsgleichen DE 40 04 242 A1 (3) bereits das gesteuerte Einziehen einer ähnlich

ausgebildeten Drahtspitze beschrieben ist (vgl (3), Sp 3 Z 15 ff, insbes Z 60 bis

67).

Diesen Sachverhalt erkennt auch der Einsprechende I an, indem er darauf verweist, dass das erste Merkmal des Kennzeichens des Patentanspruchs 1 gemäß

Streitpatentschrift durch (3) vorbeschrieben sei (vgl Beschwerdeschriftsatz vom

11. Februar 2000, S 3 unten bis S 5 unten).

Die Einsprechenden haben darüber hinaus in der mündlichen Verhandlung übereinstimmend erklärt, daß der fragliche Verfahrensschritt auch mit einem geregelten Motor mit einer regulierbaren Vortriebsgeschwindigkeit, wie er im Stand der

Technik für Bohrverfahren zur Verfügung steht, ausführbar sei.

Schließlich wird auch die Fähigkeit eines vorne angespitzten Drahtes, der eine angeschliffene Drahtspitze mit gerichteten, spiraligen Schleifriefen aufweist, sich bei

Rotation in den Prüfling einzuziehen, von dem Einsprechenden I nicht in Frage gestellt (vgl hierzu den Beschwerdeschriftsatz vom 11. Februar 2000, S 2 Abs 2 ff

iVm (3), Sp 1, Z 63 bis Sp 2 Z 3).

Betreffend die angegriffene Ausführbarkeit eines Verfahrens mit den zusätzlichen

Merkmalen des Patentanspruchs 3 gemäß Streitpatent (vgl hierzu Beschwerdeschriftsatz des Einsprechenden I vom 11. Februar 2000, S 8 VII.) ist zunächst festzustellen, dass es sich bei der Messung des Energieaufwands beim Einziehen der

Drahtspitze in den Prüfling um eine zusätzlich zur Auszugsmessung optionale

Messung handelt. Die Summe aus der zum Einziehen durch Rotation erforderlichen Energie und der bei höheren Drehzahlen auftretenden Verkohlungs- oder

Vergasungsenergie wird aufgezeichnet. Da diese Energiesumme unbestritten abhängig von der Dichte bzw. der Konsistenz des Holzes ist, lassen sich daraus zusätzliche Informationen über den inneren Zustand des Prüflings gewinnen.

4. Die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 ist anzuerkennen, denn

in keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften wird ein Verfahren zum Prüfen des inneren Zustandes von Holzwerkstoffen und Pflanzen mit sämtlichen

Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 beschrieben.

Den Ausführungen des Einsprechenden I zur Neuheit ist zwar insoweit beizutreten, als bereits einzelne Merkmale bzw. Teilmerkmale des angegriffenen Verfahrens aus dem vorgebrachten Stand der Technik bekannt sind. Die Neuheit eines

Gesamtverfahrens mit sämtlichen Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents wird hierdurch jedoch nicht in Frage gestellt.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen

Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,

ein Prüfverfahren bereitzustellen, das eine möglichst genaue und unverfälschte

Aussage über den inneren Zustand von Bäumen und von Holzbauteilen erlaubt.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein

(1) Verfahren zum Prüfen des inneren Zustandes von Holzwerkstoffen und

Pflanzen,

(2) bei dem ein vorne angespitzter Draht

(2.1) mit einer Schneide im Übergang vom angespitzten Draht zum normalen Drahtdurchmesser

rotierend in den Prüfling eindringt,

(3) wobei die Dichte und Festigkeit des Prüflings

(3.1) in Abhängigkeit von der Schneidenkantenlage im Prüfling registriert

wird,

(4) wobei die angeschliffene Drahtspitze

(4.1) mit gerichteten, spiraligen Schleifriefen

sich durch die Rotation selbst mit einer frei vorgebbaren Vortriebsgeschwindigkeit in den Prüfling zieht,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

(5) der Drahtvortrieb

(5.1) durch einen einstellbaren Brems- und Vortriebsmechanismus gezielt

gesteuert wird,

(6) der Schneidkantendurchmesser größer als der eigentliche Drahtdurchmesser ist,

(7) der in den Prüfling eingedrungene Draht

(7.1) mit einem einstellbaren Ausziehmechanismus wieder herausgezogen

wird,

(8) und der beim Herausziehen bewirkte Schneidwiderstand

(8.1) an der dann wirkenden Schneide

gemessen wird.

Aus der DE 40 04 242 A1 (3), die dem Gegenstand des Streitpatents bezüglich

der Ausgestaltung des eingesetzten Untersuchungswerkzeuges am nächsten

kommt, sind zwar die gegenständlichen Merkmale 2, 4 und 4.1 sowie Verfahrensmerkmale 1, 5 und 5.1 zu entnehmen. Zum Prüfen von Holzquerschnitten hinsichtlich der Dichte und Festigkeit wird dabei eine konische, spiralig angeschliffene

Drahtspitze durch Rotation mittels eines einstellbaren Brems- und Vortriebsmechanismus gesteuert in den Prüfling hineingeschraubt (vgl (3), Anspr 1, Anspr 12,

Anspr 7 iVm Sp 3 Z 60 bis 67). Der Übergang von der Drahtspitze zum normalen

Drahtschaft ist beim Untersuchungswerkzeug als Verdickung ausgeführt zu dem

Zweck, die Verdrillung des Drahtes beim Hineinschrauben in das Holz teilweise zu

kompensieren bzw. soweit abzuschwächen, dass die Wandreibung des Drahtschaftes überwunden werden kann (vgl (3), Anspr 11 iVm Anspr 2 iVm Sp 3 Z 1

bis 4 iVm Sp 1 Z 63 bis Sp 2 Z 8).

Eine Schneide im Übergang vom angespitzten Draht zum normalen Drahtdurchmesser ist in der DE 40 04 242 A1 (3) jedoch nicht beschrieben. Wegen der fehlenden Ausbildung des Drahtkopfes an der verdickten Stelle als beim Herausziehen wirkende und somit relativ zur Drahtspitze rückwärts gerichtete Schneide (vgl

Merkmale 2.1, 6 bis 8) bestand für den Fachmann auch keine Aussicht, unter Einsatz dieses Untersuchungswerkzeugs einen verwertbaren Ausziehwiderstand zu

messen. Eine Anregung zur Messung eines Ausziehwiderstands bzw. zur Aufnahme einer Rücklaufkurve beim Herausziehen des Werkzeuges konnte daher von

der DE 40 04 242 (3) nicht ausgehen.

In der DE 35 01 841 A1 (2) ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Feststellung

des inneren Zustandes von Bäumen oder Holzbauteilen beschrieben, bei dem

eine rotierende Nadel in das Holz eindringt und dabei die Leistungsaufnahme des

Rotations- und/oder Vorschubantriebs der Nadel gemessen wird. Die Nadel besteht aus einem Stahldraht mit einem Durchmesser von weniger als 2 mm und

weist einen als flache, dreieckförmige Spitze ausgebildeten Nadelkopf auf, dessen

Rotationsdurchmesser größer als 2 mm und damit größer als der Schaftdurchmesser ausgebildet ist (vgl (2), Anspr 1 und 8). Die Nadelspitze/Drahtspitze ist jedoch

nicht spiralig angeschliffen. Eine Auszugsmessung ist nicht beschrieben. Dieser

Druckschrift sind keine Anregungen zu entnehmen, die den Fachmann dazu hätten veranlassen können, an Stelle oder zusätzlich zu der vorgenommenen Messung des Einzugswiderstandes eine Messung des Widerstandes beim Herausziehen des Werkzeuges vorzunehmen.

Ähnliches gilt für die dem Senat als englische Übersetzung sowie als in Englisch

abgefasstes Abstract vorliegende JP-Kokai 58-18165 A (4), die ebenfalls ein gattungsgemäßes Prüfverfahren für den inneren Zustand von Bäumen betrifft.

In der Fachzeitschrift Garten + Landschaft 6/89, S 55-56 (7) wird unter Bezugnahme auf die beiden in der DE 35 01 841 A1 (2) benannten Erfinder eine neue Meßmethode für Baumuntersuchungen und Holzprüfungen mit einer Bohrnadel vorgestellt. Dabei wurde in einer Abbildung neben der Bohrwiderstandskurve beim Vorlauf auch die Rücklaufkurve aufgezeichnet (vgl (7), S 56 Abb).

Entgegen den Ausführungen der Einsprechenden II (vgl Beschwerdeschriftsatz

vom 14. Februar 2000, S 2 Mitte fettgedruckt iVm S 3 Abs 4) reichen die Angaben

dieser Druckschrift betreffend das Untersuchungswerkzeug Bohrnadel mit vorder-

und rückseitigem Anschliff der Nadelspitze bei glattem Nadelschaft (vgl (7), S 55

re Sp Z 9 bis 12) nicht aus, daraus ein Untersuchungswerkzeug mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 abzuleiten. Dies gilt insbesondere für das Merkmal 2.1

einer Schneide, die beim Herausziehen des Drahtes wirkt (Merkmal 8.1), mit einem Schneidkantendurchmesser, der größer als der eigentliche Drahtdurchmesser ist (Merkmal 6).

Im Gegensatz zur Bewertung der Vorlaufmessung wird in der Beschreibung dieser

Druckschrift auch keinerlei Bezug auf die abgebildete Rücklaufkurve genommen.

Vielmehr wird ausgeführt, dass Messgröße über den inneren Zustand des Holzes

die Leistungsaufnahme des Bohrmotors bei konstantem Vortrieb ist (vgl (7), S 55

li Sp letzter Satz). Eine Anregung zur praktischen Verwertung der dargestellten

Rücklaufmessung ist dieser Veröffentlichung somit nicht zu entnehmen.

Gemäß einer Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Bauen mit Holz 12/90, S 904,

906-908 (1) kann die Ausziehkraft einer Schraube zur Prüfung von Holzbauteilen

gemessen werden (vgl (1), insbes S 904, re Sp bis S 906 Mitte). Das betreffende

Messverfahren sieht eine gewöhnliche Holzschraube als Untersuchungswerkzeug

vor, wobei aufgrund der speziellen Versuchs- und Messanordnung eine kontinuierliche und lokale Messung nicht vorgesehen, aber auch nicht ohne weiteres

möglich ist.

Vielmehr handelt es sich dabei um die Messung der Zugbeanspruchung im

Schraubenschaft, die beim Abscheren des Holzes im Bereich der gesamten Länge

des Schraubengewindes auf einen Messzylinder wirkt (vgl (1), S 904, Anfang

re Sp bis S 906, li Sp Mitte, insbes S 906, erster Abs). Anregungen zur Abänderung des Untersuchungswerkzeuges Holzschraube oder der Messanordnung gehen von (1) nicht aus.

Aber selbst wenn der Fachmann – angeregt durch die Veröffentlichungen in Garten + Landschaft (7) und/oder in Bauen mit Holz (1) - die Messung einer Rücklaufkurve bzw. eines Ausziehwiderstandes zur Ermittlung des inneren Zustandes von

Holz in Betracht zöge, so wäre es mangels geeignetem Vorbild nicht ohne weiteres möglich, die im vorgebrachten Stand der Technik beschriebenen Werkzeuge

und Verfahren entsprechend den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents abgeändert auszubilden.

Da ein technischer Fortschritt als Patentierungsvoraussetzung nicht erforderlich

ist, (vgl Schulte, PatG 6. Aufl. § 1 Rdn 12) kann dahinstehen, ob das Verfahren

gemäß Streitpatent gegenüber einem Verfahren, bei dem eine Bewertung des inneren Zustands von Bäumen oder Holzwerkstoffen nur anhand einer Bohrwiderstandsmessung beim Einzug bzw. im Vorlauf erfolgt, Vorteile aufweist (vgl gutachtlich die nachveröffentlichte Druckschrift Schützen & Erhalten, Juni 2000, S 18

bis 19) oder zu diesem, von Nuancen abgesehen, identische Ergebnisse liefert

(vgl gutachtlich den von der Einsprechenden II eingereichten Auszug aus einer Diplomarbeit von Andreas Blatt und Petra Jaskula, S 125 bis 133).

Nach alledem ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Form,

über dessen gewerbliche Anwendbarkeit keine Zweifel bestehen, neu und beruht

auch auf erfinderischer Tätigkeit, so dass dieser Patentanspruch gewährbar ist.

Das gleiche gilt auch für die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3, die

bevorzugte Ausführungsformen betreffen.

Nach Erörterung der Frage einer Kostenentscheidung in der mündlichen Verhandlung, wonach im vorliegenden Fall keine Gründe erkennbar sind, die aus Billigkeitsgründen ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung (vgl

BGH „Lewapur“ BlPMZ 73, 23, sowie BGH „Beschwerdekosten“ GRUR 1962, 273)

rechtfertigen könnten, hielten die Beschwerdeführer und der Beschwerdegegner

ihre zuvor schriftsätzlich gestellten Anträge auf Kostenauferlegung in der mündlichen Verhandlung nicht aufrecht.

Kahr

Niklas

Harrer

Egerer

Ko