Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 21.05.2002 – 14 W (pat) 49/00
14. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 195 40 830.6-41
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 21. Mai 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser sowie
den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter Dr. Gerster 10.99
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. April 2000 aufgehoben und das Patent gemäß
Hilfsantrag 2 erteilt:
B e z e i c h n u n g : Kosmetische Zubereitungen
A n m e l d e t a g : 2. November 1995
Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:
Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 2, eingegangen am 28. Juni 2001
Beschreibung: Ersatzseiten 1, 1A, 2 A, 2 B, 3 B, 5, 6 und 9,
eingegangen am 12. November 2001, Austauschseiten 3 und 4,
eingegangen am 11. April 2002 sowie die ursprünglich
eingereichten Seiten 7 und 8
G r ü n d e
I.
Mit dem angefochtenen Beschluß vom 27. April 2000 hat die Prüfungsstelle für
Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung
195 408 30.6-41 mit der Bezeichnung
"Kosmetische Zubereitungen"
zurückgewiesen.
Dem Beschluß liegen nach Hauptantrag die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 4 zugrunde, von denen der Anspruch 1 wie folgt lautet:
"1. Kosmetische Zubereitungen, enthaltend Sulfosuccinate der
Formel (I),
SO3Mg
I R1(OCH2CH2)nOOC – CH – CH2-COO(CH2CH2O)mR2
in der R1 für einen Behenylrest, R2 für R1 oder Mg sowie m und n
unabhängig voneinander für 0 oder Zahlen von 1 bis 10 steht."
Wegen des Wortlautes der Patentansprüche 2 bis 4 nach Hauptantrag wird auf die
Akten verwiesen.
Dem Beschluß liegt ferner nach Hilfsantrag der - am 6. Juli 1998 eingegangene -
einzige Anspruch mit folgendem Wortlaut zugrunde:
"Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I),
SO3Mg
I R1(OCH2CH2)nOOC – CH – CH2-COO(CH2CH2O)mR2
in der R1 für einen Behenylrest, R2 für R1 oder Mg sowie m und n
unabhängig voneinander für 0 oder Zahlen von 1 bis 10 steht, zur
Herstellung von kosmetischen Zubereitungen, mit der Maßgabe,
daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden eingesetzt werden."
Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, daß der kosmetischen
Zubereitung nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die Entgegenhaltung
(1) EP 0 358 216 A2
bezüglich der Neuheit entgegenstünde. Die mit dem Hilfsantrag beanspruchte Verwendung beruhe dagegen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Nachdem die
Verwendung von Sulfosuccinaten als anionische Tenside in kosmetischen Produkten bekannt sei, liege es nämlich nahe, auch die aus (1) bekannten, anmeldungsgemäßen Sulfosuccinate entsprechend einzusetzen.
Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihr Patentbegehren gemäß Hauptantrag mit dem dem Beschluß zugrundeliegenden Anspruch nach Hilfsantrag weiterverfolgt. Hilfsweise verfolgt sie ihr Patentbegehren auf der Grundlage des am 28. Juni 2001 eingegangenen einzigen Anspruches weiter (Hilfsantrag 1), der sich vom Hauptantrag lediglich durch das Fehlen
der "Maßgabe, daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden eingesetzt werden" unterscheidet. Weiter hilfsweise verfolgt sie ihr Patentbegehren
auf der Grundlage des am 28. Juni 2001 eingegangenen einzigen Anspruches mit
folgendem Wortlaut (Hilfsantrag 2):
"Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I),
SO3Mg
I R1(OCH2CH2)nOOC – CH – CH2-COO(CH2CH2O)mR2
in der R1 für einen Behenylrest, R2 für R1 oder Mg sowie m und n
unabhängig voneinander für 0 oder Zahlen von 1 bis 10 steht, zur
Herstellung von kosmetischen Zubereitungen, mit der Maßgabe,
daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden oder
Sulfonaten einer ungesättigten Fettsäure mit 12 bis 24 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 C - Doppelbindungen eingesetzt werden."
Die Anmelderin macht geltend, daß es sich bei den Sulfosuccinaten, deren Verwendung nunmehr beansprucht werde, um die Auswahl einer kleinen genau definierten Gruppe von Verbindungen handle, mit denen die gestellte Aufgabe - Sulfosuccinate zu finden, die sich bei gleichbleibendem Schaumvermögen durch eine
höhere dermatologische Verträglichkeit auszeichnen - gelöst werde. Sie verweist
in diesem Zusammenhang auch auf die mit Eingabe vom 3. Februar 1998 vorgelegten Vergleichsversuche, mit denen die technische Überlegenheit der verwendeten Sulfosuccinate nachgewiesen worden sei.
Mit Zwischenverfügung vom 23. April 2001 wurden der Anmelderin auch unter
Hinweis auf die damit neu ins Verfahren eingeführte Druckschrift
(3) WO 91/13960 A1
Zweifel an der Neuheit der gemäß Schriftsatz vom 7. Juni 2000 nunmehr beanspruchten Verwendung dargelegt.
Im Prüfungsverfahren war darüber hinaus noch
(1) Parfümerie und Kosmetik, 1995, Seite 42 bis 45
als weitere Entgegenhaltung genannt worden.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent gemäß
Hauptantrag mit dem dem Beschluß gemäß Hilfsantrag zugrundeliegenden einzigen Anspruch, hilfsweise
gemäß den Hilfsanträgen 1 bzw 2 mit den am 28. Juni 2001 eingegangenen jeweils einzigen Ansprüchen und den angepaßten Unterlagen zu erteilen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (PatG § 73); sie konnte jedoch nur zu
dem im Tenor angegebenem Ergebnis führen, weil die Verwendung gemäß den
jeweils einzigen Ansprüchen gemäß Haupt- und Hilfsantrag 1 nach Auffassung
des Senates nicht patentfähig ist.
Zum Hauptantrag und Hilfsantrag 1
Die Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I), wie sie mit den einzigen Ansprüchen nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 beansprucht wird, ist durch die
Entgegenhaltung (3) neuheitsschädlich vorweggenommen.
Aus (3) sind oberflächenaktive, wäßrige Mischungen bekannt, die in kosmetischen
Zubereitungen zur Haarbehandlung, wie zum Waschen, Färben, Wellen oder Spülen, Verwendung finden. Neben den zwingend anwesenden Sulfonaten ungesättigter Fettsäuren mit 12 bis 16 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 C=C Doppelbindungen können diese Mischungen als weitere Komponente auch Sulfobernsteinsäureester enthalten (vgl Ansprüche 1, 13 und 14 iVm Beschreibung S 2 Abs 5 bis S 3
Abs 2, S 4 Abs 4 bis S 5 Abs 1 und S 14 Abs 3). Als bevorzugt werden in diesem
Zusammenhang Verbindungen der Formel (II) genannt, nach denen die Ester der
Sulfobernsteinsäure mit Alkylresten mit 8 bis 22 C-Atomen bzw mit 1 bis 15 Ethylenglykolgruppen veretherten Alkylresten mit 8 bis 22 C-Atomen gebildet werden
und das Gegenikon des Sulfonato-Restes ein Erdalkalimetall ist (vgl Anspruch 9
iVm Beschreibung S 7 Abs 4). Nun stellt aber der in den Ansprüchen nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 als Alkylrest angegebene Behenylrest einen linearen 22 Kohlenstoffatome umfassenden Rest dar, der in der in (3) genannten Formel (II) für den Alkylrest des Sulfosuccinates den oberen Eckwert des dort bereichsmäßig definierten Stoffkollektives bildet. Gleichzeitig steht die Formulierung
"Erdalkalimetalle" für eine zusammenfassende Schreibweise einer überschaubaren Anzahl von Elementen, von denen das anmeldungsgemäß genannte "Magnesium" die zweite Position dieser Gruppe im Periodensystem einnimmt. Eine Verbindung gilt jedoch dann als vorbeschrieben, wenn der Fachmann - hier ein Diplom-Chemiker mit Hochschulausbildung und langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung kosmetischer Zubereitungen - durch die Angaben in einer
Vorveröffentlichung ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische
Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, dh den betreffenden Stoff in die
Hand zu bekommen (vgl Busse PatG 5. Aufl 1999 § 3 Rdn 141 sowie BGH
GRUR 1988 S 447, 449 li Sp - Fluoran). Nachdem nun - wie vorstehend ausgeführt - nicht nur ein Alkylrest mit 22 Kohlenstoffatomen in (3) konkret im Zusammenhang mit Sulfosuccinaten genannt wird, sondern der Fachmann bei der Angabe "Erdalkalimetall" nach Überzeugung des Senats "Magnesium" ohne Nachdenken mitliest, ergibt sich aus der Entgegenhaltung (3) die unmittelbare Offenbarung
der in den einzigen Ansprüchen nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 zur Verwendung bei der Herstellung von kosmetischen Zubereitungen angegebenen Sulfobernsteinsäureester der Formel (I). Da die in Rede stehenden Sulfosuccinate
anmeldungsgemäß gleichfalls zusammen mit Sulfofettsäuren in kosmetischen Mitteln eingesetzt werden können (vgl Erstunterlagen S 3 Abs 3), werden demnach
mit (3) oberflächenaktive Mischungen beschrieben, die als solche in dieser Entgegenhaltung auch im Zusammenhang mit der beanspruchten Verwendung genannt
werden. Damit ist die Neuheit der beanspruchten Verwendung nach den einzigen
Ansprüchen gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 alleine schon gegenüber der
Entgegenhaltung (3) nicht gegeben.
Zum Hilfsantrag 2
1. Gegen die Zulässigkeit des geltenden einzigen Anspruches bestehen keine Bedenken.
Er ist inhaltlich aus den Erstunterlagen Ansprüche 1 und 4 in Verbindung mit Beschreibung S 2 Abs 1, S 3 Abs 3 und 4 sowie S 4 Abs 2 herleitbar.
Auch die in den Anspruch aufgenommene Ausnahmebestimmung "daß die Sulfosuccinate nicht zusammen mit Alkylsacchariden oder Sulfonaten einer ungesättigten Fettsäure mit 12 bis 24 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 C – Doppelbindungen
eingesetzt werden" ist zulässig und erforderlich, weil eine vorbeschriebene Lehre
im Bereich der beanspruchten Lehre liegen würde (BGH GRUR 1986 163, 164
re Sp - Borhaltige Stähle). Beide Stoffgruppen sind in den Erstunterlagen als zur
Erfindung gehörend zu erkennen (vgl Erstunterlagen Ansprüche 1, 2 und 4 sowie
Beschreibung S 3 Abs 2 bis 4). Durch ihre Aufnahme in den Patentanspruch als
Negativmerkmal wird daher lediglich eine weiter gefaßte Lehre auf eine engere
Lehre eingeschränkt (vgl BGH GRUR 1991 307, 308 li Sp a) - Bodenwalze). Durch
diese bloße Abgrenzung wird die beanspruchte Verwendung von Sulfosuccinaten
der Formel (I) zur Herstellung kosmetischer Zubereitungen auch nicht in der Weise beschränkt, daß sie sich nun von jener, wie sie ursprünglich offenbart war, unterschiede. Vielmehr wird mit dieser Ausnahmebestimmung aus der beanspruchten Lehre nur ein für sich selbständiger Teil abgetrennt, den die Anmelderin wegen fehlender Neuheit gegenüber (1) bzw (3) nicht beanspruchen könnte. Sie
dient daher nicht dazu, eine naheliegende Lehre erfinderisch zu machen.
2. Die gemäß dem einzigen Anspruch nach Hilfsantrag 2 beanspruchte Verwendung von Sulfosuccinaten der Formel (I) zur Herstellung kosmetischer Zubereitungen ist neu.
So werden in den Druckschriften (1) und (3) zwar Zusammensetzungen, die Sulfosuccinate der Formel (I) enthalten und zur Herstellung kosmetischer Mittel verwendet werden können, angegeben. Da jedoch nach (1) Alkylsaccharide, nach (3) sulfonierte ungesättigte Fettsäuren weitere zwingende Komponenten dieser Mischungen sind, diese Stoffgruppen aber aufgrund ihrer Formulierung als Negativmerkmale im geltenden Anspruch ausgeschlossen werden, berühren die in Rede stehenden Entgegenhaltungen die Neuheit der beanspruchten Verwendung nicht.
Die Entgegenhaltung (2) stellt die Neuheit gleichfalls nicht in Frage. Sie befaßt
sich mit den besonders vorteilhaften Eigenschaften langkettiger Tenside, ohne jedoch auf Sulfosuccinate der Formel (I) Bezug zu nehmen.
3. Die beanspruchte Verwendung beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit,
denn der nächstliegende, durch die Druckschriften (1) und (3) vermittelte Stand
der Technik legt die beanspruchte Lösung hinsichtlich der Verwendung ausgewählter Sulfosuccinate nicht nahe.
Sulfosuccinate wurden auch bisher bereits zur Herstellung von Handgeschirrspülmitteln und kosmetischen Produkten, für die Schaumkraft und Hautverträglichkeit
zwei entscheidende Parameter darstellen, verwendet. Nichtsdestotrotz bestand
weiterhin ein Bedürfnis nach Produkten mit weiter verbesserten Eigenschaften und
insbesondere gesteigerter dermatologischer Verträglichkeit (vgl Erstunterlagen S 1
Abs 2).
Ausgehend von diesem Stand der Technik, liegt der vorliegenden Anmeldung die
Aufgabe zugrunde, solche Sulfosuccinate zu verwenden, die sich bei mindestens
gleichbleibend guter Schaumkraft durch eine signifikant verbesserte dermatologische Verträglichkeit auszeichnen (vgl Erstunterlagen S 1 Abs 3 und Beschreibungsseite 1 A Abs 2, eingegangen am 12. November 2001).
Zur Lösung dieser Aufgabe wird die Verwendung von Sulfosuccinat-Magnesiumsalzen der Formel (I) zur Herstellung von kosmetischen Zubereitungen gemäß geltendem Anspruch vorgeschlagen (vgl Erstunterlagen S 2 Abs 1 und 2 sowie Beschreibungsseite 2A Abs 1 und 2, eingegangen am 12. November 2001).
Wie die Anmelderin mit den im Rahmen des Prüfungsverfahrens bereits vorgelegten Vergleichsversuchen - den Beispielen 1 und V1 - belegt, weisen Magnesiumsalze von Behenylsulfosuccinaten sowohl bezüglich der Cytotoxizität als auch gegenüber der Schaumhöhe ein vorteilhafteres Verhalten auf als die entsprechenden
Natriumsalze (vgl Schriftsatz vom 3. Februar 1998).
Es sind aber die Natriumsalze der Sulfosuccinate längerkettiger Alkohole, deren
Gerüst eine Kohlenstoffatom-Anzahl im Bereich von 5 bis 13 aufweist, die bevorzugt sowohl nach (1) als auch nach (3) in oberflächenaktiven Mischungen bzw zur
Herstellung von kosmetischen Zubereitungen im allgemeinen eingesetzt werden
(vgl (1) Ansprüche 1 und 3 iVm Beschreibung S 4 Z 20 bis 32 und (3) Anspruch 1
iVm Beschreibung S 8 Abs 1). Zwar wird auch mit Zusammensetzungen, die diese
Verbindungen enthalten, angestrebt, Mittel herzustellen, die nicht nur eine hohe
Schaumbildung aufweisen, sondern sich auch durch eine geringe Hautbelastung
auszeichnen (vgl (1) Beschreibung S 2 Z 7 bis 11, Z 33 bis 39 und Tabelle 1 sowie
(3) Beschreibung S 2 Abs 3). Hinweise dahingehend aber, daß sich beachtenswerte Eigenschaftsunterschiede einstellen könnten bzw sich weitere Verbesserungen der angestrebten Wirkungen bereits dann erzielen ließen, wenn das Gegenion
eines Sulfosuccinates ausgetauscht werden würde, dh das Natriumion durch ein
Magnesiumion ersetzt werden würde, sind diesen Entgegenhaltungen jedoch nicht
zu entnehmen. Nachdem in Verbindung mit Sulfosuccinaten gemäß dem Stand
der Technik bevorzugt die Natriumsalze zum Einsatz gelangen, war es für den
Fachmann nicht zu erwarten gewesen, daß mit den Magnesiumsalzen von Behenylsulfosuccinaten der Formel (I) im Schaumverhalten und in der Cytotoxizität -
- wie mit den vorstehend angegebenen Vergleichsversuchen belegt - eine weitere
Verbesserung erzielt werden kann, zumal dieser Ester eines C22-Alkoholes gleichfalls nicht zur Gruppe der unter die im Stand der Technik als besonders gut geeignet bezeichneten Sulfosuccinate fällt.
Auch eine Zusammenschau mit (2) führt zu keinem anderen Ergebnis. Diese Entgegenhaltung vermittelt dem Fachmann zwar die Lehre, daß bei einem Vergleich
langkettiger Tenside Verbindungen mit einem Behenylrest nicht nur bemerkenswerte Konditionier- und Emulgiereigenschaften besitzen, sondern auch ein erheblich geringeres Irritationspotential als herkömmliche C12 - bis C18-Verbindungen,
wie beispielsweise Lauryl- oder Stearyl-Verbindungen aufweisen (vgl S 42 mi Sp
Abs 2 und re Sp Abs 2 und Erstunterlagen S 9 Tabelle 1). Anregungen aber, die
es dem Fachmann nahelegen könnten, Magnesiumsalze von Sulfosuccinaten der
Formel (I) zur Herstellung von kosmetischen Zubereitungen zu verwenden, um damit Formulierungen zu erhalten, die sich nicht nur durch eine gleichbleibend gute
Schaumkraft, sondern auch durch eine signifikant verbesserte dermatologische
Verträglichkeit auszeichnen, werden auch mit (2) nicht vermittelt.
Nachdem aus keiner der dem Senat vorliegenden Entgegenhaltungen Hinweise
abzuleiten sind, zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe den
Einsatz von Magnesiumsalzen der Sulfosuccinate der Formel (I) in Betracht zu
ziehen, kann der beanspruchten Verwendung die erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden.
4. Der einzige Anspruch nach Hilfsantrag 2 ist somit gewährbar.
5. Nach alledem war der angefochtene Beschluß aufzuheben und das Patent mit
den im Tenor angegebenen Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.
Eine mündliche Verhandlung ist von der Anmelderin nicht beantragt und bei der
gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden.
Moser
Harrer
Proksch-Ledig
Gerster
Pü