Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 15.10.2002 – 24 W (pat) 214/01
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
24 W (pat) 214/01
_______________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 301 18 153.5
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Hacker und Guth 10.99
beschlossen:
I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden
zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG
vom
21. Dezember 1988
zur
Angleichung
der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (ABl
Nr L 40/1 vom 11. Februar 1989)
folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Stellt der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im
Sinne von Art 2 der Richtlinie dar?
Falls diese Frage bejaht wird:
2.
Inwieweit
sind
derartige Dienstleistungen
eines
Einzelhändlers
inhaltlich
zu
konkretisieren, um die
Bestimmtheit des Gegenstandes des Markenschutzes zu
gewährleisten, welche erforderlich ist
a) für die in Art 2 der Richtlinie geregelte Funktion der Marke,
Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden,
b) für die Abgrenzung des Schutzbereichs einer solchen
Marke im Kollisionsfall?
3. Inwieweit ist der Bereich der Ähnlichkeit (Art 4 Abs 1
Buchstabe b und Art 5 Abs 1 Buchstabe b der Richtlinie)
zwischen derartigen Dienstleistungen eines Einzelhändlers
und
a) sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren
erbrachten Dienstleistungen oder
b) den vom jeweiligen Einzelhändler vertriebenen Waren
abzugrenzen?
G r ü n d e
I. Sachverhalt
Die graphisch und farbig ausgestaltete Marke "Praktiker" ist ua für
"Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und
anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-your-self-Bereich"
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung hinsichtlich dieser Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie
insbesondere ausgeführt, der beanspruchte Begriff "Einzelhandel" bezeichne
keine selbständigen Dienstleistungen von eigenständiger wirtschaftlicher
Bedeutung. Vielmehr betreffe er nur den Vertrieb von Waren als solchen. Die den
Kernbereich des Warenvertriebs ausmachenden wirtschaftlichen Tätigkeiten,
insbesondere der An- und Verkauf von Waren, seien keine Dienstleistungen, für
welche die Eintragung einer Marke in Betracht komme. Vielmehr könne insoweit
Markenschutz nur durch die Anmeldung einer für die jeweils vertriebenen Waren
bestimmten Marke erlangt werden.
Gegen diesen Zurückweisungsbeschluß hat die Anmelderin Beschwerde
eingelegt.
Zu deren Begründung macht sie vor allem geltend, daß der wirtschaftliche Wandel
zur Dienstleistungsgesellschaft eine andere Beurteilung des Einzelhandels als
Dienstleistung erfordere. Für den Verbraucher flössen neben der Verfügbarkeit
und dem Preis einer Ware in zunehmendem Maße weitere Gesichtspunkte bei
seiner Kaufentscheidung ein, wie zB die Auswahl und Zusammenstellung der
Waren, deren Präsentation, der vom Personal erbrachte Service, die Werbung,
das Erscheinungsbild und die Lage des Geschäfts usw. Derartige über die reine
Verkaufshandlung hinausreichenden Einzelhandelsdienstleistungen ermöglichten
den jeweiligen Einzelhändlern, sich von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden.
Für diese betriebskennzeichnenden Leistungen müsse demnach der Schutz einer
Dienstleistungsmarke eröffnet sein. Dementsprechend werde der Markenschutz
für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers mittlerweile nicht nur vom
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, sondern auch von den meisten
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union anerkannt. Eine einheitliche Beurteilung
dieser Frage innerhalb der Europäischen Union sei dringend erforderlich.
Insoweit beantragt die Anmelderin (sinngemäß),
das Beschwerdeverfahren auszusetzen und dem Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften die Frage der Eintragungsfähigkeit
von Marken für die Dienstleistung "Einzelhandel mit Waren" zur
Vorabentscheidung vorzulegen.
II. Rechtliche Würdigung
1.
Maßgebliche Rechtsvorschriften
Der Erfolg der Beschwerde hängt von der Auslegung der Ersten Richtlinie des
Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl EG Nr L 40 vom 11.
Februar 1989, S 1) – im folgenden Richtlinie – ab. Vor der Entscheidung über das
Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art 234 Abs 1
Buchst b; Abs 2 EG eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften zu den im Beschlußtenor gestellten Fragen einzuholen.
In diesem Zusammenhang erachtet der Senat
folgende Vorschriften als
entscheidungserheblich:
Art 2 der Richtlinie lautet (in deutscher Fassung):
"Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen,
insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben,
Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden."
Art 4 Abs 1 der Richtlinie lautet (auszugsweise):
"Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der
Eintragung der Ungültigerklärung,
a)...
b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der
Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder
Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die
die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in
Verbindung gebracht wird.
..."
Art 5 Abs 1 der Richtlinie lautet (auszugsweise):
"Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine
Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a)...
b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des
Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und
das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß das Zeichen mit der
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
..."
Diesen Vorschriften entsprechen inhaltlich die Bestimmungen des § 3 Abs 1, des
§ 9 Abs 1 Nr 2 und des § 14 Abs 2 Nr 2 des deutschen Markengesetzes vom 25.
Oktober 1994 (im folgenden MarkenG).
2.
Zur ersten Frage: Einzelhandel mit Waren als mögliche Dienstleistung
im Sinne von Art 2 der Richtlinie
2.1. Grundsätzliche Unterscheidung zwischen Warenmarken und
Dienstleistungsmarken
Art 2 der Richtlinie (und § 3 Abs 1 MarkenG) enthält keine gesetzliche Definition
der dort verwendeten Begriffe "Waren" und "Dienstleistungen". Zu dem Begriff der
"Dienstleistung" kann lediglich auf die in Art 50 EG enthaltene Definition von
Dienstleistungen als "Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden
..." zurückgegriffen werden. Der Richtlinie (und dem deutschen Markengesetz)
kann
indessen keine klare Unterscheidung der Bereiche wirtschaftlicher
Betätigung entnommen werden, für die einerseits der Schutz einer für Waren
eingetragenen Marke (Warenmarke) und andererseits der Schutz einer für
Dienstleistungen geschützten Marke (Dienstleistungsmarke) in Betracht kommt.
Eine derartige Unterscheidung ist jedoch nach Ansicht des Senats im Einzelfall
unabdingbar. Sie
ist zunächst
für die Feststellung erforderlich, ob der
Markenschutz
für selbständige Waren bzw
für Dienstleistungen von
eigenständiger Bedeutung beansprucht wird oder nur
für Hilfswaren bzw
Hilfsdienstleistungen, die
lediglich zur Herstellung oder zum Vertrieb der
eigentlichen Waren bzw zur Erbringung der eigentlichen Dienstleistungen
ergänzend eingesetzt werden, ohne dabei eine selbständige Bedeutung im
Wettbewerb zu erlangen. Im weiteren ist eine Abgrenzung zwischen Waren- und
Dienstleistungsmarken
für die Bestimmung des Schutzumfangs gegenüber
anderen Marken unerläßlich, weil der Schutzbereich einer für bestimmte Waren
eingetragenen Marke sich nicht ohne weiteres mit dem einer entsprechenden
Dienstleistungsmarke deckt.
2.2. Besondere Problematik der Unterscheidung zwischen Waren- und
Dienstleistungsmarken bei der Tätigkeit eines Einzelhändlers
2.2.1. Hinsichtlich des Vertriebs von Waren als solchem unterscheidet sich ein
Warenhändler nicht grundsätzlich von einem Warenhersteller. Wer Waren
verkauft, tritt mit dieser wirtschaftlichen Betätigung in Wettbewerb zu den
Produzenten
entsprechender Waren,
die
diese Produkte
ebenfalls
bestimmungsgemäß verkaufen oder anderweitig vertreiben.
In diesem
Wettbewerb kann er sich durch eine für die fraglichen Waren eingetragene
Warenmarke von seinen Konkurrenten abgrenzen und gegenüber den
Verbrauchern die Ursprungsidentität seiner Waren garantieren (vgl EuGH GRUR
2001, 1148, 1149 – Nr 22 - "Bravo"). Eine Notwendigkeit und damit auch
Rechtfertigung für ein über den Bereich der vertriebenen Waren hinausreichendes
Monopolrecht einer Dienstleistungsmarke ist für diesen Betätigungsbereich nicht
ersichtlich.
2.2.2. Kein grundsätzlicher Unterschied besteht auch zwischen Warenhersteller
und Händler im Bereich der wirtschaftlichen Betätigungen, die notwendigerweise
mit dem Vertrieb von Waren zusammenhängen, wobei unerheblich ist, ob
eigene oder fremde Produkte verkauft werden. Hierzu zählen vertriebstypische
Leistungen, wie etwa die Beratung der Kunden beim Einkauf, Informations- und
Werbemaßnahmen für die angebotenen Produkte usw. Derartige Leistungen
treten gegenüber dem Abnehmer nicht als eigenständige Dienstleistungen in
Erscheinung, soweit sie in Verbindung mit dem Vertrieb von Waren erbracht
werden. Für sie kommt demnach nicht der Schutz einer selbständigen
Dienstleistungsmarke in Betracht; vielmehr werden sie vom Schutz einer für die
jeweils vertriebenen Waren eingetragenen Warenmarke umfaßt (s 2.2.1.).
2.2.3. Die Notwendigkeit eines speziellen Markenschutzes für Dienstleistungen
eines Einzelhändlers
ist schließlich auch bei sonstigen Aktivitäten eines
Einzelhändlers nicht festzustellen, die dem Kunden neben dem eigentlichen
Warenvertrieb erkennbar als davon unabhängige Dienstleistungen offeriert
werden. Das gilt zB
für die von einem Großkaufhaus angebotenen
Finanzdienstleistungen, Wartungs- oder Versicherungsverträge, Reisevermittlung,
Eintrittskartenverkauf, Unterhaltung, Verköstigung usw. Mit diesen Leistungen tritt
ein Einzelhändler in erster Linie in Konkurrenz zu Banken, Versicherungen,
Reisebüros, Unterhaltungsbetrieben, Gaststätten usw.
Insoweit werden
Dienstleistungen wie "Finanzwesen", "Versicherungswesen", "Unterhaltung",
"Verpflegung von Gästen" usw erbracht, für die nach der Klasseneinteilung des
"Nizzaer Klassifikationsabkommens" (s dazu im einzelnen nachfolgend 2.3.1.)
jeweils ein eigenständiger Markenschutz vorgesehen ist.
2.2.4. Als Kernbereich der wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Betätigung
eines Einzelhändlers, mit der er in direkten Wettbewerb zu anderen Händlern tritt
und für die sich insoweit die Notwendigkeit eines eigenständigen Schutzes einer
Dienstleistungsmarke ergeben könnte, verbleiben somit die spezifischen
Händlertätigkeiten, die einen Warenvertrieb ermöglichen, ohne sich auf dessen
Abwicklung zu beschränken. Hierbei handelt es sich um die Zusammenstellung
von Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu einem Sortiment und
dessen Angebot im Bereich einer einheitlichen Vertriebsstätte, sei es im
stationären Einzelhandel,
im Versandhandel
oder
im
elektronischen
Handelsverkehr. Diese Beurteilung der Dienstleistung eines Einzelhändlers steht
in Einklang mit der Definition des Art 50 EG. Zwar werden solche Leistungen
gegenüber dem einzelnen Kunden nicht gesondert abgerechnet, können aber
gleichwohl als entgeltlich angesehen werden, weil sie über die jeweilige
Handelsspanne von den Abnehmern bezahlt werden.
2.3. Unterschiedliche rechtliche Beurteilung von Dienstleistungen eines
Einzelhändlers
Die
rechtliche Bewertung der Dienstleistung eines Einzelhändlers
in
Berücksichtigung der erforderlichen Abgrenzung zwischen Waren- und
Dienstleistungsmarken ist im deutschen und europäischen Recht umstritten.
2.3.1. Gemeinsamer Ausgangspunkt der unterschiedlichen Beurteilung ist hierbei
das "Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen für die Eintragung von Marken" vom 15. Juni 1959 (im folgenden
NKA). Deutschland ist – wie alle anderen Staaten der Europäischen Union – als
Mitglied dieses Abkommens verpflichtet, die im NKA vorgesehene Klassifikation
als Haupt- oder Nebenklassifikation anzuwenden (Art 2 Abs 2 NKA). Auch das
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) – im
folgenden HABM – wendet die Klassifikation des NKA bei der Eintragung von
Gemeinschaftsmarken an (Regel 2 der Verordnung (EG) Nr 2868/95 der
Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr 40/94
des Rates über die Gemeinschaftsmarke). Das NKA stellt ein Sonderabkommen
im Sinne von Art 19 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums
(im
folgenden PVÜ) dar. Nach dem zwölften
Erwägungsgrund zur Richtlinie sind die Vorschriften der Richtlinie in vollständiger
Übereinstimmung mit der PVÜ auszulegen, wobei
insbesondere die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus den internationalen Abkommen unberührt
bleiben müssen.
Gemäß Art 1 Abs 2 NKA besteht die insoweit verbindliche Klassifikation aus der
Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen und einer alphabetischen Liste.
Die erläuternde Anmerkung zur Klasse 35 der Klasseneinteilung lautet
auszugsweise:
"Diese Klasse enthält insbesondere:
- Das Zusammenstellen verschiedener Waren
(ausgenommen deren
Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser
Waren zu erleichtern;
-
...
Diese Klasse enthält insbesondere nicht:
- Tätigkeiten eines Unternehmens, deren Hauptaufgabe der Verkauf von
Waren ist, d.h. eines sogenannten Handelsunternehmens;
-
..."
Nach dem Wortlaut dieser erläuternden Anmerkung ist somit als Dienstleistung
der Klasse 35 nur das Zusammenstellen verschiedener Waren, nicht dagegen die
im Warenvertrieb bestehende Tätigkeit eines Handelsunternehmens zu verstehen.
2.3.2. Nicht zuletzt im Hinblick auf die genannte erläuternde Anmerkung zu Klasse
35 der Klasseneinteilung des NKA hat das Deutsche Patent- und Markenamt
bisher die Eintragbarkeit von Marken
für Einzelhandelsdienstleistungen
grundsätzlich verneint, weil es sich hierbei ausschließlich um den Vertrieb von
Waren (im Wege des Kaufvertrags), nicht um eine selbständige Dienstleistung
handle (vgl BPatG GRUR 1985, 50, 51 f "Lodenfrey"). Bezüglich dieser
wirtschaftlichen Betätigung ist dementsprechend nur die Eintragung einer Marke
für die jeweils vertriebenen Waren in Erwägung gezogen worden. Der Schutz
einer Dienstleistungsmarke
ist
lediglich anerkannt worden, wenn ein
Handelsunternehmen Leistungen erbrachte, die über den Kernbereich des
Vertriebs von Waren hinausgingen und nicht ausschließlich unselbständige
Hilfsdienstleistungen darstellten, sondern auch Dritten gegenüber als selbständige
Leistungen abgeboten werden konnten (eine zusammenfassende Darstellung
dieser Spruchpraxis findet sich bei Grabrucker, GRUR 2001, 623, 624 ff).
2.3.3. Das HABM hatte ursprünglich eine der deutschen Praxis entsprechende
Auffassung vertreten und den Einzelhandel mit Waren nicht als Dienstleistung
erachtet, für die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen werden konnte (vgl Nr
4.3.j. der ursprünglichen Prüfungsrichtlinien, HABM-Abl 1996, 1300, 1304). Hierbei
war es von einer entsprechenden Aussage
in Nr 2 der "Gemeinsamen
Erklärungen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im
Protokoll des Rates anläßlich der Annahme der Verordnung des Rates vom 20.
Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke"
(HABM-ABl 1996, 612)
ausgegangen. Demgegenüber hat die 2. Beschwerdekammer des HABM in der
Entscheidung vom 17. Dezember 1999 – R 46/1998-2 "GIACOMELLI SPORT"
(HABM-ABl 2000, 730) die grundsätzliche Zulässigkeit der Eintragung von
Gemeinschaftsmarken für Einzelhandelsdienstleistungen anerkannt, jedoch deren
nähere Präzisierung verlangt. Im Anschluß an diese Entscheidung hat der
Präsident des HABM mit Mitteilung Nr 3/01 vom 12. März 2001 (HABM-ABl 2001,
1222)
festgestellt, daß die von Einzelhandelsunternehmen erbrachten
Dienstleistungen als solche Gegenstand von Gemeinschaftsmarken sein könnten.
Abweichend von den Ausführungen der 2. Beschwerdekammer des HABM
(HABM-ABl 2000, 730, 750 – Nr 27) erachtet der Präsident des HABM nähere
Spezifizierungen dieser -
in Klasse 35 der Klasseneinteilung des NKA
einzuordnenden - Dienstleistungen für die Markeneintragung als nicht erforderlich.
Hinsichtlich möglicher Konflikte zwischen Dienstleistungs- und Warenmarken
schließt er eine Ähnlichkeit zwischen im Einzelhandel verkauften Waren und
Einzelhandelsdienstleistungen zwar nicht aus, bewertet diese aber grundsätzlich
als gering, so daß nur unter besonderen Voraussetzungen (zB Identität der
Marken) die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.
2.3.4. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bejahen zwischenzeitlich
weitgehend die grundsätzliche Möglichkeit einer Markeneintragung
für
Dienstleistungen eines Einzelhändlers in Klasse 35 der Klasseneinteilung des
NKA. Unterschiedliche Auffassungen bestehen jedoch in der Frage, ob und
inwieweit derartige Dienstleistungen durch konkretisierende Zusätze hinsichtlich
der Art oder des Einsatzbereichs der Leistungen näher bestimmt werden müssen.
Hiermit in unlösbarem Zusammenhang steht die weitere Frage, ob und inwieweit
Einzelhandelsdienstleistungen mit anderen Dienstleistungen und vor allem mit den
jeweils vertriebenen Waren in der Weise als ähnlich anzusehen sind, daß eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Auch in dieser Frage ist – soweit ersichtlich -
die Spruchpraxis der einzelnen Mitgliedstaaten und des HABM nicht einheitlich.
2.4. Klärungsbedürftige Rechtsfragen
2.4.1. Vor
allem
im Hinblick
darauf,
daß
nationale Marken
und
Gemeinschaftsmarken sowohl in Verfahren vor dem HABM als auch in Verfahren
vor den nationalen Behörden und Gerichten aufeinandertreffen,
ist eine
verbindliche Klärung der gestellten Fragen durch eine Vorabentscheidung des
Gerichtshofs
der
Europäischen
Gemeinschaften
erforderlich.
Da
Gemeinschaftsmarken in den Mitgliedstaaten ihrem Inhaber die gleichen Rechte
verleihen wie nationale Marken, kann eine unterschiedliche Eintragungspraxis
unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nicht hingenommen werden.
Dasselbe gilt für die im folgenden noch auszuführenden Probleme einer
Ähnlichkeit von Dienstleistungen eines Einzelhändlers mit den dabei vertriebenen
Waren. Eine divergierende Behandlung dieser Rechtsfragen
in den
Mitgliedstaaten könnte zu einer erheblichen Verzerrung des Wettbewerbs
innerhalb der Europäischen Union führen.
2.4.2. Der Senat geht davon aus, daß seine erste Frage, ob für den Einzelhandel
mit Waren die Eintragung von Dienstleistungsmarken grundsätzlich möglich ist,
nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit den weiteren Fragen zu
beantworten
ist. Die Zulässigkeit
einer
dahingehenden Erweiterung
markenrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte hängt vor allem davon ab, ob und
inwieweit ein derartiger Markenschutz im Rahmen des freien Waren- und
Dienstleistungsverkehrs
inhaltlich zu bestimmen und gegebenenfalls zu
begrenzen ist. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei, daß trotz möglicher
tatsächlicher Überschneidungen eine eindeutige rechtliche Unterscheidung
zwischen einerseits den Dienstleistungen eines Einzelhändlers als solchen und
andererseits den im Rahmen des Einzelhandels vertriebenen Waren sowie
weiteren dabei erbrachten Leistungen gewährleistet sein muß. Die Erlangung
einer Marke
für
"Einzelhandelsdienstleistungen"
(in Klasse 35 der
Klasseneinteilung) darf nach Ansicht des Senats keinesfalls zu einer
unkontrollierten Erweiterung des Markenschutzes führen, der sowohl alle vom
Einzelhändler
im Gesamtzusammenhang seiner wirtschaftlichen Betätigung
erbrachten Leistungen als auch alle im Einzelhandel vertriebenen Waren und
damit einen Bereich umfaßt, für den ansonsten die Eintragung und Benutzung von
Marken für eine Vielzahl einzelner Waren- und Dienstleistungsklassen erforderlich
wäre. Insoweit kommt nach Ansicht des Senats eine Eintragung von Marken für
die Dienstleistungen eines Einzelhändlers nur in Betracht, sofern eine praktikable
Bestimmung des Gegenstands dieses Markenschutzes gewährleistet ist (s dazu
die zweite Frage). Diese Begrenzung muß auch bei der Beurteilung des
Verteidigungsbereichs einer für derartige Dienstleistungen eingetragenen Marke
berücksichtigt werden, was insbesondere die Problematik der Ähnlichkeit der
fraglichen Dienstleistung mit den im Einzelhandel vertriebenen Waren sowie
weiteren im Zusammenhang mit dem Warenvertrieb erbrachten selbständigen
Leistungen betrifft (s dazu die dritte Frage).
3.
Zur zweiten Frage: Notwendigkeit einer inhaltlichen Konkretisierung
der Dienstleistung eines Einzelhändlers
3.1. Grundsätzliches Erfordernis der Bestimmtheit des Markenschutzes
zur Erfüllung der Herkunftsfunktion im Sinne von Art 2 der Richtlinie
Die Frage, ob ein Markenschutz für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers
eröffnet werden soll, beinhaltet zwangsläufig die weitere Frage nach dem
Gegenstand des beantragten und erteilten Schutzes. Nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften besteht die hauptsächliche
Funktion der Marke im Sinne von Art 2 der Richtlinie darin, dem Verbraucher die
Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
garantieren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden (vgl zB
EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - Nr 22, 23 - "Bravo"; GRUR 2002, 804, 806 - Nr
30 - "Philips"). Nur soweit ein Zeichen eine solche Herkunftsfunktion zu erfüllen
vermag, darf es der freien Verwendbarkeit entzogen werden und Gegenstand
eines Monopolrechts werden. Dieser Funktion kann eine Marke nur entsprechen,
wenn der Gegenstand des markenrechtlichen Schutzes hinreichend deutlich
bestimmt ist. Da das Markenrecht ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines
unverfälschten Wettbewerbs ist (vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - Nr 21 -
"Bravo"), müssen im Interesse eines freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs
Inhalt und Grenzen des Ausschließlichkeitsrechts für den Markeninhaber und
etwaige Mitbewerber eindeutig erkennbar sein. Das gilt vor allem für registrierte
Rechte, deren Umfang sich zweifelsfrei aus dem Register ergeben muß, zumal die
Verletzung registrierter Marken nach der Richtlinie schwerwiegende rechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen kann.
3.2. Erfordernis einer
inhaltlichen Begrenzung des Begriffs der
Dienstleistungen eines Einzelhändlers bereits bei der Eintragung von
Marken
3.2.1. Allgemeine Begriffe wie "Einzelhandelsdienstleistungen", "Einzelhandel
mit Waren", "Dienstleistungen eines Kaufhauses" usw genügen nach Ansicht des
Senats diesem Gebot der Bestimmtheit von Ausschließlichkeitsrechten nicht, da
sie eine hinreichende Abgrenzung des Schutzgegenstands der Marke nicht
ermöglichen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß im Zusammenhang mit dem
Einzelhandel häufig ein breites Spektrum von Tätigkeiten ausgeübt wird, das zB
auch Vermittlung von Kreditverträgen, Verpackung und Lagerung von Waren,
Transport usw umfassen kann. Insoweit ist die erforderliche Unterscheidung der
Tätigkeit eines Einzelhändlers gegenüber dem Betätigungsfeld anderer, rechtlich
und wirtschaftlich selbständiger Unternehmen - wie zB Banken, Reisebüros,
Dekorateuren, Malern, Raumpflegeunternehmen,
Installateuren, Speditionen,
Gaststätten usw – nicht von vorneherein gewährleistet. Zwar enthält die
Klasseneinteilung nach dem NKA mehrere breit gefaßte und umfangreiche
Dienstleistungsbegriffe.
Die
rechtliche
Problematik
des
Begriffs
"EinzelhandelsdienstIeistung" liegt aber nicht nur in der Breite des betreffenden
Betätigungsfeldes, sondern vor allem darin, daß dieser Begriff
inhaltlich
unbestimmt und gegenüber anderen Dienstleistungen nicht hinreichend
abgrenzbar ist. Das gilt um so mehr, als die betreffenden Leistungen als solche
häufig
für den Kunden nicht hinreichend eindeutig als eigenständige
Dienstleistungen in Erscheinung treten.
3.2.2. Beschränkungen lediglich auf den Bereich der jeweils vertriebenen Waren
(wie etwa im vorliegenden Fall "Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel sowie andere
Verbrauchsgüter für den Do-it-your-self-Bereich") sind nach Ansicht des Senats in
diesem Zusammenhang unbehelflich, weil sie die Unbestimmtheit der Angabe
"Einzelhandel" in dem jeweiligen Einzelbereich nicht beseitigen. So läßt auch eine
Angabe "Einzelhandel mit Bauwaren" offen, welche über den bloßen Verkauf
dieser Waren hinausgehende Dienstleistungen davon umfaßt sein können.
3.2.3. Entsprechende Bedenken bestehen gegen Präzisierungen, die sich auf die
Art der Vertriebsstätte (zB Kaufhaus, Supermarkt usw) beziehen. Erstens sind
auch diese Begriffe wegen der großen Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungen,
die in solchen Vertriebsstätten erbracht werden können, nicht hinreichend
bestimmbar. Zweitens beschränkt sich der Unterschied in der Größe und in der
organisatorischen Struktur
zwischen
einzelnen Erbringungsstätten
der
Dienstleistung von Einzelhändlern häufig darauf, ob dieselben Leistungen durch
betriebsinterne Mitarbeiter oder durch außenstehende selbständige Dritte erbracht
werden. Abgesehen davon, daß solche Auslagerungen je nach Wirtschaftslage
laufend erfolgen und wieder rückgängig gemacht werden können, wird dadurch
der Charakter der
jeweiligen Dienstleistung
in keiner Weise verändert,
insbesondere für die markenrechtliche Beurteilung nicht konkreter bestimmt.
3.2.4. Vielmehr hält der Senat in Übereinstimmung mit der Spruchpraxis mehrerer
europäischer Staaten
inhaltliche Begrenzungen
des
beanspruchten
Markenschutzes für unverzichtbar. Ausgehend von der bereits oben angeführten
erläuternden Anmerkung zu Klasse 35 der Klasseneinteilung des NKA und in
Abgrenzung zu weiteren selbständigen Dienstleistungen (anderer Klassen)
kommen insoweit nur Formulierungen in Betracht, die das Zusammenstellen von
Waren verschiedener betrieblicher Herkunft (ausgenommen deren Transport) für
Dritte zur Ermöglichung oder Erleichterung des Erwerbs dieser Waren beinhalten.
3.3. Erfordernis einer
inhaltlichen Begrenzung des Begriffs der
Dienstleistungen
eines Einzelhändlers
als Voraussetzung
einer
sachgerechten Bestimmung des Schutzumfangs im Kollisionsfall
Die oben (unter 3.2.) erörterte Notwendigkeit einer inhaltlichen Begrenzung des
Begriffs der Dienstleistungen eines Einzelhändlers bei der Eintragung von Marken
ergibt sich in noch stärkerem Maße bei der in nachfolgenden Kollisionsverfahren
vorzunehmenden Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr in Art 4 Abs 1
Buchstabe b und Art 5 Abs 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine für den Begriff
"Einzelhandel mit Waren" eingetragene Marke könnte nämlich zu einem praktisch
unübersehbaren Monopol
für alle etwa
im Geschäftsbereich eines
Großkaufhauses oder einer überregionalen Handelskette erbrachten Leistungen
und gegebenenfalls dabei verwendeten oder vertriebenen Waren führen. Ein
solcher unüberschaubarer Schutzbereich einer Marke ist nach Ansicht des Senats
nicht nur unter dem Gesichtspunkt seiner Unbestimmtheit und Unkalkulierbarkeit
ungerechtfertigt, sondern berücksichtigt auch die Belange des freien Wettbewerbs
nicht in angemessener Weise.
4.
Zur dritten Frage: Bewertung einer Marke für Dienstleistungen eines
Einzelhändlers bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder
Dienstleistungen
4.1. Notwendigkeit einer Begrenzung des Bereichs der Ähnlichkeit von
Waren oder Dienstleistungen
4.1.1. Auch eine angemessene inhaltliche Konkretisierung des Begriffs der
Dienstleistungen eines Einzelhändlers
im Eintragungsverfahren würde sich
letztlich als unzureichend erweisen, wenn in nachfolgenden Kollisionsverfahren
solchen Dienstleistungsmarken durch eine weite Auslegung des Begriffs der
Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen (Art 4 Abs 1 Buchstabe b und Art 5
Abs 1 Buchstabe b der Richtlinie) ein unkontrollierbarer Schutzbereich
zugesprochen werden müßte.
4.1.2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften kommt es für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder
Dienstleistungen im Sinne von Art 4 Abs 1 Buchstabe b und Art 5 Abs 1
Buchstabe b der Richtlinie grundsätzlich darauf an, ob in Berücksichtigung aller für
die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Umstände die beteiligten
Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Waren oder
Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl EuGH
GRUR 1998, 922, 924 - Nr 28 - "Canon"; GRUR 2002, 804, 806 - Nr 30 -
"Philips"). Zu den insoweit maßgeblichen Faktoren zählen insbesondere Art,
Verwendungszweck und Nutzung sowie eine mögliche Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl
EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Nr 23 - "Canon").
Diese sehr weit gehaltene Definition der Ähnlichkeit, die eine gemeinsame
Qualitätskontrolle
im Bereich
funktionell zusammenhängender Waren oder
Dienstleistungen für ausreichend erachtet, bedarf nach Ansicht des Senats im
Bereich des Einzelhandels mit Waren einer engen Auslegung. Die durch einen
Einzelhändler möglicherweise ausgeübte wirtschaftliche und rechtliche Kontrolle
über die jeweils vertriebenen Waren (zB in Form von Qualitätskontrollen) sowie
über zahlreiche im Zusammenhang mit dem Einzelhandel erbrachte Leistungen
darf nach Ansicht des Senats nicht dazu führen, daß alle diese Waren und
Leistungen als ähnlich mit den Dienstleistungen eines Einzelhändlers zu
behandeln sind.
4.2. Dienstleistungen eines Einzelhändlers und sonstige Dienstleistungen
Die erforderliche Beschränkung der Ähnlichkeit gilt zunächst
für die
im
Gesamtzusammenhang mit dem Einzelhandel erbrachten Dienstleistungen. Da –
wie bereits unter 2.2.3. ausgeführt – die Dienstleistung eines Einzelhändlers nicht
alle möglicherweise aus Anlaß des Warenvertriebs erbrachten weiteren
selbständigen Leistungen abdeckt, müssen zu deren markenrechtlichen
Absicherung die entsprechenden zusätzlichen Dienstleistungsmarken angemeldet
werden. So stellen etwa die von einem Großkaufhaus im Zusammenhang mit dem
Vertrieb von Waren angebotenen Finanzdienstleistungen, Wartungs- oder
Versicherungsverträge, Verköstigungen usw keine Dienstleistungen eines
Einzelhändlers (im Sinne der Klasse 35 der Klasseneinteilung) dar, sondern sind
als
gesonderte Dienstleistungen
im
Bereich
"Finanzwesen"
und
"Versicherungswesen" (jeweils Klasse 36), "Reparaturwesen" (Klasse 37) oder
"Verpflegung von Gästen" (Klasse 43) zu bewerten, für die ein eigenständiger
Markenschutz in Betracht kommt. Diese notwendige Trennung der lediglich in
Verbindung mit dem Einzelhandel erbrachten unterschiedlichen Leistungen würde
illusorisch, wenn sich der Schutz einer
für die Dienstleistungen eines
Einzelhändlers eingetragenen Marke im Wege der Ähnlichkeit gleichwohl auf alle
im weiteren Zusammenhang mit dem Warenvertrieb erbrachten Dienstleistungen
erstrecken würde.
4.3.
Dienstleistungen eines Einzelhändlers und vertriebene Waren
4.3.1. Bei dem Vergleich von Waren und Dienstleistungen geht die deutsche
Spruchpraxis grundsätzlich davon aus, daß Dienstleistungen mit den zu ihrer
Erbringung verwendeten Waren und den durch sie erzielten Ergebnissen (soweit
sie Waren hervorbringen) nicht ohne weiteres ähnlich sind. Der Eindruck einer die
Ähnlichkeit begründenden gemeinsamen betrieblichen Kontrolle wird jedoch dann
angenommen, wenn Dienstleistungsunternehmen sich selbständig mit der
Herstellung bzw dem Vertrieb von Waren befassen oder Warenhersteller bzw –
händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig
betätigen (vgl zB BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canon II"). So wird zB die
Ähnlichkeit der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" mit den Waren
"alkoholische Getränke" bejaht, da diese Waren entweder bereits in den
Herstellungsbetrieben zum unmittelbaren Genuß angeboten oder von Gaststätten
nicht nur
im Rahmen der Bewirtung ausgeschenkt, sondern auch
im
"Straßenverkauf" vertrieben werden (vgl BGH GRUR 1999, 586, 587 "White
LION"; GRUR 2000, 883, 884 "PAPPAGALLO").
4.3.2. Wenn diese allgemeinen Grundsätze, insbesondere die Maßgeblichkeit der
gemeinsamen Qualitätskontrolle,
im Verhältnis der Dienstleistungen eines
Einzelhändlers zu den von diesem vertriebenen Waren herangezogen werden,
ergibt sich die Gefahr eines unkontrollierbaren Ähnlichkeitsbereichs der für
Dienstleistungen
eines Einzelhändlers
eingetragenen Marke, welcher
grundsätzlich alle im Einzelhandel vertriebenen Waren umfassen könnte. Da
zahlreiche Handelsunternehmen auch eine betriebliche Kontrolle der von ihnen
verkauften Waren
vornehmen,
könnte
sich der Schutzbereich
ihrer
Dienstleistungsmarke auf praktisch sämtliche vom Einzelhandel betroffenen
Waren und damit auf einen Bereich erstrecken, für den ansonsten der Erwerb von
Warenmarken
für eine Vielzahl einzelner Waren sowie die
jeweils
funktionsgemäße Benutzung dieser Marken erforderlich wäre.
In Übereinstimmung mit der Spruchpraxis verschiedener europäischer Staaten
sowie Stimmen in der Literatur (vgl zB Grabrucker, GRUR 2001, 623, 627 ff) ist
der Senat der Ansicht, daß ein solcher unkontrollierter Ähnlichkeitsbereich
ungerechtfertigt ist. Trotz möglicher tatsächlicher Überschneidungen muß eine
rechtliche Unterscheidung zwischen den Dienstleistungen eines Einzelhändlers
und den beim Einzelhandel vertriebenen Waren gewährleistet bleiben. Wer Waren
verkauft, tritt mit dieser Betätigung in Wettbewerb zu Warenherstellern und kann
insoweit nur den Schutz einer
für die
jeweiligen Waren angemeldeten
Warenmarke erlangen. Das betrifft auch speziell für bestimmte Handelsketten
hergestellte Waren, die unter einer entsprechenden Handelsmarke vertrieben
werden können. Die Berechtigung eines zusätzlichen Markenschutzes für die
Dienstleistungen eines Einzelhändlers kann nur in dem Bereich bestehen, in dem
der Einzelhändler mit anderen Einzelhändlern – nicht mit Warenherstellern -
konkurriert. Bezüglich der von ihm vertriebenen Waren selbst steht dem
Einzelhändler dagegen der Schutz entsprechender Warenmarken offen, ohne daß
er auf den zusätzlichen Schutz einer Dienstleistungsmarke für den Einzelhandel
mit Waren angewiesen ist. Insoweit besteht keine Rechtfertigung dafür, den
Schutzbereich einer für die Dienstleistungen eines Einzelhändlers eingetragenen
Marke dadurch auch auf die vertriebenen Waren zu erstrecken, daß eine
Ähnlichkeit im Sinne von Art 4 Abs 1 Buchstabe b und Art 5 Abs 1 Buchstabe b
der Richtlinie bejaht wird.
Dr. Ströbele
Dr. Hacker
Guth
Bb