Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 11.11.2002 – 14 W (pat) 16/01
14. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 196 02 618.0-41
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 11. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Moser
sowie den Richter Harrer, die Richterin Dr. Proksch-Ledig und den Richter
Dr. Gerster
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 10.99
G r ü n d e
I.
Mit dem angefochtenen Beschluß vom 29. August 2000 hat die Prüfungsstelle für
Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung
196 02 618.0-41 mit der Bezeichnung
"Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit
einem Gehalt an Triazinderivaten und Glycerylverbindungen"
aus den Gründen des Bescheides vom 17. Februar 2000 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.
Dem Beschluß liegen die am 16. Juli 1998 eingegangenen Patentansprüche 1 bis
4 mit folgendem Wortlaut zugrunde:
"1. Verwendung von einem oder mehreren Emulgatoren, gewählt
aus der Gruppe der Substanzen der allgemeinen Strukturformel
R1 – O – (CH2 – CH – CH2 – O)n – R3
I
O – R2
wobei R1, R2 und R3 unabhängig voneinander gewählt werden aus
der Gruppe, welche umfaßt: H, verzweigte bzw. unverzweigte, gesättigte bzw ungesättigte Fettsäurereste mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen, bei welchen bis zu drei aliphatische Wasserstoffatome
durch Hydroxygruppen substituiert sein können und n eine Zahl
von 2 bis 8 darstellt als Lösungsmittel oder Lösungsvermittler oder
Solubilisator
für 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester).
2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
als Emulgator das Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat gewählt wird.
3. Verwendung nach Anspruch 1 in kosmetischen oder dermatologischen Lichtschutzmitteln.
4. Verfahren zur Stabilisierung von Lösungen des 4,4’,4’’-(1,3,5-
Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester),
dadurch gekennzeichnet, daß solchen Lösungen ein wirksamer
Gehalt an Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat zugesetzt wird."
Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des neu
formulierten Anspruches 4 betreffe offensichtlich die Verwendung von Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat in einer wirksamen Konzentration zur Stabilisierung von
Lösungen
des
4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2ethylhexylesters). Ein Verfahrensanspruch sei somit nicht gerechtfertigt.
Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat sich
weder im Rahmen des Prüfungsverfahrens zu den Ausführungen der Prüfungsstelle bezüglich der neu vorgelegten Unterlagen geäußert noch eine Beschwerdebegründung eingereicht oder Anträge gestellt.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen, weil jedenfalls die Bereitstellung des Verfahrens nach Anspruch 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
Das der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegende Problem stellt die schlechte
Löslichkeit des UVB-Filters 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) in Lipiden dar, verbunden mit dem Nachteil, daß diese Substanz aus seiner Lösung leicht wieder auskristallisiert (vgl geltende Beschreibung, S 3 Abs 2 und S 4 Abs 2).
Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen, den in Rede stehenden UVB-Filter iVm den im geltenden Anspruch 1 angegebenen Emulgatoren zu verwenden
bzw gemäß Anspruch 4 Lösungen, die diesen Filter enthalten, zur Stabilisierung
einen wirksamen Gehalt an Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat zuzusetzen.
Die Stabilisierung einer Lösung des 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-trisbenzoesäure-tris(2-ethylhexylesters) nach Anspruch 4 liegt in Hinblick auf die bereits im Rahmen des Prüfungsverfahrens genannten Entgegenhaltungen
(1) JP 4-178316 A. In: Patents Abstr of Japan, Sect C, Vol 16,
(1992), Nr 485 (C-993)
(2) EP 0 457 687 A1
jedoch nahe.
Die Verwendung des Emulgators Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat in Emulsionen
zur kosmetischen Anwendung ist aus (1) bekannt. Wie anhand der dort angegebenen Formelzeichnungen I iVm III zu ersehen ist, werden mit dieser Entgegenhaltung nämlich Polyglycerolhydroxyfettsäureester angegeben, bei denen das Polyglycerol mindestens über eine C-2-Position des Glyceryl-Restes mit Hydroxystearinsäuren verestert ist. Bei diesem oleophilen, dh lipophilen Ester handelt es sich
um eine nichtionogene oberflächenaktive Verbindung, deren hydrophiler Bereich
von der ungeladenen hydrophilen Ester-Gruppe als Zwischengruppe und dem ungeladenen Polyetherrest mit den Alkoholendgruppen des Polyglycerin-Restes gebildet wird. Solche weniger polaren, lipophilen Emulgatoren tendieren bekanntlich
zu einer besseren Löslichkeit in lipophilen Stoffen, weshalb sie - einem Grundsatz
chemischen Arbeitens folgend, daß Ähnliches Ähnliches zu lösen vermag - der
Fachmann, hier ein Chemiker mit Hochschulausbildung mit langjähriger Erfahrung
auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung kosmetischer und dermatologischer Formulierungen, von vornherein mit in Lipiden löslichen Stoffen verarbeitbar
ansehen wird. Er wird sie aufgrund dieser Eigenschaft auch in Betracht ziehen,
wenn er vor die Aufgabe gestellt sein wird, lipophile Verbindungen zu lösen und
sie sodann, weiterverarbeitet zu dem tatsächlich zur Anwendung kommenden
Endprodukt, hier einer Emulsion aus einer Lipid- und einer Wasserphase, stabil in
Lösung zu halten.
Darüber hinaus ist es dem Fachmann aber auch aus der Entgegenhaltung (2), die
Lichtschutzformulierungen in Form von Emulsionen angibt, bekannt, Lipidphasen
die gleichfalls den im geltenden Anspruch 4 genannten lipophilen UVB-Filter
4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester)
enthalten, weniger polare, lipophile Emulgatoren zuzufügen. Dabei handelt es sich
um Emulgatoren, die zT aufgrund ihrer Struktur als Polyglycydylether von Fettalkoholen mit 10 bis 18 Kohlenstoffatomen bzw Polyglycidylester ethoxylierter Fettsäuren mit 12 bis 18 Kohlenstoff-Atomen in naher Verwandtschaft zu dem im Anspruch 4 genannten Polyglycidyl-2-Polyhydroxystearat stehen (vgl Ansprüche 1, 2,
6 und 9 und Beschreibung S 2 Z 1 bis 4, S 3 Z 20 bis 22 und Z 32/33, S 4 Z 5 bis
7, 10 bis 26, 34 bis 48 sowie Z 52). Der Fachmann, vor die Aufgabe gestellt, eine
stabile Lösung des 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2ethylhexylesters) bereitzustellen bzw Maßnahmen zu ergreifen, die Stabilität solcher Lösungen weiter zu optimieren, wird auf der Suche nach weiteren geeigneten
Emulgatoren daher auch das in (1) genannte Polyglycidyl-2-Polyhydroxy-stearat
als ebenfalls zur Gruppe der bereits in (2) genannten nichtionogenen Emulgatoren
gehörend in Erwägung ziehen. Dies um so mehr, weil (1) lehrt, Polyglycidyl-2-Polyhydroxystearat zusammen mit üblichen kosmetischen Additiven, ua auch mit UV-
Absorbern, zu Emulsionen zu verarbeiten, die kaum hautirritierend und sehr stabil
sind. Bei der gegebenen Sachlage konnte der Fachmann sodann von vornherein
davon ausgehen, daß mit dem in Rede stehenden in der Lipidphase löslichen
UVB-Filter im angegebenen Konzentrationsbereich, der sich von 0,1 bis 10 Gew.-
% erstreckt und sich im übrigen von dem in (2) genannten nicht unterscheidet, Lösungen erhalten werden (vgl geltende Beschreibung S 4/5 übergreifender Absatz
und (2) S 4 Z 5 bis 7). Er konnte nämlich auch von vornherein damit rechnen, daß
in Anwesenheit des in Rede stehenden weniger polaren, lipophilen Emulgators
- aufgrund dessen naheliegender Tendenz, sich in lipophilen Stoffen gut zu lösen -
dieser Filter bei einer Einarbeitung der Lipidphase in eine Emulsion unter Aufrechterhaltung des Lösungsgleichgewichtes in Lösung gehalten wird, ohne leicht wieder auszukristallisieren. Somit kann die Bereitstellung des mit dem Anspruch 4 angegebenen Verfahrens zur Stabilisierung einer 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) enthaltenden Lösung mit Polyhydroxy-2-Polyhydroxystearat nicht als erfinderische Tätigkeit angesehen werden.
Vielmehr bedurfte es dazu lediglich einer begrenzten Anzahl routinemäßiger Versuche, um den gewünschten Erfolg festzustellen.
Angaben bzw Nachweise, die die Ausführungen der Anmelderin in der vorliegenden Beschreibung belegten, daß es unter Anwendung von Polyglycidyl-2-Polyhydroxystearat möglich sei, die Einsatzmengen des 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters) in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen gegenüber dem Stand der Technik zu verdoppeln bzw diesen Filter enthaltende Lösungen zu stabilisieren (vgl geltende Beschreibung S 3/4
übergreifender Absatz und S 4 Abs 2), sind im übrigen weder den Erstunterlagen
zu entnehmen noch vorgelegt worden. Vielmehr wird - wie vorstehend bereits dargelegt - sowohl in (2) als auch in der vorliegenden Beschreibung übereinstimmend
angegeben, daß die Gesamtmenge an dem in Rede stehenden UVB-Filter in den
fertigen Zubereitungen 0,1 bis 10 Gew.-% betragen kann (vgl (2) Beschreibung
S 4 Z 5 bis 7 und Beispiele A bis D sowie geltende Beschreibung S 4/5 übergreifender Absatz und Beispiele 1 bis 3).
Damit kann es dahin gestellt bleiben, ob das Anspruchsbegehren nun auf die Verwendung eines Stoffes zusammen mit einem weiteren Stoff oder ein Verfahren zur
Herstellung eines diese Stoffe enthaltenden Stoffgemisches gerichtet ist. Verwendungsansprüche sind in aller Regel Verfahrensansprüche, durch welche ein Stoff
zur Erzielung eines Zustandes oder eines Erzeugnisses eingesetzt wird. Wird ein
Erzeugnis hervorgebracht, so handelt es sich unabhängig von der Formulierung
um ein Herstellungsverfahren, dessen unmittelbare Erzeugnisse geschützt werden. Die Anweisung zur Verwendung eines Stoffes zusammen mit einem anderen
Stoff ist daher in Wirklichkeit eine Anweisung zur Vornahme eines Verfahrensschrittes zur Herstellung eines Gemisches, hier einer Polyglyceryl-2-Polyhydroxystearat enthaltenden Lösung des 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylesters). Das Patentrecht ist nun zwar im Falle eines Verwendungsanspruches dann erschöpft, wenn der Gebrauch beendet ist. Der Gegenstand, der im vorliegenden Fall dem Gebrauch zugeführt wird, ist jedoch - unabhängig davon, ob der Anspruch 4 nun als Verwendungs- oder als Verfahrensanspruch formuliert ist - immer eine neben dem 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) auch Polyhydroxy-2-Polyhydroxystearat enthaltende Lösung. Auf Grund dessen unterscheidet sich in einem solchen
Fall ein Verwendungsanspruch in seiner Tragweite nicht von einem Anspruch, der
ein Herstellungsverfahren zum Gegenstand hat (vgl BGH GRUR 1982 162, 163 –
Zahnpasta).
Es sind daher keine Argumente erkennbar, die die Patentfähigkeit des Verfahrens
nach Anspruch 4 begründen könnten.
Somit bildet der geltende Anspruch 4 mangels erfinderischer Tätigkeit keine
Grundlage für eine Patenterteilung.
Auch die mit dem Anspruch 1 beanspruchte Verwendung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wie vorstehend ausgeführt, stellt die Verwendung der im
Anspruch 1 genannten Emulgatoren, bei denen es sich gleichfalls um weniger polare, lipophile Emulgatoren handelt, zusammen mit dem 4,4’,4’’-(1,3,5-Triazin-
2,4,6-triyltriimino)-tris-benzoesäure-tris(2-ethylhexylester) eine Anweisung zur Herstellung eines diese Stoffe enthaltenden Gemisches dar. Die Bereitstellung dieses
in Rede stehenden Stoffgemisches ist aber hinsichtlich der Entgegenhaltungen (1)
und (2) - wie vorstehend dargelegt und übrigens bereits auch schon im Rahmen
des Prüfungsverfahrens aufgezeigt - als naheliegend anzusehen.
Die Ansprüche 2 und 3 müssen das Schicksal der Ansprüche 1 und 4 teilen, weil
über den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden kann.
Eine mündliche Verhandlung ist von der Anmelderin nicht beantragt und bei der
gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden. Die Zurückweisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.
Moser
Harrer
Proksch-Ledig
Gerster
Pü