BPatG Beschluss vom 17.12.2002 – 34 W (pat) 40/02

BUNDESPATENTGERICHT

34 W (pat) 40/02

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 06 217.6-27

…

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

17. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Ulrich sowie die

Richter Hövelmann, Dr.-Ing. Barton und Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen 10.99

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2002 wird aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Der Anmelder hat zugleich mit seiner am 16. Februar 1998 eingereichten Patentanmeldung für diese die inländische Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 297 03 674.2 in Anspruch genommen. Dieses Gebrauchsmuster ist am

28. Februar 1997 eingereicht und am 30. April 1997 eingetragen worden. Der Patentanmeldung war die Abschrift der Gebrauchsmusteranmeldung samt Antrag auf

Eintragung dieses Gebrauchsmusters beigefügt, jedoch fehlte die letzte Seite 10,

die einen Unteranspruch 10 enthält.

Mit Schreiben vom 6. Mai 1998 teilte die Prüfungsstelle 11.27 dem Anmelder u.a.

mit, dass die Prioritätserklärung als nicht abgegeben gelte, weil bei der Abschrift

der früheren Anmeldung der Patentanspruch 10 fehle. Die Angaben seien daher

amtsseitig gestrichen worden. Daraufhin reichte der Anmelder mit Schriftsatz vom

26. Juni 1998, eingegangen am 30. Juni 1998 die

fehlende Seite 10 der

Gebrauchsmusteranmeldung nach.

Anschließend stellte der Anmelder zunächst Rechercheantrag und 1999 Prüfungsantrag, jeweils unter Zahlung der entsprechenden Gebühren.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Patentanspruchs nicht mehr neu gegenüber

dem deutschen Gebrauchsmuster 297 03 674 sei. Dieses Gebrauchsmuster gehöre zum Stand der Technik, weil die Erklärung über die Inanspruchnahme der inneren Priorität gemäß der in Form einer Mitteilung gekleideten zulässigen und die

Prüfungsstelle bindenden Vorabendscheidung im Formalprüfungsbescheid vom

6. Mai 1998 als nicht abgegeben gelte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Prioritätstag

28. Februar 1997 des deutschen Gebrauchsmusters 297 03 674

der vorliegenden Anmeldung zuzuerkennen, hilfsweise beantragt

er mündliche Verhandlung und die Prüfung geänderter Patentansprüche 1 bis 16, eingegangen am 6. August 2002, die gegenüber dem deutschen Gebrauchsmuster abgegrenzt seien.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, auch der beigezogenen

Akte des deutschen Gebrauchsmusters 297 03 674 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg: Der angefochtene Beschluss

war aufzuheben und die Sache war an das Deutsche Patent- und Markenamt zur

weiteren Prüfung zurückzuverweisen. Bei dieser Prüfung ist davon auszugehen,

dass die Priorität des Deutschen Gebrauchsmusters 297 03 674 wirksam in Anspruch genommen ist.

1. Die Zurückweisung der Anmeldung kann nicht, wie im angefochtenen Beschluss geschehen, darauf gestützt werden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu gegenüber dem deutschen Gebrauchsmuster 297 03 674 sei.

Denn dieses Gebrauchsmuster gehört nicht zum Stand der Technik. Vielmehr hat

der Anmelder für seine vorliegende Anmeldung wirksam die Priorität eben dieser

Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen. Zwar hat es der Anmelder

versäumt, rechtzeitig innerhalb der Frist des PatG § 40 Abs. 4 eine vollständige

Abschrift der früheren Anmeldung zu den Akten zu reichen. Bei der fristgerecht

eingereichten Abschrift fehlte nämlich die den Text abschließende Seite 10. Diese

Unvollständigkeit konnte die Prüfungsstelle aber noch vor Ablauf der Frist des

PatG § 40 Abs. 4 durch Vergleich mit den gleichzeitig eingereichten Unterlagen

der Patentanmeldung feststellen, da beide Unterlagen ansonsten nahezu identisch

sind. Sodann konnte die Prüfungsstelle ebenfalls noch fristgerecht aus ihrem eigenen Amtswissen die festgestellte Lücke schließen. Dazu konnte sie auf die Unterlagen des zu diesem Zeitpunkt bereits eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 297 03 674 zurückgreifen. Diese Unterlagen waren dem Amt (wie auch

der Öffentlichkeit) u.a. in einfacher Weise über das amtseigene Informationssystem DEPATIS zugänglich (vgl. Schulte, PatG 6. Aufl. § 41 Rdn. 68) . Dort war

seit dem 12. Juni 1997 die fehlende Seite 10 darstellbar. Das ergibt sich aus einer

Auskunft des Deutschen Patent – und Markenamts (Leiter der Abteilung 2.4 – IT –

Betrieb) vom 6. Dezember 2002.

Es kann im übrigen dahinstehen, ob in der Mitteilung vom 6. Mai 1998, wie das

Patentamt meint, eine Vorabentscheidung zu sehen ist. Diese wäre nicht in

Rechts- bzw Bestandskraft erwachsen. Denn der Nachweis der förmlichen Zustellung der Mitteilung lässt sich nicht mehr führen. Diese Zustellung erfolgte ausweislich der Amtsakte durch Sammelempfangsbekenntnis. Ein solches ist nicht

zur Akte gelangt, kann auch nicht mehr eingesehen werden, weil Sammelempfangsbekenntnisse nur drei Jahre lang aufbewahrt werden, mithin diejenigen

von 1998 nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies hat eine Rückfrage beim Deutschen Patent – und Markenamt (Abfertiger für Zustellungsaufträge) bestätigt (vgl.

auch Schulte, PatG 6. Aufl, § 127 Rdn. 80). Deshalb kann nicht mehr festgestellt

werden, ob hier eine Frist für eine Beschwerde gegen die Mitteilung in Gang gesetzt worden ist. Für diese Frist ist auch VwZG § 9 Abs 1 (Heilung) nicht anwendbar (PatG § 127 Abs 2 a.F.).

Die Mitteilung mag das Deutsche Patent- und Markenamt binden (BGH a.a.O.;

Schulte a.a.O. § 34 Rdn 65), hindert aber mangels Rechts- bzw. Bestandskraft

den Senat nicht an der Entscheidung der Frage, ob die Priorität des deutschen

Gebrauchsmusters formell wirksam in Anspruch genommen worden ist.

Die Entscheidung über die Zurückverweisung beruht auf PatG § 79 Abs 3 Nr 3,

da die Anmeldung von der Prüfungsstelle nunmehr mit anderem Stand der Technik erneut zu prüfen ist.

Da der Anmelder mit seinem Hauptantrag Erfolg hat, war über den gestellten

Hilfsantrag nicht zu entscheiden.

Ch. Ulrich

Hövelmann

Dr. Barton

Ihsen