BPatG Beschluss vom 09.07.2003 – 32 W (pat) 344/02

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 344/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 10.99

betreffend die Marke 397 58 442

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

9. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter

Rauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der

Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts

- Markenstelle für Klasse 30 - vom 16. September 2002

insoweit aufgehoben, als die Löschung der Marke

397 58 442 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke

IR R 416 676 angeordnet wird.

Der Widerspruch aus der Marke IR R 416 676 wird

zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der am 5. Dezember 1997 für

Schokoladewaren, insbesondere Tafelschokolade

angemeldeten Marke 397 58 442

ALISA

hat die Inhaberin von zwei prioritätsälteren, nach dem Madrider Markenabkommen

(MMA) international registrierten gleichlautenden Marken

ALISA

Widerspruch erhoben.

Die Marke IR R 346 753 ist für

Olives

und die Marke IR R 416 676 für

Vinaigres et sauces, à l'exception expresse du café, du thé,

des succédanés du café et de toutes sortes de produits

congelés

geschützt.

Der Markeninhaber hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken in Deutschland

bestritten.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit

Beschluss vom 14. August 2000 zurückgewiesen, da hinsichtlich beider Widerspruchsmarken mangels Warenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr mit der

jüngeren Marke bestehe.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Der Markeninhaber hat deren kostenpflichtige Zurückweisung beantragt, weil die fehlende

Warenähnlichkeit für die anwaltlich vertretene Widersprechende deutlich erkennbar sei. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung "der

Widerspruchsmarke" ein in englischer Sprache abgefasstes Affidavit mit deutscher

Übersetzung, betreffend die Ware "Olives", vorgelegt nebst drei Kopien von Etiketten und zwei Rechnungen, die als Warenbezeichnungen ebenfalls "Oliven" bzw.

"Olives" enthalten.

Mit Beschluss vom 16. September 2002 hat die Markenstelle durch einen Beamten des höheren Dienstes

den Beschluss vom 14. August 2000 in Ziffer 1 aufgehoben und

die Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke

IR R 416 676 angeordnet.

Das Verfahren über die Erinnerung der Widersprechenden aus der Marke

IR R 346 753 wurde im Umfang der getroffenen Entscheidung über die Löschung

bis zu deren Rechtskraft ausgesetzt.

Von einer Kostenauferlegung wurde abgesehen.

Eine Gefahr von Verwechslungen sei im Verhältnis der jüngeren Marke zur Widerspruchsmarke IR R 416 676 gegeben. Der zumindest entfernte Grad von Warenähnlichkeit reiche angesichts der Markenidentität zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr aus. Die Nichtbenutzungseinrede sei hinsichtlich dieser Widerspruchsmarke unzulässig, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch nicht

abgelaufen sei.

Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt. Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. September 2002

insoweit aufzuheben als die Löschung der angegriffenen

Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke

IR R 416 676 angeordnet wurde und den Widerspruch aus

der Marke IR R 416 676 zurückzuweisen sowie

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen,

hilfsweise den angefochtenen Beschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben.

Er weist darauf hin, dass die Benutzungsschonfrist der Marke IR R 416 676

bereits 1980 abgelaufen ist. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung dieser Marke habe die Widersprechende nicht vorgelegt. Vorsorglich werde erneut

die Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten.

Der Markeninhaber regt an, die Kosten - zumindest die des Beschwerdeverfahrens - der Widersprechenden aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es treffe zu, dass beide Widerspruchsmarken, also auch die Marke IR R 416 676,

dem Benutzungszwang in Deutschland unterlägen. Eine Zurückverweisung an die

Markenstelle sei nicht notwendig, da das Bundespatentgericht selbst die Sach-

und Rechtslage überprüfen könne und der angefochtene Beschluss sich bei einer

Gegenüberstellung der maßgeblichen Waren (Schokoladewaren einerseits und

Oliven andererseits) als zutreffend erweise.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig. Sie führt antragsgemäß zur teilweisen Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 16. September 2002

und zur Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke IR R 416 676 sowie zur

Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

1. Der angefochtene Beschluss beruht in Ziffer 2 auf der ersichtlich unzutreffenden Tatsache, dass der gegen die Widerspruchsmarke IR R 416 676 gerichtete

Nichtbenutzungseinwand unzulässig sei. Der erst nach Zustellung des Beschlusses erkannte Irrtum folgte aus der Verwechslung des Verlängerungsdatums mit

dem für den Beginn der Schonfrist maßgeblichen Datum. Das ergibt sich aus

einem entsprechenden Aktenvermerk der Markenstelle vom 10. Oktober 2002. Die

seit 1975 international registrierte Widerspruchsmarke IR R 416 676 unterlag

längst dem Benutzungszwang; mithin traf die Widersprechende auf die zulässige

Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers hin die Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung auch dieser Marke für die registrierten

Waren in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 und 2

i.V.m. § 116 Abs. 1 MarkenG). Dem ist sie nicht nachgekommen. Der Glaubhaftmachungsversuch - Affidavit vom 14. März 2001 nebst Anlagen - konkretisiert

diese Widerspruchsmarke nicht anhand der Registrierungsnummer, bezieht sich

aber ersichtlich nur auf die für "Olives" registrierte Marke IR R 346 753, da sowohl

in der eidesstattlichen Versicherung als auch in den ergänzenden Glaubhaftmachungsunterlagen nur diese Erzeugnisse als benutzt angeführt werden. Für die

Waren der Marke IR R 416 676 sind weder im patentamtlichen Verfahren noch im

Beschwerdeverfahren, trotz ausdrücklicher Aufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede seitens des Markeninhabers, Unterlagen zur Glaubhaftmachung

einer Benutzung eingereicht worden.

Somit fehlte der Markenstelle im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Erinnerung die Rechtsgrundlage für die Anordnung der Löschung der angegriffenen

Marke aufgrund des Widerspruchs der Marke IR R 416 676.

Die Markenstelle wird nunmehr unter Berücksichtigung ihres Versehens, das zu

einer beträchtlichen Verfahrensverzögerung geführt hat, und des daher berechtigten Interesses des Markeninhabers an einer alsbaldigen Entscheidung, das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke IR R 346 753 abzuschließen haben.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG

anzuordnen, da dies angesichts des Verfahrensfehlers des Amtes, der ursächlich

für die Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung war, der Billigkeit entspricht (vgl.

Ströbele/Hacker Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdn. 37, 38).

3. Von einer Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden gemäß § 71

Abs. 1 MarkenG hat der Senat abgesehen. Die Behauptung des Markeninhabers,

die fehlende Warenähnlichkeit sei für die anwaltlich vertretene Widersprechende

deutlich erkennbar gewesen, reicht für eine solche Entscheidung noch nicht aus,

da die Markenstelle von einer – wenn auch entfernten – Markenähnlichkeit ausgegangen ist. Wird allerdings auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der

Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der

Benutzung weiterverfolgt - wie hier bezüglich der Marke IR R 416 676 -, so kann

dies Anlass für eine Kostenauferlegung sein (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 34

mwNachw.). Jedoch war diese Sorgfaltspflichtverletzung der Widersprechenden

letztlich nicht ursächlich für die fehlerhafte und Anlass für die Beschwerdeeinlegung gebende Entscheidung der Markenstelle.

Winkler

Rauch

Viereck

br/Fa