BPatG Beschluss vom 28.07.2004 – 26 W (pat) 45/04

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 45/04 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 303 16 325.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 28. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert

sowie der Richter Kraft und Reker 10.99

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 8. Dezember 2003 aufgehoben. Die Sache

wird

an

das Deutsche Patent-

und Markenamt

zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle des Patentamts hat die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 32, 33 und 43 bestimmte Anmeldung der Wortmarke

cocktail-to-go

mit Bescheid vom 4. September 2003 als nicht unterscheidungskräftige und

beschreibende Angabe beanstandet und dem Anmelder eine Äußerungsfrist von

zwei Monaten eingeräumt, die mit der Zustellung des Bescheids zu laufen begann.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2003 hat sie die Anmeldung aus den Gründen

des Bescheids, denen der Anmelder nicht widersprochen habe, zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an

das Patentamt sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Zur Begründung

seiner Anträge macht er geltend, die Markenstelle habe bei der Absetzung des

Beschlusses seinen Schriftsatz vom 13. Oktober 2003 nicht berücksichtigt und das

darin enthaltene Vorbringen nicht gewürdigt, was sich der Beschlussbegründung

entnehmen lasse. Dieser Schriftsatz sei jedoch beim Patentamt am 16. Oktober 2003 eingegangen, was dieses ihm auch bestätigt habe. Die Nichtberücksichtigung sei eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs.

II

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig und begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70

Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, weil das Verfahren vor der Markenstelle an einem wesentlichen Mangel leidet.

Dies ist der Fall, wenn das Verfahren nicht mehr als ordnungsgemäße Entscheidungsgrundlage für den darauf beruhenden Beschluss angesehen werden kann.

Einen wesentlichen Mangel stellt insbesondere die Verletzung des rechtlichen

Gehörs dar (BGH GRUR 1978, 99, 101 – Gleichstromfernspeisung).

Mit der Nichtberücksichtigung des innerhalb der Äußerungsfrist beim Patentamt

eingegangenen Schriftsatzes des Anmelders hat die Markenstelle diesem das

rechtliche Gehör versagt. Dass dieser Schriftsatz, der eine Stellungnahme zur vorangegangenen Beanstandung der Anmeldung durch die Markenstelle enthält, am

16. Oktober 2003, also innerhalb der gesetzten Äußerungsfrist, beim Patentamt

eingegangen ist, ergibt sich aus dem Eingangsstempel. Der Schriftsatz ist bei der

Beschlussfassung nicht berücksichtigt worden, da in der Begründung ausgeführt

ist, dass eine Stellungnahme des Anmelders nicht vorgelegen habe. Bestätigt wird

dies zudem durch einen handschriftlichen Vermerk eines Mitarbeiters der Markenstelle auf dem Schriftsatz selbst, wonach dieser erst ca. drei Monate nach seinem

Eingang beim Patentamt zur Akte gelangt sei. Dieser Umstand ist nicht vom

Anmelder, sondern vom Patentamt zu vertreten.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG war anzuordnen, weil es wegen der festgestellten Verletzung des rechtlichen Gehörs unbillig

wäre, den Anmelder insoweit mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten. Angesichts der nur auf die Gründe des vorangegangenen Bescheids Bezug

nehmenden Begründung des angefochtenen Beschlusses ist auch nicht feststellbar, ob die Markenstelle bei Berücksichtigung der Stellungnahme des Anmelders

in der Sache ebenfalls zu einer Zurückweisung der Anmeldung gekommen wäre.

Die für die Rückzahlung erforderliche Kausalität zwischen dem Fehlverhalten des

Patentamts und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung ist deshalb jedenfalls nicht auszuschließen.

Albert

Kraft

Reker

Fa