BPatG Beschluss vom 04.05.2005 – 26 W (pat) 114/02

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 114/02 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 398 74 477

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 4. Mai 2005 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem

sowie des Richters Reker und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Marke 398 74 477

NoPig

für die Dienstleistungen

„Wartung und Reparatur von Meß- und Prüfgeräten; Durchführung

von Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Chemische Mittel und Substanzen für die Ölabsorption“

eingetragenen Marke 1 115 509

Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie

ausgeführt, zwischen den Marken bestehe bereits deshalb keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil es an der dafür erforderlichen Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehle. Zwischen

Waren und Dienstleistungen könne eine Ähnlichkeit nur dann bejaht werden, wenn

für die beteiligten Verkehrskreise der Schluss nahe

liege, dass die

Dienstleistungen regelmäßig von demselben Unternehmen erbracht würden, das

auch die fraglichen Waren herstelle oder vertreibe. Der Verkehr müsse also davon

ausgehen, dass der Warenhersteller oder -händler neben der Produktion oder

dem Vertrieb von Waren regelmäßig selbständige Dienstleistungen erbringe oder

dass von einem Dienst-leistungsunternehmen neben der Erbringung der

Dienstleistungen üblicherweise Waren produziert bzw vertrieben würden. Eine

derartige Verkehrsauffassung sei im Hinblick auf die hier maßgeblichen Waren

und Dienstleistungen nicht zu erwarten. Wer die Waren der Widersprechenden

benötige, wende sich in aller Regel nicht an ein Unternehmen, das die von der

Markeninhaberin angebotenen Dienstleistungen erbringe. Wer die Dienstleistungen der Markeninhaberin in Anspruch nehmen wolle, gehe üblicherweise

nicht zu einem Unternehmen, das die Waren anbiete oder vertreibe, für die die

Widerspruchsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb nicht zu befürchten, dass die

beteiligten Verkehrskreise den Schluss zögen, die beider-seitigen Waren und

Dienstleistungen kämen aus demselben Unternehmen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, die sie nicht

begründet hat. Auch eine Begründung des Widerspruchs im Verfahren vor der

Markenstelle ist nicht erfolgt. Die Widersprechende beantragt sinngemäß die

Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Löschung der angegriffenen Marke wegen ihres Widerspruchs.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht geäußert

und auch keinen Antrag gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den

beiderseitigen Marken besteht, worauf die Markenstelle bereits im angefochtenen

Beschluss zutreffend hingewiesen hat, schon deshalb nicht die Gefahr von

Verwechslungen, weil es an der hierfür erforderlichen Identität oder Ähnlichkeit der

beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehlt.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR

1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon). Dabei besteht

eine Wechselwirkung zwischen den

in Betracht kommenden Faktoren,

insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit

gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren

Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren

Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt. Eine

gänzlich fehlende Ähnlichkeit der Waren kann allerdings nicht durch die anderen

Tatbestandsmerkmale der Verwechslungs-gefahr ausgeglichen werden (EuGH

aaO- Canon; BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren mit Dienstleistungen sind die für die

Ähnlichkeit von Waren zu Waren bzw von Dienstleistungen zu Dienstleistungen

ent-wickelten Kriterien entsprechend anzuwenden, d.h. die Ähnlichkeit ist unter

Berück-sichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander

kennzeichnen zu bestimmen. Entscheidend ist, ob die beiderseitigen Waren und

Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft,

ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart,

ihrem

Verwendungszweck und

ihrer Nutzung,

ihrer Eigenart als miteinander

konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer

für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge

Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung

sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf wirtschaftlich verbundenen

Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekenn-zeichnet sind (EuGH

GRUR 1998, 922, 923 f – Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Dabei gilt ferner, dass Dienstleistungen generell weder den bei ihrer Erbringung

verwendeten Waren noch den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich sind (BGH

GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).

Ausnahmsweise ähnlich sind Waren und Dienstleistungen dann, wenn das

Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw dem

Vertrieb der fraglichen Ware befasst oder wenn der Warenhersteller oder

-vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig

gewerblich betätigt. Nur wenn der Verkehr zu der Aufassung gelangt, die

fraglichen Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen

gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen

Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren

betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH aaO – Canon II).

Hiervon ausgehend weisen die Dienstleistungen „Wartung und Reparatur von

Meß- und Prüfgeräten; Durchführung von Messungen und Prüfungen an

Rohrleitungen“ mit der Ware „Chemische Mittel und Substanzen

für die

Ölabsorption“ keinerlei Berührungspunkte auf, die den Verkehr zur Annahme einer

gemeinsamen Produkt- und Leistungsverantwortung veranlassen könnten. Die

Waren und Dienstleistungen können sich insoweit nur im Fachverkehr begegnen,

weil die Waren der Wider-sprechenden in der Regel nicht vom Allgemeinverkehr

benötigt und nachgefragt werden. Kunden dürften in erster Linie Feuerwehren

sein, die für die Bindung und Beseitigung von bei Leckagen oder Unfällen

austretendem Öl zuständig sind, daneben evtl noch Unternehmen, die Heizungen

installieren, warten und reparieren und in diesem Zusammenhang auch bei

Undichtigkeiten von Heizungsanlagen austretendes Öl aufnehmen. Diese

Fachkreise warten und reparieren jedoch keine Meß- und Prüfgeräte, sondern

setzen diese allenfalls bei ihrer Arbeit ein.

Die vorstehend aufgeführten Fachkreise (Feuerwehren, Heizungsbaubetriebe)

führen zwar möglicherweise auch Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen,

z.B. auf deren Dichtigkeit, durch. Anders als bei der Durchführung von

Reparaturen an undichten Rohrleitungen, bei denen die Waren der

Widersprechenden möglicher-weise zum Einsatz kommen könnten, werden bei

der bloßen Durchführung von Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen jedoch

keine Ölabsorptionsmittel benötigt und eingesetzt. Nach den objektiven

Branchenverhältnissen ist es zudem so, dass – wie die Markenstelle zutreffend

festgestellt hat – die Erbringer von Dienstleistungen, wie sie die Markeninhaberin

anbietet, Ölabsorptionsmittel allenfalls einsetzen, jedoch nicht selbst herstellen

oder vertreiben. Auch erbringen die Hersteller solcher Waren – die chemische

Industrie - regelmäßig keine Prüf- und Messdienstleistungen. Es kann davon

ausgegangen werden, dass dies den hier maßgeblichen Fachkreisen bekannt ist

und dass sie deshalb selbst bei identischen Marken nicht von einer gemeinsamen

Produkt- und Dienstleistungsverantwortung, auch nicht unter dem Gesichtspunkt

einander ergänzender Waren und Dienst-leistungen ausgehen werden. Die

Beschwerde kann daher bereits wegen des Fehlens der erforderlichen Waren-

und Dienst-leistungsähnlichkeit keinen Erfolg haben, worauf bereits die

Markenstelle hingewiesen hat. Entgegenstehende tatsächliche Anhaltspunkte hat

die Widersprechende weder

im Verfahren vor der Markenstelle noch

im

Beschwerdeverfahren vorgetragen.

Aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden noch eine äußerst

entfernte Ähnlichkeit der beiderseits maßgeblichen Waren und Dienstleistungen

unterstellt wird, kann die Beschwerde nicht zum Erfolg führen, weil die Marken

unter Berücksichtigung des erheblichen Waren- und Dienstleistungsabstandes

nicht annähernd die erforderliche Ähnlichkeit aufweisen. Sie unterscheiden sich

klanglich und bildlich durch den Anfangsbestandteil „No“ der Widerspruchsmarke

unter Berücksichtigung des Umstands, dass beide Marken recht kurz sind, sehr

deutlich voneinander. Auch die Gefahr unmittelbarer begrifflicher Verwechslungen

besteht nicht, weil – sofern der Begriffsinhalt der Marken überhaupt erkannt wird –

„NoPig“ weder vollständig noch im wesentlichen seiner Bedeutung nach mit dem

Wort-bestandteil „pig“ der Widerspruchsmarke übereinstimmt, sondern gerade das

Gegenteil der Widerspruchsmarke zum Ausdruck bringt.

Letztlich besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in

Verbindung gebracht werden könnten. Zwar weisen beide den Wortbestandteil

„Pig“ (bzw „pig“) auf. Außer dieser Übereinstimmung in einem einzelnen

Markenteil sind jedoch keinerlei Umstände ersichtlich, die den Verkehr dazu

veranlassen könnten, in der angegriffenen Marke eine weitere Marke der

Widersprechenden zu sehen. Insbesondere hat die Widersprechende weder im

Verfahren vor der Markensstelle noch im Verlauf des Beschwerdeverfahrens

etwas dazu vorgetragen, dass sie weitere Marken im Verkehr benutzt hat, die das

Wort(element) „pig“ enthalten. Es fehlen damit jegliche Anhaltspunkte dafür

anzunehmen, der Verkehr werde dieses Wort als Stammbestandteil einer

Markenserie der Widersprechenden werten. Dies gilt umso mehr, als es sich bei

der Bezeichnung „pig“ bereits seit Anfang 1991 nicht mehr um die Firma bzw

einen Teil der Firmenbezeichnung der Widersprechenden handelt.

Auch für eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auf Grund

langjähriger und/oder umfangreicher Benutzung ist nichts vorgetragen. Zwar kann

sich für den Verkehr auch ohne solche Umstände beim erstmaligen Auftreten

einer einzigen Marke der Gedanke an eine Serienmarke ergeben (BGH GRUR

1996, 200, 202 – Innovadiclophlont; GRUR 1998, 927, 928 – COMPO-SANA).

Jedoch sind in solchen Fällen strenge Anforderungen an den notwendigen

Hinweischarakter zu stellen (BGH aaO –

Innovadiclophlont). Neben dem

gemeinsamen Bestandteil können insoweit die in beiden Marken enthaltenen

abweichenden Markenteile in positiver wie in negativer Hinsicht von Bedeutung

sein. So können die übrigen Bestandteile durch eine an Serienmarken erinnernde

Wortbildung die Aufmerksam-keit des Verkehrs besonders auf den gemeinsamen

Bestandteil lenken und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen

lassen (BPatG GRUR 1997, 287, 289 f INTECTA / tecta). Gegen eine gedankliche

Verbindung sprechen die abweichenden Markenteile aber insbesondere dann,

wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen,

in sich

geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden (BGH GRUR 1999, 735, 737 –

MONOFLAM/POLYFLAM).

Auch vor diesem rechtlichen Hintergrund besteht im konkreten Fall keine

Verwechs-lungsgefahr in Form einer gedanklichen Verbindung der Marken. Zwar

vermag die angegriffene Marke möglicherweise eine gedankliche Assoziation zu

der Widerspruchsmarke wachzurufen. Jedoch liegt die unzutreffende Annnahme

einer gleichen betrieblichen Herkunft bzw Produktverantwortung nicht nahe, weil

„NoPig“ (=kein „Pig“) deutlich zum Ausdruck bringt, dass es sich gerade nicht um

ein Produkt der Marke „pig“ handelt. Insoweit liegt auch kein vergleichbarer Fall zu

der Senats-entscheidung in Sachen der Marken „INTECTA/tecta“ vor, weil

seinerzeit die Gefahr der gedanklichen Verbindung nicht wegen der Bezeichnung

des Gegenteils, sondern deshalb bejaht worden ist, weil die Bezeichnung

„INTECTA“ als Hinweis auf ein „tecta“-Produkt verstanden werden konnte, das „in“

i.S.v. „aktuell“ bzw „angesagt“ ist.

Da es somit sowohl an der erforderlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren

und Dienstleistungen fehlt und auch die Marken allenfalls sehr entfernt ähnlich

sind, mußte der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg versagt bleiben.

Es entspricht der Billigkeit, die Widersprechende mit den Kosten des

Widerspruchs-verfahrens zu belasten (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Zwar trägt im

markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwach-senen Kosten selbst. Für eine Kostenauferlegung besteht

jedoch dann Anlass, wenn ein Verfahren vorliegt, dass mit der prozessualen

Sorgfalt nicht zu vereinbaren

ist

(BGH GRUR 1996, 399, 401 –

Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer

nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aus-sichtslosen oder kaum

Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder

dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BPatG Mitt 1977,

73, 74). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt Anlass

für eine

Kostenauferlegung, wenn im Falle ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Waren und

Dienstleistungen ein Widerspruch erhoben bzw aufrechterhalten wird (BPatGE 23,

224, 227).

Angesichts der Feststellung der Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss,

dass es an jedweder Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen

fehlt, hätte die anwaltlich vertretene Widersprechende erkennen können und

müssen, dass die Erhebung der Beschwerde jedenfalls ohne Vortrag von

tatsächlichen Umständen dazu, inwieweit die Waren und Dienstleistungen doch

maßgebliche Berührungspunkte im Verkehr aufweisen, nicht zum Erfolg führen

konnte. Dies gilt umso mehr, als die Widersprechende es im gesamten Verfahren

auch unterlassen hat, tatsächliche Umstände vorzutragen, die einen ansatzweisen

Anhalt für die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der unmittelbar ersichtlich

nicht verwechselbaren Marken hätten bieten können. Die Einlegung der

Beschwerde ohne neuen Tatsachenvortrag war daher mit der gebotenen

prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren.

Kraft

Richterin Friehe-Wich ist urlaubsbedingt an der Unterschriftsleistung gehindert.

Kraft

Reker

Ju