BPatG Beschluss vom 10.05.2005 – 14 W (pat) 33/03

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 33/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

10. Mai 2005

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 38 91 417

… 6.70

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Schröder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefochtene

Beschluß aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen

beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2005, Beschreibung Spalten 1 bis 6 gemäß Patentschrift, 1 Seite Zeichnungen gemäß Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 12. März 2003 hat die Patentabteilung 41

des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 38 91 417 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Veränderung eines L-Threonin produzierenden

Mikroorganismus und Verwendung eines so erhaltenen Mikroorganismus zur Herstellung von L-Threonin“

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Die Aufrechterhaltung wurde im wesentlichen damit begründet, daß das beanspruchte Verfahren nicht nur nacharbeitbar sei, sondern im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Journal of General Microbiology 1979 110 S 47 bis 59

Plasmid 1986 16 S 161 bis 167

Agric Biol Chem 1984 48(9) S 2233 bis 2237

Biotechnology Letters 1987 9(2) S 77 bis 82

J Bacteriol 1986 168(1) S 434 bis 436

J Bacteriol 1975 122(2) S 401 bis 406

Livshits V A ua “Transposon Tn2555: A new transposon carrying sucrose

utilization determinants”, Conference on Metabolic Bacterial Plasmids, Tartusk University Press Tallin 1982 S 132 bis 134 und 144 bis 146 (in russischer Sprache und englischer Übersetzung)

(8)

Prikladnaya Biokhimiya I Microbiologiya 1985 21 (5) S 611 bis 616 (als engl

Übersetzung Applied Biochemistry and Microbiology 1986 S 485 bis 490)

auch neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung neue Patentansprüche 1

bis 4 eingereicht, von denen die Ansprüche 1 bis 4 lauten:

1. Verfahren zur Veränderung eines L-Threonin produzierenden

Mikroorganismus, das die folgenden Stufen umfasst:

Behandlung von E. coli VNIIGENETIKA M-1 mit einem Bakteriophagen P1, der an einem Saccharose assimilierenden Stamm gezüchtet wurde, wobei eine Transduktante erhalten wird, die befähigt ist, Saccharose zu assimilieren, und

Kultivierung der von der Transduktanten entnommenen Mutanten,

die befähigt sind, in einem Medium zu wachsen, das eine Konzentration an L-Threonin von 5 mg/ml aufweist, wobei Mutanten

erhalten werden, die gegenüber L-Threonin stabil sind.

4. Verwendung des nach dem Verfahren gemäß Anspruch 3 erhaltenen Mikroorganismus zur Herstellung von L-Threonin.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 und 3, die auf Weiterbildungen des

Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet sind, wird auf die Patentschrift verwiesen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt die Einsprechende unter Hinweis auf

(9) Weide H, Aurich H, Allgemeine Mikrobiologie, 1979 Gustav Fischer Verlag

Stuttgart S 348 bis 349

(10) US 4 278 765

(11) Hagemann R, Allgemeine Genetik, 1986 Gustav Fischer Verlag Stuttgart

S 125 bis 133

im wesentlichen vor, die Nacharbeitbarkeit – in diesem Zusammenhang verweist

sie auch auf die BGH-Entscheidung „7-Chlor-6-demethyltetracyclin“ – sei deshalb

nicht gegeben, weil spontane Mutationen nicht steuerbar seien und nur mit sehr

geringer Häufigkeit einträfen. Zudem stelle die Maßgabe im Patentanspruch 1, die

Mutanten in einem Medium zu kultivieren, das eine Konzentration an L-Threonin

von 5 mg/ml aufweise, kein Merkmal dar, das dazu geeignet sei, die gewünschte

Mutante mit Sicherheit von allen weiteren bekanntlich gleichzeitig entstehenden,

aber unterschiedlichen Mutanten zu differenzieren. Darüber hinaus beruhe das

Verfahren auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil (8) eindeutig belege,

daß eine vorhandene Threonin-Resistenz zu einer verbesserten Threonin-Ausscheidung führe. Zwar besitze der dort beschriebene Threonin-resistente Stamm

M1 nicht die Fähigkeit, gleichzeitig Saccharose zu assimilieren. Wolle der Fachmann jedoch diese Eigenschaft ebenfalls übertragen, so gebe ihm die Entgegenhaltung (8) auch dafür die erforderliche Anregung. Der in diesem Dokument genannte Stamm VL 472 und der über Mutation daraus resultierende, die Threonin-

Resistenz tragende Stamm VL 476 verfügten nämlich gleichfalls über diese Fähigkeit. Mit der Aufzählung beider in Rede stehender Eigenschaften in einem Dokument werde gezeigt, daß der Fachmann auch beide übertragen könne.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

unter Zurückweisung der Beschwerde im übrigen das Patent auf

der Grundlage der im Tenor des Beschlusses genannten Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Sie ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegengetreten

und hat im wesentlichen geltend gemacht, daß das patentgemäße Verfahren für

den Fachmann alleine schon deshalb ohne weiteres nacharbeitbar sei, weil dieser

aufgrund seines Wissens um die geringe Mutationsrate bei Spontanmutationen mit

entsprechend größeren Ansätzen arbeite. Darüber hinaus sei alleine ein allgemeines Verfahren zur Veränderung eines L-Threonin produzierenden Mikroorganismus, dh zur Bereitstellung eines bestimmten Phänotyps, Gegenstand des Patentanspruches 1, nicht jedoch ein bestimmter Mikroorganismus oder eine bestimmte

Mutation. Die erfinderische Tätigkeit sei gegeben, weil die Verfahrensweisen – die

dem Fachmann im einzelnen zweifelsfrei bekannt seien – so im Zusammenhang

wie im Anspruch 1 angegeben mit keiner der im Verfahren genannten Druckschriften, auch nicht mit (8), nahegelegt würden. Abgesehen davon, daß (8) keine

Übertragung der Fähigkeit, Saccharose zu assimilieren, angebe, beschreibe diese

auch einen vollständig anderen Weg zur Herstellung eines Threonin-resistenten

Mikroorganismus. So werde die Threonin-Resistenz dort mit Hilfe eines Plasmides

vom Stamm VL 476 auf den Threonin-produzierenden Stamm M-1 übertragen,

nachdem zuvor durch chemische Mutation mit Nitrosoguanidin, dh unter weit weniger schonenden Bedingungen, der Threonin-resistente Stamm VL 476 aus dem

Stamm VL 472 hervorgegangen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

1.

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 4 sind zulässig. Sie sind inhaltlich aus

der deutschen Übersetzung der ursprünglich in russischer Sprache als PCT-Anmeldung eingereichten Unterlagen Beschreibung S 2 Z 34 bis S 3 Z 20 für den Patentanspruch 1 und S 3 Z 21 bis S 4 Z 20 und S 17 bis 19 für die Patentansprüche 2 bis 4 sowie aus den erteilten Patentansprüchen 1 bis 5 herleitbar.

2.

Das Verfahren gemäß geltendem Patentanspruch 1 ist so ausreichend offenbart, daß es ein Fachmann ohne weiteres ausführen kann.

Die Wiederholbarkeit mikrobiologischer Verfahren ist dann nicht mehr gegeben,

wenn bei einem eine Mutation einschließenden Verfahren diese nur gelegentlich

und zufällig zu den gewünschten Mutanten führt und der Erfolg der Mutation der

Ausgangsorganismen ungewiß ist (vgl BGH GRUR 1978 S 162, 164 li Sp – 7-

Chlor-6-demethyltetracyclin). Dies trifft im vorliegenden Fall – entgegen der Auffassung der Einsprechenden - nicht zu. So mag eine spontane Mutation zwar nur mit einer geringen Rate, die sich in einem Größenbereich von 10-5 bis 10-10/Gen/

Replikation bewegt (vgl zB (11) S 124 Abs 2), auftreten. In Anbetracht dieses Wissens wird jedoch ein Fachmann, der mit dem Auffinden bestimmter, über spontane

Mutation entstandener Mutanten befasst ist, wie die Patentinhaberin nach Auffassung des Senates zu Recht argumentiert, dieser sehr geringen Häufigkeit durch

entsprechend große Ansätze zu begegnen wissen. Bestätigung findet diese Auffassung auch durch den Hinweis in der Entgegenhaltung (11), nach dem ein effizienter Nachweis für Spontanmutanten eines bestimmten Gens anhand der Auswertung einer ausreichend großen Population (105 bis 1012 Individuen) möglich ist

(vgl S 124 Abs 2). Ferner werden mit der Angabe der im Kulturmedium enthaltenen Threonin-Konzentration von 5 mg/ml auch die Selektionsbedingungen im Patentanspruch 1 genannt, die es ermöglichen, den gewünschten Phänotyp zu erhalten, nämlich einen Mikroorganismus vom Stamm E. coli VNIIGENETIKA M-1,

dessen Threonin-Resistenz so ausgeprägt ist, daß sein Wachstum bei der gegebenen Threonin-Konzentration nicht gehemmt wird. Damit werden dem Fachmann

mit dem Patentanspruch 1 alle wesentlichen Maßnahmen genannt, die ihn in die

Lage versetzen, das patentgemäße Verfahren mit dem angestrebten Erfolg durchzuführen, ohne dabei den zumutbaren Aufwand zu überschreiten.

3. Das Verfahren gemäß geltendem Patentanspruch 1 ist neu.

In keiner der dem Senat vorliegenden Entgegenhaltungen wird ein Verfahren zur

Veränderung eines L-Threonin produzierenden Mikroorganismus beschrieben, bei

dem diesem in einem ersten Schritt mit Hilfe des Phagen P1 die Fähigkeit Saccharose zu assimilieren übertragen wird und diesen Transduktanten sodann in einem

zweiten Schritt jene Mutanten entnommen werden, die befähigt sind, in einem Kulturmedium zu wachsen, das eine Threonin-Konzentration von 5 mg/ml aufweist.

Dies wird von der Einsprechenden auch nicht in Abrede gestellt.

4.

Das beanspruchte Verfahren beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie im einleitenden Teil des Streitpatentes ausgeführt wird, sind L-Threonin produzierende Stämme, zu denen auch der Stamm E.coli VNIIGENETIKA M-1 gehört, bekannt. Diese weisen jedoch ua den Nachteil auf, daß sie durch eine niedrige Produktivität gekennzeichnet sind (vgl Patentschrift Sp 1 Z 22 bis 50).

Ausgehend davon, liegt dem vorliegenden Patent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren vorzuschlagen, mit dem L-Threonin produzierende Mikroorganismen verändert werden können, so daß sie insbesondere eine hohe Ausbeute an L-Threonin liefern (vgl Patentschrift Sp 1 Z 56 bis 63).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 mit dem dort im Einzelnen

angegebenen Verfahren zur Veränderung L-Threonin produzierender Mikroorganismen.

Anregungen dahingehend, ein Verfahren, das durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Maßnahmen gekennzeichnet ist, bereitzustellen, werden dem Fachmann jedoch mit keiner der dem Senat vorliegenden Entgegenhaltungen gegeben.

Dieses gilt auch im Hinblick auf die Entgegenhaltung (8). Dieses Dokument betrifft

ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung Threonin-resistener E.coli-Stämme. Dabei

wird jedoch nicht der Threonin produzierende Stamm dem Mutationsverfahren unterzogen. Die gewünschte Threonin-Resistenz wird in diesem Fall ausgehend vom

E.coli K-12 Stamm VL 476 mit Hilfe des Plasmids P1 auf den Threonin produzierenden E.coli Stamm M-1(pYN7) übertragen. Erzeugt wird diese Mutante

gemäß (8) unter Verwendung eines Mutagens, dem Nitrosoguanidin, aus dem

E.coli K-12 Stamm VL 472 (vgl S 485 Abstract, S 486 Tabelle 1 und S 488 Abs 4

bis 6). Darüber hinaus besitzen zwar der dem Mutationsverfahren unterzogene

E.coli Stamm VL 472 und die daraus hervorgegangene Mutante VL 476 die Fähigkeit Saccharose zu assimilieren. Eine Übertragung dieser Eigenschaft zusammen

mit der Threonin-Resistenz - oder auch getrennt davon - wird dem Fachmann mit

(8) jedoch nicht gelehrt. Vielmehr weist der Stamm M-1 nach der dort beschriebenen Transduktion lediglich die Eigenschaft auf, gegenüber Threonin resistent zu

sein (vgl S 486 Tabelle 1 iVm S 488 Abs 5 und 6). So vermittelt diese Entgegenhaltung dem Fachmann – entgegen der Auffassung der Einsprechenden – keine

Hinweise, zur Lösung des dem Streitpatent zugrunde liegenden Problems, ein

Verfahren bereitzustellen, mit dem ein das Operon (pYN7) enthaltender Mikroorganismus vom Stamm E. coli VNIIGENETIKA M-1 derart verändert wird, daß zunächst die Fähigkeit, Saccharose zu assimilieren, mit Hilfe des Plasmids P1 auf

den Threonin produzierenden E.coli Stamm M-1 übertragen wird und sodann

spontane Mutanten dieser Transduktanten ausgewählt werden, die die gewünschte Threonin-Resistenz aufweisen. Dieses gilt umsomehr, als alleine schon

zum Erhalt einer Mutante, die gegenüber Threonin resistent ist, patentgemäß ein

gänzlich von (8) abweichender Weg beschritten wird. Während nämlich nach diesem Dokument von der Mutante VL 476 ein die Threonin-Resistenz aufweisender

DNA-Abschnitt auf den Stamm M-1 übertragen wird, erfolgt die Mutation nach dem

Streitpatent auf der DNA des Threonin produzierenden Mikroorganismus selbst.

Hinzukommt, daß es sich bei der Anwendung eines Mutagens, wie dem Nitrosoguanidin, gemäß der Lehre von (8), um ein Verfahren handelt, das in weit drastischerer Weise auf die DNA einwirkt, dh auf diesem Wege mit einem weit stärkeren

Eingriff in die Nukleodid-Sequenz zu rechnen ist, als bei einer spontanen Mutation.

Nachdem die Entgegenhaltung (8) somit nicht nur einen im Hinblick auf den geltenden Patentanspruch 1 vollkommen abweichenden Weg zur Herstellung eines

Threonin-resistenten Mikroorganismus lehrt, sondern auch an keiner Stelle dem

Fachmann in irgendeiner Weise die Anregung zu vermitteln vermag, ergänzend

dazu gegebenenfalls alternative Wege in Erwägung zu ziehen, ist es als erfinderische Leistung anzusehen, ein Verfahren mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Maßnahmen vorzuschlagen. Auf diese Weise wird es dem Fachmann nämlich ermöglicht, nicht nur aufgrund der Verwendung von Spontanmutanten auf sehr

viel schonendere Weise, als es aus dem Stand der Technik bekannt ist, zu Threonin-resistenten Mikroorganismen zu gelangen, die Ausführung des Verfahrens ist

auch mit einem geringeren Aufwand verbunden. Ist doch die Durchführung eines

Übertragungsschrittes unter Anwendung eines Plasmids zur Erzeugung der Threonin-Resistenz patentgemäß nicht erforderlich. Auch war es für den Fachmann

nicht von vornherein zu erwarten, daß es mit den im geltenden Patentanspruch 1

angegebenen Verfahrensmaßnahmen möglich wird, einen L-Threonin produzierenden Mikroorganismus derart zu verändern, daß dieser eine hohe Ausbeute an

L-Threonin bei einer reduzierten Dauer der Fermentation liefert (vgl. Patentschrift

Sp 1 Z 58 bis 63).

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, in der mündlichen

Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften führt zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage.

5. Somit erfüllt das Verfahren gemäß geltendem Patentanspruch 1 alle Kriterien

der Patentfähigkeit, sodaß dieser Anspruch Bestand hat.

Das gleiche gilt für die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und

3, die besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1 betreffen.

Der nebengeordnete Patentanspruch 4 ist auf die Verwendung eines nach dem

Verfahren gemäß Patentanspruch 3 erhaltenen Mikrorganismus zur Herstellung

von L-Threonin gerichtet. Bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gelten die

vorstehend dargelegten Gesichtspunkte gleichermaßen, so daß dieser Anspruch

ebenfalls Bestand hat.

Schröder

Wagner

Harrer

Proksch-Ledig

Na