BPatG Beschluss vom 02.08.2005 – 14 W (pat) 358/03

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 358/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

2. August 2005

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 62 644

… 6.70

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 2. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und der Richterin

Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 197 52 644 wird widerrufen.

G r ü n d e

I.

Die Erteilung des Patents 197 52 644 mit der Bezeichnung

„Mit Aluminiumoxid beschichtetes Werkzeug und Herstellungsverfahren dafür“

ist am 26. Juni 2003 veröffentlicht worden. Es umfasst 8 Patentansprüche, von

denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

„Werkzeug aus einem Substrat, das folgenden Schichtaufbau

trägt:

a) eine innere oder mehrlagige Nicht-Oxid-Schicht (3) aus wenigstens einem Karbid, Nitrid und/oder Karbonitrid eines Metalls

der Gruppen IVA, Va und Vla des Periodensystems;

b) eine Verbindungsschicht (2), die in Kontakt mit der Nicht-Oxid-

Schicht (3) steht und einen wenigstens zweilagigen Aufbau aus

einer inneren Nicht-Oxid-Verbindungsschicht (2-2) aus wenigstens

einem Karbid, Nitrid und/oder Karbonitrid eines Metalls der Gruppen Iva, Va und Vla des Periodensystems, und

einer äußeren Oxid-Verbindungsschicht (2-1) aus wenigstens einem Oxid, Oxykarbid, Oxynitrid und/oder Oxykarbonitrid, das in

seiner Zusammensetzung hinsichtlich der Metallatome derjenigen

der inneren Nicht-Oxid-Verbindungsschicht (2-2) entspricht; und

c) eine hauptsächlich α-Aluminiumoxid enthaltende Schicht (1);

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schicht (1) zur äußeren Oxid-Verbindungsschicht (2-1) in einer

epitaktischen Beziehung steht, und dass im Röntgenbeugungsmuster der Schicht (1) der (110)-Reflex des α-Aluminiumoxids der

Reflex mit der größten Intensität ist.“

Zum Wortlaut der Unteransprüche 2 bis 7, die besondere Ausgestaltungen des

Werkzeugs nach Anspruch 1 betreffen, und des auf ein Verfahren zum Herstellen

eines Werkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 7 gerichteten Anspruchs 8 wird

auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist am 23. September 2003 Einspruch erhoben worden, der auf

die Behauptung gestützt ist, der Gegenstand des Streitpatents die im Hinblick auf

den durch

D1

D2

EP 0 736 615 A2

EP 0 753 603 A2

D3 WO 96/15286 A1

D4

EP 0 709 484 A1

belegten Stand der Technik nicht patentfähig. Das patentgemäße Werkzeug sei

durch D1 wie durch D2 neuheitsschädlich vorweggenommen, jedenfalls durch die

Zusammenschau von D1 oder D4 mit D3 nahegelegt. Im Verlauf des Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende zur Stützung ihres Vorbringens noch auf

EP 0 659 903 A1 und

technisches Memo von Dr. Mattias Elfwing vom 6. Sep

tember 2004

D5

D6

verwiesen.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sie räumt ein, dass ein Werkzeug mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 aus der D4 bekannt sei. Die beiden kennzeichnenden Merkmale seinen

voneinander unabhängige Merkmale, von denen keines durch den Stand der

Technik nahegelegt sei. Nach D1 sei α-Aluminiumoxid mit dem (012)-Reflex als

Reflex mit der höchsten Intensität bevorzugt und D3 betreffe nicht das Problem

der Haftung zwischen äußerer Oxid-Verbindungsschicht und α-Al2-O3-Schicht.

Eine epitaktische Beziehung im Sinne einer Gitterkontinuität insbesondere zwischen äußerer Oxid-Verbindungsschicht und α-Al2-O3-Schicht sei in keiner der

Vorveröffentlichungen angesprochen, D6 stelle einen nachveröffentlichten Versuchsbericht über eine der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewordene Archivprobe

dar.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen. Er ist

somit zulässig und er führt zum Widerruf des Patents.

Gegen die Zulässigkeit der erteilten Patentansprüche sind Bedenken weder geltend gemacht worden noch für den Senat erkennbar.

Ob die vorveröffentlichte D1 oder die nachveröffentlichte, jedoch als Stand der

Technik iSd § 3 Abs. 2 PatG zu berücksichtigende D2 das beanspruchte Werkzeug neuheitsschädlich vorwegnehmen, kann dahinstehen, da es jedenfalls gegenüber einer Zusammenschau von D4 und D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Aus D4 ist unbestritten ein Werkzeug mit dem im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 definierten Schichtaufbau bekannt.

Bei einem derartigen Werkzeug soll gemäß dem Kennzeichen des Anspruchs 1

a)

die (äußere) hauptsächlich α-Aluminiumoxid enthaltende Schicht zur äußeren Oxid-Verbindungsschicht hat (aus wenigstens einem Oxid, Ixykarbid,

Oxynitrid und/oder Oxykarbonitrid) in einer epitaktischen Beziehung stehen

und

b)

im Röntgenbeugungsmuster der äußeren Schicht der (110-)Reflex des α-

Aluminiumoxids der Reflex mit der größten Itensität sein.

Eine „epitaktische Beziehung“ iSd Streitpatents ist gemäß Streitpatentschrift

[0051] und [0053], insbesondere Seite 5 Zeilen 54 bis 56, Seite 5 Zeilen 65 bis

Seite 6 Zeilen 2 und Seite 6 Zeilen 9 bis 12 (und gemäß BGH GRUR 1999, 909 -

Spannschraube; GRUR 1984, 425 - Bierklärmittel), eine kristallographisch kontinuierliche Fortsetzung der beiden Schichten an ihrer Grenzfläche. Diese „Gitterrandkontinuität“ ist nach den Angaben in der Streitpatentschrift dann gegeben,

wenn im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) gleichzeitig photomikrographische Gitterbilder der Kristalle in beiden Schichten erhalten werden (S 5 Z 50 bis

52 und 60 bis 62 sowie S 10 Z 3 bis 12 iVm Fig. 3 und 5).

Einen derartigen kontinuierlichen Übergang wird der Fachmann aber anstreben,

wenn er eine gute Haftung der äußeren Schicht an der Oxid-Verbindungsschicht

erzielen will. Welche Bedingungen er hierzu einzuhalten hat, ist ihm bekannt, was

auch von der Patentinhaberin nicht bestritten wurde. In diesem Zusammenhang ist

auch auf die Fig. 4 in D6 hinzuweisen, die zeigt, dass eine nach der Lehre von D3

erhaltene Probe das Merkmal der „epitaktischen Beziehung“ iSd Streitpatents

aufweist. Dies wird vom Senat nicht so interpretiert, dass nach D3 ausnahmslos

ein derartiger Schichtaufbau erhalten werden muss. Es demonstriert aber wie ein

nachgereichter Versuchsbericht, dass es unter den in D3 angegebenen Bedingungen möglich ist, eine gewünschte Gitterrandkontinuität zu erzielen.

Das vorstehend mit b) bezeichnete Merkmal einzuhalten, ist dem Fachmann durch

D3 nahegelegt. Die nach D3 hergestellte α-Al2-O3-Schicht mit ausgeprägter (110)-

Textur (Ansprüche 1, 2 und 9 iVm S 6 Z 15 bis 26) zeigt gemäß Seite 12 Zeilen 1

bis 8 und Seite 13 Zeilen 5 bis 14 gegenüber einer Textur mit deutlichen (012)-

Anteilen eine deutliche Überlegenheit bezüglich des Abplatzens der Kante im

Testversuch (S 9 Z 13 bis S 10 Z 10). Bei der geringen Schichtdicke von 5 µm

(S 8 Z 12/13) kann der Fachmann dies als Hinweis auf eine bessere Haftung der

α-Al2-O3-Schicht deuten; im übrigen können ihm die Vorteile einer erhöhten Kantenstabilität und eines verbesserten Aussehens auch für sich die Ausbildung der

äußeren Schicht nach der Lehre der D3 nahe legen.

Der erteilte Anspruch 1 hat daher mangels erfinderischer Tätigkeit seines Gegenstandes keinen Bestand. Die übrigen Ansprüche müssen mit Anspruch 1 fallen, da über den Antrag der Patentinhaberin nur insgesamt entschieden werden

kann (BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät; GRUR 1983, 171 -

Schneidhapsel).

Schröder

Wagner

Harrer

Schuster

Na