BPatG Beschluss vom 06.10.2005 – 27 W (pat) 376/03

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 376/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 399 59 287

hier: Kostenantrag

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch

den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Schwarz und die Richterin

Prietzel-Funk am 6. Oktober 2005

beschlossen:

Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke 399 59 287

ColorScout

für „Maschinen für die Druckindustrie; Maschinen für die Druckvorstufe; Maschinen für die chemische Industrie; Maschinen für

die Umwelttechnologie; Textilmaschinen; Lackiermaschinen; wissenschaftliche Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-,

optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll- und Unterrichtsapparate

und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Geräte und Anlagen zur Messung und Verarbeitung von farbmetrischen Werten

und Spektralverteilungen; Messgeräte für die Qualitätskontrolle

von Papier und Folien, für die Papier- und Folienherstellung, für

die Papier- und Folienbearbeitung, für die Papier- und Folienverarbeitung; Messgeräte für die Drucktechnik und die Druckvorstufe;

Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsanlagen und Computer;

auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme und Dateien;

vorgenannte Waren, soweit in Klasse 9 enthalten; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Physikers; wissenschaftliche und

technische Recherchen; technische Beratungsleistungen im Software- und Hardwarebereich; Forschung, Qualitäts- und Produktionskontrolle auf dem Gebiet der Folien- und Papierherstellung,

der Folien- und Papierbearbeitung und der Folien- und Papierverarbeitung; Werkstoffprüfung; Erstellung von Programmen für die

Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank; Vermittlung/Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Vermittlung

von Verkäufen und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computernetzwerken“

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 399 54 689

Scout24

eingetragen für eine Vielzahl von Waren der Klassen 1 - 34,

sowie aus der Marke 399 30 169

Scout 24

eingetragen für eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 38 und

42.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche durch Beschluss vom 14. August 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, die die

Löschung der jüngeren Marke rechtfertigen könnte, sei nicht gegeben. Die angegriffene Marke halte selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen ausreichenden Abstand zu der älteren Marke ein. Die Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken sei unterdurchschnittlich, da sie einen klar beschreibenden Anklang aufwiesen. Das Wort „SCOUT“ sei angesichts der belegten Vielzahl von

Nennungen des Wortes in der Werbung und der Alltagssprache als in die deutsche Sprache übernommen anzusehen. Es werde ohne Übersetzung von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden und habe die Bedeutung von „Kundschafter, Späher“. Selbst bei Zugrundelegung der teilweise identischen Waren und

Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung des gebotenen großen Abstandes

bestehe weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Insbesondere in klanglicher Hinsicht komme

eine Verkürzung der angegriffenen Marke nur auf das Wort „Scout“ wegen der

Kennzeichnungsschwäche von „Scout“ nicht in Betracht. Im Zusammenhang mit

den Dienstleistungen eines Internetproviders und Internetdienstleistungen sei der

Begriff „Scout“ zur Bezeichnung von Suchmaschinen, -programmen, Informationsplattformen völlig gebräuchlich. Die Markenwörter der Widerspruchsmarken hätten

jeweils einen klar beschreibenden Anklang, der zur Schwäche der Marken führe.

Das Markenwort „SCOUT“ sei daher nicht geeignet, die angegriffene Marke

„ColorScout“ zu prägen. In der angegriffenen Marke sei „Scout“ nicht als selbständig kennzeichnend anzusehen. Die unterschiedlichen Bestandteile „Color“ in der

angegriffenen Marke einerseits und „24“ in beiden Widerspruchsmarken andererseits sorgten für den notwendigen Abstand.

Auch bestehe keine mittelbare Verwechslungsgefahr. „Scout“ sei für eine Vielzahl

von Unternehmen als Wortstamm ihrer Zeichen gebräuchlich. „Scout“ sei daher

nicht geeignet, als Stammzeichen eines bestimmten Unternehmens zu wirken.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Widersprechenden.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 31. August 2005, in der alle

Beteiligten anwaltlich vertreten gewesen sind, hat die Widersprechende den Widerspruch aus beiden Widerspruchsmarken zurückgenommen.

Am 31. August 2005 hat die Markeninhaberin „im Nachgang“ und „im Hinblick auf

die gemäß § 71 Abs 4 iVm Abs 1 MarkenG anstehende Kostengrundentscheidung“ darauf hingewiesen, dass es der Billigkeit entspreche, der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen. Die Beteiligten streiten nunmehr noch um die

Frage, ob der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sind, und stellen insoweit widerstreitende Anträge. Die Widersprechende ist

der Ansicht, der erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung gestellte Kostenantrag sei unzulässig. Er sei aber auch unbegründet, weil die Beschwerde nicht

ohne weiteres erkennbar aussichtslos gewesen sei.

Die Markeninhaberin hält dagegen die Kostenüberbürdung auf die Widersprechende unter Billigkeitsgesichtspunkten für gerechtfertigt und trägt dazu vor, die

Widersprechende sei bereits zuvor erfolglos gegen eine „Scout“-Marke vorgegangen, und zwar gegen die Marke „SpectroScout“. Dieser Widerspruch sei durch

zwei Beschlüsse des Deutsche Patent- und Markenamts, die ausführlich begründet worden seien, zurückgewiesen worden. Die Widersprechende habe auch vorliegend keine neuen Argumente vorgetragen und habe daher mit einer erneuten

Erfolglosigkeit ihres Widerspruchs rechnen müssen.

II.

Der Antrag der Markeninhaberin, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen, ist unzulässig, weil jedenfalls im vorliegenden Fall

nach Beendigung des Verfahrens im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen

Verhandlung mangels anderweitiger ausdrücklicher Entscheidung des Gerichts die

Kostentragungspflicht im Sinne der gesetzlichen Regelung eingreift.

Gemäß § 71 Abs 4 MarkenG ist die Regelung des § 71 Abs 1 – 3 MarkenG anwendbar, wenn das Beschwerdeverfahren ua – wie hier - wegen Rücknahme des

Widerspruchs ohne Entscheidung über die Beschwerde geendet hat. Gemäß § 71

Abs 1 S 2 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm im Markenbeschwerdeverfahren

erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst. Diese Regelung ist nicht nur als Auffangregelung für den Fall unterlassener Kostenentscheidungen anzusehen, sondern als gesetzlich normierter Regelfall (ebenso Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

2. Aufl, § 71 Rn 8). Das Gericht kann gemäß § 71 Abs 1 S 1 MarkenG eine Kostentragungspflicht zulasten einer der Beteiligen (nur) dann aussprechen, wenn

dies der Billigkeit entspricht. Damit ist das Regel-/Ausnahmeverhältnis der Kostentragungspflicht gesetzlich festgelegt. Im Fall einer gemäß § 69 MarkenG anberaumten mündlichen Verhandlung, auf die kein ausdrücklicher Kostenbeschluss

ergeht, greift mithin der Regelfall des § 71 Abs 1 S 1 MarkenG als gesetzliche

Folge ein. Aus einer solchen unterbliebenen Kostenauferlegung, über die von

Amts wegen zu entscheiden ist, folgt ohne weiteres, dass das Gericht zum damaligen - maßgeblichen - Zeitpunkt keine Veranlassung gesehen hat, aus Billigkeitserwägungen eine vom Regelfall abweichende ausdrückliche Kostentragungsregelung zu treffen.

So liegt der Fall auch hier. Das Gericht hat nach Rücknahme des Widerspruchs in

der mündlichen Verhandlung keinen Anlass gesehen, von der Ausnahmeregelung

des § 71 Abs 1 S 1 MarkenG Gebrauch zu machen. Auch der in der mündlichen

Verhandlung anwesende Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin hat zu

dieser Frage keine Tatsachen vorgetragen, die im damaligen Zeitpunkt eine aus

Billigkeitsgründen gebotene Kostenauferlegung gerechtfertigt hätte. Damit ist der

gesetzliche Regelfall eingetreten, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen

Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG).

Die Entscheidung über die Kosten ist in der mündlichen Verhandlung nicht etwa

versäumt worden. Vielmehr ist dem Grundsatz der gesetzlichen Regelung Geltung

verschafft worden, dass mangels ausdrücklicher anderweitiger Kostenentscheidung des Gerichts jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat. Insoweit besteht im Falle einer nicht beschlossenen Überbürdung der Kosten des Verfahrens

auf einen der Beteiligten keine Möglichkeit mehr, nachträglich einen Kostenantrag

zu stellen (vgl Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 71 Rn 20).

Soweit jedoch der dennoch gestellte Kostenantrag der Markeninhaberin als Gegenvorstellung gegenüber der gerichtlichen Annahme des Vorliegens eines gesetzlichen Regelfalls angesehen werden könnte – was ohnehin schon zweifelhaft

ist, weil die regelmäßige Kostentragungspflicht gesetzlich normiert ist und als solche keiner entsprechend positiven Willenbildung der beteiligten Richter bedarf -,

vermag auch dies dem Begehren der Markeninhaberin jedenfalls nicht zum Erfolg

verhelfen, weil eine Überbürdung der gesamten Kosten des Verfahrens auf die

Widersprechende nicht als der Billigkeit entsprechend erscheint.

Voraussetzung für eine Kostenüberbürdung gemäß § 71 Abs 1 S 1 MarkenG ist,

dass besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des

Gesetzgebers gegen eine auf den Verfahrensausgang abstellende generelle

Kostenerstattung billig erscheinen lassen (vgl BGH GRUR 1972, 600, 601

- Lewapur; Ingerl/Rohnke, aaO, § 71 Rn 13; Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rn 25).

Eine solche Bestimmung zulasten des Beschwerdeführers kommt insbesondere

dann in Betracht, wenn er eine ohne weiteres erkennbar aussichtslose Beschwerde eingelegt hat. So liegt der Fall aber bei rückblickender Beurteilung der

Erfolgsaussichten hier nicht. Zwar ist die Annahme der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden zu vergleichenden Marken auch nach Auffassung des Senats

äußerst fern liegend. Jedoch kann angesichts einer gewissen begrifflichen Nähe

des Begriffes „Scout“ einerseits und „ColorScout“ andererseits sowie der teilweisen Warenidentität nicht davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende

mit ihrer Beschwerde in einer von vornherein aussichtslosen Situation ihr Interesse durchzusetzen versucht hat. Anderes gilt auch nicht angesichts des von der

Markeninhaberin angeführten von der Widersprechenden erfolglos geführten Widerspruchsverfahrens gegen die Inhaberin der Marke „SpectroScout“. Wenn auch

diese Drittmarke eine ähnliche Markenbildung aufweist wie die vorliegend angegriffene Marke, kann dieser Einzelfall entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht dazu führen, dass die Widersprechende Marken mit dem Bestandteil

„Scout“, von denen sie eine Gefahr für den Schutzbereich ihrer Marke befürchtet,

nur noch mit dem Risiko der Kostentragungslast für sämtliche entstehenden Kosten angreifen kann. Vielmehr gehört es nicht nur zu den Rechten der Widersprechenden, sondern im Hinblick auf eine durch im Register eingetragene und geduldete Drittmarken drohende Schwächung ihrer eigenen Marke auch zu ihrer Obliegenheit, ihre Marke angemessen zu verteidigen. Weshalb sie im Hinblick auf die

Drittmarke „SpectroScout“ von einer Weiterverfolgung ihrer Rechte im Wege der

Überprüfung der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts durch das

Bundespatentgericht abgesehen hat und ihr anzuerkennendes Interesse an einer

gerichtlichen Klärung im vorliegenden Verfahren versucht hat durchzusetzen, ist

vorliegend nicht zu prüfen. Jedenfalls erscheint dies nicht als aussichtsloses Bemühen, das eine Kostenauferlegung nach sich ziehen könnte.

Dr. Albrecht

Schwarz

Prietzel-Funk

WA