BPatG Beschluss vom 02.02.2006 – 14 W (pat) 38/03

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 38/03 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 58 036.3 – 41

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung … 08.05

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 8. April 2003 hat die Prüfungsstelle für

Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung

101 58 036.3-41 mit der Bezeichnung

„Antiallergisches Mittel und dessen Verwendung"

aus den Gründen des Bescheides vom 11. Juni 2002 zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegen die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 9

zugrunde, von denen die Patentansprüche 1 und 9 wie folgt lauten:

1. Pharmazeutisches Mittel auf Basis wenigstens eines antiallergischen Wirkstoffs, dadurch gekennzeichnet, dass das

Mittel Lactalbuminhydrolysat oder eine Fraktion davon enthält.

9. Verwendung eines pharmazeutischen Mittels nach einem der

vorhergehenden Ansprüche zur Behandlung von allergischen

Erkrankungen.

Im Bescheid vom 11. Juni 2002 waren im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1) US 39 97 663

(2) US 39 89 598

(3) DE 38 29 552 A1

aufgrund mangelnder Neuheit der Patentanspruch 1, aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Patentanspruch 9 für nicht gewährbar erachtet worden.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihr

Patentbegehren in unverändertem Umfang weiterverfolgt.

Sie macht insbesondere geltend, dass nach den inhaltlich weitgehend übereinstimmenden Entgegenhaltungen (1) und (2), Proteine, wie Kasein, Lactalbumin,

Gluten und Hydrolysate davon, lediglich Edukte darstellten, die entweder während des Fermentationsprozesses verbraucht würden oder im Zuge der Gewinnung des Verfahrensproduktes, wie des Daunorubicins, abgetrennt würden.

Diese Verfahrensprodukte seien es jedoch sodann, die im weiteren als mögliche Bestandteile pharmazeutischer Zusammensetzungen beschrieben würden.

Somit beziehe sich auch die in (1) erwähnte Verabreichung des antiallergischen

Wirkstoffes Prednison einzig und allein auf die Kombination mit diesen Verfahrensprodukten.

Das beanspruchte pharmazeutische Mittel werde auch nicht durch eine Zusammenschau der Entgegenhaltungen (1) und (2) mit der Entgegenhaltung (3)

nahegelegt, weil der Fachmann angesichts dieses Standes der Technik nicht

erwarten konnte, dass die Wirkung eines antiallergischen Wirkstoffes, wie Prednison, durch eine Kombination mit Lactalbuminhydrolysat oder einer Fraktion

davon – aus ihren als Anlage zum Beschwerdeschriftsatz beigefügten Studien

zur Wirksamkeit erfindungsgemäßer pharmazeutischer Mittel hervorgehe – verstärkt werden könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

-

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und ein Patent auf

der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen zu erteilen.

-

hilfsweise den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die

Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt Patentamt

zurückzuverweisen

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat insofern Erfolg, als sie zur

Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.

1. Das beanspruchte pharmazeutische Mittel ist neu.

Die Entgegenhaltung (1) betrifft die Bereitstellung von Wirkstoffen mit antibiotischen Eigenschaften über einen fermentativen Prozess, wobei als geeignete

assimilierbare Stickstoffquellen für das Nährmedium ua Proteine, wie Casein,

Lactalbumin, Gluten und Hydrolysate davon, genannt werden (vgl. Sp. 1, Z. 11 bis

14 und Sp. 12, Z. 65 bis Sp. 13, Z. 11 und Z. 49 bis 57). Beschrieben wird in der

Entgegenhaltung (1) ferner die kombinierte Verabreichung des als antiallergen

bekannten Wirkstoffes Prednison mit dem antibiotischen Wirkstoff (vgl. Sp. 23,

Z. 34 bis 41). Hinweise auf ein pharmazeutisches Mittel jedoch, wie es im

Patentanspruch angegeben wird, d. h. auf Basis wenigstens eines antiallergischen

Wirkstoffs, das Lactalbuminhydrolysat oder eine Fraktion davon enthält, finden

sich in diesem Dokument nicht. Vielmehr werden die vorstehend genannten

Proteine im Herstellungsverfahren gemäß (1) als Stickstoff liefernde Komponenten

des Nährmediums entweder während des Fermentationsprozesses verbraucht

oder im Zuge der Isolierung und Reindarstellung der Wirkstoffe, von diesen

abgetrennt (vgl. Sp. 14, Z. 16 bis Sp. 15, Z. 49, Sp. 17, Beispiel 4, Sp. 18/19,

Beispiel 7 sowie Sp. 20/21, Beispiele 13 und 14). Zum Einsatz kommen die

antibiotischen Wirkstoffe demnach nur in reiner Form (vgl. Sp. 15, Z. 50 bis 54).

Die Entgegenhaltung (2) geht über den Inhalt der Entgegenhaltung (1) nicht

hinaus. Sie betrifft ebenfalls die Bereitstellung der in (1) genannten antibiotischen

Wirkstoffe, wobei die gleichen Verfahrensmaßnahmen zur Anwendung kommen

(vgl. Patentanspruch 1 i. V. m. Sp. 1, Z. 11 bis 14, Sp. 12, Z. 53 bis 66, Sp. 13,

Z. 25 bis 33, Sp. 13, Z. 60 bis Sp. 15, Z. 30, Sp. 17, Beispiel 4, Sp. 18, Beispiel 7,

und Sp. 20/21, Beispiele 13 und 14). Damit wird auch in dieser Entgegenhaltung

nur eine Kombination des gemäß (2) hergestellten antibiotischen Wirkstoffes mit

dem als antiallergisch wirksamen Prednison beschrieben (vgl. Sp. 23, Z. 6 bis 13),

nicht aber ein Mittel, das neben Prednison auch Laktalbuminhydrolysat oder eine

Fraktion davon enthält.

2. Nachdem somit die Neuheit des mit Patentanspruch 1 beanspruchten pharmazeutischen Mittels gegenüber den Entgegenhaltungen (1) und (2) gegeben ist,

verliert die Argumentation der Prüfungsstelle im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 9, mit der sie unter Bezugnahmen auf das Dokument (3) das Fehlen der

erfinderischen Tätigkeit begründet hatte, ihre Grundlage.

3. Zur beantragten Erteilung sieht sich der Senat aus nachfolgend genannten

Gründen, nicht in der Lage.

Nachdem die Prüfungsstelle in ihrem Erstbescheid die fehlende Neuheit gerügt

hatte, waren weitere Untersuchungen zur Frage der erfinderischen Tätigkeit im

Verfahren vor dem deutschen Patent- und Markenamt noch nicht erforderlich, zumal die Anmelderin selbst sich zu den Ausführungen der Prüfungsstelle nicht geäußert hat. Im Zusammenhang mit der Beurteilung dieser weiteren Patentierungsvoraussetzung ist es aber nicht auszuschließen, dass die Ermittlung zusätzlichen

Materials erforderlich werden könnte. Diese kann jedoch von der Prüfungsstelle

aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Recherche-Möglichkeiten besser

durchgeführt werden als vom Senat. Dabei wird die Prüfungsstelle auch die

Druckschrift

(4) WO 86/04217 A2,

die auf die in den Erstunterlagen, Seite 1, Zeile 24 genannte Internationale Anmeldung zurückgeht, zu berücksichtigen haben. Diese beschreibt nicht nur die

Herstellung des anmeldungsgemäß genannten Lactalbuminhydrolysats, sondern

auch dessen Verwendung in pharmazeutischen Mitteln, die zur Behandlung von

z. B. Neurodermitis, bekanntlich einer allergischen Erkrankung, eingesetzt werden

(vgl. z. B. Patentansprüche 1 und 13 i. V. m. Beschreibung, S. 6, Abs. 5).

Bei dieser Sachlage hält es der Senat für angezeigt, mit der Durchführung des

weiteren Verfahrens die zuständige Prüfungsstelle zu betrauen. Daher war dem

hilfsweise gestellten Antrag der Anmelderin zu folgen und die Sache - auch zur

Vermeidung eines Instanzenverlustes - ohne eigene Sachentscheidung gemäß

PatG § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent-

und Markenamt zurückzuverweisen.

gez.

Unterschriften