BPatG Beschluss vom 07.04.2006 – 14 W (pat) 47/03

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 47/03

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

7. April 2006

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 32 947

… 08.05

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 7. April 2006 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 27. Mai 2003 hat die Patentabteilung 41

des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 44 32 947 mit der Bezeichnung

widerrufen.

"Mittel zur Behandlung der Haut und seine Verwendung"

Der Widerruf des Patents wurde im wesentlichen damit begründet, dass das Mittel

gemäß dem seinerzeit geltenden Anspruch 1 gegenüber der Druckschrift

(1) Derwent Abstr. der JP-A 58 225 004; WPI-Acc.No.: 84-034 219/06

mangels Neuheit keinen Bestand haben könne. Aus (1) sei nämlich ein Hautbehandlungsmittel bekannt, das Isoflavone in Mengen von 0,005 - 0,1 % enthalte.

Auch

(3)

Derwent Abstr. der JP-A 62 145 016; WPI-Acc.No.:

87-218 322/31

beschreibe Hautbehandlungsmittel mit einem Gehalt an speziellen Isoflavonoiden

im von der Patentinhaberin beanspruchten Bereich. Die Ansprüche 2 bis 15

müssten das Schicksal des Anspruchs 1 teilen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der

sie ihr Patentbegehren gemäß Hauptantrag mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 8, hilfsweise auf der Grundlage eines

der Anspruchssätze der Hilfsanträge 1 bis 4 jeweils übereicht in der mündlichen

Verhandlung, verteidigt. Der Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

Verwendung von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten

in 0,1 - 0,005 Gew.% des Wirkstoffes mit Ausnahme von Ethern,

aber einschließend Glykoside, zur medizinischen oder kosmetischen Behandlung der Haut gegen Couperose, Besenreiser, Alopecie, Akne, Fetthaut sowie als Haarwuchsmittel.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

Verwendung von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten

in 0,1 - 0,005 Gew.% des Wirkstoffes zur medizinischen oder

kosmetischen Behandlung der Haut gegen Couperose, Akne, Besenreiser, Alopecie, Fetthaut sowie als Haarwuchsmittel, dadurch

gekennzeichnet, dass die Isoflavonderivate Glykoside oder Ester

des Isoflavons oder vom Isoflavon abgeleitete Säuren sind.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gegenüber dem Anspruch 1 des

Hauptantrages lediglich die Verwendung als Haarwuchsmittel gestrichen. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:

Mittel zur Behandlung der Haut, welches als Wirkstoff 0,1 bis

0,005 Gew.% Isoflavon oder Isoflavonderivate enthält, dadurch

gekennzeichnet, dass es zusätzlich Sterole enthält.

Der Patentanspruch 1 des 4. Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut:

Verwendung von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten

in 0,1-0,005 Gew.% des Wirkstoffs, zur medizinischen oder kosmetischen Behandlung der Haut gegen Couperose, Besenreiser,

Alopecie, Akne, Fetthaut sowie als Haarwuchsmittel, wobei der

Wirkstoff noch Sterole enthält.

Zum Wortlaut der Patentansprüche 2 bis 8 nach Hauptantrag 2 bis 7 nach Hilfsantrag 1, 2 bis 8 nach Hilfsantrag 2, 2 bis 14 nach Hilfsantrag 3 und 2 bis 7 nach

Hilfsantrag 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im wesentlichen vorgetragen, dass die nunmehr beanspruchte Verwendung nach dem Hauptantrag

gegenüber den Druckschriften (1) und (3) neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Verdeutlichung, dass die gemäß Anspruch 1 verwendeten Isoflavone gegenüber dem bei (3) verwendeten Isoflavonether bei der Behandlung der Haut gegen Akne nicht antibakteriell wirkten, legt sie gutachtlich die

nachveröffentlichte Druckschrift

Br. J. Nutr. 2003, 90 (3): 635 - 42 (Abstract PMID: 13129470)

vor. Das Gleiche gelte für die Gegenstände der jeweiligen Hauptansprüche des

2. und 3. Hilfsantrags. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrags

betreffe Mittel mit einem zusätzlichen Gehalt an Sterolen, was dem Fachmann

auch durch die Druckschrift

(11) CA 100:108983 zu JP-Anm. 82/107775

nicht nahegelegt sei. Das Gleiche gelte für die nach Hilfsantrag 4 beanspruchten

Verwendungen der Sterole enthaltenden Wirkstoffe.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag, hilfsweise auf der Grundlage

eines der Anspruchssätze der Hilfsanträge 1 bis 4 in der angegebenen Reihenfolge, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung, sowie mit noch anzupassender Beschreibung.

Die Patentinhaberin erklärt hilfsweise die Teilung des Patents.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie widerspricht den Ausführungen der Patentinhaberin und vertritt die Auffassung, dass die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 des Hauptantrages und

der Hilfsanträge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Im Übrigen sei

der Anspruch 1 des Hauptantrags nicht zulässig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, sie konnte jedoch nicht zum Erfolg führen.

1. Bezüglich der Zulässigkeit der Anspruchsfassungen gemäß Hauptantrag und

den Hilfsanträgen bestehen keine Bedenken. Deren Merkmale sind sowohl aus

den ursprünglichen Unterlagen als auch aus der Patentschrift ableitbar. Eine unzulässige Erweiterung, wie von der Einsprechenden bemängelt, liegt nicht vor. Der

in der erteilten Fassung auf ein Mittel gerichtete Anspruch 1 wurde beim Anspruch 1 des Hauptantrages und der Hilfsanträge 1, 2 und 4 auf bestimmte Verwendungen des Erzeugnisses beschränkt, die in der Patentschrift und den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind (vgl. BGH GRUR 1988, 287 - Abschlussblende). Auch die Ausnahme der im erteilten Anspruch 2 und Anspruch 3 der

Erstunterlagen offenbarten Ether im Anspruch 1 des Hauptantrages und des Hilfsantrages 2 ist zulässig (vgl. Schulte PatG 7. Aufl. § 34 Rdn. 154, 155).

2. Die Neuheit des Patentgegenstandes gemäß Haupt- und Hilfsanträgen ist

gegeben, da die patentgemäßen Verwendungen bzw. das patentgemäße Mittel

nach Hilfsantrag 3 aus keiner dem Senat vorliegenden Entgegenhaltungen in allen

Einzelheiten hervorgehen.

3. Die Verwendung von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Dem Patent liegt sinngemäß die Aufgabe zu Grunde einen Wirkstoff für die Verwendung zur medizinischen oder kosmetischen Behandlung der Haut gegen

Couperose, Besenreiser, Alopecie, Akne Fetthaut sowie als Haarwuchsmittel bereitzustellen (vgl. Streitpatent S. 2 Z. 48 bis 49). Die Aufgabe wird gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Verwendung von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten in 0,1 bis 0,005 Gew.% des Wirkstoffs mit Ausnahme von

Ethern, aber einschließlich Glykosiden, gelöst.

Zur Lösung der Aufgabe konnte der Fachmann, ein Diplomchemiker oder Pharmazeut mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Haut- und Haarbehandlungsmitteln für dermatologische und kosmetische Zwecke, von (3) ausgehen. Daraus geht hervor, ein Isoflavonderivat in einem Gehalt von 0,01 - 1 Gew.%

in einer Zusammensetzung zur Behandlung von Akne einzusetzen. Als Isoflavonderivat wird bei (3) zwar ein Methoxyisoflavon eingesetzt, das gemäß Anspruch 1

des Hauptantrags von den zu verwendenden Isoflavonderivaten ausgenommen

ist. Für den Fachmann war es aber zu erwarten, dass nicht nur bestimmte Isoflavonether sondern Isoflavonderivate allgemein zur Behandlung von Akne eingesetzt werden können. In (3) wird nämlich außer dem Methoxyisoflavon auch ein

Tetrahydroxyflavanon, das keine Etherbindung aufweist und den Isoflavonen

strukturell verwandt ist, zur Behandlung von Akne gleichwirkend verwendet. Außerdem war dem Fachmann unter anderem aus (1) der Einsatz von Isoflavonverbindungen, wie den von der Pateninhaberin bevorzugt verwendeten Daidzein, Genistein, Daidzin oder Genistin in einem Gehalt von 0,005 - 0,1 % in kosmetischen

Hautbehandlungsmitteln bekannt. Die Auffassung der Patentinhaberin, dass die

gemäß Streitpatent eingesetzten Isoflavone im Gegensatz zum antibakteriell wirkenden Isoflavon gemäß (3) das Bakterienwachstum fördern, und deshalb die

Verwendung anderer Isoflavonderivate zur Behandlung der Haut gegen Akne nicht

nahe lag, kann nicht durchgreifen. Denn die von der Patentinhaberin gutachtlich

vorgelegte Veröffentlichung, Br. J. Nutr. 2003, 90 (3): 635 - 42, führt lediglich aus,

dass ein Isoflavonglykosidderivat, wie Genistein, von bestimmten Bakterien der

Darmflora abgebaut wird, wobei eine Wachstumsförderung nur dann beobachtet

wurde, wenn Fructo-Oligosaccharid zugegeben wurde. Abgesehen davon, dass

der Fachmann bei seinen Überlegungen zum Anmeldezeitpunkt diese Veröffentlichung nicht kennen konnte, kann daraus keine Aussage über die bei (3) beschriebene antibakterielle Wirkung gegen Staphylococcus epidermidis, einem die Haut

besiedelnden Bakterium, getroffen werden. Es lag daher für den Fachmann auf

der Hand, auch weitere bei Hautbehandlungsmitteln übliche Isoflavonderivate zur

Behandlung der Haut gegen Akne in Betracht zu ziehen und deren Wirksamkeit zu

prüfen. Die Verwendung von Isoflavon oder Isoflavonderivaten zur Behandlung

der Haut gegen Akne nach Anspruch 1 des Hauptantrags war daher für den

Fachmann durch (3) in Verbindung mit (1) nahegelegt. Der Anspruch 1 gemäß

Hauptantrag hat deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

4. Auch die Verwendungen von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten

nach den jeweiligen Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 1 und 2 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des

Hauptantrags lediglich dadurch, dass anstelle der Ausnahmebestimmung die

Isoflavonderivate Glykoside oder Ester des Isoflavons oder vom Isoflavon abgeleitete Säuren sind, und dass im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags gegenüber dem

Anspruch 1 des Hauptantrags die Verwendung als Haarwuchsmittel weggelassen

ist. Nach beiden Hilfsanträgen wird aber die Verwendung der genannten Wirkstoffe zur medizinischen oder kosmetischen Behandlung der Haut gegen Akne

beansprucht. Die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 des 1. und des

2. Hilfsantrags sind daher entsprechend dem Gegenstand des Anspruch 1 des

Hauptantrags zu beurteilen. Es wird auf die Darlegungen zum Hauptantrag verwiesen. Die Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 2 haben haben deshalb ebenfalls

mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

5. Das Mittel zur Behandlung der Haut nach Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 3. Hilfsantrags betrifft ein Mittel zu Behandlung der Haut, welches als Wirkstoff 0,1 bis 0,005 Gew.-% Isoflavon oder

Isoflavonderivate enthält, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es zusätzlich Sterole enthält.

Zur Lösung der Aufgabe einen für die Behandlung der Haut wirksamen Wirkstoffkomplex zur Verfügung zu stellen (Streitpatentschrift S. 2 Z 48 bis 49) konnte der

Fachmann von den aus (3) bekannten Kosmetika ausgehen. Denn aus (3) sind

Kosmetika mit einem Gehalt an Isoflavonen im Bereich von 0,01 bis 1 Gew.-% bekannt. Dabei werden die eingesetzten Wirkstoffe aus Pflanzen gewonnen und ein

Extrakt, der diese Wirkstoffe enthält, kann eingesetzt werden, was auch die Patentinhaberin bei den Beispielen des Streitpatents mit der Verwendung eines Sojaextrakts verwirklicht. (11) beschreibt Kosmetika mit einem Gehalt von z. B. 0,2 %

an Isoflavonen sowie Phytosterolen, bei denen die Isoflavone und die sie in der

Sojabohne begleitenden Phytosterole aus fermentierten Sojabohnen gewonnen

werden. Es ist daher für den Fachmann nahe liegend, die gemeinsam in der

Pflanze vorkommenden, auf der Haut wirksamen Isoflavone und Sterole auch in

einem Mittel zur Behandlung der Haut gemeinsam in der von (3) vorgegebenen

Konzentration an Isoflavonen einzusetzen. Der Gegenstand der Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 3 hat damit ebenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

6. Die Verwendung von Isoflavon oder substituierten Isoflavonderivaten zusammen mit Sterolen gemäß Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags beruht ebenfalls nicht auf

einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits beim Hauptantrag erläutert, ist es aus (3) bekannt Isoflavone in einer

Konzentration von 0,01 - 1 Gew.-%, zur Behandlung der Haut gegen Akne einzusetzen, wobei auch ein aus Pflanzen gewonnener Extrakt, der diese Wirkstoffe

enthält, verwendet werden kann. Ausgehend hiervon legt (11) dem Fachmann

nahe, die Sterole als Begleitsubstanzen der Isoflavone nicht abzutrennen und deren hautpflegende Wirkung auch bei der Verwendung zur Behandlung der Haut

gegen Akne zu nützen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4 hat

deshalb ebenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

Die übrigen Patentansprüche gemäß Haupt- und Hilfsanträgen teilen jeweils das

Schicksal des Hauptanspruches (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

gez.

Unterschriften