BPatG Beschluss vom 30.06.2006 – 14 W (pat) 46/04

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 46/04 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 45 487.9-41

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in

der Sitzung vom 30. Juni 2006 unter Mitwirkung …

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

beschlossen: 08.05

G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 1. Juli 2004 hat die Prüfungsstelle für

Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung

P 43 45 487.9-41 mit der Bezeichnung

„Verwendung von R-(+)-alpha-Liponsäure, R-(-)-Dihydroliponsäure

und Metabolite in Form der freien Säure oder als Salze oder Ester

oder Amide zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von

Erkrankungen mit eingeschränkter Funktion oder erniedrigtem

Gehalt der Glukosetransporter“

aus den Gründen des Bescheides vom 2. Mai 2000 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

In o. g. Bescheid ist im Wesentlichen darauf hingewiesen worden, dass eine Arzneimittelerfindung nur dann mit Sinn erfüllt sei und eine ausführbare technische

Lehre beinhalte, wenn erkennbar sei, welche Krankheit mit dem Arzneimittel behandelt werden könne. Angaben über die tatsächliche Krankheit fehlten aber in

der vorliegenden Anmeldung, denn die allgemeine Angabe und Erkenntnis, dass

R-(+)--Liponsäure oder R-(-)-Dihydroliponsäure die Glukoseaufnahme durch den

Muskel steigere, beinhalte lediglich eine Wirkangabe, aber nicht das Auffinden

einer weiteren Indikation. Darüber hinaus sei aus der Entgegenhaltung

(1) DE 42 18 572 A1

bereits das R-Enantiomere von α-Liponsäure als wirksames Prinzip bei der Behandlung von Diabetes Typ I und Typ II bekannt. Nachdem aber die Anmelderin

die anspruchsgemäßen Wirkstoffe ebenfalls zur Behandlung von Diabetes verstanden haben wolle, stelle die anspruchsgemäße Behebung der eingeschränkten

Funktion oder des erniedrigten Gehalts der Glukosetransporter nichts Neues mehr

dar. Diese Wirkung ergebe sich nämlich bei der aus (1) bekannten Indikation und

sachgemäßen Verabreichung von R-(+)-α-Liponsäure von selbst.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

ihr Patentbegehren auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Patenansprüche 1 und 2 weiterverfolgt. Diese haben folgenden Wortlaut:

„1. Verwendung von R-(+)--Liponsäure, R-(-)-Dihydroliponsäure

oder Metabolite sowie deren Salze, Ester, Amide zur Herstellung

von Arzneimitteln zur Behandlung von Erkrankungen mit eingeschränkter Funktion oder erniedrigtem Gehalt der Glukosetransporter.

2. Verwendung von R-(+)--Liponsäure, R-(-)-Dihydroliponsäure

oder Metabolite sowie deren Salze, Ester, Amide zur Herstellung

von Arzneimitteln zur Behandlung von Folgeerkrankungen bzw.

Spätkomplikationen von Erkrankungen mit eingeschränkter Funktion oder erniedrigtem Gehalt der Glukosetransporter.“

Die Anmelderin macht im Wesentlichen geltend, dass in (1) zwar die antidiabetische Wirkung des R-Enantiomeren der -Liponsäure als bekannt erwähnt sei, beansprucht werde aber die Verwendung zur Behandlung von Krankheiten, deren

Ursache eine Störung in der Glukosetransportfunktion sei. Solche Störungen seien

jedoch, unabhängig davon, dass bei Diabetes Typ II hier ebenfalls ein funktionelles Defizit auftrete, konkreten Krankheitsbildern, wie z. B. dem Glukosetransportersyndrom (GTPS) oder dem „Frankonie-Bickel“-Syndrom, zuordbar. Da dem

Fachmann die gemeinsame Basis dieser Erkrankungen unter dem Oberbegriff

„Glukosetransporterstörungen“ bekannt sei und es klar sei, welche Krankheitsbilder auf der Basis von Glukosetransporterstörungen von der Erfindung umfasst

würden, sei es durchaus begründet, in der Anmeldung keine speziellen Krankheitsbilder zu beschreiben. Trotz unterschiedlicher klinischer Bilder werde sich

wegen der gemeinsamen Ursache nämlich die Therapie gleichen. Im Übrigen

seien in der Anmeldung auch zwei Beispiele zur enantioselektiven Beeinflussung

von zwei Glukosetransportern durch R-α-Liponsäure beschrieben, wobei das andere Enantiomere überraschend einen inversiven Effekt zeige. Dagegen offenbare

die Entgegenhaltung (1) den Einsatz von beiden Enantiomeren in der Kombination

mit Vitaminen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf der

Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 2 zu

erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig; sie ist aber nicht begründet.

Der angefochtene Beschluss lässt keine formalen oder sachlichen Mängel erkennen. Die Verwendung von R-(+)-α-Liponsäure, wie sie mit den Patentansprüchen 1 und 2 beansprucht wird, ist auch nach Auffassung des Senates durch die

Entgegenhaltung (1) neuheitsschädlich vorweggenommen.

Dieses Dokument betrifft Arzneimittel, die neben mindestens einem Vitamin

α-Liponsäure, Dihydroliponsäure und deren oxidierten und reduzierten R- oder

S- Isomeren sowie Metaboliten der α-Liponsäure enthalten (vgl. Patentanspruch 1

sowie Beschreibung S. 2 Z. 3 bis 6) und u. a. zur Behandlung von Diabetes Typ I

und Typ II verwendet werden können (vgl. Patentanspruch 9).

In diesem

Zusammenhang wird ausgeführt, dass das R-Enantiomere der α-Liponsäure eine

im Vergleich zum Racemat überlegene Aktivität aufweist (vgl. S. 2 Z. 45 bis 48

i. V. m. S. 3 Z. 28 bis 32) und es die R-α-Liponsäure-enthaltenden Zubereitungen

und nicht die die S-Enantiomeren enthaltenden Formulierungen sind, die eine

blutzuckersenkende Wirkung besitzen (vgl. S. 2 Z. 54 bis 59). Damit wird in (1)

R-α-Liponsäure als Wirkstoff mit antidiabetischen Eigenschaften beschrieben.

Diese Wirkung der in Rede stehenden Verbindungen ist es aber, die auch

anmeldungsgemäß erzielt wird. Zwar wird nach Patentanspruch 1 Schutz für die

Verwendung von R-(+)-α-Liponsäure oder Metaboliten davon zur Behandlung von

Erkrankungen mit eingeschränkter Funktion oder erniedrigtem Gehalt der

Glukosetransporter begehrt und nicht zur Behandlung einer konkreten Krankheit.

Bei der im Patentanspruch 1 angegebenen Funktionsstörung handelt es sich

jedoch, wie in der Beschreibung der Patentanmeldung unter Bezugnahme auf

veröffentlichtes Schrifttum ausgeführt wird und wie von der Anmelderin

schriftsätzlich vorgetragen worden ist, um eine grundlegende Störung bei Diabetes

(vgl. Beschreibung S. 2 Abs. 5). Damit übereinstimmend dient dieses

Krankheitsbild anmeldungsgemäß auch zur Darlegung der mit Patentanspruch 1

genannten Wirkung von R-(+)-α-Liponsäure (vgl. Beschreibung S. 2 Abs. 4 und 5,

S. 3 Abs. 3, S. 4 Beispiel 1 sowie S. 8/9 Beispiel 6). Daher werden gemäß der

Anmeldung aber die R-(+)-α-Liponsäure oder deren Metaboliten zur Behandlung

der gleichen Krankheit verwendet wie nach der Entgegenhaltung (1), weshalb im

vorliegenden Fall keine andere technische Wirkung erzielt wird als sie bereits mit

(1) aufgezeigt worden ist. Aus diesem Grunde wird mit der Wirkungsangabe

gemäß Patentanspruch 1 keine andere Krankheit definiert, diese stellt vielmehr

eine Erklärung der Wirkungsweise von R-(+)-α-Liponsäure oder deren Metaboliten

dar, die sich bei der aus der Entgegenhaltung (1) bekannten Behandlung von

Diabetes Typ I oder Typ II von selbst ergibt (vgl. Busse PatG 6. Aufl. § 3 Rdn. 198

sowie BGH GRUR 1994, 357 3. Ls.

- „Muffelofen“). Nachdem die mit

Patentanspruch 1 beanspruchte Verwendung somit eine Ausführungsform

umfasst, die im Stand der Technik bereits vorbeschrieben ist, weist dieser nicht

die erforderliche Neuheit auf.

Das Argument der Anmelderin, die im Patentanspruch 1 genannte Störung trete

zwar auch bei Diabetes Typ II auf, die beanspruchte Verwendung beziehe jedoch

alle Krankheiten mit ein, deren Ursache eine Störung der Glukosetransporterfunktion sei, wobei die Nennung spezieller Krankheitsbilder

im

vorliegenden Fall jedoch deshalb nicht angezeigt sei, weil es für den Fachmann

klar sei, welche Krankheitsbilder auf der Basis von Glukosetransporterstörungen

von der Erfindung umfasst würden, kann zu keiner anderen Beurteilung der

Sachlage führen. Offenbart in Verbindung mit der geltend gemachten Wirkung ist

in den vorliegenden Unterlagen als konkretes Krankheitsbild nämlich einzig die

Behandlung von Diabetes bzw. als weitere ins Auge zu fassende Indikationen

Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus genannt (vgl. Erstunterlagen S. 1 Abs. 3

und Abs. 5 bis S. 3 Abs. 1 und S. 3 Abs. 3 bzw. S. 2 Abs. 4 i. V. m. S. 10 Abs. 3

sowie Beispiele 1 und 6).

gez.

Unterschriften