Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 12.10.2006 – 17 W (pat) 301/04
17. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
12. Oktober 2006
…
B E S C H L U S S
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 197 58 748
… 08.05
…
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 12. Oktober 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Das Patent DE 197 58 748 wird widerrufen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 9. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Trennanmeldung 197 58 748.8-42 zur am 27. Januar 1997 eingereichten Stammanmeldung 197 02 753.9-42 wurde am 7. Februar 2003 durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 02 B das Patent unter der Bezeichnung
„Laser-Scanning-Mikroskop“
erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 31. Juli 2003.
Gegen das Patent hat die Firma A… AG mit Schreiben vom
27. Oktober 2003, eingegangen am 28. Oktober 2003, Einspruch erhoben.
Sie stützt ihren Einspruch unter Anderem auf verschiedene Druckschriften und
macht unzulässige Erweiterung, mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tätigkeit hinsichtlich des Patentgegenstandes geltend.
Die Einsprechende beantragt,
das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.
Die Patentinhaberin beantragt,
das Patent unverändert in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent beschränkt mit
folgenden Unterlagen
aufrechtzuerhalten:
Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung
sowie den sonstigen Unterlagen wie erteilt.
Im Einspruchsverfahren ist unter Anderem folgende Druckschrift genannt worden:
D3: K. Winkler, W. Knebel: Leica TCS 4D UV - Das Systemkonzept für die
Multiparameter-Konfokalmikroskopie, Teil 1: Gerätetechnik, in: Mitteilungen für
Wissenschaft und Technik Bd. XI, Nr. 1, Juni 1995, Seiten 9 bis 19.
Der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptantrag) lautet (mit Korrekturen offensichtlicher
Unrichtigkeiten):
„1. Laserscanmikroskop,
mit einem UV-Laser und einem dem UV-Laser nachgeschalteten
Lichtleiter zur Übertragung des UV-Laserlichtes auf eine zu
untersuchende Probe
-
und mit Modulationsmitteln vor dem Lichtleiter, die das UV-
Laserlicht nur für einen gewünschten Zeitraum in den Lichtleiter
einkoppeln und außerhalb dieses Zeitraums von dem Lichtleiter
fernhalten,
dadurch gekennzeichnet,
-
dass das vom Lichtleiter (14.1) fernzuhaltende UV-Laserlicht
in eine Lichtfalle lenkbar ist
-
und
dass
die
Modulationsmittel
als
AOTF
(AcoustoOpticalTunableFilter) (32) ausgebildet sind, der das von
dem Lichtleiter (14.1) fernzuhaltende UV-Laserlicht in die Lichtfalle
ablenkt
-
und das
in den Lichtleiter (14.1) einzuspeisende UV-
Laserlicht auf konstante Intensität steuert.“
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:
„1. Laserscanmikroskop,
mit einem UV-Laser und einem dem UV-Laser nachgeschalteten
Lichtleiter zur Übertragung des UV-Laserlichts über ein
Scanmodul auf eine zu untersuchende Probe und mit
Modulationsmitteln vor dem Lichtleiter, die das UV-Laserlicht nur
für einen gewünschten Zeitraum in den Lichtleiter einkoppeln und
außerhalb dieses Zeitraums von dem Lichtleiter fernhalten,
dadurch gekennzeichnet,
dass das vom Lichtleiter (14.1) fernzuhaltende UV-Laserlicht in
eine Lichtfalle lenkbar ist,
dass
die Modulationsmittel
als AOTF
(AcoustoOptical
TunableFilter)
(32) ausgebildet sind, der das von dem
Lichtleiter (14.1) fernzuhaltende UV-Laserlicht in die Lichtfalle
ablenkt,
und das in den Lichtleiter (14.1) einzuspeisende UV-Laserlicht auf
konstante Intensität steuert,
dass eine Monitordiode (19) vorgesehen ist, zur Überwachung der
in das Scanmodul eingekoppelten Laserstrahlung und
dass aus der momentan detektierten Laserleistung ein
Fehlersignal ableitbar ist, welches online direkt auf den dem UV-
Laser nachgeordneten AOTF zur Stabilisierung der
in das
Scanmodul eingestrahlten Laserleistung zurückwirkt“.
Dem Patentgegenstand soll gemäß Patentschrift Spalte 1 Abschnitt [0009] die
Aufgabe zugrunde
liegen, die Einkoppelung eines UV-Laserstrahls
in ein
Laserscanmikroskop zu vereinfachen und zugleich die Stabilität der Anregung zu
gewährleisten.
Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Der rechtzeitig eingegangene Einspruch ist auch im Übrigen zulässig. Er ist
außerdem begründet, da die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß Haupt-
und Hilfsantrag wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sind.
Das Streitpatent betrifft ein Laserscanmikroskop, in dem eine Probe durch einen
Laserstrahl abgetastet und vermessen werden kann.
Das Laserscanmikroskop gemäß dem Anspruch 1 nach Hauptantrag weist
folgende Merkmale auf:
a)
einen UV-Laser und einen dem UV-Laser nachgeschalteten
Lichtleiter zur Übertragung des UV-Laserlichtes auf eine zu
untersuchende Probe,
b) Modulationsmittel vor dem Lichtleiter, die das UV-Laserlicht
nur für einen gewünschten Zeitraum in den Lichtleiter einkoppeln
und außerhalb dieses Zeitraums von dem Lichtleiter fernhalten,
c)
das vom Lichtleiter (14.1) fernzuhaltende UV-Laserlicht ist in
eine Lichtfalle lenkbar,
d)
die Modulationsmittel sind als AOTF
(AcoustoOptical
TunableFilter) (32) ausgebildet,
e)
der AOTF lenkt das von dem Lichtleiter (14.1) fernzuhaltende
UV-Laserlicht in die Lichtfalle ab,
f)
der AOTF steuert das in den Lichtleiter (14.1) einzuspeisende UV-Laserlicht auf konstante Intensität.
Im erteilten Anspruch 1 geht es somit um die Einkopplung des Lichts vom UV-
Laser in den zugeordneten Lichtleiter und um die Stabilisierung der in den
Lichtleiter
(und durch diesen
in das zur Probenabtastung vorgesehene
Scanmodul) eingestrahlten UV-Laserleistung. Der zwischen UV-Laser 13.1 und
Lichtleiter 14.1 (vgl. Fig. 1) angeordnete akustooptische abstimmbare Filter AOTF
wird sowohl als Ablenker als auch als Intensitätsmodulator verwendet. Er lässt in
einem gewünschten Zeitraum UV-Laserstrahlung einer bestimmten Wellenlänge
bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs auf den Lichtleiter fallen; außerhalb
dieses Zeitraums lenkt er das UV-Laserlicht in eine Lichtfalle (wo es üblicherweise
absorbiert wird). Durch variable Abschwächung des vom UV-Laser kommenden
Lichts durch den AOTF ist es außerdem möglich, zeitliche Schwankungen der
Laserlichtintensität zu kompensieren und somit die Intensität des in den Lichtleiter
einzukoppelnden UV-Laserlichts konstant zu halten. Wie dem Fachmann, hier ein
Diplomphysiker mit speziellen Kenntnissen in der Optik und mehrjähriger
Erfahrung in der Konstruktion von Mikroskopen, bewusst ist, haben solche
Schwankungen
ihre Ursache
im Laserrauschen und
in Variationen des
mechanisch-optischen Übertragungssystems, vgl. auch Streitpatentschrift Sp. 3
Z. 47 bis 49. Da der zeitliche Verlauf dieser Schwankungen im Allgemeinen nicht
vorhersehbar ist, muss zur Stabilisierung der Laserleistung diese wiederholt
gemessen und der Messwert zur Ansteuerung des AOTF verwendet werden, vgl.
hierzu auch Streitpatentschrift Sp. 3 Z. 37 bis 55. Der Anspruch 1 nach
Hauptantrag impliziert somit eine Messung und Regelung der Laserleistung unter
Einbeziehung des AOTF.
Im Laserscanmikroskop gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag
ist das
Merkmal a) durch folgendes Merkmal ersetzt:
a´) einen UV-Laser und einen dem UV-Laser nachgeschalteten
Lichtleiter zur Übertragung des UV-Laserlichts über ein
Scanmodul auf eine zu untersuchende Probe.
Somit ist hier explizit aufgeführt, dass die in Merkmal a) angegebene Übertragung
des UV-Laserlichts auf die zu untersuchende Probe über ein Scanmodul erfolgt.
Dies liest der Fachmann im Übrigen im erteilten Anspruch 1 implizit mit, so dass
im Verständnis des Fachmanns kein Unterschied zum Merkmal a) besteht. Das
Laserscanmikroskop gemäß dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag weist außerdem
folgende zusätzliche Merkmale auf:
g)
es ist eine Monitordiode (19) vorgesehen zur Überwachung
der in das Scanmodul eingekoppelten Laserstrahlung und
h)
aus der momentan detektierten Laserleistung
ist ein
Fehlersignal ableitbar, welches online direkt auf den dem UV-
Laser nachgeordneten AOTF zur Stabilisierung der
in das
Scanmodul eingestrahlten Laserleistung zurückwirkt.
Zu den Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag (= erteilter Anspruch 1)
finden sich
in den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung und
in der
zugehörigen Offenlegungsschrift DE 197 02 753 A1 folgende Offenbarungsstellen:
zur Bezeichnung „Laserscanmikroskop“: Titel,
zu den Merkmalen a) und b): Stammanmeldung S. 3 drittletzter
und vorletzter Absatz und S. 4 Absatz nach
„2.“ bzw.
DE 197 02 753 A1 Sp. 1 Z. 40 bis 51 und Sp. 2 Z. 7 bis 12, jeweils
i. V. m. Fig. 1,
zu den Merkmalen c) bis e): Stammanmeldung Ansprüche 5 und 6
sowie S. 4 Absatz nach „2.“ bzw. DE 197 02 753 A1 Ansprüche 5
und 6 sowie Sp. 2 Z. 7 bis 12, jeweils i. V. m. Fig. 1,
zum Merkmal f): Stammanmeldung S. 6 untere Hälfte ab „4.“ bis
S. 7 erster Satz, insbes. S. 6 letzter Satz bzw. DE 197 02 753 A1
Sp. 3 Z. 3 bis 23, jeweils i. V. mm Fig. 1 und 2.
Die Offenbarung der Bezeichnung sowie der Merkmale a) bis e) in den
Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung ist unstrittig.
Offenbart
ist
dort
auch Merkmal f): Aus
den
hierzu
angegebenen
Offenbarungsstellen geht hervor, dass die Intensität des vom Laser kommenden,
über den Lichtleiter in das Scanmodul eingestrahlten Laserlichts gemessen wird;
der Messwert wird zur Stabilisierung der eingestrahlten Laserleistung verwendet,
wobei ein vom Messwert abgeleitetes Fehlersignal „direkt auf den Laser oder
einen dem Laser nachgeschalteten Intensitätsmodulator (ASOM, AOTF, EOM,
Shutter) ... zurückwirkt“. Dass es sich im Fall eines AOTF hierbei um den bereits
zur Lichtablenkung eingesetzten AOTF handelt,
ist zwar nicht explizit
angesprochen. In diesem Fall schlussfolgert jedoch der Fachmann, dem bewusst
ist, dass bereits ein dem Laser nachgeschalteter (zur Lichtablenkung eingesetzter)
AOTF vorhanden ist, und dem fachüblich bekannt ist, dass ein AOTF gleichzeitig
zur Lichtablenkung und zur Intensitätsmodulation dienen kann, ohne Weiteres,
dass das Fehlersignal auf diesen AOTF als Intensitätsmodulator wirken kann, also
kein weiterer AOTF erforderlich ist; vgl. hierzu BGH BlPMZ 1974, 207, 208
„Scherfolie“, ebenso Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 34 Rdn. 257.
Aus den angegebenen Offenbarungsstellen ist außerdem abzuleiten, dass die
eingestrahlte Laserleistung geregelt werden soll; gemäß Merkmal f) wird die
Laserleistung jedoch gesteuert. Wie oben ausgeführt, wird der Fachmann das
Merkmal f) ohnehin
im Sinne einer Regelung
interpretieren, so dass
im
Verständnis des Fachmanns keine Abweichung vom ursprünglich Offenbarten
besteht.
Außerdem geht aus den zu Merkmal f) oben angegebenen Offenbarungsstellen
eine Stabilisierung der in das Scanmodul eingestrahlten Laserleistung hervor. Für
den Fachmann drängt sich die Interpretation geradezu auf, dass folglich die
Laserleistung konstant gehalten werden soll.
Der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag) ist somit in den ursprünglichen Unterlagen
offenbart und daher zulässig.
Die zu Merkmal f) gemäß Hauptantrag oben genannten Stellen offenbaren auch
die zusätzlichen Merkmale g) und h) gemäß Hilfsantrag. Diese Stellen sind
außerdem wörtlich in der Streitpatentschrift enthalten, vgl. dort Sp. 3 Z. 37 bis 58.
Die genannten zusätzlichen Merkmale beschreiben eine konkrete Ausgestaltung
der patentierten Lehre in Bezug auf die Konstanthaltung der Laserleistung unter
Einbeziehung des AOTF, die in Merkmal f) des erteilten Anspruchs 1 allgemein
beansprucht ist. Diese Ausgestaltung konnte der Fachmann der Streitpatentschrift
als zur Erfindung gehörend entnehmen. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist
somit ebenfalls zulässig, vgl. BGH GRUR 90, 432 „Spleißkammer“, ebenso
Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 59 Rdn. 166.
Die Gegenstände des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und des Anspruchs 1
gemäß Hilfsantrag beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
In der vorveröffentlichten Druckschrift D3 wird ein Laserscanmikroskop
beschrieben (siehe Überschrift und S. 10 links Abs. 1 und 2), das mit einem UV-
Laser für zwei nahe beieinander liegende Wellenlängen und einem sichtbares
Laserlicht dreier verschiedener Wellenlängen emittierenden Laser arbeitet, vgl.
S. 10 letzter Abs. links bis Abs. 2 rechts. Beiden Lasern ist jeweils ein Lichtleiter
nachgeschaltet zur Übertragung des Laserlichts über ein Scanmodul auf eine zu
untersuchende Probe, vgl. S. 11 Abb. 4 Bezugszeichen B1 und B2 - Merkmal a)
bzw. a´). Vor dem Lichtleiter, in den sichtbares Laserlicht eingekoppelt wird, ist ein
Filterrad A1 mit Filtern zur Auswahl der Wellenlänge(n) angeordnet; vor dem
Lichtleiter, in den UV-Laserlicht eingekoppelt wird, ist ein Filterrad A2 mit
Neutralfiltern zur Intensitätsmodulation angeordnet, vgl. S. 11 Abb. 4 und Abs. 2
links. Das Laserscanmikroskop kann mit einem AOTF ausgerüstet werden, vgl.
S. 15 Abs. 3 links, der die Funktion des Filterrads (A1 in Ab. 4) zur Selektion von
Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich ersetzt, also Licht der gewünschten
Wellenlänge(n) in den Lichtleiter einkoppelt. Der AOTF erlaubt sowohl eine
variabel einstellbare, wellenlängenabhängige Lichtablenkung als auch eine variable Intensitätsmodulation; alle Einstellungen können extrem schnell vorgenommen
werden, vgl. S. 14 Abb. 7 mit Bildunterschrift.
Im Laserscanmikroskop gemäß D3 kann zeitlich hintereinander zwischen
verschiedenen Beleuchtungswellenlängen gewechselt werden, vgl. S. 15 le. Abs.
links und erster Abs. rechts; wie der Fachmann mitliest, ist auch ein Wechsel
zwischen UV-Beleuchtung und sichtbarer Beleuchtung möglich. Die Einkoppelung
von Licht selektierter Wellenlängen in den Lichtleiter wird dann jeweils nur für
einen gewünschten Zeitraum vorgenommen. Damit lag es für den Fachmann
nahe, die in einem bestimmten Zeitraum unerwünschten Lichtanteile (im Fall eines
Zeitraums für UV-Beleuchtung alle sichtbaren Lichtanteile) durch den AOTF an
der Glasfaser vorbei beispielsweise in eine fachüblich bekannte Lichtfalle zu
lenken, wo sie absorbiert werden und keine Störungen wie unerwünschte
Reflektionen im Strahlengang verursachen können.
Außerdem erlaubt der AOTF gemäß S. 15 Abs. 3 links, Laserlinien mit hoher
zeitlicher Dynamik in der Intensität zu modulieren. Dies kann zur Einstellung der
Intensitäten
einzelner
Laserlinien
entsprechend
dem
gewählten
Untersuchungsverfahren genutzt werden, z. B. um bei gefärbten Proben die
Fluoreszenzanregung einzelner Farbstoffe zu optimieren, vgl. S. 15 drittletzter
Absatz. Dem Fachmann ist hierbei immer bewusst, dass die Leistung eines Lasers
schnellen zeitlichen Schwankungen unterliegt, daher wiederholt gemessen und mit
Hilfe des jeweiligen momentanen Messwerts geregelt werden sollte, um eine
eingestellte Intensität möglichst stabil zu halten; da der AOTF eine sehr schnelle
Intensitätsmodulation erlaubt, vgl. die Bildunterschrift zu Abb. 7, drängte es sich
für den Fachmann geradezu auf, ihn im Rahmen einer derartigen Regelung für die
Stabilisierung bzw. die Konstanthaltung der Laserleistung einzusetzen.
Der AOTF wird im Laserscanmikroskop gemäß D3 nur im Strahlengang für
sichtbares Laserlicht eingesetzt. Der Fachmann ist jedoch immer bestrebt,
bestehende Systeme zu verbessern und deren Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.
Um beim Laserscanmikroskop gemäß D3 auch im UV-Bereich eine höhere
Flexibilität zu ermöglichen, lag es für den Fachmann wegen der vollständig
bekannten Vorteile des AOTF nahe, die im sichtbaren Wellenlängenbereich
mögliche schnelle variable Intensitätseinstellung und Lichtablenkung auch auf den
UV-Bereich zu übertragen und dafür ebenso wie für das sichtbare Licht einen
AOTF einzusetzen, der das UV-Laserlicht in den zugeordneten Lichtleiter
einkoppelt; diesen AOTF wird der Fachmann ebenso wie den AOTF für den
sichtbaren Bereich unter Anderem zur Stabilisierung bzw. Konstanthaltung der
Laserleistung einsetzen - Merkmale d), f).
Für den Fachmann lag es wegen der vollständig bekannten Vorteile des AOTF
auch nahe, auch bei dem im UV-Bereich eingesetzten AOTF die Funktion der
schnellen variablen Lichtablenkung zu nutzen und das UV-Laserlicht nur während
eines gewünschten Zeitraums in den zugeordneten Lichtleiter einzukoppeln,
dagegen außerhalb dieses Zeitraums, etwa während einer zwischenzeitlichen
Beleuchtung nur mit sichtbarem Licht, das unerwünschte UV-Laserlicht durch den
zugehörigen AOTF an der Glasfaser vorbei beispielsweise in eine fachüblich
bekannte Lichtfalle zu lenken - Merkmale b), c), e).
Der Fachmann gelangte somit ausgehend vom aus D3 Vorbekannten
ausschließlich unter Zuhilfenahme seines Fachwissens, also ohne erfinderisch
tätig werden zu müssen, zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag.
Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag (= erteilter Anspruch 1) hat daher keinen
Bestand.
Entsprechendes gilt für den Anspruch 1 nach Hilfsantrag:
Wie oben ausgeführt, lag es für den Fachmann nahe, im aus D3 bekannten
Laserscanmikroskop zur Stabilisierung der Laserleistung bzw. der
in das
Scanmodul eingekoppelten Laserstrahlung, auch
für den UV-Laser, die
Laserleistung wiederholt zu messen und den momentanen Messwert im Rahmen
einer Regelung zur Einstellung eines dem Laser nachgeschalteten AOTF zu
verwenden. Zur Überwachung der Laserleistung wird der Fachmann einen ihm
fachüblich bekannten Sensor einsetzen, etwa eine lichtempfindliche Monitordiode
- Merkmal g). Da die Laserleistung üblicherweise schnellen Schwankungen
unterworfen ist, zu ihrer Stabilisierung also eine schnelle, direkte Regelung
erforderlich
ist, wird der Fachmann ein aus der momentan detektierten
Laserleistung abgeleitetes Fehlersignal online direkt auf den dem UV-Laser
nachgeschalteten AOTF einwirken lassen und somit die in das Scanmodul
eingestrahlte Laserleistung stabilisieren - Merkmal h).
Damit ergaben sich für den Fachmann beim aus D3 bekannten Laserscanmikroskop auch die zusätzlichen Merkmale g) und h) des Patentanspruchs 1
gemäß Hilfsantrag ohne erfinderische Tätigkeit in naheliegender Weise.
Auch der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher nicht rechtsbeständig.
Das Patent war somit zu widerrufen.
gez.
Unterschriften