Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 24.10.2006 – 14 W (pat) 48/04
14. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
24. Oktober 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 102 04 858.4-41
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2006 unter Mitwirkung …
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
beschlossen: 08.05
G r ü n d e
I.
Mit dem angefochtenen Beschluss vom 30. Juni 2004 hat die Prüfungsstelle für
Klasse C12Q des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung
102 04 858.4-41 mit der Bezeichnung
„Gensonden zum Nachweis von Spezies der Gattung Oenococcus“
gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 5 zurückgewiesen.
Dem die Zurückweisung erfolgte wegen mangelnder Neuheit der mit den
jeweiligen Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 5
beanspruchten Oligonukleotid-Sequenzen gegenüber den Entgegenhaltungen
(6) WO 99/57314 A1
(7) DE 198 19 889 A1.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie ihr
Patentbegehren mit den Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß Hauptantrag und
Hilfsantrag 1 sowie Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, denen sich jeweils die
ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2 bis 19 anschließen, weiterverfolgen.
Die Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag lauten:
„1. Oligonukleotid der Sequenz
TTC TCT GAA T (SEQ ID NO: 8)
2. Oligonikleotid der Sequenz
TTC TCT GAA A (SEQ ID NO: 9)
3. Oligonukleotid, das eine Sequenz oder Teilsequenz mit
mindestens 9 Nukleotiden länge, ausgewählt aus der Gruppe
der Sequenzen TTC TCT GAA TTC AGT TAT TC (SEQ ID
NO: 1), ATT CAG TTA TTC TTC CCT TA (SEQ ID NO: 2),
GTA CCG TCA AGC TGA A (Seq ID NO: 3), AGA TCA CAT
GTG TGA TTT G (SEQ ID NO: 4), TCA CTA GGA GOC
GGA A (SEQ ID NO:5), TTA CAA AAG CGA TCA TTG G
(SEQ ID NO: 6) und TTA CCG TCG CCG GTT T (SEQ ID
NO: 7) oder dazu komplementärer Sequenzen umfaßt.”
Die Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von den
Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß Hauptantrag darin, dass sie zusätzlich
Funktionsangaben enthalten. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2
entspricht dem Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1.
In einer Zwischenverfügung der Berichterstatterin wurde den Anmeldern mitgeteilt,
dass der Senat auch bei Zugrundelegung der Patentansprüche gemäß geltendem
Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 aus den von der Prüfungsstelle bereits
in ihrem ersten Bescheid vom 8. November 2002 genannten Gründen jedenfalls
die erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltungen
(1) DE 100 04 147 A1
(2) Datenbank Genbank, Datenbankeintrag Nr. M35820 vom
27.4.1993
(3) Datenbank Genbank, Datenbankeintrag Nr. AJ297763
vom 13.10.2000
(5) Sequenzvergleich zwischen M35820 nach (2), AJ297763
nach (3) und den Oligonukleotiden SEQ ID Nr. 1 bis SEQ
ID Nr. 7
als nicht gegeben erachte.
Unter Bezugnahme auf diese Verfügung legen die Anmelder dar, dass sich
funktionierende und Spezies-diskriminierende spezifische Sonden ohne exakte
Kenntnis der Sekundärstruktur aus einer natürlichen rDNA- bzw. rRNA-Sequenz
nicht ohne weiteres ableiten ließen. Aus diesem Grunde würde der Fachmann
ohne Kenntnis der von den Anmeldern entwickelten Methode zur Bestimmung der
Sekundärstruktur Sonden
lediglich gemäß eines generellen Alignments
generieren. Nur die Einbeziehung der individuellen Sekundärstruktur führe daher
zur Generierung von sich gegenseitig unterstützenden „Side“-Probes, womit eine
Steigerung der Fluoreszenz um den Faktor zwei bewirkt werde.
Mit gleichem Schriftsatz teilen die Anmelder mit, dass sie zu der für den
24. Oktober 2006 terminierten mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werden.
Die Anmelder beantragen,
den Beschluss aufzuheben
und ein Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3
gemäß Hauptantrag,
hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3 gemäß
Hilfsantrag 1,
weiter hilfsweise auf der Grundlage des Patentanspruches 1
gemäß Hilfsantrag 2,
wobei sich jeweils die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2 bis 19 anschließen,
zu erteilen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen,
weil jedenfalls die Bereitstellung der gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1
und 2 beanspruchten Oligonukleotid-Sequenzen nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruht.
Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, Sonden bzw. Sondengemische zu
entwickeln, die eine sichere und einfache Identifizierung von Spezies der Gattung
Oenococcus ermöglichen. Gleichzeitig sollten die Sonden so konstruiert sein, dass
sie ein zu einem Nachweis geeignetes Signal, wie zum Beispiel eine gute
Fluoreszenzausbeute, zur Verfügung stellen. Ferner ist es Aufgabe, ein Verfahren
zum spezifischen Nachweis und/oder der Differenzierung einer Spezies von
Bakterien der Gattung Oenococcus zu ermöglichen, wobei dieses schnell, billig
und zuverlässig sein und sich auch im industriellen Maßstab anwenden lassen soll
(vgl. Erstunterlagen S. 2 Abs. 3, 4).
Die anmeldungsgemäß angegebenen Oligonukleotid-Sequenzen zur Lösung
dieser Aufgabe vorzuschlagen, hat jedoch im Hinblick auf den vor dem
Anmeldetag der Anmeldung bekannten Stand der Technik nahe gelegen.
Oligonukleotide zum spezifischen qualitativen und quantitativen Nachweis von
16S-rRNA-Genen, Genfragmenten und hiervon abgeleiteten RNA-Sequenzen aus
Bakterien, generiert durch Alignment mit bekannten DNA-Sequenzen, werden in
der Entgegenhaltung (1) beschrieben. Verwendet werden diese Oligonukleotide
u. a. als Sonden zum Nachweis von Bakterien in der Lebensmittelindustrie, wobei
sie gemäß (1) z. B. mit Fluoreszenzfarbstoffen markeirt zum Einsatz kommen (vgl.
Patentanspruch 12 i. V. m. den Patentansprüchen 5 bis 8. Beschreibung S. 2
Z. 3/4, 33 bis 47 und 56 bis 59, S. 3 Z. 3 bis 17 und 63 bis 65, S. 6 Z. 26 bis 40,
sowie S. 9 Tabelle 1). Der Lehre dieses Dokumentes folgend, zur Identifizierung
von Spezies der in dieser Druckschrift nicht genannten Bakterien-Gattung
Oenococcus ebenfalls über Alignment Sonden zu generieren, kann nicht als eine
Vorgehensweise angesehen werden, die auf Überlegungen erfinderischer Art
beruht. In diesem Dokument werden zwar keine Bakterienspezies der Gattung
Oenococcus genannt. Die Sequenz und eine Teilsequenz der 16S rDNA dieser
Bakterien-Gattung war vor dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung aber
gleichfalls bekannt (vgl. (2) und (3)). So konnte der Fachmann, wenn er sich
zunächst alleine nur einen Überblick darüber verschaffen wollte, welche
Oligonukleotide überhaupt zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden
Aufgabe in Frage kommen, schon durch einen einfachen Sequenzvergleich - wie
er in (1) S. 6 Z. 26 bis 36 beschrieben wird - feststellen, inwiefern die von ihm ins
Auge gefassten Oligonukleotide tatsächlich gegen diese bekannte 16S rDNA
gerichtet sind (vgl. dazu auch (5)).
Die Anmelder tragen in dieses Zusammenhang nun vor, nur unter Anwendung der
von
ihnen entwickelten zweidimensionalen Alignment-Technik - d. h. der
Einbeziehung der Sekundärstruktur als weiteren Parameter neben der Sequenz -
sei es möglich gewesen, genau die beanspruchten Oligonukleotid-Sequenzen zu
ermitteln. Dabei handelt es sich jedoch ebenfalls um eine Methode, die wie auf
Seite 8 der Erstunterlagen unter „Aufbau der Sonden“ ausgeführt wird, bereits vor
dem Anmeldetag bekannt gewesen ist. Im Zusammenhang mit der Anwendung
von Verfahren auch deren
im zu berücksichtigenden Schrifttum bereits
beschriebene Weiterentwicklungen mit einzubeziehen, von denen bekannt ist,
dass sie zur Optimierung der Verfahrensergebnisse beitragen, stellt aber eine
selbstverständliche Maßnahme dar, die
im üblichen Aufgabenbereich des
Fachmannes liegt. Selbst wenn mit solchen Maßnahmen Sonden generiert
werden können, mit denen bessere Ergebnisse erzielt werden als es mit dem
generellen Alignment, so ist dieses die zwangsläufige Folge eines aus den
dargelegten Gründen nahegelegten Handelns, kann aber nicht als Indiz für das
vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden.
Für den Senat sind daher keine Gründe ersichtlich, die zur Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses führen könnten.
III.
Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht keine Veranlassung.
Billigkeitsgründe sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Dass in der Sache ein
gewichtiger Bedarf an Rechtsfortbildung besteht, wie hier geltend gemacht, oder
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden sind, rechtfertigt
grundsätzlich nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, sondern allenfalls die
Zulassung der Rechtsbeschwerde, hier jedoch nicht, weil die von den Anmeldern
aufgeworfenen Rechtsfragen nicht entscheidungsrelevant waren.
gez.
Unterschriften