Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 31.10.2006 – 14 W (pat) 16/04
14. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
31. Oktober 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 198 40 497
… 08.05
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Mit dem angefochtenen Beschluss vom 24. November 2003 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 198 40 497 mit der
Bezeichnung
widerrufen.
„Mineralfasern“
Dem Beschluss liegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 15 zu Grunde, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:
„Mineralfasern hergestellt aus einer Zusammensetzung, die zu
mehr als 80 M.-% die Oxide SiO2, Al2O3, CaO und MgO umfasst,
mit folgenden molaren Verhältnissen:
- [SiO2 + Al2O3] zu [CaO + MgO] zwischen 0,75 und 1,68,
- [SiO2] zu [CaO + MgO] zwischen 0,54 und 1,23,
- [A2O3] zu [CaO + MgO] zwischen 0,21 und 0,45,
- [SiO2 + Al2O3] zu [CaO] zwischen 1,23 und 2,54,
- [SiO2 + Al2O3] zu [MgO] zwischen 1,96 und 4,94.“
Zum Wortlaut der auf diesen Anspruch unmittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Der Widerruf ist im Wesentlichen damit begründet, aus jeder der Entgegenhaltungen
(1) WO 96/14 274 A2 und
(2) WO 90/02 713 A1
seien bereits Mineralfasern mit allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 bekannt. Damit habe Anspruch 1 mangels Neuheit keinen Bestand.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie ist
der Auffassung, der Ansatz der Patentabteilung sei rechtlich fehlerhaft und beruhe
auf falscher Anwendung der vom BPatG und BGH entwickelten Rechtsprechung
zur Neuheit. Keine der Entgegenhaltungen gebe eine Entstellungsregel für die
Oxidzusammensetzung von Mineralfasern unter Berücksichtigung der molaren
Verhältnisse von Netzwerkbildnern zu Netzwerkwandlern. Nur zwei von
27 Beispielen in der (1) offenbarten Gewichtsprozentangaben, die in Molprozent
umgerechnet, innerhalb der Bereiche des Anspruches 1 lägen. Damit werde aber
keine Einstellungsregel offenbart, vielmehr handle es sich um nicht neuheitsschädliche Zufallstreffer. Aus einem in (2) aufgeführten Vergleichsbeispiel, das
nicht die in (2) gegebene Lehre betreffe, habe die Patentabteilung ausschließlich
unter Anwendung einer mathematischen Manipulation auf das im Anspruch 1 festgelegte Molverhältnis kommen können. Ferner sei eindeutig, dass (1) nur Rohstoffanalysen beinhalte, was ggf. auch durch Vorlage eines Gutachtens von Prof.
A… untermauert werden könne. Nach den mit Schriftsatz vom
25. Oktober 2006 vorgelegten Anlagen
BM 2
Untersuchungsbericht A 007/4133/06 der Firma
ARP/ECV GesmbH, A-Leoben und
BM 3
zugehöriger Prüfbericht 849/06 des Department Allgemeine, analytische und physikalische Chemie an der
Montanuniversität Leoben
sowie dem in der mündlichen Verhandlung überreichten Versuchsbericht, betreffend analytische Untersuchungen an Rohstoff- und Faserzusammensetzungen der
Entgegenhaltung
(20) WO 98/15 503 A1
fänden bei der Herstellung vom Rohstoff bis zur Faser vielfältige Veränderungen
statt in Abhängigkeit von der Beschaffenheit der Rohstoffe aus unterschiedlichen
Abbaugebieten, dem für das Aufschmelzen verwendeten Ofentyp, der Ofenauskleidung, der Schmelztemperatur, der Schmelzdauer, der sich einstellenden Viskosität der Schmelze und dem letzten Schritt der Faserherstellung. Damit stehe
aber die Nacharbeitbarkeit der patentgemäßen Mineralfasern nicht in Frage, denn
der Fachmann könne durch Änderung der Verfahrensparameter in mehreren
empirischen Versuchen
die
geeigneten Bedingungen
ermitteln. Die
Zusammenhänge im Einzelnen in der Beschreibung darzulegen, würde den
Rahmen einer Patentanmeldung bei weitem übersteigen.
Die Patentinhaberin beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.
Die Einsprechenden beantragen übereinstimmend,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreiten weiterhin die Neuheit der Fasern nach Anspruch 1 und sind der
Auffassung, dass die empirischen Versuche zur Einstellung der geforderten molaren Verhältnisse in der Mineralfaser einen unzumutbaren Aufwand erforderten.
Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig, kann aber nicht zu dem von ihr
beantragten Ergebnis führen.
1. Die erteilten Patentansprüche sind zulässig.
Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 5 zurück.
Die erteilten Ansprüche 2 bis 15 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 6
bis 19.
Anspruch 1 bedarf indessen der Auslegung, weil sich die Charakterisierung „mit
folgenden molaren Verhältnissen: …“ sprachlich sowohl auf „Zusammensetzung,
die … umfasst“ (Auffassung der Einsprechenden I) als auf „Mineralfasern“ (Auffassung der Patentinhaberin) bzw. auf beides (Auffassung der Einsprechenden II)
beziehen lässt.
Der Senat macht sich hier die Auffassung der Patentinhaberin zu eigen. Die Unteransprüche 2 bis 11, bei denen mit dem Wortlaut „Mineralfasern nach Anspruch 1, bei denen das molare Verhältnis … beträgt“ jeweils ein molares Verhältnis nach Anspruch 1 weiter eingeschränkt ist, lassen nämlich einen Bezug auf die
zur Herstellung verwendete Zusammensetzung nicht zu.
Mineralfasern nach dem erteilten Anspruch 1 sind auch eindeutig identitizierbar,
denn es ist anhand analytischer Methoden nachprüfbar, ob Mineralfasern sämtliche im Anspruch 1 festgelegten molaren Verhältnisse aufweisen oder nicht.
2. Die beanspruchten Fasern sind in der Streitpatentschrift nicht so deutlich und
vollständig offenbart, dass ein Fachmann in die Lage versetzt wird, sie in die Hand
zu bekommen.
Die Patentinhaberin selbst hat - wenn auch in anderem Zusammenhang, nämlich
zur Frage des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung (1) - anhand der Anlagen BM 2 und BM 3 sowie der analytischen Befunde zum Dokument 20 näher
ausgeführt, dass auf Grund des Herstellungsweges und der vielfältigen
Einflussgrößen wie
-
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-
-
-
-
Beschaffenheit der Ausgangsrohstoffe
zum Aufschmelzen verwendeter Ofentyp (Drehrohrofen,
Kupolofen, elektrisch betriebener oder gasbeheizter Ofen)
Ofenauskleidung
Führung der Schmelztemperatur
Schmelzdauer
Viskositätsverlauf der Schmelze
Zerfaserung der Schmelze
kein definierter Zusammenhang zwischen Rohstoffzusammensetzung und Faserzusammensetzung besteht.
Bezogen auf das Streitpatent argumentiert sie jedoch, der Fachmann (Entwickler
von Mineralfasern) könne durch mehrere empirische Versuche herausfinden, welche Bedingungen zu verändern wären, um das im Anspruch 1 definierte Produkt
zu erhalten. Dem kann der Senat jedoch nicht folgen. Gerade die zu Dokument 20
eingereichten Analysenergebnisse zeigen (für 3 Beispiele mit den gleichen Rohstoffen Basalt, Dolomit, Schlacke und Bauxit (Ghana), vgl. (20) S. 9/10) einen Anstieg der Prozentgehalte in der Faserzusammensetzung, bezogen auf die Rohstoffzusammensetzung, von 123 bis 129 % bei SiO2, von 113 bis 123 % bei Al2O3,
von 113 bis 121 % bei CaO und von 110 bis 125 % bei MgO, wobei der höchste
Anstieg von SiO2 im Beispiel B einhergeht mit dem geringsten Anstieg von Al2O3,
CaO und MgO, der maximale Anstieg von Al2O3 im Beispiel A verbunden ist mit
dem minimalen Anstieg von SiO2 und die maximalen Zuwächse für Ca und MgO
im Beispiel C festgestellt werden, in dem für SiO2 und Al2O3 jeweils der Medianwert bestimmt wurde. Es gibt somit für den Fachmann keinen Anhaltspunkt, wie er
gezielt die gemäß Anspruch 1 geforderten molaren Verhältnisse beeinflussen
könnte.
Bereits ein einziges Ausführungsbeispiel in der Beschreibung, bei dem der Herstellungsweg von der Rohstoffzusammensetzung über die Schmelzbedingungen
zur Zerfaserung der Schmelze in für den Fachmann nacharbeitbarer Weise beschrieben wäre, hätte den Vorwurf mangelnder Ausführbarkeit ausräumen
können. Ein solches Beispiel ist jedoch nicht angegeben. Vielmehr sind in der
Beschreibung (S 3 Z 24 ff.) lediglich die Molverhältnisse zweier Faserproben A
und B aufgeführt, von denen
im Folgenden weitere Bestandteile sowie
geometrische Daten genannt sind und an denen weiterhin die Durchführung und
Ergebnisse von in - vitro - und in - vivo - Tests dargestellt sind.
Auf welchem Weg die Faserproben A und B hergestellt worden sind, ist der Beschreibung nicht zu entnehmen. Die noch angegebene Oxidanalyse (S. 3 Z. 3 bis
19) zeigt lediglich Werte im üblichen Bereich, die sich weitgehend z. B. mit den
aus (1) bekannten Bereichen überschneiden, und kann dem Fachmann keinen
Hinweis vermitteln, in welcher Richtung er zur Einstellung der geforderten molaren
Verhältnisse vorgehen könnte. Somit übersteigen die zur Verwirklichung der patentgemäßen Lehre erforderlichen Versuche den dem Fachmann zumutbaren
Aufwand.
gez.
Unterschriften