BPatG Beschluss vom 26.03.2007 – 15 W (pat) 8/04

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 8/04

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

26. März 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

Ubetreffend das Patent 196 27 198U

… 08.05

…

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 26. März 2007 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 5. Juli 1996 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patentamt das Patent 196 27 198 mit der Bezeichnung

„Hydrolysierbare und polymerisierbare bzw. polyaddierbare Silane,

ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 20. November 1997.

Nach Prüfung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der

Patentabteilung 44

des Deutschen Patent-

und Markenamts

vom

17. November 2003 widerrufen. Dem Beschluss über den Widerruf des Patentes

lag eine gegenüber der Erteilung durch Aufnahme von Disclaimern beschränkte

Anspruchsfassung mit den Patentansprüchen 1 bis 24 zugrunde. Wegen des

Wortlauts der Patentansprüche 1 bis 24 in der erteilten Fassung sowie in der dem

Widerrufsbeschluss zugrunde liegenden Fassung wird auf die DE 196 27 198 C2

sowie die Patentakte verwiesen.

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 20 (Stoffanspruch) gegenüber der Druckschrift

US 4 100 172 (1) und gegenüber der Druckschrift EP 388 028 B1 (2) nicht mehr

neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Mit

Schriftsatz vom 15. Januar 2007 reicht sie einen geänderten Patentanspruch 20

gemäß Hauptantrag sowie einen demgegenüber stärker eingeschränkten Patentanspruch 20 nebst daran angepassten, geänderten Patentansprüchen 21 bis 27

gemäß Hilfsantrag ein.

In der mündlichen Verhandlung am 26. März 2007 überreichte die Patentinhaberin

einen neuen UHauptantragU sowie einen UHilfsantragU jeweils mit Patentansprüchen 1

bis 24 ein.

Bei den nachstehend wiedergegebenen Anspruchsfassungen handelt es sich um

elektronisch eingelesene Kopien der überreichten Originale. Bereits im Original

des in der mündlichen Verhandlung am 26. März 2007 überreichten Hilfsantrags

ist die letzte Zeile der handschriftlichen Ergänzung des Patentanspruchs 17 aufgrund einer offensichtlich fehlerhaften Kopie nur unvollständig wiedergegeben.

Entsprechend dem Patentanspruch 17 des Hauptantrags lässt sie sich sinngemäß

wie folgt vervollständigen: „…definiert sind, mit der Ausnahme, dass a mindestens

2 sein muss.“

Des Weiteren sind im Zuge der elektronischen Textverarbeitung bei der Abfassung der Beschlussbegründung auch in der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag die letzte Zeile der handschriftlichen Ergänzung des Patentanspruchs 17 sowie in der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag die Nummerierungen der Patentansprüche 18 bis 23 jeweils teilweise abgeschnitten worden.

Bezüglich einer vollständigen und damit fehlerfreien Wiedergabe wird auf die Originalexemplare in der Gerichtsakte verwiesen.

Die Patentansprüche 1 bis 24 gemäß UHauptantragU haben folgenden Wortlaut:

Die Patentansprüche 1 bis 24 gemäß Hilfsantrag haben folgenden Wortlaut:

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, der

Gegenstand der Patentansprüche gemäß Hauptantrag sei gegenüber dem im

Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nur neu, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Insbesondere führt sie aus, in den

Silanen gemäß Druckschrift (2) könnten lediglich zwei Norbornenyl-Reste endständig vorkommen, jedoch nicht beide am selben an das Si-Atom gebundenen

Kohlenwasserstoffrest. Daraus resultierten für die Weiterverarbeitungsprodukte

gemäß den Verwendungsansprüchen des Streitpatents deutlich günstigere Elastizitätsmodule.

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in beschränktem Umfang mit den Ansprüchen 1 bis 24, überreicht in

der mündlichen Verhandlung und der gegebenenfalls anzupassenden Beschreibung gemäß DE 196 27 198 C2, Seiten 2 bis 37

aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise stellt sie den Antrag,

das Patent gemäß Hilfsantrag mit den Ansprüchen 1 bis 24, überreicht in der mündlichen Verhandlung und der gegebenenfalls anzupassenden Beschreibung gemäß DE 196 27 198 C2, Seiten 2

bis 37 aufrechtzuerhalten.

Die in der mündlichen Verhandlung nicht vertretene Einsprechende, die mit

Schriftsatz vom 12. März 2007 bereits vorab mitteilen ließ, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht

teilnehmen werde, hat mit Schriftsatz vom

6. Februar 2004 den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden

und zulässig (PatG § 73). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg.

1.

Die Gegenstände der Patentansprüche gemäß Hauptantrag sowie gemäß

Hilfsantrag ergeben sich sowohl aus den ursprünglichen als auch aus den erteilten

4 P Unterlagen durch Streichung der Bedeutung c=1 sowie der Bedeutung n=0 für RP

6 gleich -(CHRP

6 P-CHRP

P)BnB- sowie durch Aufnahme der Verbindungen der Formel VI

aus dem ursprünglichen sowie den erteilten Anspruch 6 unter Anpassung der Indices, sodass hinsichtlich deren Offenbarung und Zulässigkeit keine Bedenken bestehen.

2. Was die im Übrigen nicht angegriffene Ausführbarkeit der beanspruchten

Lehre anbelangt, so bestehen auch diesbezüglich keine Bedenken. Zwar hatten

sowohl die ursprüngliche als auch die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 sowie die mit der Beschwerdebegründung zwischenzeitlich eingereichte Fassung

des Patentanspruchs 20 bei Entfallen des Restes RP

P in seiner Bedeutung „mit jeweils 0 Kohlenstoffatomen“ und gleichzeitig RP

P in der Bedeutung -(CHRP

6 P-CHRP

P)BnBmit n=0 auch Silane mit mehr als vierbindigen Siliziumatomen und damit eine

letztlich diesbezüglich bereits offensichtlich nicht ausführbare Lehre zum Gegenstand. Dieser Mangel ist jedoch in den nunmehr verteidigten Anspruchsfassungen durch Streichung des Teilmerkmals n=0 in der Bedeutung -(CHRP

P-CHRP

P)BnBdes Restes RP

Pbeseitigt worden.

3.

Die Neuheit des Gegenstands der Patentansprüche ist in den in der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Fassungen gemäß Haupt- und

Hilfsantrag gegeben, da der Index c auf Werte von 2 bis 6 beschränkt ist und

damit nur noch Silane mit insgesamt zwei bis sechs Norbornenylresten pro Silan

als Stoff, jeweils gemäß Patentansprüchen 17 bis 20, nebst Verfahren zu deren

Herstellung jeweils gemäß Patentansprüchen 21 bis 24, oder zur Verwendung,

jeweils gemäß Patentansprüchen 1 bis 16, beansprucht werden. Somit fallen

nunmehr auch diejenigen Silane aus den

im angefochtenen Beschluss

berücksichtigten Druckschriften sowie aus der mit Schriftsatz vom 15. Januar 2007

benannten und damit ins Verfahren eingeführten Druckschrift US 3 922 436 (8)

nicht mehr unter die geltenden Ansprüche, die durch die Disclaimer, welche die

Patentinhaberin

im schriftlichen Verfahren und damit vor der mündlichen

Verhandlung eingereicht hatte, noch nicht ausgenommen waren.

Silane, in denen mehrere reaktive Doppelbindungen pro Molekül und deshalb im

Zuge der Härtung genügend Möglichkeiten zur dreidimensionalen Vernetzung

vorhanden sind und bei denen der Abstand zwischen dem Siliziumatom und der

reaktiven Doppelbindung beliebig einstellbar ist, sind zwar aus der Druckschrift

DE 40 11 044 C2 (5) bekannt. Dabei können auch mehrere reaktive Doppelbindungen pro Substituent B am Siliziumatom vorliegen, und Norbornenyl fällt, rein

formal betrachtet, unter die Maßgabe eines verzweigten organischen Restes B,

der sich von einer Verbindung B’ mit mindestens zwei C=C-Doppelbindungen und

5 bis 50 Kohlenstoffatomen ableitet (vgl. (5) S. 2 Z. 22 bis 48 i. V. m. S. 9 Z. 51 bis

S. 10 Z. 10). Jedoch ist der Gegenstand des Streitpatents nach Ansicht des Senats im Hinblick darauf, dass lediglich Acrylat- oder Methacrylat-Reste enthaltende

Verbindungen B bzw. B’ in der Beschreibung von (5) expressis verbis genannt

bzw. aufgeführt sind und in den Ausführungsbeispielen zum Einsatz gelangen (vgl.

(5) S. 3 Z. 10 bis S. 7 Z. 53), als durch die Lehre von (5) nicht neuheitschädlich

vorweggenommen zu erachten.

Auch die Silane der Druckschrift (2) können zwar zwei oder mehr Norbornenylreste aufweisen, jedoch befinden sich diese zwei oder mehr Norbornenylreste - im

Gegensatz zum Streitpatent - nicht an ein und demselben Kohlenwasserstoffrest

des gleichen Siliziumatoms (vgl. (2) S. 3 Z. 7 bis 15, S. 5 Z. 23 bis 28 i. V. m. S. 8

Anspr. 2).

Dagegen sind in den Silanen der übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, falls überhaupt, dann jeweils nur ein Norbornenyl-Rest pro Molekül vorgesehen.

4.

Die Bereitstellung der Silane gemäß den Patentansprüchen 17 nach Haupt-

und Hilfsantrag beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,

die darin bestehen soll, neue organisch modifizierte Silane bereitzustellen, die

hydrolysierbar und polymerisierbar bzw. polyaddierbar sind und die alleine, in Mischungen oder zusammen mit anderen hydrolysierbaren, kondensierbaren, polymersierbaren oder polyaddierbaren Komponenten zu kratzfesten Beschichtungen,

zu Füll-, Klebe- oder Dichtungsmassen, zu Formkörpern, zu Folien oder Fasern,

zu Füllstoffen oder zu Einbettmaterialien verarbeitet werden können. Diese Silane

sollen universell einsetzbar sein, und sie sollen in ein anorganisch-organisches

Verbundsystem, d. h. in ein anorganisch-organisches Netzwerk, eingebaut werden

können. Ferner sollen diese Silane schnell und einfach, d. h. ohne aufwendigen

Syntheseprozess, herzustellen sein. Des Weiteren soll der Abstand zwischen Silizium und reaktiver Doppelbindung beliebig einstellbar sein. Außerdem sollen die

Silane eine variable Anzahl von C = C - Doppelbindungen aufweisen, und es sollen zusätzliche Funktionalitäten in das Molekül einfügbar sein (vgl. DE 196 27 198

C2 S. 2 Z. 48 bis 57).

Die Lösung dieser Aufgabe durch die organisch-modifizierten Silane mit insgesamt

zwei bis sechs Norbornenylresten pro Siliziumatom gemäß Patentanspruch 17

nach Hauptantrag war indessen für den Fachmann, ein mit der Synthese und

Weiterverarbeitung von Silanen zu Polymeren oder Polyaddukten sowie zu Massen verschiedener Anwendungen befasster und vertrauter Chemiker, aufgrund

des durch die Druckschriften EP 388 028 B1 (2) und DE 40 11 044 C2 (5) vermittelten Standes der Technik naheliegend. In beiden Druckschriften sind organisch

modifizierte Silane beschrieben, die hydrolysierbar und polymerisierbar bzw. polyaddierbar sind und die alleine, in Mischungen oder zusammen mit anderen hydrolysierbaren, kondensierbaren, polymerisierbaren oder polyaddierbaren Komponenten weiterverarbeitbar und vernetzbar und damit sowohl in stofflicher Hinsicht

als auch unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Aufgabe gattungsgemäß

sind.

Die EP 388 028 B1 (2) betrifft härtbare Polysiloxanzusammensetzungen, die

Norbornenyl-funktionelle Gruppen enthalten (vgl (2) S 1 Bezeichnung). Bereits aus

der Bezeichnung von (2) geht aufgrund des verwendeten Plurals hervor, dass die

härtbaren Polysiloxanzusammensetzungen zwei oder mehr Norbornenyl-Reste als

funktionelle Gruppen enthalten sollen. Dementsprechend sind darin als Bestandteil einer härtbaren Polysiloxanzusammensetzung Silikonpräparate beschrieben

mit einer Vielzahl von Norbornenyl-haltigen Kohlenwasserstoffresten, die an Siliziumatome gebunden sind (vgl. (2) S. 3 Z. 5 bis 15 i. V. m. Z. 26 bis 43 sowie S. 8

Anspr. 2).

Aus (2) geht des Weiteren hervor, dass im Hinblick auf eine effektive (dreidimensionale) Vernetzung im Zuge der Härtung mehr als vier Norbornenyl-Reste pro

Präpolymer vorhanden sein sollten (vgl. (2) S. 5 Z. 23 bis 28).

Aus der DE 40 11 044 C2 (5) ist bereits bekannt, dass zum Zweck der Herstellung

von Polymerisaten und Polykondensaten Silane mit mehreren reaktiven Doppelbindungen nicht nur pro Molekül sondern am selben Substituenten des Siliziumatoms sowie mit einer beliebigen Einstellbarkeit des Abstands zwischen Silizium

und der reaktiven Doppelbindung verwendbar sind, und dass damit im Zuge der

Härtung genügend Möglichkeiten zur dreidimensionalen Vernetzung vorhanden

sind (vgl. (5) S. 2 Z. 22 bis 48 i. V. m. S. 9 Z. 51 bis S. 10 Z. 10).

Unter Berücksichtigung der zwischen Druckschrift (5) und dem Streitpatent im

Wesentlichen übereinstimmenden Aufgabenstellungen (vgl. (5) S. 2 Z. 22 bis 25

sowie DE 196 27 198 C2 S. 2 Z. 48 bis 57) wird ein Fachmann für Silane der allgemeinen Formel I in (5) in Kenntnis und unter Berücksichtigung der Lehre der

Druckschrift (2) ohne Weiteres auch Norbornenyl als einen eine reaktive Doppelbindung enthaltenden Rest in Erwägung ziehen und damit unmittelbar zu Verbindungen gemäß Patentanspruch 17 des Streitpatents hingeführt. Auf diese Weise

gelangt er beispielsweise ohne Weiteres von den Verbindungen der Ausführungsbeispiele 1 bis 5 der Druckschrift (5) durch formalen Austausch der Vinylgruppen

des Trimethylolpropantriacrylats (TMPTA) gegen die ihm aus (2) bekannten

Norbornenylgruppen zu der Verbindung des Beispiels 17 und zu anderen unter

den Patentanspruch 17 des Streitpatents fallenden Silanen (vgl. (5) S. 10 Z. 28 bis

S. 11 Z. 58; DE 196 27 198 C2 S. 36 Z. 1 bis S. 37 Z. 12). Die hierfür erforderlichen Arbeitsweisen, so auch die Umsetzung der Verbindungen der Druckschrift

(2) mit Cyclopentadien in einer Diels-Alder-Addition, sind ihm geläufig; denn es

handelt sich dabei, nach den eigenen Ausführungen der Patentinhaberin (vgl.

DE 196 27 168 C2 S. 12 Z. 45 bis 46) und wie im Übrigen auch aus dem vorgebrachten Stand der Technik ersichtlich (vgl. US 4 100 172 (1), Sp. 3 Z. 20 bis 39),

um übliche Arbeitsweisen.

Der Senat kann nicht feststellen, dass der Fachmann, wie die Patentinhaberin in

der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, Abstand von einer Kombination der

Lehre der Druckschrift (2) mit der Lehre der Druckschrift (5) nehme. Denn entgegen der in der mündlichen Verhandlung vertretenen Ansicht der Patentinhaberin

steht bei Silanen mit zwei oder mehreren Norbornenyl-Resten gemäß der Druckschrift (2) die Möglichkeit zur dreidimensionalen Vernetzung im Zuge der Härtung

nach Weiterverarbeitung zu Polymerisaten und Polykondensaten im Blickpunkt

(vgl. (2) S. 5 Z. 23 bis 28), sodass ein Fachmann hieraus zwangsläufig die Anregung erhält, zwei oder mehr Norbornenyl-haltige Reste zum Zweck der dreidimensionalen Vernetzung auch in andere Silane und damit auch in die ihm aus (5) bekannten Silane an Stelle der dort für diesen Zweck vorgesehenen Acrylat- oder

Methacrylat-haltigen Reste einzubauen.

Sofern die Patentinhaberin auf günstigere Elastizitätsmodule bei den nach den

Verwendungsansprüchen 1 bis 16 sowie Härtung erhältlichen Weiterverarbeitungsprodukte gemäß Streitpatent gegenüber den gemäß Druckschrift (2) erhältlichen Weiterverarbeitungsprodukten verweist, so ist ein solcher Effekt lediglich

pauschal ohne irgendwelche Nachweise vorgetragen worden;

Vergleichsversuche, welche diese behauptete Überlegenheit in der beanspruchten

Breite gegenüber Silanen bzw. Weiterverarbeitungsprodukten der Druckschrift (2)

belegen könnten, hat die Patentinhaberin trotz Nachfrage des Senats im Übrigen

nicht zur Akte gereicht.

Patentanspruch 17 nach Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

Entsprechendes gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 17 nach Hilfsantrag, der im Hinblick auf die unvollständig kopierte letzte Zeile der handschriftlichen Ergänzung ersichtlich eine Photokopie des Patentanspruchs 17 nach Hauptantrag darstellt (vgl. S. 14 und 15 mit S. 28 und 29 dieses Beschlusses sowie die

in der mündlichen Verhandlung überreichten Originale der beiden Anspruchsfassungen) und damit den gleichen Gegenstand wie Patentanspruch 17 des Hauptantrags betrifft.

Dabei ist für die vorgenommene Bewertung unerheblich, ob die handschriftliche

Ergänzung des Patentanspruchs 17 nach Hilfsantrag, die aufgrund der Konjunktion „oder“ eine alternative Gruppe von Silanen beschreiben soll, nach dem Willen

der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin tatsächlich mit der letzten Zeile des

Patentanspruchs 17 nach Hauptantrag übereinstimmt und mit dieser letzten Zeile

auch endet, weil es auf diesen alternativen Teil des Anspruchs 17 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht ankommt.

4.

Mit den selbstständigen Patentansprüchen 17 nach Haupt- und Hilfsantrag

fallen auch alle übrigen Patentansprüche dieser Anträge, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten (BGH

GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

gez.

Unterschriften