Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Beschluss vom 09.08.2007 – 21 W (pat) 27/06
21. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
9. August 2007
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 102 44 118.9-44
hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 9. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner,
Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Ing. Bernhart 08.05
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 1. Februar 2006 aufgehoben und das Patent
DE 102 44 118 erteilt.
B e z e i c h n u n g : Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie
A n m e l d e t a g : 12. September 2002
Die Priorität der Anmeldung in Deutschland (Az: 202 11 110.5)
vom 18. Juli 2002 ist in Anspruch genommen.
Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:
Patentansprüche 1 bis 11 gemäß dem 3. Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007
Beschreibung, Seiten 1-6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007
5 Blatt Zeichnungen Figuren 1-8, überreicht in der mündlichen
Verhandlung vom 9. August 2007.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I
Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die am 12. September 2002 eingereichte Patentanmeldung 102 44 118 mit der
Bezeichnung „Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie“, für welche die innere Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 202 11 110 vom 18. Juli 2002 in
Anspruch genommen worden ist, durch Beschluss vom 1. Februar 2006 zurückgewiesen.
Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 beruhe angesichts des aus den
Druckschriften
D1:
D4:
DE 92 08 414 U1 und
EP 0 503 012 B1
bekannten Standes der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Im Prüfungsverfahren ist zum Stand der Technik außerdem auf die Entgegenhaltungen
D2:
D3:
D5:
D6:
D8:
EP 0 564 859 A1
CH 253 593 A
DE 26 00 299 A1
DE 94 00 470 U1 und
DE 100 11 987 A1
sowie auf die beiden älteren, nachveröffentlichten Druckschriften
D7:
D9:
DE 101 07 513 A1 (AT: 9. Februar 2001) und
US 2003/0069550 A1 (AT: 6. Oktober 2001)
verwiesen worden. Schließlich sind in der Beschreibungseinleitung noch die
Druckschriften
EP 0 819 443 A2
EP 0 872 215 A2 sowie
EP 0 982 006 A1
genannt.
Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.
Er vertritt die Auffassung, dass die Gegenstände der in der mündlichen Verhandlung überreichten, nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 neu seien und auf
einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Entsprechendes gelte für die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag sowie für die Gegenstände
der Patentansprüche 1 gemäß 2. und 3. Hilfsantrag.
Der Anmelder beantragt,
1. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen
2. den Beschluss der Prüfungsstelle vom 1. Februar 2006 aufzuheben und das Patent DE 102 44 118 zu erteilen mit den in
der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007 überreichten Patentansprüchen 1 - 13, im Übrigen mit den Unterlagen
gemäß der Offenlegungsschrift,
hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 - 12, eingegangen am
23. März 2006, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift,
weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 2 - 13, überreicht
in der mündlichen Verhandlung am 9. August 2007, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift.
Der Anmelder beantragt weiter hilfsweise,
das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 11, überreicht in der
mündlichen Verhandlung, und mit der abgepassten Beschreibung
und Zeichnung, überreicht in der mündlichen Verhandlung, zu erteilen.
Der mit Gliederungspunkten versehene, im Merkmal M5 hinsichtlich eines offensichtlich fehlenden Verbs (kursiv) vom Senat ergänzte Patentanspruch 1 gemäß
Hauptantrag lautet:
M1 Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie
M2 bestehend aus einem langgestreckten röhrenförmigen, vorzugsweise eine Zylinderform aufweisenden Kanülenkörper (1),
M3 dessen vorderes Ende leicht gekrümmt
M4 und mittels eines Kanülenschliffes (2) als Kanülenspitze (3)
ausgebildet ist,
M5 wobei die Kanülenspitze (3) eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters (5) aufweist
M6 und das der Kanülenspitze (3) abgewandte hintere Ende des
Kanülenkörpers (1) mit einem Kanülenansatz (6) versehen
ist,
dadurch gekennzeichnet,
M7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen
Öffnung (4) rund ausgebildet ist.
Der nebengeordnete Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag umfasst in seinem
Oberbegriff die Merkmale M1 bis M6 des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag,
an welche sich im kennzeichnenden Teil anstelle des Merkmals M7 das Merkmal
N7 anschließt, welches lautet:
N7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen
Öffnung (4) zur Fläche des Kanülenschliffs (2) angeschrägt
ist.
Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag umfassen die Merkmale M1
bis M7 bzw. M1 bis M6 und N7 der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag,
wobei nach dem Merkmal M5 im Oberbegriff jeweils das weitere Merkmal M5’ eingefügt ist, welches lautet:
M5’ sowie auf der dieser axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden
Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle
aufweist.
Der 2. Hilfsantrag umfasst nur noch die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hauptantrag, der 3. Hilfsantrag die Patentansprüche 2 bis 12 gemäß 1. Hilfsantrag. Somit lautet der gemäß 3. Hilfsantrag verteidigte Hauptanspruch:
M1 Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie
M2 bestehend aus einem langgestreckten röhrenförmigen, vorzugsweise eine Zylinderform aufweisenden Kanülenkörper (1),
M3 dessen vorderes Ende leicht gekrümmt
M4 und mittels eines Kanülenschliffes (2) als Kanülenspitze (3)
ausgebildet ist,
M5 wobei die Kanülenspitze (3) eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters (5)
M5’ sowie auf der der axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden
Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle
aufweist,
M6 und das der Kanülenspitze (3) abgewandte hintere Ende des
Kanülenkörpers (1) mit einem Kanülenansatz (6) versehen
ist,
dadurch gekennzeichnet,
N7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen
Öffnung (4) zur Fläche des Kanülenschliffes (2) angeschrägt
ist.
Hinsichtlich der jeweiligen Unteransprüche sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten
wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II
Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, zur Erteilung des Patents auf der Grundlage der gemäß 3. Hilfsantrag überreichten Unterlagen sowie zur Rückzahlung der
Beschwerdegebühr führt.
Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Offenlegungsschrift Absatz
[0001]) betrifft die Anmeldung eine Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie. Der Nachteil bekannter Epiduralkanülen bestehe darin, dass die Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung, bedingt durch den Kanülenschliff, äußerst scharfkantig und damit schneidend sei (Absatz [0003]). Falls man den Katheter kraftvoll zurückzöge, hätte dies eine Abscherung durch die scharfkantige
Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung zur Folge. Der abgescherte
Katheterteil müsse dann operativ entfernt werden (Absatz [0006]).
Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie der gattungsgemäßen Art so weiterzubilden, dass
eine Beschädigung des Katheters durch die scharfkantige Kanülenwandung im
hinteren Teil der axialen Öffnung beim Vorschieben in den Epiduralraum oder
beim Zurückziehen und ein nochmaliges Punktieren im Falle einer Blockade ausgeschlossen ist (Absatz [0007]).
Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Kanülen für die Epiduralanästhesie befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik, der sich regelmäßig mit einem - mit dieser Narkosetechnik vertrauten - Anästhesisten berät.
1) Hauptantrag
Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag sind unzulässig erweitert und
daher nicht gewährbar.
Den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. insbesondere die Patentansprüche 1 und 2, die Beschreibungseinleitung Absatz [0001] der Offenlegungsschrift
sowie die Figuren 3 bis 9 mit zugehöriger Beschreibung Absatz [0020]) ist ausschließlich zu entnehmen, dass die Kanülenspitze (3) der beanspruchten Kanüle
für die Epiduralanästhesie eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters aufweist - wie
dies insoweit gemäß Merkmal M5 beansprucht wird - wobei sich außerdem auf der
der axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle
befindet. Dieses weitere Merkmal fehlt jedoch in den Patentansprüchen 1 und 2
gemäß Hauptantrag. Es findet sich erst als Merkmal M5’ in den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag wieder.
In den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag wurden demnach nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels aufgenommen, nicht jedoch - wie ursprünglich so offenbart - deren Kombination. Insofern sind die beiden Patentansprüche in unzulässiger Weise auf eine technische Lehre gerichtet, die der zuständige Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung
der Erfindung entnehmen würde (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 49, Ls - „Drehmomentübertragungseinrichtung“).
Mit den beiden nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag fallen aufgrund der Antragsbindung die auf diese rückbezogenen Unteransprüche 3
bis 13.
2) 1. Hilfsantrag
Die beiden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag sind
zwar zulässig. Jedoch beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des vorstehend definierten Fachmanns.
Aus der Druckschrift D1 (vgl. insbesondere die Figuren 5 bis 8 mit zugehöriger Beschreibung Seite 3, 2. bis 4. Absatz) ist - unbestritten - eine Epiduralkanüle mit
den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag aufgeführten
Merkmalen bekannt. Der Fachmann erkennt ohne weiteres, dass die in D1 offenbarte Kanüle insofern nachteilig ist, als die scharfkantige Wandung im hinteren
Teil der axialen Kanülenöffnung zu einer Beschädigung des Katheters beim Vorschieben in den Epiduralraum oder beim Zurückziehen führen kann. Zur Lösung
dieses Problems wird sich der Fachmann - beispielsweise anhand einer Datenbankrecherche - im Stand der Technik nach einer geeigneten Lösung umsehen.
Der dabei ermittelten Entgegenhaltung D5 (vgl. die Beschreibung Seite 1, 1. Absatz bis Seite 3, 3. Absatz sowie die Figuren 1 bis 9 und die Beschreibung Seite 5,
letzter Absatz bis Seite 6, letzter Absatz) entnimmt der Fachmann, dass sich Beschädigungen eines in einer Kanüle (10) geführten Katheters (34) dadurch zuverlässig vermeiden lassen, dass die Kanülenwandung im hinteren Teil der Kanülenöffnung rund ausgebildet wird, wie dies insoweit das Merkmal M7 des Patentanspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag beansprucht. Angesichts dieses offensichtlichen
Vorteils ist der Fachmann gehalten, eine entsprechende Ausgestaltung der in
Druckschrift D1 beschriebenen Epiduralkanüle in Erwägung zu ziehen. Damit erschließt sich ihm der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag in
naheliegender Weise aus dem genannten Stand der Technik. Der Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag ist deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit seines
Gegenstandes nicht gewährbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 2 sowie die
auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 12 teilen das Schicksal des nicht
gewährbaren Patentanspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2007, 862, 864, Rdn. 22 - „Informationsübermittlungsverfahren II“).
Der Anmelder hat in der mündlichen Verhandlung den Standpunkt vertreten, der
Fachmann würde die Entgegenhaltung D5 zur Weiterbildung der aus D1 bekannten, gattungsgemäßen Vorrichtung schon deswegen nicht heranziehen, weil die
D5 keine Epiduralkanüle, sondern eine Kanüle für subkutane Anwendungen beträfe. Im Übrigen solle durch die besondere Ausgestaltung der Kanülenspitze beim
Stand der Technik gemäß Druckschrift D5 lediglich erreicht werden, dass weniger
Gewebe ausgestanzt würde.
Diese Argumente überzeugen den Senat nicht. Zwar trifft es zu, dass sich die D5
- im Gegensatz zum Anmeldungsgegenstand - nicht mit Kanülen für die kontinuierliche Epiduralanästhesie befasst. Gleichwohl wird der Fachmann diese Druckschrift zur Weiterbildung der gattungsgemäßen Epiduralkanüle heranziehen, da
der in Druckschrift D5 (vgl. Seite 1, viertletzte bis letzte Zeile und Seite 3, 2. Absatz) offenbarten Kanüle - ebenso wie dem Anmeldungsgegenstand - die Aufgabe
zugrunde liegt, Beschädigungen eines durch die Kanüle geführten Katheters zu
vermeiden. Diese identische Aufgabe wird, wie dargelegt, gemäß der Lehre der
D5 mit identischen Mitteln gelöst, nämlich durch das Abrunden der Wandung im
hinteren Teil der axialen Kanülenöffnung.
3) 2. Hilfsantrag
Der gemäß 2. Hilfsantrag verteidigte Hauptanspruch entspricht dem Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag und ist daher ebenso wie dieser unzulässig erweitert. Mit dem Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag fallen auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche.
4) 3. Hilfsantrag
Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß 3. Hilfsantrag stehen Schutzhindernisse nicht entgegen. Der Anspruch ist zulässig, da er, wie vorstehend dargelegt, dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 entspricht. Der beanspruchte - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand ist gegenüber dem
nachgewiesenen Stand der Technik neu und wird dem zuständigen Durchschnittsfachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.
a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag ist neu, da sich keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine gattungsgemäße Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie entnehmen lässt, deren Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung zur Fläche des Kanülenschliffs angeschrägt ist, wie dies insoweit im Merkmal N7 dieses Anspruchs beansprucht
wird.
b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.
α) In der Druckschrift D1 ist, wie eingangs ausgeführt, eine Epiduralkanüle mit den
im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag aufgeführten Merkmalen
offenbart. Einen Hinweis dahingehend, die Wandung der bekannten Kanüle im
Sinne des Merkmals N7 angeschrägt auszubilden, vermag der Fachmann dieser
Entgegenhaltung nicht zu entnehmen.
β) Eine entsprechende Anregung liefert ihm auch die D5 nicht. Denn diese Druckschrift lehrt, wie im Abschnitt II. 2) erörtert worden ist, die Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung abzurunden. An eine alternative Abschrägung, wie
dies insoweit im Merkmal N7 des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag beansprucht wird, ist bei diesem Stand der Technik ersichtlich nicht gedacht.
χ) Die weiteren, eingangs genannten Druckschriften gehen, wie der Senat im Einzelnen geprüft hat, über den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen D1 und
D5 nicht hinaus. Sie haben in der mündlichen Verhandlung im Übrigen keine Rolle
gespielt.
c) Die Unteransprüche 2 bis 9 gemäß 3. Hilfsantrag entsprechen - in dieser Reihenfolge - den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 3 bis 10. In den Unteransprüchen 10 und 11 wurde gegenüber den korrespondierenden ursprünglichen
Unteransprüchen 12 und 13 in zulässiger Weise jeweils das Kürzel „ca.“ vor den
Winkelangaben gestrichen. Somit sind die Unteransprüche 2 bis 11 gemäß
3. Hilfsantrag zulässig. Sie betreffen vorteilhafte, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit mitgetragen.
5) Rückzahlung der Beschwerdegebühr
Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung einer Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können. Dies ist vorliegend der
Fall, da der Prüfer durch die Zurückweisung das rechtliche Gehör des Anmelders
verletzt hat.
Denn in seiner Eingabe vom 30. September 2005 hat der Anmelder in Beantwortung des Erstbescheids hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt,
sofern die Prüfungsstelle seiner Auffassung, wonach die Gegenstände der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 gegenüber dem in Betracht gezogenen
Stand der Technik neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, nicht
folgen könnte. Dieser Antrag wurde im Zurückweisungsbeschluss (Seite 6, vorletzter Absatz) mit der Feststellung abgelehnt, dem Anmelder sei ausreichend Zeit
und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Diese Behauptung trifft freilich nicht zu, da im ersten Prüfungsbescheid (Abschnitt 1.5, 1. und 2. Absatz) die
erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des ursprünglichen Patentanspruchs 1
lediglich im Hinblick auf die Druckschriften D1 bis D3 detailliert in Frage gestellt
wurde. Sodann (Abschnitt 1.5, 3. Absatz) wurde pauschal darauf verwiesen, dass
sich mangelnde erfinderische Tätigkeit bezüglich des Merkmals des Abrundens
auch i. V. m. D4 ableiten ließe. Im Zurückweisungsbeschluss (Seite 3, 6. Absatz
bis Seite 6, 2. Absatz) wird die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 jedoch erstmals mit dem Argument verneint, er unterscheide sich vom
Stand der Technik gemäß Druckschrift D4 nur durch das die untere Öffnung betreffende Merkmal M5’. Dieses Merkmal sei jedoch erfindungsunwesentlich. Insofern werde der beanspruchte Gegenstand dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen D1 und D4 nahegelegt.
Der Anmelder hätte Gelegenheit erhalten müssen, zu dieser Wertung des Merkmals M5’ und zur angeblichen Relevanz der Druckschrift D4 Stellung zu nehmen.
Dieses Recht ist ihm durch die Ablehnung seines Anhörungsantrags genommen
worden. Im Übrigen wäre die Durchführung einer Anhörung im vorliegenden Fall
auch insofern sachdienlich gewesen, als die Bescheidserwiderung vom 30. September 2005 und der darauf ergangene Zurückweisungsbeschluss erkennen lassen, dass zwischen dem Anmelder und dem Prüfer erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden haben. Diese unterschiedlichen Auffassungen hätten in einer
Anhörung ausgeräumt und die Beschwerde damit vermieden werden können.
Nach alledem war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Dr. Winterfeldt
Baumgärtner
Dr. Häußler
Bernhart
Be