BPatG Beschluss vom 04.09.2007 – 33 W (pat) 84/05

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 84/05

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

4. September 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 300 26 653

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 4. September 2007 unter Mitwirkung der Richterin

Dr. Hock als Vorsitzende und der Richter Bender und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 23. September 2003 und 3. Mai 2005 aufgehoben.

2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 56 700 wird

die Löschung der angegriffenen Marke für folgende Dienstleistungen angeordnet:

"Zeitarbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung), Personalvermittlung, Personalberatung; Personal- und Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalmanagement und -beratung, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung,

Büroarbeiten".

3. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 397 30 186 wird

die Löschung der angegriffenen Marke für folgende Dienstleistungen angeordnet:

"Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen".

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 26 653

PRO ERGO

für

Zeitarbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung), Personalvermittlung, Personalberatung; Personal- und Stellenvermittlung,

Personalanwerbung, Personalmanagement und -beratung, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen

ist Widerspruch erhoben worden aus den Wortmarken

397 30 186

ERGO

für

und

Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte,

Immobilienwesen

ERGO

397 56 700

für

Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 42: ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Mit Beschlüssen vom 23. September 2003 und vom 3. Mai 2005, letzterer davon

im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Widersprüche

zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken

keine Gefahr von Verwechslungen. Die Widerspruchsmarken wiesen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Zwar seien sie einerseits an das griechische

Wort "ergon" für "Arbeit" angelehnt und würden im Deutschen auch für "also, folglich" verwendet, in Alleinstellung vermittle dieses Wort jedoch einen eher mehrdeutigen, schwammigen Begriffsinhalt. Da nicht sämtliche tatsächlichen Umstände, aus denen sich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergeben könnten, liquide seien, und insbesondere offen bleibe, ob die von

der Widersprechenden vorgetragenen an sich nicht unbeträchtlichen Umsätze in

Höhe von … € auch im Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen

Marke erzielt worden seien, könne keine erhöhte Kennzeichnungskraft zu Grunde

gelegt werden. Im Hinblick auf die langjährige umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarken werde von einem im oberen Bereich der durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft angesiedelten Schutzumfang ausgegangen.

Zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen bestehe ein hoher Ähnlichkeitsgrad

bis hin zur Identität, soweit es die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte,

Immobilienwesen" auf Seiten der Widerspruchsmarke 397 30 186 und die Dienstleistungen "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten"

auf Seiten der Widerspruchsmarke 397 56 700 betreffe. Den insoweit strengen

Anforderungen an den Markenabstand werde die jüngere Marke gerecht. Der Bestandteil "ERGO" der angegriffenen Marke besitze in ihr keine selbstständig kennzeichnende und somit kollisionsbegründende Stellung, weil er nur eine gegenüber

dem weiteren Bestandteil "PRO" gleichwertige Kennzeichnungskraft besitze. Zwar

bedeute "pro" im Deutschen u. a. "für, dafür, je, per". "Pro" stelle jedoch auch die

Kurzform von "Profi, professionell" dar, wobei die Markenstelle auf verschiedene

Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Harmonisierungsamts verweist. Da kein Bestandteil in seiner Kennzeichnungskraft überwiege, seien die

Marken in ihrer Gesamtheit einander gegenüberzustellen, so dass - so die Markenstelle sinngemäß - eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen des abweichenden Bestandteils "PRO" auszuschließen sei.

Es bestehe auch nicht die Gefahr assoziativer Verwechslungen. Die jüngere

Marke füge sich nach der Art ihrer Zeichenbildung nicht in die Zeichenserie der

Widersprechenden ein. Zwar verfüge die Widersprechende über eine beachtliche

Anzahl von Marken mit dem Bestandteil "ERGO", darin sei dieser jedoch ganz

überwiegend vorangestellt. Hingegen handele es sich bei den Marken, bei denen

ein weiterer Bestandteil dem Wort "ERGO" vorangestellt sei, um zusammengeschriebene Wortbildungen wie "SYNERGO, DATERGO, ISERGO, ITERGO,

DISERGO, NETERGO". Darin trete "ERGO" wegen der Voranstellung eines Konsonanten in der Silbentrennung nicht eigenständig hervor. Zudem werde "ERGO"

in einigen Drittzeichen verwendet. Er komme daher nicht ernsthaft als Stammbestandteil einer Zeichenserie in Betracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen. Im Ansatz

zutreffend sei die Markenstelle von einer von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Markenworts "ERGO" ausgegangen, das als mehrdeutiger

und schwammiger Begriff keine beschreibende Bedeutung für die maßgeblichen

Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 habe. Zu Unrecht habe die Markenstelle

allerdings verkannt, dass die Widerspruchsmarken mittlerweile, insbesondere bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft aufwiesen. Die Widersprechende sei im Jahr 1997 durch

eine

Zusammenführung

der

deutschen Versicherungen V…, H…,

D… und D1… gegründet worden, wobei der Zusammenschluss und die

Einführung der Marke "ERGO" mit einer bedeutenden Werbekampagne begleitet

worden seien. Die vier Gründungsgesellschaften seien in der Werbung sehr präsent, wobei die Marke "ERGO" prominent erscheine. Zur näheren Darlegung hat

die Widersprechende u. a. Auszüge aus ihren Geschäftsberichten von 1999 und

2000 vorgelegt und dabei insbesondere auf Jahresumsätze in Höhe von etwa

… DM hingewiesen. Die Zahl der Mitarbeiter habe

in dieser Zeit rund

25.000, die der hauptberuflichen Vertreter rund 17.000 bis 24.000 betragen. Die

Widersprechende sei bereits 1999 die "Nummer 2" im deutschen Erstversicherungsmarkt gewesen. Diese Zahlen stammten aus dem Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen Marke und hätten sich in den Folgejahren bestätigt. Zudem sei die Widersprechende an mehr als 500 Unternehmen beteiligt, so dass es

sich bei ihr um eine der größten Gesellschaften in Deutschland handele. Daraus

ergebe sich, dass die Widerspruchsmarken äußerst bekannt seien und ihnen deshalb eine stark gesteigerte Kennzeichnungskraft zukäme.

Auch wenn die in der ERGO-Gruppe zusammengeschlossenen Versicherungsunternehmen auf der Weiterverwendung ihrer Traditionsmarken Wert legten, so

handele es sich bei den Widerspruchsmarken keineswegs um die bloße Firmen-

bzw. Unternehmenskennzeichnung einer Holding. Abgesehen davon dass sich in

der ERGO-Unternehmensgruppe auch viele (insbesondere ausländische) Tochterunternehmen mit dem Firmenkern "ERGO" befänden (z. B. "IT-ERGO"), habe

die Widersprechende nicht nur Holdingfunktionen. So würden etwa ERGO-Fonds

angeboten und die Werbung für die Produkte der Tochterunternehmen stelle die

Marke "ERGO" heraus. In der Produktkennzeichnung trete "ERGO" zumindest als

Zweitmarke hervor.

Die beiderseitigen Dienstleistungen seien völlig identisch. Neben den Dienstleistungsbegriffen, für die bereits die Markenstelle eine Identität anerkannt habe,

seien nach dem Grundsatz der theoretischen Vollständigkeit der Klasseneinteilung

auch die weiteren Dienstleistungen wie Zeitarbeit, Personalvermittlung, Personalberatung, Personal- und Stellenvermittlung, Personalanwerbung, Personalmanagement und Personalberatung der angegriffenen Marke durch die für die Widerspruchsmarke 397 56 700 eingetragen Oberbegriffe der Klasse 35 vollständig abgedeckt.

Im Übrigen bestünden zwischen den beiderseitigen Marken keine dominanten

Unterschiede. Die Widersprechende verweist auf verschiedene Entscheidungen

des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts zu Fällen, in denen eine

Verwechslungsgefahr trotz Abweichungen der Markenwörter an den Wortanfängen bejaht worden sei, etwa bei Marken wie

"SANA/SCHOSANA,

ESSO/ADESSO, HABIBA/BIBA, INTECTA/TECTA, MOVITAN/VITANA". Vorliegend sei der Bestandteil "PRO" jedoch sogar von "ERGO" getrennt, so dass der

Verkehr die in der Anmeldemarke enthaltene Widerspruchsmarke erkennen werde

und damit schon deshalb Verwechslungen unterliege. Der Bestandteil "ERGO"

verfüge in der angegriffenen Marke "PRO ERGO" über eine prägende Wirkung.

"PRO" habe eine beschreibende Bedeutung im Sinne von "für", was auch die Inhaberin der angegriffenen Marke anerkannt habe, wenn sie ihre Marke in früheren

Eingaben als "für Arbeit" interpretierte habe. Es möge durchaus sein, dass "PRO"

auch als Kurzform von "professionell" verstanden werde, die Bedeutung von

"PRO" im Sinne von "für" sei dem Verkehr jedoch aus Begriffen wie z. B. "Pro

Natura ", "Pro Musica" oder "pro und contra" allgemein geläufig, so dass er in

"PRO" den beschreibenden Bestandteil der angegriffenen Marke erkenne und sich

daher am Bestandteil "ERGO" orientieren werde.

Ergänzend weist die Widersprechende auf die Entscheidungen EuGH GRUR

2005, 1042 - THOMSON LIFE und BGH GRUR 2006, 513 - Malteserkreuz hin,

nach denen es ausreiche, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung in einem zusammengesetzten Zeichen behalten

habe, auch wenn ihm in dieser Marke keine dominierende Rolle zukomme. In der

Entscheidung BGH, a. a. O. - Malteserkreuz sei der Bundesgerichtshof zudem

weit über die Grundsätze hinausgegangen, die der Europäische Gerichtshof in

dem speziellen Fall seiner "THOMSON LIFE"-Entscheidung aufgestellt habe. Dass

"ERGO" in "PRO ERGO" eine selbstständig kennzeichnende Stellung besitze, sei

völlig unbestreitbar, so dass bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliege.

Im Übrigen bestehe zwischen den Marken auch eine assoziative Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende verfüge über eine Vielzahl von Kombinationsmarken

mit dem Bestandteil "ERGO", der häufig mit beschreibenden Bestandteilen kombiniert werde. Dieser weitere Bestandteil werde zwar in einer Reihe von Zeichen

nachgestellt, die Widersprechende verfüge aber auch über weitere Marken, in denen der Bestandteil "ERGO" nachgestellt erscheine, während - wie bei der angegriffenen Marke - eine weitere Silbe vorangestellt werde, etwa "SYNERGO",

"DATERGO", "ISERGO" oder "ITERGO". Hierbei spiele es keine Rolle, dass diese

kombinierten Marken zumeist zusammen geschrieben würden, da diese Schreibweise klanglich nicht bemerkt werde. Dem Verkehr, der die Marken nicht gleichzeitig wahrnehme, sei geläufig, dass ihm im Bereich der Klassen 35 und 36 häufig

Marken der Widersprechenden mit dem Bestandteil "ERGO" begegneten, der in

den Marken mal vorangestellt, mal nachgestellt sei. Der Verkehr werde also davon

ausgehen, dass es sich bei der jüngeren Marke um eine weitere Marke aus dem

Bestand der Widersprechenden handele. Dabei füge sich die jüngere Marke trotz

ihrer Zusammenschreibung nahtlos in die Serie der Widersprechenden ein, denn

würde man sie zusammen schreiben, so müsste der Verkehr sie, wie auch die

Markeninhaberin selbst vorgetragen habe, als "PRÖRGO" lesen. Die Wirkung der

angegriffenen Marke als "PRO ERGO" werde also nur durch die getrennte

Schreibweise erzielt.

Damit sei die angegriffene Marke zu löschen, was auch Entscheidungen des Bundespatentgerichts, des Deutschen Patent- und Markenamts und des Harmonisierungsamts in ähnlich gelagerten Fällen entspreche, in denen die Verwechslungsgefahr zwischen "ERGO" und Marken wie "ERGO PLAN", "ERGO INVEST",

"ERGO:TELESALES", "ERGO BANK", "ERGOSAVER" und "ERGOMAT" bejaht

worden sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 23. September 2003 und 3. Mai 2005 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet das Vorliegen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken. Die Widersprechende sei Kapitalhalterin verschiedener Versicherungs-

und

Immobilienunternehmen

(H…,

D…,

D1…,

M…),

was auch aus den von ihr vorgelegten Geschäftsberichten hervorgehe. Die von

den Widerspruchsmarken umfassten Dienstleistungen würden von diesen Unternehmen, nicht aber von der Widersprechenden angeboten. Diese einzelnen Versicherungsunternehmen böten ihre Leistungen aber nicht unter dem Zeichen

"ERGO", sondern unter ihren eigenen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen

an, während "ERGO" von ihnen lediglich als Name der Unternehmensgruppe genannt würde, etwa in der Formulierung "ein Unternehmen der ERGO Versicherungsgruppe". Die von der Widersprechenden behauptete große Bekanntheit ihres

Unternehmens beziehe sich damit jedenfalls nicht auf die für sie eingetragenen

Dienstleistungen. Die Benutzung als geschäftliche Bezeichnung gegenüber dem

Verkehr sei außerdem kaum nennenswert, denn das Zeichen werde nur sehr dezent und untergeordnet genannt. Schwerpunktmäßig nehme der Verkehr die Zeichen

der Unternehmen wahr, wie

etwa V…, H…, D…, D1…

oder M…

Hinsichtlich der für die jüngere Marke eingetragenen personalbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 liege keine Identität mit Dienstleistungen der Widerspruchsmarke vor. In der deutschen markenrechtlichen Praxis gebe es kein Prinzip der Vollständigkeit der Klasseneinteilung in dem Sinne, dass aus der Eintragung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe einer Klasse zugleich ein Schutz für

sämtliche Waren oder Dienstleistungen folge, die in diese Klasse fallen können.

Die Marken wiesen einen ausreichenden Abstand zueinander auf. Sie unterschieden sich hinreichend durch den nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteil "PRO". Insbesondere könne unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs nicht angenommen werden, dass der Gesamteindruck der

angegriffenen Marke allein von ihrem Bestandteil "ERGO" geprägt werde. Auch

die "THOMSON LIFE"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sei hier nicht

anwendbar und ergebe im Übrigen auch keine veränderte Beurteilung. Sie betreffe

Fälle, in denen sich ein Unternehmen eine fremde Marke durch das bloße Hinzufügen seiner eigenen Unternehmensbezeichnung aneigne, das angegriffene Zeichen also durch Aneinanderreihung eines Unternehmenskennzeichens und einer

normal kennzeichnungskräftigen Marke gebildet werde. Dies sei bereits nach seiner Zielsetzung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da keine Hinzufügung

der eigenen Unternehmensbezeichnung zur älteren Marke vorliege. Vielmehr

habe die Markeninhaberin den allgemein bekannten Begriff "ERGO" mit dem

ebenfalls allgemein bekannten Begriff "PRO" kombiniert und so das neue Zeichen

"PRO ERGO" geschaffen. Selbst wenn man die Entscheidungen EuGH

GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE und BGH GRUR 2006, 513 - Malteserkreuz

auf den vorliegenden Fall übertrage, liege keine Verwechslungsgefahr vor, denn

"ERGO" nehme in der jüngeren Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung ein. "PRO ERGO" sei ein einheitliches, vom Verkehr als Ganzes wahrgenommenes Zeichen, dass aus zwei Fremdwörtern bestehe, die sich offensichtlich

aufeinander bezögen und erkennbar in untrennbarem Zusammenhang stünden.

Sie ergäben ein einheitliches geschlossenes Markenbild.

Dementsprechend bestehe auch keine assoziative Verwechslungsgefahr. Der

Markenbestandteil "ERGO" werde vom Verkehr nicht isoliert wahrgenommen,

sondern nur in untrennbarem Zusammenhang mit dem Wort "PRO", so dass er

keine Verbindung zu den Widerspruchsmarken herstellen könne. Hierin liege auch

der entscheidende Unterschied gegenüber den von der Widersprechenden angeführten Fällen zu Marken wie "ERGO PLAN", "ERGO INVEST", "ERGO:

TELESALES" und "ERGO BANK", in denen die abweichenden Wörter "PLAN",

"INVEST" usw. jeweils eine ausschließlich beschreibende Bedeutung hätten, so

dass nur der allein kennzeichnungskräftige und zudem am Anfang stehende Bestandteil "ERGO" als selbstständig kennzeichnender Name verstanden worden

sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen

i. S. d. § 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, wobei die Verwechslungsgefahr

hinsichtlich jeder der beiden Widerspruchsmarken zwar in einem unterschiedlichen Umfang festzustellen ist, auf Seiten der angegriffenen Marke insgesamt aber

alle Dienstleistungen betroffen sind.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die

betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die

sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für

die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend

darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder

Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig

als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH

GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE m. w. N.).

a) Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken aus.

aa) Von Haus aus verfügt das Wort "ERGO" über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Als allein gestelltes Wort hat "ergo" die aus dem Lateinischen stammende Bedeutung "also, folglich, demnach". Im Bereich der hier relevanten wirtschaftsbezogenen Dienstleistungen wirkt es sich als bildungssprachliches Wort eher unpassend, zumindest soweit es um die Benennung sachlicher Inhalte geht. Vor allem

kann "ergo" in Alleinstellung mangels Angabe dessen, was (aus was) folgt, für die

von den Widerspruchmarken erfassten Dienstleistungen keine erkennbare beschreibende Bedeutung haben.

Dies gilt auch, wenn man von der aus dem Altgriechischen stammenden Zweitbedeutung "Arbeit betreffend" ausgeht, die für einige der hier relevanten Dienstleistungsbereiche einen beschreibenden Bezug haben könnte. Denn in dieser arbeitsbezogenen Bedeutungsvariante existiert "Ergo" in der deutschen Sprache

nicht als allein stehendes Wort. Vielmehr taucht es allenfalls als Wortbildungselement in Begriffen wie "Ergonomie", "Ergometer" oder "Ergotherapeut" auf, die aber

wiederum zu den relevanten Dienstleistungen keinen unmittelbaren Bezug haben.

Schon wegen der hier vorliegenden Alleinstellung wird der Verkehr damit in erster

Linie zu der lateinischen Bedeutung "also, folglich" geführt, so dass von Haus aus

eine normale Kennzeichnungskraft vorliegt.

bb) Hingegen geht der Senat nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarken aus. Nachdem ihre dahingehende Behauptung bestritten

worden ist, hätte die Widersprechende eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und damit verbundene hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken glaubhaft

machen müssen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdn. 195

m. w. N.). Dies hat sie nicht getan. Vielmehr für den Senat erhebliche Zweifel bestehen, dass sich die geltend gemachte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken gerade auf ihre Eigenschaft als Produktmarke bezieht. Zwar hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen vorgelegt, die für einen erheblichen

Marktanteil der Widersprechenden in der Versicherungsbranche sprechen können,

aus ihnen geht jedoch nicht hervor, ob die Widerspruchsmarken im Verkehr gerade als Produktmarken verwendet und bekannt sind, d. h. als Kennzeichnung der

entsprechenden Dienstleistungen zur Unterscheidung von Dienstleistungen anderer Anbieter nach ihrer betrieblichen Herkunft. Insbesondere in den vorgelegten

Geschäftsberichten für 1999 und 2000 präsentiert sich die Widersprechende nur

als "strategische Führungsholding", in der sich die "operativen Versicherer" nach

"Angebot, Absatzwegen und Kundenkreisen ergänzen" (vgl. Jahresbericht für

1999). In einem von der Markeninhaberin in der Anlage 2 zum Schriftsatz vom

17. Januar 2002 vorgelegten Auszug aus der Homepage der Widersprechenden

heißt es zudem: "Das operative Geschäft - und damit das Angebot von Versicherungs- und Finanzprodukten - erfolgt über die vier Markenversicherer V…,

H…,

D…

und

D1…

sowie

über

die

A…“.

Bereits

diese

Selbstdarstellung

der

Widersprechenden

nährt

erhebliche Zweifel, ob die Kennzeichnung "ERGO" dem Verkehr überhaupt als

Produktmarke entgegentritt, zumal die genannten Marken der "operativen Versicherer" nicht unbekannte Versicherungsmarken sind und ein Festhalten der Konzernunternehmen an solchen Traditionsmarken mehr als verständlich erscheint.

Unter diesen Umständen ist es auch nicht ausreichend, dass die Widersprechende darauf verwiesen hat, dass "ERGO" als Zweitkennzeichnung verwendet

werde. Denn häufig erfolgt die (Zweit-)Kennzeichnung einer Konzernholding nur

rein firmenmäßig, d. h. als Hinweis auf den Konzern selbst oder die Zugehörigkeit

des eigentlichen Produktanbieters zu einem Konzern. Genau dies gibt z. B. die als

Anlage zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 8. Dezember 2004 eingereichte Stellenanzeige wieder, in der es unter der dominierenden Kennzeichnung

"DKV" in einer optisch völlig untergeordneten Textzeile heißt: "Ein Unternehmen

der ERGO Versicherungsgruppe". Produktbezogene Materialien wie Prospekte,

Antragsformulare oder Beispiele aus der Produktwerbung, in denen "ERGO" eindeutig als Produktmarke herausgestellt wird, sind dagegen überhaupt nicht vorgelegt worden. Damit bleibt es bei der oben festgestellten normalen Kennzeichnungskraft, die den Widerspruchsmarken von Haus aus zukommt.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen hinsichtlich

der für die beiderseitigen Marken identisch eingetragenen Dienstleistungen "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" (Widerspruchsmarke 397 56 700) und "Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen" (Widerspruchsmarke 397 30 186) im Identitätsbereich.

Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungen kann es dahingestellt bleiben, ob bereits,

wie die Widersprechende meint, aus dem Prinzip der Vollständigkeit der Klasseneinteilung eine Identität folgt (vgl. aber Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26, Rdn. 134;

§ 32, Rdn. 82), da insoweit jedenfalls eine Ähnlichkeit vorliegt. Die für die jüngere

Marke eingetragenen Dienstleistungen "Personalberatung, Personalanwerbung,

Personalmanagement und -beratung" sind mit den für die Widerspruchsmarke

397 56 700 eingetragenen Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" zumindest mittelgradig ähnlich, möglicherweise sogar teilidentisch, da

Geschäftsführungs- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen naturgemäß

auch das Personalmanagement mit erfassen und auch die in Unternehmen zumindest gelegentlich erforderliche Beratung in Zusammenhang mit Personal sowie

die Personalanwerbung berühren. Außerdem sind "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" auch mit für den für die jüngere Marke weiter eingetragenen

Dienstleistungen "Zeitarbeit (gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung), Personalvermittlung; Personal- und Stellenvermittlung" zumindest gering ähnlich. Diese

Dienstleistungen werden im Gegensatz zu Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung zwar weitgehend nicht intern innerhalb eines Unternehmens erbracht,

die beiderseitigen Dienstleistungen haben aber insofern beachtliche wirtschaftliche

Berührungspunkte, als sie nach ihrer Zweckrichtung mittelbar oder unmittelbar auf

den Personaleinsatz in Betrieben gerichtet sind und sich - wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten - mit den Belangen und der Einsetzbarkeit von Personal beschäftigen. Aspekte wie Qualifikation, persönliche Verfügbarkeit, Sozialversicherungsfragen u. Ä. spielen beiderseits eine Rolle. Auch darf nicht unbeachtet bleiben, dass die für die Widersprechende eingetragenen Oberbegriffe

auch die Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung von bzw. in Zeitarbeits-

und Personalvermittlungsunternehmen mit umfassen, so dass sich auch unter diesem Aspekt funktionelle Überschneidungen ergeben können.

c) Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer zumindest schwachen Dienstleistungsähnlichkeit hat die angegriffene Marke einen noch

durchschnittlichen, in jedem Fall aber zumindest einen unterdurchschnittlichen

Abstand zur Gegenmarke einzuhalten. Diesen wahrt sie indes nicht.

Zwar lassen sich die Marken unproblematisch auseinander halten, wenn man sie

in ihrer Gesamtheit miteinander vergleicht, da der Wortbestandteil "PRO" der jüngeren Marke weder überhört noch überlesen werden kann. Zugunsten der Markeninhaberin geht der Senat auch davon aus, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

(vgl. z. B. BGH GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2003, 880

- City Plus) nicht allein durch das nur normal kennzeichnungskräftige Wort

"ERGO" geprägt wird. Hierfür spricht jedenfalls, dass der andere Markenbestandteil "PRO" an erster Stelle steht und als solcher bei der Benennung der Gesamtmarke erfahrungsgemäß nicht weggelassen bzw. völlig vernachlässigt wird.

Andererseits gibt es jedoch durchaus Anhaltspunkte, die bereits für eine Prägung

des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch "ERGO" sprechen können und

die jedenfalls letztlich eine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Wortes

begründen. Denn das weitere Markenwort "PRO" wird im deutschen Sprachgebrauch (in Alleinstellung, wie auch als vorangestelltes Wortelement) trotz variierender Bedeutung zumeist als einleitendes, auf ein nachfolgendes Wort hinweisende Element verwendet (z. B. "pro Person", "pro Jahr", "Proenzym"). Insbesondere drückt es häufig ein Verhältnis zum nachgestellten Begriff aus, der mit "für"

bzw. "zugunsten" umschrieben werden kann (z. B. innerhalb von "Pro und Kontra",

"pro domo", "pro forma", "proarabisch", "prowestlich", "prokommunistisch" usw.).

Diese Bedeutung wird selbst in ad hoc gebildeten Wortkombinationen mit Eigennamen verstanden, wie z. B. "pro Bush", "pro Thatcher". Aufgrund dieser einleitenden, das nachfolgende Wort begrifflich hervorhebenden sprachlichen Funktion

werden erhebliche Teile des Verkehrs den Bestandteil "PRO" innerhalb der jüngeren Marke unwillkürlich als untergeordnet und das nachfolgende Wort "ERGO" als

den zentralen Markenteil ansehen.

Damit muss "ERGO" aber zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung

innerhalb der Gesamtmarke zuerkannt werden. Denn jenseits des Normalfalls,

dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen

einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist es keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten

enthält, eine selbständig kennzeichnenden Stellung in dem zusammengesetzten

Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (vgl.

EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rdn. 30 - THOMSON LIFE). Diese Grundsätze

hat der Europäische Gerichtshof zwar in einem Fall aufgestellt hat, in dem eine

fremde (Produkt-)Marke mit dem Unternehmenskennzeichen eines Konkurrenten

kombiniert worden ist, jedoch spricht bereits die gebotene Anwendung gleicher

Maßstäbe dafür, dass dieser Schutz gegen Verwechslungsgefahr auch den Inhabern älterer Marken zukommt, deren (ältere) Marke, die zugleich ihr Unternehmenskennzeichen ist, von einem Dritten in eine Kombination mit einem weiteren

Markenwort übernommen wird. Jedenfalls wird eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des älteren Zeichens in der jüngeren Gesamtkombination zu

bejahen sein, wenn das weitere Markenwort, wie hier, nur einen erkennbar untergeordneten Charakter hat. Dies muss gerade auch angesichts der erweiterten

Anwendung gelten, die der Bundesgerichtshof den o. g. Grundsätzen des Europäischen Gerichtshofs offenbar einräumen will (vgl. BGH GRUR 2006, 513

- Malteserkreuz).

Dabei vermag der Senat die Auffassung der Markeninhaberin nicht nachzuvollziehen, dass die Wortkombination "PRO ERGO" ein geschlossenes Markenbild von

zwei in untrennbarem Zusammenhang stehenden Markenwörtern aufweise. Hierfür fehlen ausreichende Anhaltspunkte. Die Bestandteile "PRO" und "ERGO" sind

in der jüngeren Marke nicht zusammengeschrieben. Sie sind noch nicht einmal mit

einem Bindestrich und sonst durch z. B. grafische Elemente als aufeinander bezogen kenntlich gemacht. Insbesondere stellen die beiden Markenwörter keine gesamtbegriffliche Einheit dar, die gegen Selbständigkeit des Worts "ERGO" sprechen könnte. Denn in allen Kombinationen aller möglichen und einigermaßen

nahe liegenden Bedeutungen von "pro" ("für, je, dafür, per") und "ergo" ("also,

folglich") bildet "PRO ERGO" keinen sinnvollen und vor allem sofort erkennbaren

Gesamtbegriff. Hierbei scheidet insbesondere die Bedeutung "für Arbeit" aus, da

"ergo" in der altgriechischen Bedeutung nur ein - zudem stets am Anfang stehendes - unselbständiges Wortbildungselement darstellt, das auch nicht "Arbeit", sondern "Arbeit betreffend" bedeutet. Soweit die beiden Markenwörter überhaupt inhaltlich aufeinander bezogen werden können, geschieht dies nur in der oben erörterten sprachlichen Betonung des Worts "ERGO" durch "PRO", die aber keine

Selbständigkeit des Bestandteils "ERGO" verhindert, sondern allenfalls fördert.

Damit stehen sich - zumindest für einen nicht unbeachtlichen Teil des Verkehrs -

identische Wörter als Marken bzw. selbständig kennzeichnende Bestandteile von

Marken gegenüber. Die jüngere Marke hält somit weder in klanglicher noch

schriftbildlicher Hinsicht einen rechtlich beachtlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass unter Berücksichtigung des oben festgestellten Grades an

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen festzustellen war.

Es kam daher nicht mehr auf die Frage an, ob es darüber hinaus einen weiteren

Teil des Verkehrs gibt, der möglicherweise noch nicht unmittelbaren Verwechslungen unterliegt, der aber angesichts der oben bezeichneten Art der Wortkombination, insbesondere der Art des abweichenden Bestandteils "PRO", die Marken zumindest mittelbar nach ihrer betrieblichen Herkunft verwechselt (vgl. BPatG

GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/MAX). Letzteres würde insbesondere dann gelten,

wenn ein Teil des Verkehrs den Bestandteil "PRO", etwa im Hinblick auf personalorientierte Dienstleistungen, als "Profi" interpretieren würde. Der Senat neigt zwar

nicht zu dieser Annahme, da die Art der Wortzusammensetzung im Gegensatz

z. B. zu "Sales Pro" nicht zu einem solchen Verständnis einlädt. Sollte aber den-

noch ein Teil des Verkehrs die jüngere Marke tatsächlich als "PRO(FI) ERGO",

also als Profi-Variante von "ERGO"-Produkten verstehen, so würde dies zusätzlich

eine assoziative Verwechslungsgefahr begründen.

Damit war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Dr. Hock

Bender

Kätker

Cl