Rechtsprechung / BPatG / 2007
BPatG Urteil vom 25.09.2007 – 4 Ni 58/05 (EU)
4. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 25. September 2007 …
In der Patentnichtigkeitssache
4 Ni 58/05 (EU)
(Aktenzeichen)
… 08.05
betreffend das europäische Patent EP 0 552 050
(DE 693 28 576)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 25. September 2007 durch den Richter Voit als Vorsitzenden,
die Richterin Schwarz-Angele und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler,
Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart
für Recht erkannt:
1. Das europäische Patent 0 552 050 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe für nichtig erklärt, dass Anspruch 1 folgende Fassung
erhält::
Endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument (30) mit:
einem endoskopischen distalen Kopfteil (42) zum Klammern
und Schneiden von Gewebe bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff, wobei das Kopfteil (42) einen Klammerteil (74) und einen Ambossteil (75) enthält;
einem an diesem Kopfteil (42) angebrachten Schaft (41), der
sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;
einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den
Schaft (41);
einer im Kopfteil (42) angeordneten Einrichtung zur Umsetzung der auf den Schaft (41) übertragenen Bewegung in eine
Kraft und/oder Bewegung des Kopfteils (42), um das Klammern und Schneiden von Gewebe durchzuführen;
eine Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der
Bewegung des Kopfteils (42), wobei die Steuereinrichtung
mit der Sensoreinrichtung in Verbindung steht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung im Kopfteil (42) angeordnet und derart
eingerichtet ist, dass sie die Kraft oder die Position des
Klammerteils (74) relativ zum Ambossteil (75) zu messen
vermag.
2.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 75 % und
die Beklagte 25 %.
4. Das Urteil ist für beide Parteien gegen eine Sicherheitsleistung
von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig
vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 552 050
(Streitpatent), das am 15. Januar 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der
amerikanischen Patentanmeldungen US 822478
vom
17. Januar 1992,
US 937324 vom 31. August 1992 und US 991619 vom 16. Dezember 1992 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nr. 693 28 576 geführt. Es betrifft ein endoskopisches chirurgisches System mit
Sensormitteln und umfasst in der erteilten Fassung 24 Ansprüche, die insgesamt
angegriffen sind. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch ohne Bezugszeichen wie folgt:
An endoscopic instrument comprising:
an endoscopic distal head portion for carrying out a step in an endoscopic surgical procedure, said step in an endoscopic procedure including tissue manipulation, clip applying, stapling, ligation,
cutting or the combination of such steps;
a shaft connected to and extending proximally form said head portion;
means for applying a motion to said shaft; means disposed in said
head portion for translating the motion applied to the shaft into a
force and/or motion of the head portion to carry out the step in the
procedure;
sensing means; and
control means adapted to control the force and/or motion of the
head portion, said control means interconnected with said sensing
means;
characterised in that:
the sensing means is disposed in said head portion and the sensing means is adapted to measure the force and/or motion of a
predetermined part of said head portion.
In der deutschen Übersetzung hat Anspruch 1 ohne Bezugszeichen folgenden
Wortlaut:
Endoskopisches Instrument mit:
einem endoskopischen distalen Kopfteil zur Ausführung eines
Schrittes bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff, wobei
dieser Schritt eines endoskopischen Eingriffes die Handhabung
von Gewebe, das Anbringen von Klemmen, das Klammern, das
Abbinden, das Schneiden oder Kombinationen solcher Aktivitäten
umfassen kann;
einem an diesem Kopfteil angebrachten Schaft, der sich von dort
in proximaler Richtung erstreckt;
einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den Schaft;
einer im Kopfteil angeordneten Einrichtung zur Umsetzung der auf
den Schaft übertragenen Bewegung in eine Kraft und/oder Bewegung des Kopfteiles, um den Schritt des Eingriffes durchzuführen;
eine Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der Bewegung des Kopfteiles, wobei die Steuereinrichtung mit der Sensoreinrichtung in Verbindung steht;
dadurch gekennzeichnet, dass:
die Sensoreinrichtung im Kopfteil angeordnet und derart eingerichtet ist, dass sie die Kraft und/oder die Bewegung eines vorbestimmten Teiles des Kopfteiles zu messen vermag.
Wegen der weiteren angegriffenen und auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar
rückbezogenen Ansprüche 2
bis 24 wird
auf
die Streitpatentschrift
EP 0 552 050 B1 Bezug genommen.
Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu
noch erfinderisch, zudem gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt
der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Hierzu beruft
sie sich im Wesentlichen auf folgende Druckschriften und Dokumente:
NK6 US 4 589 582
NK7
beschriftete Fig. 1 von NK6
NK8
Fuchs, K.-H.: „Computer-assistiertes Klammernahtsystem mit flexiblem
Schaft“, in: Chirurgische Allgemeine Zeitung (CHAZ), Band 4, Heft 4/2003,
S. 188-189
NK9 Schmitz, R.: „Klammernahtsystem SurgASSIST: Optimierte Anastomosierung bei linksseitigen kolorektalen Resektionen“, Kongresszeitung der
CHAZ, 30. April 2004, S. 10
NK13 US 4 705 038
NK14 DE 42 13 426 A1
NK15 beschriftete Fig. 4 von NK14
NK16 US 4 442 964
NK16a DE 32 32 769 C2
NK17 DE 38 18 983 A1
NK18 US 4 610 383
NK19 US 4 728 020
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent EP 0 552 050 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für
nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 2 bis 24 der
erteilten Fassung anschließen:
Endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument (30) mit:
einem endoskopischen distalen Kopfteil (42) zum Klammern
und Schneiden von Gewebe bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff, wobei das Kopfteil (42) einen Klammerteil (74)
und einen Ambossteil (75) enthält;
einem an diesem Kopfteil (42) angebrachten Schaft (41), der
sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;
einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den
Schaft (41);
einer im Kopfteil (42) angeordneten Einrichtung zur Umsetzung
der auf den Schaft (41) übertragenen Bewegung in eine Kraft
und/oder Bewegung des Kopfteils (42), um das Klammern und
Schneiden von Gewebe durchzuführen;
eine Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der
Bewegung des Kopfteils (42), wobei die Steuereinrichtung mit
der Sensoreinrichtung in Verbindung steht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sensoreinrichtung im Kopfteil (42) angeordnet und derart
eingerichtet ist, dass sie die Kraft oder die Position des Klammerteils (74) relativ zum Ambossteil (75) zu messen vermag.
Im Übrigen tritt die Beklagte dem Vortrag der Klägerin voll umfänglich entgegen.
Die Klägerin beantragt auch insoweit die Nichtigerklärung des Streitpatents und
behauptet, durch die eingeschränkte Fassung werde der Schutzbereich des Patents erweitert.
Entscheidungsgründe§
I.
Die zulässige Klage führt zunächst ohne weiteres zum Erfolg, soweit die Beklagte
ihr Patent nur noch eingeschränkt verteidigt und sich in zulässiger Weise selbst
beschränkt hat (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdnr. 45
m. w. N.). Die Beschränkung ist hier auch zulässig, da tatsächlich eine Beschränkung gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen vorliegt und insbesondere der von der Klägerin behauptete Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des
Schutzbereiches (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. d)
EPÜ) nicht gegeben ist.
Im Übrigen konnte der Senat im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht feststellen, dass der Gegenstand des Streitpatents in der nunmehr verteidigten Fassung nicht als neu und nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen
wäre. Das geht zu Lasten der Klägerin (vgl. BGH GRUR 1991, 522, 523 – Feuerschutzabschluss m. w. N.). Insbesondere konnte der Senat nicht feststellen, dass
ein einschlägiger Fachmann, als der hier ein mit der Entwicklung chirurgischer Instrumente betrauter Dipl.-Ing. der Fachrichtung Medizintechnik mit mehrjähriger
Erfahrung, im Prioritätszeitpunkt aufgrund seines Fachwissens in der Lage gewesen wäre, in Kenntnis des ausschlaggebenden Standes der Technik den Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Form in naheliegender Weise aufzufinden.
Die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen abhängigen
Patentansprüche 2 bis 24 haben mit Patentanspruch 1 Bestand, denn sie werden
durch die Rückbeziehung mit getragen, ohne dass es weiterer Feststellungen bedürfte.
II.
1. Das Streitpatent betrifft ein System zur Anwendung in endkoskopischen
Verfahren. Im Besonderen betrifft das Streitpatent ein System, das automatisch
die physischen Eigenschaften von Gewebe abtastet, an dem der Eingriff vorgenommen wird und/oder bestimmter Parameter eines endoskopischen chirurgischen Instruments.
2. Vor diesem Hintergrund sieht es der Senat als durch den patentierten
Gegenstand zu lösende Aufgabe an, ein Instrument zu schaffen, das die in der
Streitpatentschrift genannten Nachteile vermeidet und gegebenenfalls auch - aus
Gründen der Sterilität - als Einmalinstrument ausgebildet werden kann.
3. Demzufolge wird mit Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung folgendes
beansprucht (mit Merkmalsgliederung):
M1
Endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument (30)
mit:
M2
einem endoskopischen distalen Kopfteil (42) zum Klammern und Schneiden von Gewebe bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff,
M3
wobei das Kopfteil (42) einen Klammerteil (74) und einen
Ambossteil (75) enthält;
M4
einem an diesem Kopfteil (42) angebrachten Schaft (41),
der sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;
M5
einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf
den Schaft (41);
M6
einer
im Kopfteil (42) angeordneten Einrichtung zur
Umsetzung der auf den Schaft (41) übertragenen Bewegung in eine Kraft und/oder Bewegung des Kopfteiles (42),
um das Klammern und Schneiden von Gewebe durchzu-
M7
M8
führen;
eine Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder
der Bewegung des Kopfteiles (42),
M9
wobei die Steuereinrichtung mit der Sensoreinrichtung in
Verbindung steht;
dadurch gekennzeichnet, dass:
M10
die Sensoreinrichtung im Kopfteil (42) angeordnet und
derart eingerichtet ist, das sie die Kraft oder die Position
des Klammerteils (74) relativ zum Ambossteil (75) zu
messen vermag.
4. Zulässigkeit der Ansprüche
Die Merkmale der geltenden Ansprüche sind in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart.
Ein endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument gemäß der Merkmalsgruppe M1 des Anspruch 1
ist
in der ursprünglichen Anmeldung
(siehe
EP 0 552 050 A2 bzw. NK1) in Spalte 4, Zeile 46 bis 49 offenbart. Das bekannte
Instrument besitzt auch einen Kopfteil, der einen Klammerteil und einen Ambossteil enthält (siehe Spalte 6, Zeilen 27 bis 28). In Verbindung mit dem Anspruch 18
sind somit die Merkmale in den Merkmalsgruppen M1 bis M9 des Anspruchs 1 ursprünglich offenbart. Eine Sensoreinrichtung gemäß der Merkmalsgruppe M10 ist
in Spalte 3, Zeilen 23 bis 26 und Spalte 10, Zeilen 31 bis 33 offenbart. Entgegen
der Auffassung der Klägerin muss der Klammerteil (staple cartridge portion 74,
siehe Fig. 6) ist dabei nicht zwangsläufig mit dem Ambossteil (anvil portion 75)
über einen Drehzapfen (pivot pin 76) verbunden sein, da gemäß Anspruch 24
diese Teile ohne besondere Verbindungsmittel beansprucht werden. Die Merkmale der weiteren Ansprüche sind ebenfalls den ursprünglichen Unterlagen zu
entnehmen, welches von der Klägerin auch nicht bestritten wurde.
5. Schutzbereichserweiterung
Der Schutzbereich des geänderten Patents gemäß den neuen Ansprüchen ist gegenüber dem Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitert.
Der Schutzbereich eines Patents wird jeweils durch den Inhalt der erteilten bzw.
geänderten Ansprüche bestimmt. Eine Änderung in den Ansprüchen darf nicht
dazu führen, dass die geänderten Ansprüche einen größeren Schutzbereich vermitteln als die erteilten Ansprüche. Der Schutzbereich eines erteilten Patents ist
dann erweitert, wenn eine Handlung, die nach dem erteilten Anspruch keine Verletzung ist, durch die Schutzbereichserweiterung nach dem geänderten Patentanspruch eine Patentverletzung wäre (siehe Schulte PatG, 7. Aufl., § 22 Rdn. 19).
Mit dem neuen Anspruch 1 wird in Merkmalsgruppe M10 u. a. beansprucht, dass
die Sensoreinrichtung die Position des Klammerteils relativ zum Ambossteil zu
messen vermag, während mit dem erteilten Anspruch 1 beansprucht wird, dass
die Sensoreinrichtung die Bewegung eines vorbestimmten Teiles des Kopfteiles
zu messen vermag. Gemäß dem erteilten Anspruch 1 ist in Übereinstimmung mit
der Gesamtoffenbarung des Streitpatents mit der Bewegung des Kopfteiles die
Bewegung zum Durchführen des Eingriffs gemeint, d. h. beim Klammern und
Schneiden unter anderem die Bewegung des Ambossteils bzw. Klammerteils. In
Übereinstimmung mit der Beschreibung versteht der Fachmann somit unter der
Messung der Bewegung eines vorbestimmten Teiles des Kopfteiles eine Positionsbestimmung eines beliebigen Kopfteiles, welches bei der Betätigung des Instrumentes zur Durchführung des Eingriffs bewegt wird. Mit der Einschränkung auf
die Positionsbestimmung der Bewegung des Klammerteils relativ zum Ambossteil
wurde somit der Schutzbereich im Vergleich zu einer Positionsbestimmung bei einem beliebigen Teil des Kopfteiles ebenfalls eingeschränkt.
6. Patentfähigkeit
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, da aus keiner der Druckschriften sämtliche Merkmale bekannt sind, wie sich aus den Ausführungen zur erfinderischen
Tätigkeit ergibt.
Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.
Aus der nächstkommenden Druckschrift NK16a (siehe insbesondere die Fig. 1
bis 4 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Klammerinstrument mit einem Kopfteil
mit Klammerteil (Klammerträger-Backen 7) und Ambossteil (feststehender Backen 5), mit Schaft (langgestrecktes Mittelteil 14) und mit einer Übertragungseinrichtung (Antriebsmutter 53) gemäß den Merkmalen der Merkmalsgruppen M3
bis M5 bekannt. Da es sich um kein endoskopisches Instrument handelt und es
auch keine Schneidfunktion ausführt, sind die Merkmale der Merkmalsgruppen M1, M2 und M6 aus der NK16 nicht bekannt.
Gemäß der Druckschrift NK16a wird aber über eine Kupplungsplatte 62 und
Druckfedern 82 bis 85 ein Grenzdrehmoment detektiert, welches die Kupplungsplatte außer Eingriff von der Antriebsmutter 53 bringt und somit bei einem bestimmten Druck die Backen nicht weiter zufährt bzw. bewegt (siehe Spalte 13,
Zeile 67 bis Spalte 14, Zeilen 19).
Damit offenbart die Druckschrift NK16a auch eine einfache mechanische Sensoreinrichtung zur Bestimmung der Kraft im Kopfteil und eine einfache mechanische
Steuereinrichtung zum Steuern der Bewegung des Kopfteiles gemäß den Merkmalen der Merkmalsgruppen M7 bis M9 (siehe Spalte 5, Zeile 67 bis Spalte 6,
Zeile 11).
Die Sensoreinrichtung mit der Kupplungsplatte ist jedoch nicht im Kopfteil gemäß
Merkmalsgruppe M10 sondern im Griffteil (siehe Gehäuse 2 in Fig. 4) angebracht.
Die Drehbewegung durch den Betätigungsknauf 10 wird über die Kupplungsplatte 62 und die Antriebsmutter 53 auf einen oberen Teil 47 des Klammerträger-Backens 7 übertragen, der über ein Mittelteil 46 mit einem unteren U-förmigen Teil 42
verbunden ist (siehe Fig. 2 und 4). Der oberste Teil 47 mit einem Außengewinde
steht mit einem Innengewinde der Antriebsmutter 53 im Eingriff um die Drehbewegung des Betätigungsknaufes 10 in eine Linearbewegung umzuwandeln. Die
Kräfte am unteren Teil 42 des Backens 7 werden somit über den Mittelteil 46 und
den obersten Teil 47 des Backens 7 auf die Antriebsmutter 53 übertragen und
über die aus Antriebsmutter 53 und darüber angeordneter Kupplungsplatte 62 gebildete "Rutschkupplung" detektiert. Die Kräfte im Kopfteil werden somit nur indirekt bestimmt, da beispielsweise bei einer Verklemmung zwischen oberstem
Teil 47 des Backens 7 und der Antriebsmutter 53 diese Rutschkupplung ebenfalls
ansprechen würde, ohne die wirklichen Kräfte im Kopfteil zwischen Klammerträger-Backen 7 und feststehendem Backen 5 wiederzugeben.
Eine Verlagerung dieses mechanischen Sensors vom Griffteil in den Kopfteil ist
aus der Druckschrift NK16a weder bekannt noch für den Fachmann nahe gelegt.
Die weiteren Druckschriften liegen weiter ab und wurden auch in der mündlichen
Verhandlung nicht aufgegriffen, da sie keine Hinweise auf die Anordnung von
Kraft- oder Positionssensoren in den Kopfteilen von chirurgischen Instrumenten
enthalten.
Demnach kann auch eine Zusammenschau sämtlicher im Verfahren befindlicher
Druckschriften die erfinderische Leistung des Gegenstandes nach Anspruch 1 des
Streitpatents nicht in Frage stellen.
7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1
ZPO; der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
Voit
Schwarz-Angele Dr. Häußler
Dr. Morawek
Bernhart
Pr