BPatG Beschluss vom 09.04.2008 – 7 W (pat) 318/05

BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 318/05 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 19 565

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 9. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Ing. Tödte

sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing. Frühauf und

Dipl.-Ing. Schlenk 08.05

beschlossen:

Das Patent 197 19 565 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

G r ü n d e

I

Gegen die am 23. September 2004 veröffentlichte Erteilung des Patents

197 19 565 mit der Bezeichnung „Schrägwalzenrichtmaschine“ ist von der Firma

S… GmbH

in M…

Einspruch

erhoben

worden.

Der

Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, dass der Gegenstand des Patents nicht patentwürdig sei.

Mit Schreiben vom 28. Februar 2008 hat die Einsprechende ihren auf vollen Widerruf des Streitpatents gerichteten Einspruch zurückgenommen.

Die Einsprechende hat insbesondere fehlende Neuheit des Gegenstands des

Streitpatents durch offenkundige Vorbenutzung einer

von der M…

an

die

Firma

S…

in

O… in K… im Jahr 1991 gelieferten und Ende 1992 in Betrieb genommenen

Schrägwalzenrichtmaschine geltend gemacht und als Nachweis hierzu folgende

Unterlagen vorgelegt:

der kaufmännische Vertrag vom 9. Mai 1990 (auszugsweise

die Seiten 1 bis 4 und 20)

Auszug (Seiten 1, 9 und 10) des technischen Vertrages;

SCHEDULE A (AS SOLD SPECIFICATION)

Auszug (Seiten 16 und 17) aus der technischen Spezifikation

SCHEDULE A mit Angabe der zum Lieferumfang zählenden

Schrägwalzenrichtmaschine Type R 100-0

Auszug (2 Blatt) aus der Versandanzeige vom 4. Juli 1991

Endabnahme-Protokoll (Final Acceptance Certificate) vom

23. November 1992

Zusammenstellungs-Zeichnung Sach-Nr. 0501325 - (Zeichnung-Nr.) 10.000

Zusammenstellungs-Zeichnung Sach-Nr. 0501325 - (Zeichnung-Nr.) 18.000.

Außerdem hat sie für die offenkundige Vorbenutzung Zeugenbeweis angeboten.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie widerspricht der Einsprechenden in allen Punkten und vertritt die Auffassung,

dass der angefochtene Patentgegenstand gegenüber dem Stand der Technik neu

und erfinderisch sei.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Schrägwalzenrichtmaschine mit mehreren Walzen (10), die jeweils

um eine lotrechte Achse (21) schwenkbar von einem U-förmigen

Lagerstuhl (20) aufgenommen sind, wobei der Lagerstuhl (20)

Schenkel zur Lagerung der Walzen (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Schenkel des jeweiligen Lagerstuhls (20) derart kleiner als der Durchmesser der Walzen (10) im

Bereich der Walzenenden ist, dass der Abstand (12) der Achsen (21) benachbarter Lagerstühle (20) voneinander kleiner als

das 1,6-fache der Länge einer der Walzen (10) ist.

Weiterbildungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 sind in nachgeordneten Patentansprüchen 2 bis 7 angegeben.

Mit seiner Zwischenverfügung vom 16. Dezember 2007 hat der Berichterstatter

den Einspruch für zulässig gehalten und Zweifel geäußert, dass der Gegenstand

der vermeintlichen offenkundigen Vorbenutzung den Patentgegenstand nahelege

und dass die Offenkundigkeit der Vorbenutzung ohne Beweisaufnahme feststellbar sei.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Der Senat hält sich für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren

auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Übergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG noch aufgrund des Grundsatzes der

„perpetuatio fori“ gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG

analog

für zuständig

(insoweit dem Beschluss des 23. Senats vom

19. Oktober 2006 folgend, Aktenzeichen 23 W (pat) 327/04).

2. Der Senat hält das Patent aufrecht.

Die Prüfung der Einspruchsgründe und der geltend gemachten offenkundigen

Vorbenutzung hat keinen Anlass gegeben, das Patent zu beschränken oder zu

widerrufen.

Dass der im Erteilungsverfahren berücksichtigte Stand der Technik dem Gegenstand des Streitpatents entgegensteht, konnte der Senat nicht feststellen und ist

auch von der Einsprechenden nicht in Frage gestellt worden. Mit der Rücknahme

des Einspruchs ist eine weitere Sachaufklärung hinsichtlich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung aufgrund fehlender Mitwirkung der Einsprechenden

nicht mehr möglich.

Das angefochtene Patent war daher unverändert aufrecht zu erhalten.

Tödte

Eberhard

Frühauf

Schlenk

Cl