BPatG Beschluss vom 26.05.2008 – 15 W (pat) 33/04

BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 33/04 _______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am 26. Mai 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 197 25 448

… 08.05

- -2

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Mai 2008 unter Mitwirkung des

Richters Dr. Egerer als Vorsitzenden, der Richterin Schwarz-Angele sowie des

Richters Dr. Maksymiw und der Richterin Zettler

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 16. Juni 1997 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent-

und Markenamt das Patent 197 25 448 mit der Bezeichnung

„Verwendung eines Gemisches aus Na-Carboxymethylcellulose

oder -Gemisch mit einem weiteren wasserlöslichen Polymeren

und einem Redispersionspulver als Klebstoffe zur Plakatierung im

witterungsbeeinflußten Außenbereich“

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. März 2001.

Nach Prüfung des mit Schriftsatz vom 13. Juni 2001 erhobenen Einspruchs wurde

das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 1.43 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 27. Januar 2004 widerrufen. Dem Beschluss lagen die Patentansprüche 1 bis 6 gemäß DE 197 25 448 C2 als Hauptantrag und die jeweils mit

Schriftsatz vom 10. März 2003 eingereichten Patentansprüche 1 bis 5 gemäß

Hilfsantrag 1 sowie Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 2 zugrunde.

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Die Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Streitpatentschrift (Hauptantrag) haben folgenden Wortlaut:

Wegen des Wortlauts der Anspruchsfassungen nach dem Hilfsantrag 1 und dem

Hilfsantrag 2 wird auf den Inhalt der Einspruchsakte Bezug genommen.

Der Widerruf des Patents wird in dem angefochtenen Beschluss damit begründet,

dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl nach Hauptantrag als auch

nach den Hilfsanträgen 1 und 2 gegenüber der Lehre der Druckschriften

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D1 EP 0 311 873 A2 und

D2 DE 44 42 989 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie verteidigt das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 6 in der erteilten Fassung gemäß DE 197 25 448 C2 (Hauptantrag), hilfsweise mit den in der mündlichen Verhandlung am 26. Mai 2008 überreichten Patentansprüchen 1 bis 3 folgenden Wortlauts:

„1. Verwendung eines Gemischs mit einem Gehalt an

a)

50 bis 95 Gew.-% Natrium-Carboxymethylcellulose als

Komponente A

und

b)

5 bis 50 Gew.-% eines nicht wasserlöslichen aber

wasserdispergierbaren Polymeren als Komponente B

als Klebstoff bei der Plakatierung im witterungsbeeinflußten

Aussenbereich.

2.

Verwendung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass als Komponente B mindestens

Polyvinylacetat eingesetzt wird.

3.

Verwendung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Gemisch

70 bis 90 Gew.-% der Komponente A und

10 bis 30 Gew.-% der Komponente B enthält.“

Die Patentinhaberin vertritt in der mündlichen Verhandlung sinngemäß die Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei im Stand der Technik nicht vorbeschrieben und werde durch diesen auch nicht nahegelegt. Neuheitsschädlich

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könne in D2 nämlich nur diejenige Lehre sein, die der Fachmann dem Dokument

unmittelbar und eindeutig entnehme. Maßgeblich sei hierfür der tatsächliche

Offenbarungsgehalt des Dokuments. Die Druckschrift dürfe zum Zweck der Ermittlung ihres Offenbarungsgehaltes jedoch nicht über ihren Inhalt hinaus

interpretiert werden. Demzufolge sei die Verwendung von Natrium-Carboxymethylcellulose als Komponente A in Kombination mit einem nicht wasserlöslichen aber wasserdispergierbaren Polymeren als Komponente B in Bezug

auf die D2 als Auswahlerfindung anzusehen. Die Verwendung des streitpatentgemäßen Gemisches als Plakatklebstoff habe den Vorteil, dass dieses Klebstoffgemisch im witterungsbeeinflußten Außenbereich eingesetzt werden könne, weil

es starken Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, starkem Regen und Wind

sowie Nebel und Schnee standhalte, ohne dass die Verklebung darunter leide.

Überraschend sei auch die geringe Transparenz des Klebstoffs bzw. das Verhindern von Transparenz eines aufgeklebten Plakates unter extremen Wetterbedingungen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss des Patentamtes aufzuheben und das Patent vollumfänglich in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf der

Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3, überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt im Wesentlichen aus, der Gegenstand des Streitpatents gehe bereits aus

der Druckschrift D2 hervor. Die Verwendung von Redispersionspulvern in Klebern

für den Außenbereich mit hoher Feuchtfestigkeit und damit die Wirkung von

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Redispersionspulvern lese der Fachmann in der D2 mit, und verweist hierzu

gutachtlich auf die WO 91/13121 A1 (D3) oder EP 0 393 491 A1 (D4).

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig ( PatG § 73).

Sie führt jedoch nicht zum Erfolg. Denn dem Gegenstand des Patentanspruchs 1,

sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag, mangelt es bereits an der zur

Patentierung erforderlichen Neuheit.

1.

Bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hauptantrag und der Patentansprüche 1 bis 3 gemäß

Hilfsantrag bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale sowohl aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (vgl. dort Ansprüche 1 bis 6 i. V. m.

Beschreibung Seite 7, Zeile 30 bis Seite 8, Zeile 7) als auch aus der Streitpatentschrift (vgl. DE 197 25 448 C2, Ansprüche 1 bis 6) herleitbar sind. Die vorgenommene Einschränkung des Anteils der Komponente A von ursprünglich 1 bis

99,5 Gew.-% auf 50 bis 95 Gew.-% (vgl. Ursprungsbeschreibung Seite 7, Zeile 30

bis Seite 8, Zeile 1) ist als zulässig zu erachten (vgl. BGH GRUR 1990, 510 -

Crackkatalysator). Gleiches gilt für die vorgenommene Einschränkung des Anteils

der Komponente B von ursprünglich 0,5 bis 99 Gew.-% auf 5 bis 50 Gew.-% (vgl.

Ursprungsbeschreibung Seite 8, Zeilen 4 bis 6).

2.

Die im Übrigen nicht angegriffene Ausführbarkeit ist gegeben, da im Hinblick auf das Ausführungsbeispiel des Streitpatents (vgl. DE 197 25 448 C2,

Spalte 5, Zeilen 20 bis 46) im Einklang mit der BGH-Entscheidung „Taxol“ jedenfalls ein zum Ziel führender Weg offenbart ist (vgl. GRUR 2001, 813 - Taxol).

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3.

Als Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein berufserfahrener Diplom-Chemiker der Fachrichtung Klebstoff-Technologie anzusehen,

der aufgrund seiner Ausbildung und Berufserfahrung über Kenntnisse von Klebstoffen auf Polysaccharidbasis verfügt und zugleich mit den Problemen und Anforderungen an solche Klebstoffe vertraut ist. Demzufolge besitzt der hier angesprochene Fachmann auch spezielle Kenntnisse über die Entwicklung, Herstellung

und Anwendung von sog. „Kleistern“ sowohl im Innenbereich als auch im witterungsbeeinflussten Außenbereich, d. h. von sog. Tapetenkleistern und Plakatklebern.

4.

Dem Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag mangelt es jedoch an der erforderlichen Neuheit

gegenüber dem Inhalt der Druckschrift DE 44 42 989 A1 (D2).

a)

M1

M2

M2.1

Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist die

Verwendung eines Gemisches als Klebstoff bei der Plakatierung im

witterungsbeeinflußten Aussenbereich,

mit einem Gehalt an

50 bis 95 Gew.-% einer Komponente A, wobei die Komponente A

entweder

M2.1.1

Natrium-Carboxymethylcellulose

oder

M2.1.2

ein Gemisch aus Natrium-Carboxymethylcellulose und

mindestens einem weiteren wasserlöslichen Polymer ist,

und

M2.2

5 bis 50 Gew.-% einer Komponente B, die ein nicht wasserlösliches

aber wasserdispergierbares Polymer ist.

Wegen des Merkmals M2 „mit einem Gehalt an“ kann das zu verwendende

Klebstoffgemisch ausser den Komponenten A und B auch weitere Bestandteile

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enthalten. Dies ergibt sich aus der Beschreibung des Streitpatents, wonach die

Klebstoff-Trockengemische weitere Hilfsstoffe, wie Füll- oder Stellmittel, Netzmittel

und/oder Konservierungsmittel, bis zu einem Anteil von weniger als 20 Gew.-%

enthalten können (vgl. DE 197 25 448 C2, Spalte 4, Zeilen 26 bis 38).

Die Patentabteilung hat in dem angefochtenen Beschluss die Neuheit als gegeben

erachtet, im Hinblick auf die fehlende erfinderische Tätigkeit jedoch auf Ausführungen zur Neuheit verzichtet.

Der Senat ist aufgrund der mündlichen Verhandlung nun zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung

bereits nicht mehr neu ist.

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und damit nach Hauptantrag umfasst

ersichtlich die Verwendung zweier Alternativen von Gemischen als Klebstoffe bei

der Plakatierung im witterungsbeeinflussten Außenbereich.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in Form der Alternative M2.1.1 mit einem

Gehalt an den Komponenten A und B gemäß den Merkmalen M2.1 und M2.2

ergibt sich aus dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Druckschrift D2 und ist deshalb demgegenüber nicht mehr neu.

In der Druckschrift D2 ist ein pulverförmiger Klebstoff auf der Basis von kaltwasserlöslichen Polysacchariden beschrieben, der > 0 bis 100, insbesondere 10

bis 100 Gew.-% Polysaccharide und daneben 1 bis 50, insbesondere 1 bis 20

Gew.-% grobkörnige Stoffe sowie 0 bis 50, insbesondere 0,1 bis 10 Gew.-%

sonstige Additive enthält (vgl. D2, Spalte 1, Zeilen 3 bis 6, 61 bis 66 i. V. m

Spalte 2, Zeilen 31 bis 40), wobei demgemäß ein Polysaccharid dann als wasserlöslich zu verstehen ist, wenn es sich bei 20 oC in höchstens 30

Gewichtsteilen Wasser löst (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 13 bis 15). Als geeignete

wasserlösliche Polysaccharide sind Celluloseether, wie z. B. Methylcellulose,

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Methylhydroxyethylcellulose ebenso wie Carboxymethylcellulose, beispielsweise

Natrium-Carboxymethylcellulose, aber auch Stärke und Stärkeether, beispielsweise Carboxymethylstärke, expressis verbis genannt (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 15

bis 20 sowie Spalte 3, Zeile 30).

Entsprechend Merkmal M2.1 ist damit in D2 eine Komponente A verwirklicht, die

die gleichen wasserlöslichen Polymere wie im Streitpatent (vgl. DE 197 25 448 C2

Anspruch 2 i. V. m. Spalte 2, Zeile 60 bis Spalte 3, Zeile 21) umfasst, wobei der

gemäß Streitpatent einzusetzende Mengenbereich von 50 bis 95 Gew.-% einen

Teilbereich des in der D2 bevorzugt genannten Bereiches von 10 bis 100 Gew.-%

darstellt. Dass der Mengenanteil der wasserlöslichen Polysaccharide der D2 als

Klebstoffkomponente tatsächlich und bevorzugt in diesem Bereich des Merkmals

M2.1 des Streitpatents liegt, ergibt sich aus den Ausführungsbeispielen der D2,

wonach Stärke oder Na-Carboxymethylcellulose als Polysaccharid und damit als

wasserlösliches Polymer zu etwa 80 Gew.-% und grobkörniger Zucker zu etwa 20

Gew.-% in dem Klebstoff-Trockengemisch vorliegen (vgl. D2, Spalte 2, Zeile 66

bis Spalte 3, Zeile 36. Deswegen ist Natrium-Carboxymethylcellulose als eine

bevorzugte Komponente des Klebstoffgemisches in dem Teilbereich von 50 bis 95

Gew.% und damit das Merkmal M2.1.1 im Zusammenhang mit dem Merkmal M2.1

unmittelbar aus der Druckschrift D2 zu entnehmen (vgl. D2, Spalte 3, Beispiel 3

i. V. m. mit Beispielen 2 und 1).

Ein nicht wasserlösliches, aber wasserdispergierbares Polymer als Komponente B

des Klebstoffgemisches gemäß Streitpatent und damit das Merkmal M2.2 ergibt

sich ebenfalls unmittelbar aus der Druckschrift D2. Denn der pulverförmige Klebstoff gemäß D2 kann bis zu 50 Gew.-% an sonstigen Additiven enthalten, zu

denen auch die expressis verbis genannten Redispergierpulver zählen (vgl. D2,

Spalte 2, Zeilen 39 bis 40 i. V. m. Zeilen 26 bis 30). Dem fachkundigen Leser ist

dabei geläufig, dass es sich bei Redispergierpulvern üblicherweise um nicht

wasserlösliche, aber wasserdispergierbare Polymere handelt und dafür oftmals

Polyvinylacetate als Redispergierpulver zum Einsatz gelangen. Demgegenüber

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stellen die 5 bis 50 Gew.-% des Merkmals M2.2 einen Teilbereich aus dem

Bereich von bis zu 50 Gew.-% der D2 dar. Im Hinblick auf die höchstrichterliche

Entscheidungspraxis zur Neuheit einer Bereichsauswahl vermögen die Bereichsangaben in den Merkmalen M.2.1 und M.2.2 die Neuheit jedoch nicht zu

begründen (vgl. BGH GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator; BGH GRUR 1992, 842

- Chrom-Nickel-Legierung; BGH GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsinhibitoren).

Was die Verwendung des durch die Druckschrift D2 in den stofflichen Merkmalen

M2, M2.1, M2.1.1 und M2.2 vorweggenommenen Klebstoffgemisches zur Plakatierung im witterungsbeeinflussten Außenbereich anbelangt, so findet sich in D2

der Hinweis, dass für die Plakatierung im Außenbereich Trockenprodukte auf Basis von Stärke, Stärkederivaten sowie Cellulosederivaten oder aus Mischungen

der vorgenannten Rohstoffe eingesetzt werden (vgl. D2, Spalte 1, Zeilen 8 bis 10).

Da eine Plakatierung im Aussenbereich zwangsläufig witterungsbeeinflußt ist, entnimmt der Leser aus der Druckschrift D2 ohne Weiteres, dass ein Klebstoff-

Trockengemisch mit einem Gehalt an den Komponenten A und B entsprechend

den Merkmalen M2.1.1 und M2.2 zur Plakatierung im witterungsbeeinflussten

Aussenbereich verwendet werden kann, und damit auch das Merkmal M.1.

Da aus der Druckschrift D2 die Verwendung eines Klebstoffgemisches mit den

Merkmalen M1, M2, M2.1, M2.1.1 sowie M2.2 und somit eine der zwei Alternativen des Patentanspruchs 1 gemäß Streitpatent hervorgeht, hat dieser Anspruch mangels Neuheit insgesamt keinen Bestand.

Dem steht auch nicht entgegen, dass der in D2 beschriebene Plakatkleber neben

den wasserlöslichen Polysacchariden und den optionalen Redispergierpulvern

noch 1 bis 50, insbesondere 1 bis 20 Gew.-%, an grobkörnigen Stoffen, wie

Zucker oder Harnstoff, enthält, um eine Klumpenbildung beim Anmachen mit

Wasser zu vermeiden (D2, Spalte 1, Zeile 58 bis Spalte 2, Zeile 12 sowie Spalte 2,

Zeilen 37 bis 38). Denn auch das gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents zu

verwendende Klebstoffgemisch ist, wie bereits vorstehend ausgeführt, im Hinblick

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auf die Wendung „mit einem Gehalt an“ in seiner Zusammensetzung nicht auf die

Komponenten A und B beschränkt.

Dem Einwand der Patentinhaberin, die Verwendung von Natrium-Carboxymethylcellulose sei von der Offenbarung der D2 mit dem generischen Begriff

„wasserlösliches Polysaccharid“ zwar umfasst, nicht aber neuheitsschädlich vorweggenommen, kann der Senat schon im Hinblick auf das Ausführungsbeispiel 3

der D2 nicht beitreten.

Auch der Ansicht der Patentinhaberin, wonach die Verwendung von Natrium-

Carboxymethylcellulose als Komponente A in Kombination mit einem nicht wasserlöslichen, aber wasserdispergierbaren Polymer, speziell einem Redispergierpulver als Komponente B gegenüber der unspezifischen, allgemeinen Beschreibung der D2 eine Auswahlerfindung darstelle, kann der Senat nicht beitreten.

Denn die Lehre der D2 sieht die wenngleich optionale Zugabe üblicher Zusatzstoffe, darunter Redispergierpulver, bereits vor, was nichts anderes bedeutet, als

dass in der expressis verbis Na-Carboxymethylcellulose enthaltenden Klebstoff-

Trockenmasse des Beispiels 3 jedenfalls die angeführten üblichen Zusatzstoffe

und damit auch Redispergierpulver als weitere optionale Bestandteile in den betreffenden Bereichsangaben, d. h. in einem Anteil von bis zu 50 Gew.-%,

selbstverständlich mitzulesen sind. Das Herausgreifen eines Zusatzstoffes aus

einem nur fünf solcher Stoffe umfassenden und deshalb sehr kleinen, leicht

überschaubaren Kollektivs üblicher Zusatzstoffe und dessen Verwendung in

Kombination mit einem in der gleichen Druckschrift bevorzugt genannten Stoff im

Rahmen einer vorbeschriebenen Lehre erfüllt jedenfalls nicht das Kriterium der

Neuheit unter dem Gesichtpunkt einer Auswahlerfindung.

Die vorgenommene Bewertung steht auch im Einklang mit den Grundsätzen der

Entscheidung „Elektrische Steckverbindung“ (vgl. BGH GRUR 1995, 330), die sich

zwar auf den Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung im Bereich der

Mechanik beziehen, sich jedoch ohne Weiteres auf den Bereich der Klebstoff-

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chemie übertragen und anwenden lassen. Demnach ist ein Klebstoffgemisch dann

als neuheitsschädlich vorweggenommen anzusehen, wenn dem hier angesprochenen Fachmann in einer Vorveröffentlichung ein konkreter Hinweis auf die

Komponenten des Klebstoffgemisches vermittelt wird, er also die Abmischung des

Klebstoffgemisches mit den beanspruchten Komponenten in Gedanken ohne

Weiteres mitliest und aufgrund dieses Hinweises ohne Weiteres in die Lage versetzt wird, das betreffende Klebstoffgemisch in die Hand zu bekommen. Dies ist

hier der Fall.

Nicht erforderlich ist, dass das betreffende Klebstoffgemisch in der Vorveröffentlichung bereits hergestellt worden ist (vgl. BGH GRUR 1988, 447, 449 – Fluoran).

b)

Das Streitpatent hat auch in der Fassung des Hilfsantrags keinen Bestand.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich

vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass die Komponente A stofflich auf Natrium-Carboxymethylcellulose und damit auf das Merkmal

M.2.1.1 des Hauptantrags beschränkt wurde. Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag

entspricht somit jener auf dem Merkmal M2.1.1 basierenden Alternative des

Hauptantrags, der es, wie vorstehend ausgeführt, an der erforderlichen Neuheit

gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D2 mangelt.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist deshalb ebenfalls mangels Neuheit nicht

gewährbar, wobei vollumfänglich auf die betreffenden Gründe zum Hauptantrag

verwiesen wird.

c)

Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher

Erörterung der Sachlage abschließend nur einen Hilfsantrag eingereicht. Weitere

Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch (hier Patent-

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anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag) enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu widerrufen. Auf die rückbezogenen, nachgeordneten Patentansprüche

brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH

Beschl. v. 27. Juni 2007 – X ZB 6/05 – Informationsübermittlungsverfahren II; in

Fortführung von BGH Beschl. v. 26. September 1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997,

120 – Elektrisches Speicherheizgerät).

Dr. Egerer

Schwarz-Angele

Dr. Maksymiw

Zettler

Me