Rechtsprechung / BPatG / 2020
BPatG Urteil vom 21.07.2020 – 3 Ni 1/18 (EP)
3. Senat · ECLI:DE:BPatG:2020:210720U3Ni1.18.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 21. Juli 2020 …
In der Patentnichtigkeitssache
3 Ni 1/18 (EP)
(Aktenzeichen)
…
ECLI:DE:BPatG:2020:210720U3Ni1.18.0
betreffend das europäische Patent EP 0 955 267
(DE 697 24 655)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 21. Juli 2020 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und die
Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich
für Recht erkannt:
I.
Das europäische Patent 0 955 267 wird mit Wirkung
für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe
teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1, 2, 7 und 8
folgende Fassung erhalten:
1. A zirconium-cerium composite oxide comprising zirconium and
cerium at a weight ratio in the range of 51 to 95:49 to 5 in terms of
zirconium oxide and ceric oxide, said composite oxide having a
specific surface area of not smaller than 50 m2/g, wherein said
composite oxide is capable of maintaining a specific surface area
of 20 to 30 m2/g even after heating at 1100 °C for 6 hours.
2. The zirconium-cerium composite oxide of claim 1
further
comprising a metal selected from the group consisting of yttrium,
scandium, lanthanum, praseodymium, neodymium, samarium,
europium, gadolinium, magnesium, calcium, barium, aluminum,
titanium, hafnium, and mixtures thereof, in a total amount in terms
of oxides of 0.1 to 20 % by weight of said composite oxide.
7. A co-catalyst for purifying exhaust gas comprising powders of a
zirconium-cerium composite oxide comprising zirconium and
cerium at a weight ratio in the range of 51 to 95:49 to 5 in terms of
zirconium oxide and ceric oxide, said composite oxide having a
specific surface area of not smaller than 50 m2/g, wherein said
composite oxide is capable of maintaining a specific surface area
of 20 to 30 m2/g even after heating at 1100 °C for 6 hours.
8.
The co-catalyst of claim 7 wherein said powders of composite
oxide further comprises a metal selected from the group consisting
of yttrium, scandium, lanthanum, praseodymium, neodymium,
samarium, europium, gadolinium, magnesium, calcium, barium,
aluminum, titanium, hafnium, and mixtures thereof, in a total
amount in terms of oxides of 0.1 to 20 % by weight of said
powders of composite oxide
II.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III.
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
IV.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist seit 15. Februar 2017 eingetragene Inhaberin des auch mit
Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten und am
24. Dezember 2017 erloschenen europäischen Patents 0 955 267 (Streitpatent),
das am 24. Dezember 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der
japanischen Anmeldung JP 34967996 vom 27. Dezember 1996 angemeldet
worden ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichte und beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 697 24 655
geführte Streitpatent trägt die Bezeichnung
„Zirconium-cerium composite oxide, method for preparing the same,
and co-catalyst for purifying exhaust gas“
(in deutscher Sprache laut Streitpatentschrift: „Zirkonium-Cerium-Verbundoxid,
Verfahren zur Herstellung und Cokatalysator zur Reingung [sic] von Abgas“) und
umfasst in der erteilten Fassung 9 Patentansprüche.
Die Klägerin hat mit ihrer am 18. Dezember 2017 eingereichten Nichtigkeitsklage
zunächst nur die Patentansprüche 1 und 2 angegriffen. Mit Schriftsatz vom
5. Dezember 2018 hat sie die Klage auf die Nichtigerklärung auch der
Patentansprüche 7 und 8 erweitert. Hintergrund der Klage
ist eine
Verletzungsstreitsache,
in der gegen die Klägerin Unterlassungs- und
Schadenersatzansprüche aus dem Streitpatent geltend gemacht werden;
nachdem das Landgericht Düsseldorf die Klägerin mit Urteil vom 20. Dezember
2018 (Az. 4b O 71/17) antragsgemäß verurteilt hatte, ist die Berufung der Klägerin
mit Urteil vom 23. Januar 2020 (Az. I-2 U 3/19) nach Änderung der Klageanträge
zurückgewiesen worden. Wegen der auszugsweise eingereichten Urteile wird auf
die Anlagen zum Schriftsatz der Klägerin vom 28. Februar 2020 Bezug
genommen.
Die angegriffenen Patentansprüche der erteilten Fassung
lauten
in der
Verfahrenssprache:
1. A zirconium-cerium composite oxide comprising zirconium and
cerium at a weight ratio in the range of 51 to 95:49 to 5 in terms of
zirconium oxide and ceric oxide, said composite oxide having a
specific surface area of not smaller than 50 m2/g, wherein said
composite oxide is capable of maintaining a specific surface area of
not smaller than 20 m2/g even after heating at 1100 °C for 6 hours.
2. The zirconium-cerium composite oxide of claim 1 further comprising
a metal selected from the group consisting of yttrium, scandium,
lanthanum, praseodymium, neodymium, samarium, europium,
gadolinium, magnesium, calcium, barium, aluminum,
titanium,
hafnium, and mixtures thereof, in a total amount in terms of oxides
of 0.1 to 20 % by weight of said composite oxide.
7. A co-catalyst for purifying exhaust gas comprising powders of a
zirconium-cerium composite oxide comprising zirconium and cerium
at a weight ratio of 51 to 95:49 to 5 in terms of zirconium oxide and
ceric oxide, said composite oxide having a specific surface area of
not smaller than 50 m2/g, wherein said composite oxide is capable
of maintaining a specific surface area of not smaller than 20 m2/g
even after heating at 1100 °C for 6 hours.
8. The co-catalyst of claim 7 wherein said powders of composite oxide
further comprises a metal selected from the group consisting of
yttrium,
scandium,
lanthanum, praseodymium, neodymium,
samarium, europium, gadolinium, magnesium, calcium, barium,
aluminum, titanium, hafnium, and mixtures thereof, in a total amount
in terms of oxides of 0.1 to 20 % by weight of said powders of
composite oxide
In deutscher Sprache laut Streitpatentschrift lauten sie:
1. Zirconium-Cer-Verbundoxid enthaltend Zirconium und Cer in einem
Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95:49 bis 5 als
Zirconiumoxid und Ceroxid, wobei das Verbundoxid eine spezifische
Oberfläche von nicht weniger als 50 m2/g besitzt und wobei das
Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100 °C
über 6 h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m2/g
aufrechtzuerhalten.
2. Zirconium-Cer-Verbundoxid nach Anspruch 1, das des weiteren ein
Metall aufweist, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Yttrium,
Scandium, Lanthan, Praseodym, Neodym, Samarium, Europium,
Gadolinium, Magnesium, Calcium, Barium, Aluminium, Titan,
Hafnium und Gemischen hiervon besteht, in einer Gesamtmenge
als Oxide von 0,1 bis 20 Gew.% des Verbundoxides.
7. Cokatalysator zum Reinigen von Abgas, der Pulver eines Zirconium-
Cer-Verbundoxides enthält, das Zirconium und Cer in einem
Gewichtsverhältnis von 51 bis 95:49 bis 5 als Zirconiumoxid und
Ceroxid umfaßt, wobei das Verbundoxid eine spezifische
Oberfläche von nicht weniger als 50 m2/g besitzt und das
Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100 °C
über 6 h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 m2/g
aufrechtzuerhalten.
8. Cokatalysator nach Anspruch 7, bei dem die Pulver des
Verbundoxides des weiteren ein Metall umfassen, das aus der
Gruppe ausgewählt ist, die aus Yttrium, Scandium, Lanthan,
Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium,
Magnesium, Calcium, Barium, Aluminium, Titan, Hafnium und
Gemischen hiervon besteht, in einer Gesamtmenge als Oxide von
0,1 bis 20 Gew.% der Pulver des Verbundoxides.
Die Beklagte verteidigt ihr Patent nur noch in geänderten Fassungen nach
Maßgabe des Hauptantrags und fünf Hilfsanträgen.
In der Fassung des
Hauptantrags lauten die angegriffenen Patentansprüche in der Verfahrenssprache
wie aus dem Tenor ersichtlich und
in deutscher Übersetzung wie
folgt
(Änderungen gegenüber der erteilten Fassung gekennzeichnet).
Hauptantrag (in deutscher Übersetzung):
1. Zirconium-Cer-Verbundoxid enthaltend Zirconium und Cer in einem
Gewichtsverhältnis in einem Bereich von 51 bis 95:49 bis 5 als
Zirconiumoxid und Ceroxid, wobei das Verbundoxid eine spezifische
Oberfläche von nicht weniger als 50 m2/g besitzt und wobei das
Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100 °C
über 6 h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 bis
30 m2/g aufrechtzuerhalten.
2. Zirconium-Cer-Verbundoxid nach Anspruch 1, das des weiteren ein
Metall aufweist, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Yttrium,
Scandium, Lanthan, Praseodym, Neodym, Samarium, Europium,
Gadolinium, Magnesium, Calcium, Barium, Aluminium, Titan,
Hafnium und Gemischen hiervon besteht, in einer Gesamtmenge
als Oxide von 0,1 bis 20 Gew.% des Verbundoxides.
7. Cokatalysator zum Reinigen von Abgas, der Pulver eines Zirconium-
Cer-Verbundoxides enthält, das Zirconium und Cer in einem
Gewichtsverhältnis von 51 bis 95:49 bis 5 als Zirconiumoxid und
Ceroxid umfaßt, wobei das Verbundoxid eine spezifische
Oberfläche von nicht weniger als 50 m2/g besitzt und das
Verbundoxid in der Lage ist, selbst nach dem Erhitzen bei 1.100 °C
über 6 h eine spezifische Oberfläche von nicht weniger als 20 bis
30 m2/g aufrechtzuerhalten.
8. Cokatalysator nach Anspruch 7, bei dem die Pulver des
Verbundoxides des weiteren ein Metall umfassen, das aus der
Gruppe ausgewählt ist, die aus Yttrium, Scandium, Lanthan,
Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium,
Magnesium, Calcium, Barium, Aluminium, Titan, Hafnium und
Gemischen hiervon besteht, in einer Gesamtmenge als Oxide von
0,1 bis 20 Gew.% der Pulver des Verbundoxides.
Wegen der Fassungen der angegriffenen Patentansprüche nach den
Hilfsanträgen wird auf die Akte verwiesen.
Die Klägerin
ist der Ansicht, dass der Gegenstand der angegriffenen
Patentansprüche des Streitpatents, wegen
fehlender Ausführbarkeit und
Patentfähigkeit nicht schutzfähig sei. Dies stützt sie unter anderem auf die
Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz)
N2
N6
EP 0 955 267 B1 (Streitpatent),
JP 8-349679
(Prioritätsschrift
zum Streitpatent) mit
englischsprachiger Übersetzung N6a,
K1
BGH-Entscheidung „Thermoplastische Zusammensetzung“
K3
K4
v. 25. Februar 2010, Xa ZR 100/05,
Standard ASTM D 3663-1978, S. 1140-1144,
GREGG, S.J., SING, K.S.W., „Adsorption, Surface Area and
Porosity”, 1982, 2. Aufl., Academic Press London, S. v-xi, 1-
10,
K5
HIRANO, M. und
INADA, H., “Preparation, Sintering,
Microstructure, and Thermal Stability of Y2O3- and CeO2-
Doped
Tetragonal
Zirconia Ceramics”, Ceramics
International 1991, 17, S. 359-365,
US 5 626 826 A,
FR 2 701 471 A1 (Prioritätsanmeldung der K6),
WO 97/02213 A1,
US 6 214 306 B1 und
FR 2 714 370 A1.
K6
K6a
K7
K7a
K8
Die Gegenstände nach den Patentansprüchen 1 und 7 seien unzureichend
offenbart, da sie das Zirkonium-Cer-Verbundoxid über eine spezifische Oberfläche
definierten,
für deren Bestimmung die angegebene BET-Methode
jedoch
ungeeignet sei. Auch der nunmehr in Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
beanspruchte Bereich von 20-30 m2/g stelle auf der Grundlage der Ausführungen
des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung X ZR 36/17 vom 6. August 2019
einen über die Lehre des Streitpatents unzugänglichen Wert dar, woran auch
seine Angabe in der Beschreibung nichts ändere. Die Ausführungen des
Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung „Cer-Zirkonium-Mischoxid II“, mit
denen er bei der Frage des Gesamtporenvolumens höhere als experimentell
nachgewiesene Werte wegen des durch Auflockerung des Materials gewinnbaren
Zusatzvolumens als ausführbar zugelassen habe, sei nicht auf die spezifische
Oberfläche des Katalysators übertragbar. Zudem bilde die nach dem Erhitzen
erzielbare spezifische Oberfläche vorliegend das entscheidende Merkmal der
Produktcharakterisierung. Gleichermaßen sei der nach oben offene Bereich von
nicht weniger als 50 m2/g für das Verbundoxid nicht ausführbar offenbart, da das
Streitpatent Verbundoxide mit maximal 115,7 m2/g zur Verfügung stelle. Dem
Merkmal komme technische Bedeutung zu, da andernfalls diese Angabe auch
nicht in die Patentansprüche 1 und 7 aufgenommen worden wäre.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 laut Hauptantrag sei nicht neu. Denn
Verbundoxide nach den Patentansprüchen 1 bis 2 seien in dem Artikel K5
vorbeschrieben, der zwar keine Angaben zur Kalzinierungsdauer mache, welche
aber grundsätzlich mindestens zwei Stunden betrage und auch bei Verlängerung
auf sechs Stunden nicht zu einer Verringerung der spezifischen Oberfläche unter
den beanspruchten Wert führe. Weiter offenbare die K6a bis auf das Merkmal,
dass das Verbundoxid in der Lage sei, selbst nach dem Erhitzen bei 1100°C über
6 Stunden eine spezifische Oberfläche von 20 bis 30 m2/g aufrechtzuerhalten, die
Merkmale nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag. Das fehlende Merkmal des
Verfahrensprodukts gehe aber aus der K6a implizit hervor oder sei auf Grundlage
der Ausführungen
des Bundesgerichtshofs
in
seiner Entscheidung
„Polymerzusammensetzung“ zumindest nahe gelegt. Denn die K6a offenbare die
Basenzugabe zu den Komponenten bei 120°C, was ein vorheriges Erhitzen
erfordere. Weitere Unterschiede des streitpatentgemäßen Verfahrens zu dem in
K6a beschriebenen Verfahren bestünden nicht, da K6a ebenfalls Kolloide von
Zirkoniumhydroxid vorsehe und vor dem Basischstellen Salpetersäure zum
Einsatz komme, die spätestens nach dem Mischen mit dem Cersol in dem
beanspruchten Überschuss zu Cer vorliege. Die Stabilität des Verbundoxids bei
1100°C sei insoweit eng mit dem Herstellungsverfahren verknüpft.
Auch eine Kombination der Druckschriften K6 und K7 oder K7a lege den
Erfindungsgegenstand nahe. Dabei seien die vor dem Anmeldetag des
Streitpatents (24. Dezember 1997) veröffentlichten Druckschriften K6 und K7 zu
berücksichtigen, da das Streitpatent seine Priorität zu Unrecht in Anspruch nehme.
Denn die in der Prioritätsschrift genannten Bedingungen der Kalzinierung seien
nicht in den Patentanspruch 1 laut Hauptantrag aufgenommen worden.
Auch die Gegenstände der Hilfsanträge seien, was Patentanspruch 1 gemäß den
Hilfsanträgen 1 bis 5 betreffe, entweder nicht ausführbar oder aus K6a bekannt
oder nahe gelegt. Zudem sei die Kombination bei den Bereichen für die
spezifische Oberfläche nach den Hilfsanträgen 4 bis 5 nicht ursprünglich offenbart.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 0 955 267 im Umfang der Ansprüche 1, 2, 7
und 8 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im
angegriffenen Umfang die Fassung des Hauptantrags,
hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 5, sämtliche
gemäß Schriftsatz vom 28. Februar 2020, erhält und die nicht
angegriffenen Patentansprüche in ihren Rückbeziehungen auf das
Streitpatent in der erteilten Fassung bestehen bleiben.
Die Beklagte tritt in der Sache der Argumentation der Klägerin entgegen und hält
den Gegenstand des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen
für patentfähig.
Sie trägt hierzu vor, dass die beanspruchte Obergrenze des Bereichs von 20 bis
30 m2/g in Patentanspruch 1 laut Hauptantrag im Streitpatent in der allgemeinen
Offenbarung offenbart sei. Insofern unterscheide sich das vorliegende Streitpatent
von den Sachverhalten, welche den BGH-Entscheidungen „Cer-Zirkonium-
Mischoxid I“ und X ZR 36/17 zugrunde gelegen hätten. Vielmehr entspreche er
demjenigen in der BGH-Entscheidung „Cer-Zirkonium-Mischoxid II“, in der ein
Bereich für das Gesamtporenvolumen als ausführbar erachtet worden sei, weil die
Beschreibung diesen Bereich, dessen Obergrenze über dem durch die Beispiele
gedeckten Wert gelegen habe, ausdrücklich erwähnt habe. Auch der
in
Patentanspruch 1 zuvor genannte Wert von „nicht weniger als 50 m2/g“ für die
spezifische Oberfläche stehe der Ausführbarkeit nicht entgegen; denn er betreffe
keine zur Abgrenzung vom Stand der Technik notwendige Größe, so dass er nach
der genannten BGH-Rechtsprechung als nach oben offener Parameterbereich
zulässig sei.
Der Erfindungsgegenstand sei gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand
der Technik auch neu. Insoweit gebe die K5 gebe keine Kalzinierdauer für das
Verbundoxid an und befasse sich mit hochdichten Keramiken, wonach sie weder
die Neuheit der Verbundoxide nach Hauptantrag in Frage stelle, noch als
Ausgangspunkt zur Betrachtung erfinderischer Tätigkeit
tauge. Nach K6a
zugängliche Verbundoxide zeigten eine übliche spezifische Oberfläche von
mindestens 50 m2/g und nach 6 h Kalzinieren bei 900°C spezifische Oberflächen
von 20, 22 und 39 g/m2. Auch die Mischoxide nach K8 wiesen nach Kalzinieren
eine nur noch relativ geringe spezifische Oberfläche auf. Damit bestehe kein
Anlass zur Annahme, dass die in K6a oder in K8 beschriebenen Mischoxide die
patentgemäßen Eigenschaften zeigen könnten.
Der genannte Stand der Technik könne auch die erfinderische Tätigkeit der
beanspruchten Lehre nicht in Frage stellen, denn das patentgemäße Mischoxid
erfordere ein spezielles Herstellungsverfahren. K6a lehre kein Erhitzen, keine
Verwendung von Zirkoniumhydroxidpulver sowie kein definiertes Verhältnis von
Salpetersäure zu Ceroxid als verfahrenswesentliche Ausgestaltungen. Daher habe
der Griff des Fachmanns nach einem herausgelösten Schritt aus dem Verfahren
der K7 oder der K8 fern gelegen, insbesondere weil K7 schon bei 900°C instabile
Mischoxide bereitstelle.
Die Gegenstände nach den Hilfsanträgen seien zulässig und gleichermaßen
patentfähig. Es könne dahingestellt bleiben, ob das Streitpatent seine Priorität zu
Recht in Anspruch nehme. Denn nur K7 sei im Prioritätsintervall veröffentlicht
worden und stelle mittels „Thermohydrolyse-Verfahren“ gewonnene Mischoxide
mit schlechteren Oberflächeneigenschaften bei 1100°C bereit. Das Verfahren
nach K6a verwende kein Zirkoniumhydroxidpulver, schweige zum Verhältnis von
Salpetersäure zu Cer und lehre kein Erwärmen der Reaktanten. Zwar lehrten K8
und K7, Bsp. 5, ein Erwärmen von Cer- und Zirkonsalzen vor der Basenzugabe,
es bestehe aber kein Anlass, diese Lehren auf ein Verfahren mit einem Cersol und
Zirkoniumsol nach K6a oder auf ein Verfahren gemäß Anspruch 3 nach
Streitpatent zu übertragen. Die K7 lehre insoweit ungeeignete Produkte und auch
die Kombination von K6a und K8
führe nicht zum Verfahren nach
Patentanspruch 3 des Streitpatents.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
A.
I.
Die Klage ist zulässig. Der Zulässigkeit steht das Erlöschen des Streitpatents
infolge Ablaufs der Schutzdauer nicht entgegen, weil die Klägerin weiterhin ein
Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigerklärung des Streitpatents hat (BGH GRUR
1995, 342f. – Tafelförmige Elemente; BGH GRUR 2005, 749 –
Aufzeichnungsträger), nachdem sie wegen angeblicher Verletzung der mit der
Nichtigkeitsklage angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents gerichtlich in
Anspruch genommen worden ist. Dieses Rechtsschutzbedürfnis ist auch nicht
entfallen, nachdem die Klägerin vom LG Düsseldorf wegen Patentverletzung
antragsgemäß verurteilt worden ist und ihre hiergegen eingelegte Berufung vom
OLG Düsseldorf nach Anpassung der Klageanträge ohne Zulassung der Revision
zurückgewiesen wurde. Denn im Falle einer Nichtigerklärung des Streitpatents in
dem Umfang, in dem dieses Grundlage der gegen die Klägerin ergangenen
Entscheidungen wegen Patentverletzung war, stünde der Klägerin die Möglichkeit
der Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) gegen das Verletzungsurteil zu.
II.
Die zulässige Klage ist nur insoweit teilweise begründet, als das Streitpatent in der
erteilten Fassung ohne Sachprüfung nach Art. II § 6 IntPatÜG i.V.m. Art. 52 bis 67,
138 EPÜ für nichtig zu erklären ist, nachdem die Beklagte es in dieser Fassung
nicht mehr verteidigt. Demgegenüber ist die Klage teilweise abzuweisen, soweit
sie sich auch gegen die Fassung des Streitpatents nach dem Hauptantrag der
Beklagten richtet, weil dieser Fassung Nichtigkeitsgründe nach Art. II § 6 Abs. 1
IntPatÜG
i.V.m. Art. 138 Abs. 1 EPÜ nicht entgegenstehen. Auf die
Schutzfähigkeit der Fassungen nach den Hilfsanträgen kommt es bei dieser
Sachlage nicht mehr an.
1. Das Streitpatent betrifft
im Umfang der mit der Nichtigkeitsklage
angegriffenen Patentansprüche 1, 2, 7 und 8 eine Zusammensetzung auf der
Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit und
mit besonderer Eignung als Co-Katalysator zum Reinigen von Abgasen von
Fahrzeugen (vgl. N2, [0001]). Solche Verbundoxide sind als Co-Katalysatoren zur
Erhöhung der katalytischen Aktivität von Platin, Palladium oder Rhodium in der
Reinigung von Abgasen von Fahrzeugen weit verbreitet (vgl. N2, [0002]). Zur
Aktivierung des Co-Katalysators werden hohe Temperaturen benötigt, weshalb
das Katalysatorsystem nahe des Motors platziert wird, damit der Katalysator gleich
nach dem Motorstart heißen Abgasen ausgesetzt ist (vgl. N2, [0003]). lm
Allgemeinen
ist die Effizienz der Abgasbehandlung proportional zu dem
Kontaktbereich zwischen der aktiven Phase des Katalysators und den Abgasen,
so dass der Co-Katalysator eine hinreichend große spezifische Oberfläche
aufweisen muss. Konventionelle Zirconium-Cer-Verbundoxidteilchen wachsen
jedoch, wenn sie über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sind, was die
spezifische Oberfläche vermindert. Da konventionelle Verbundoxide im Hinblick
auf ihre Hitzebeständigkeit nicht zufriedenstellend sind, besteht ein Bedarf für Co-
Katalysatoren, welche eine große spezifische Oberfläche beibehalten können (vgl.
N2, [0004]).
2. Ausgehend davon liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, Zirkonium-
Cer-Verbundoxide mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit bereitzustellen, welche
als Co-Katalysatoren für die Reinigung von Abgasen geeignet sind, und welche
eine
große
spezifische Oberfläche
bei
Verwendung
in
einer
Hochtemperaturumgebung beibehalten. Des Weiteren ist das Streitpatent auf die
Bereitstellung eines Verfahrens zum Herstellen solcher Verbundoxide gerichtet
(vgl. N2, [0011]).
3. Die Aufgabe wird mit dem
in Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
beanspruchten Zirkonium-Cer-Verbundoxid mit den folgenden Merkmalen gelöst,
die
in der Verfahrenssprache Englisch und
in deutscher Übersetzung
wiedergegeben sind:
A zirconium-cerium composite
Zirkonium-Cer-Verbundoxid
oxide
comprising zirconium and cerium
enthaltend Zirkonium und Cer in
at a weight ratio in a range of
einem Gewichtsverhältnis in einem
51 to 95 : 49 to 5 in terms of
Bereich von 51 bis 95 : 49 bis 5 als
zirconium oxide and ceric oxide,
Zirkoniumoxid und Ceroxid,
said composite oxide having a
wobei
das Verbundoxid
eine
specific surface area of not
spezifische Oberfläche von nicht
smaller than 50 m2/g,
weniger als 50 m2/g besitzt und
4*
wherein said composite oxide is
wobei das Verbundoxid in der Lage
capable of maintaining a specific
ist, selbst nach dem Erhitzen bei
surface area of 20 to 30 m2/g
1100°C
über
6 Stunden
eine
even after heating at 1100°C for
spezifische Oberfläche von 20 bis
6 hours.
30 m2/g aufrechtzuerhalten.
Der nach Patentanspruch 7 gemäß Hauptantrag von der Klägerin ebenfalls
angegriffene Cokatalysator zum Reinigen von Abgas, der Pulver eines Zirkonium-
Cer-Verbundoxides enthält, weist dieselben Merkmale auf wie das Zirkonium-Cer-
Verbundoxid nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, so dass keine eigene
Gliederung erfolgt.
4.
Zuständiger Fachmann
ist vorliegend ein promovierter Chemiker mit
speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, der mit der Entwicklung von
Abgaskatalysatoren befasst ist.
5. Die Fassung der angegriffenen Patentansprüche nach Hauptantrag ist
zulässig, da die erteilte Anspruchsfassung der Anspruchsfassung vom
Anmeldetag entspricht und die darin allein vorgenommene Änderung des
Merkmals [„20-30 m2/g“] als Merkmal 4* sowohl in der B1-Schrift als auch in den
Offenlegungsunterlagen
beschrieben
ist
(vgl. N2,
[0020]
Z. 12-14,
EP 0 955 267 A1, Sp. 5 Z. 24-28).
6. Das Merkmal 4* des Patentanspruchs 1 bedarf näherer Erläuterung, da
dessen
Zweck
nicht
zweifelsfrei
erkennbar
ist. Dem
erteilten
Verfahrensanspruch 3 entnimmt der Fachmann, dass bei der Herstellung der
patentgemäßen Zusammensetzungen als letzter Schritt eine Kalzinierung bei 500-
1000°C vorgesehen ist (vgl. N2, [0016], [0020] Z. 5-10). Der Patentanspruch 1
enthält demgegenüber keine Vorgabe
für den Herstellungsprozess des
Verbundoxids, sondern lediglich eine Anforderung an die Materialeigenschaften.
Hohe Temperaturen führen bei vorher kalzinierten Zirkonium-Cer-Verbundoxiden
im Allgemeinen zu einer Verringerung der spezifischen Oberfläche (vgl. N2, [0004]
Z. 22-24) und Merkmal 4* gibt vor, dass die spezifische Oberfläche der
Zusammensetzung auch dann noch im Bereich von 20 bis 30 m²/g liegt, wenn
diese über sechs Stunden hinweg bei 1100°C erhitzt worden ist.
Diese Eigenschaft bildet ein
Indiz
für die zweckmäßige Eignung der
Zusammensetzung, da der Wert von 1100°C als maximale Arbeitstemperatur für
Katalysatoren erachtet wird (vgl. N2, [0020] Z. 21-22). Ob die erfindungsgemäße
Zusammensetzung dann im Rahmen des Herstellungsprozesses oder während
des Betriebs tatsächlich den genannten Temperaturbedingungen unterworfen
wird, spielt demgegenüber keine Rolle.
Aus Merkmal 3 ergibt sich, dass die spezifische Oberfläche vor dem Erhitzen der
genannten Art größer als 50 m²/g sein muss, weil die Hochtemperaturbehandlung
in der Regel zu einer Verringerung der Oberfläche
führt. Eine solche
Zusammensetzung ist für den Einsatz in einem Katalysator aber auch geeignet,
wenn sie bei Betrieb weniger strengen Bedingungen ausgesetzt wird, solange sie
die Eigenschaften gemäß Merkmal 4* zu erfüllen vermag. Der unmittelbare
Vergleich des Patentanspruchs 1 mit dem Verfahrensanspruch 3 und Abs. [0020]
des Streitpatents führt allerdings zu dem Schluss, dass das Zirkonium-Cer-
Verbundoxid nach Patentanspruch 1 bereits kalziniert, nämlich bei Temperaturen
von 500-1000°C vorbehandelt ist.
7. Die nach Hauptantrag mit den Patentansprüchen 1, 2, 7 und 8 geschützte
Erfindung ist entgegen der Auffassung der Klägerin ausführbar.
7.1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es bei einem Merkmal,
das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die
Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren
Weg zu dessen Verwirklichung aufzeigt. Welches Maß an Verallgemeinerung
zulässig ist, richtet sich danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung
erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des
Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen
Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen
ist, durch die das der Erfindung zugrunde liegende Problem gelöst wird (BGH
Beschluss vom 11. September 2013 – X ZB 8/12, GRUR 2013, 1210 Rn. 21 –
Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom 12. März 2019 – X ZR 32/17,
GRUR 2019, 713 Rn. 42 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I). Wie der Bundesgerichtshof
zuletzt im Zusammenhang mit drei Patenten der Beklagten entschieden hat, die
ebenfalls Mischoxide aus Cer und Zirkonium betrafen, kann ein nur in einer
Richtung begrenzter Wertebereich nach den oben aufgeführten Grundsätzen
ausführbar offenbart sein, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung eines
bestimmten Bereiches erschöpft, sondern eine darüber hinausgehende,
verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht,
nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret
aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen (BGH, Urteile v. 12. März 2019 -
X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 46 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I; X ZR 34/17,
GRUR 2019, 718 Rn. 26 – Cer-Zirkonium-Mischoxid II; Urteil v. 6. August 2019,
X ZR 36/17, Rn. 104).
Nach diesen Vorgaben ist der nunmehr in Patentanspruch 1 nach Merkmal 4*
beanspruchte geschlossene Zahlenbereich für die spezifische Oberfläche des
Verbundoxids nach dem Erhitzen bei 1100°C über 6 Stunden von 20 bis 30 m2/g
so hinreichend offenbart, dass ein Fachmann die beanspruchte Lehre ausführen
kann.
Bereits dadurch, dass die nach Merkmal 4* beanspruchte Obergrenze im
beschreibenden Teil des Streitpatents und auch ursprünglich eröffnet wird,
unterscheidet sich die Beschreibung des Streitpatents von den Fallkonstellationen
BGH Cer-Zirkonium-Mischoxid I und X ZR 36/17, bei denen insoweit nach oben
offene Bereiche in Rede standen.
Zudem erschließen sich dem Fachmann aus den beispielhaften Ausführungen in
Tabelle 1 des Streitpatents allgemeine Handlungsoptionen, um zu dem Wert von
30 m2/g nach sechsstündigem Erhitzen bei 1100°C zu gelangen, der in den
Beispielen nicht erreicht wird (vgl. N2, S. 11 Tab. 1, Bsp. 8, 27 m2/g). Unbestritten
wird der nach Merkmal 4* beanspruchte Bereich durch die Beispiele mit den
erzielten spezifischen Oberflächen von 20,4 bis 27 m2/g (vgl. N2, Tab. 1, Bsp. 3
und 8) bereits zu einem großen Teil (etwa 90 %) abgedeckt. Hinzu kommt, dass
der Fachmann den beispielhaften Versuchen in der Tab. 1 des Streitpatents die
Signifikanz der Konzentration des Dotierungsmetalls entnimmt. So führt die
Erhöhung des Anteils an Lanthanoxid (vgl. N2, Tab. 1, Bsp. 3, 7 und 8 mit 0 Gew.-
%, 4,9 Gew.-% und 10,1 Gew.-% Lanthanoxid und spezifischen Oberflächen nach
Merkmal 4* von entsprechend 20,4, 24,5 und 27 m2/g) erkennbar zu einer
Vergrößerung der spezifischen Oberfläche bei 1100°C. Dass eine weitere
Erhöhung auf 20 Gew.% Lanthanoxid, wie nach geltendem Patentanspruch 2
vorgesehen, keine weitere Erhöhung der spezifischen Oberfläche ermöglichen
könnte, kann weder aus der Tabelle noch aus der Beschreibung des Streitpatents
geschlossen werden. Auch die Werte für die spezifische Oberfläche bei den
übrigen
in Tabelle 1 des Streitpatents vorgesehenen Dotierungsmetallen
Neodymoxid, Aluminiumoxid und Magnesiumoxid liegen bei einem Anteil von
4,9 Gew.-% bei 1100°C im selben Bereich wie bei Zusatz von Lanthanoxid, so
dass auch diese Metalloxide, neben den weiteren Metalloxiden nach
Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag, aussichtsreiche Kandidaten zum Erreichen
einer spezifischen Oberfläche von 30 m2/g nach Merkmal 4* mittels
Konzentrationserhöhung darstellen.
Die Klägerin erachtet indes den Wert von 30 m2/g als nicht erreichbar, ohne dies
weiter zu begründen und macht geltend, keine negative Beweisführung erbringen
zu können. Folglich fehlt ihrem Vorbringen, dass im Bereich solcher Katalysatoren
Verbesserungen nur schrittweise erzielt würden und die spezifische Oberfläche
nach Merkmal 4* einen entscheidenden Parameter bilde, welcher nur durch
erfinderische Variation des patentgemäßen Verfahrens zu erzielen sei, jedwede
Untermauerung durch Erkenntnisse oder Versuchsergebnisse aus dem Stand der
Technik. Wie ausgeführt, bieten die Beispiele des Streitpatents eine offensichtlich
verallgemeinerbare Lehre, zu dem gewünschten Ziel zu gelangen, ohne
erfinderisch tätig werden zu müssen. Auch wenn die Klägerin die Vergleichbarkeit
der Versuchsbedingungen anhand der Beispiele 2 und 8 nach Tabelle 1 des
Streitpatents bemängelt, wonach in Beispiel 8, anders als in Beispiel 2 – im
Übrigen auch in den Beispielen 3 und 7 – im Autoklaven gearbeitet werde, steht
dies dem aus
fachlicher Sicht erkennbaren Trend höherer spezifischer
Oberflächen bei höherem Gehalt an Dotierungsmetall nicht entgegen, sondern
bietet dem Fachmann im Gegenteil einen weiteren Hebel, nämlich durch
Druckanwendung während des Erhitzens der Komponenten, zu Mischoxiden mit
erhöhter Stabilität bei 1100°C zu gelangen.
Damit bedarf es bezüglich der Diskussion der Parteien zur BGH-Entscheidung
„Cer-Zirkonium-Mischoxid II“ keiner Klärung der Frage, ob sich die auf den
Parameter
des
Gesamtporenvolumens
bezogenen
Schlüsse
des
Bundesgerichtshofs auf die in Rede stehende spezifische Oberfläche bei 1100°C
übertragen lassen. Die spezifische Oberfläche stellt im vorliegenden Fall anders
als in der BGH-Entscheidung „Cer-Zirkonium-Mischoxid II“ neben der in weiten
Grenzen variierbaren Mischoxid-Zusammensetzung den relevanten Parameter zur
Definition und Abgrenzung der Cer-Zirkonium-Mischoxide gegenüber dem Stand
der Technik dar. Dagegen waren in den BGH-Entscheidungen „Cer-Zirkonium-
Mischoxid I“ und X ZR 36/17 noch die Kristallinität der Verbundoxide betreffende
Parameter zu berücksichtigen.
7.2. Zur Ausführbarkeit des nach oben offenen Bereichs von ≥ 50 m2/g nach
Merkmal 3 wird auf die Auslegung des Merkmals unter Abs. III.6. Bezug
genommen.
Die Klägerin sieht vor dem Hintergrund der BGH-Rechtsprechung zu „Cer-
Zirkonium-Mischoxid I und II“ einen nach oben offenen Bereich als insoweit
unzulässig an und macht geltend, dass die Lehre des Streitpatents nach
Kalzinierung bei 500°C entsprechend Patentanspruch 3 spezifische Oberflächen
von maximal 115,7 m2/g (vgl. N2, S. 11, Tab. 1, Bsp. 2) zur Verfügung stelle.
Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden.
Die in dem gemäß Patentanspruch 3 beanspruchten Temperaturbereich von 500-
1000°C kalzinierten Verbundoxide mit der erfindungsgemäßen Zusammensetzung
weisen regelmäßig Werte über 50 m2/g auf, so dass diese Untergrenze für die
angestrebte spezifische Oberfläche im fachüblichen Rahmen liegt. Dies belegt
auch der im Verfahren befindliche Stand der Technik (vgl. K5, S. 361, Tab. 3,
Werte für 800 und 900°C von 92 und 71 m2/g; K6a, S. 13 Z. 1 „6 heures à 600°C:
76 m2/g; K8, S. 13, Tab. 1 Bsp. 1-8 im Temperaturbereich von 400-800°C). Hinzu
kommt, dass das Streitpatent nach bekannten Verfahren gewonnene
Verbundoxide auf ihre Stabilität hin untersucht, und zwar solche, die wie die
streitpatentgemäßen Verbundoxide bei sechsstündigem Erhitzen auf 500°C und
900°C Oberflächen oberhalb 50 m2/g aufweisen. Allerdings korrelieren auch deren
spezifische Oberflächen nicht mit der spezifischen Oberfläche bei 1100°C (vgl. N2,
S. 11, Tab. 1, Comp.Ex. 1-4 mit Oberflächen von 3,3-7,6 m2/g außerhalb des nach
Merkmal 4* beanspruchten Bereichs).
7.3. Dass der Fachmann entgegen der Auffassung der Klägerin anhand der in der
Streitpatentschrift benannten Methode nach dem Standard K3 (vgl. N2, [0020]
Z. 22-24), die auf der erstmals von Brunauer, Emmet und Teller (BET) im Jahr
1938 vorgeschlagenen Vorgehensweise beruht, die spezifische Oberfläche der
Verbundoxide ermitteln kann, wurde bei vergleichbaren Fallkonstellationen vom
Bundesgerichtshof in drei Fällen bestätigt (vgl. BGH, Urteil vom 6. August 2019 –
X ZR 36/17, Rn. 98 und 99). Auch vorliegend hat die Klägerin keine
Gesichtspunkte aufgezeigt, die zu einer abweichenden Beurteilung
führen
könnten.
8. Die in den angegriffenen Patentansprüchen laut Hauptantrag beanspruchten
Gegenstände sind gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
neu i.S.d. Art. 52 ff. EPÜ.
8.1. Die wissenschaftliche Publikation von Hirano und Inada (K5) beschreibt ein
dort als (4Y, 4Ce)-TZP bezeichnetes Verbundoxid mit 4 mol% Yttriumoxid, 4 mol%
Ceroxid und 92 mol% Zirkonoxid (vgl. K5, S. 360 Tab. 2). Es handelt sich, von der
Beklagten unbestritten, um ein Verbundoxid gemäß Merkmal 1 mit Summenformel
Zr0,92Ce0,04Y0,04O1,98 mit molarem Verhältnis Zirkonoxid zu Ceroxid von 0,92:0,04,
entsprechend einem Gewichtsverhältnis der Oxide von 94,3:5,7 (Merkmal 2). Den
Angaben der K5 zufolge (vgl. K5, S. 361 li. Sp. Abs. 2 und Tab. 3) zeigt dieses
Material nach dem Kalzinieren bei 800-900°C eine spezifische Oberfläche von
> 50m2/g (Merkmal 3). Nach der Kalzinierung bei 1100°C wird eine spezifische Oberfläche von 23 m2/g (Teilm. 4*) erhalten. K5 schweigt allerdings zur
geforderten Kalzinierungsdauer von 6 Stunden (Teilm. 4*).
Die Klägerin meint demgegenüber, dass eine Kalzinierung grundsätzlich für 1 bis
2 Stunden durchgeführt werde und danach keine deutliche Änderung der
Materialeigenschaften mehr zu erwarten sei. Daher führe eine Kalzinierungsdauer
von 6 Stunden anstelle von 1 bis 2 Stunden zu keinem Wert unterhalb der in
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angegebenen Untergrenze. Mangels einer
entsprechenden Angabe zur Kalzinierungsdauer in K5 ist bereits die Annahme der
Klägerin von 1 bis 2 Stunden als spekulativ zu werten. Diese zugestanden, fehlt
aber ein Nachweis, dass bei dem Zwischenprodukt der K5 eine
Kalzinierungsdauer von 1 bis 2 Stunden bei 1100°C für die Einstellung einer
bestimmten spezifischen Oberfläche ausreichend ist und sich diese bei einer
längeren Kalzinierungsdauer nicht mehr ändert. Soweit bei den Angaben der
Tab. 3 in K5 dieselbe Kalzinierungsdauer angenommen wird, zeigt sich bei
erhöhter Temperatur eine signifikante Abnahme der spezifischen Oberfläche (vgl.
insb. Werte bei 1100 und 1150°C). Da eine Temperaturerhöhung stets zu einer
Beschleunigung der Reaktionsgeschwindigkeit beiträgt, sprechen die gezeigten
Werte sogar für eine ausgeprägte Veränderung der spezifischen Oberfläche bei
verlängerter Reaktionsdauer. Damit ist die Neuheit des Verbundoxids nach
Patentanspruch 1 gegenüber K5 gegeben.
8.2. Die im Prioritätsintervall veröffentlichte Druckschrift WO 97/02213 A1 (K7)
offenbart dotierte Cer-Zirkonium-Verbundoxide nach den Merkmalen 1-2 (vgl. K7,
Patentansprüche 1, 9, 11-14), bei denen die spezifische Oberfläche nicht nur nach
sechsstündiger Kalzinierung bei 900°C und 1000°C bestimmt wurde, sondern
auch, wie im Streitpatent, nach sechsstündigem Erhitzen bei 1100°C. Die dort
beschriebenen Cer-Zirkonium-Verbundoxide weisen eine spezifische Oberfläche
von mehr als 50 m2/g nach sechsstündigem Kalzinieren bei 900°C auf (vgl. K7,
S. 3 Z. 28-30, Bsp. 5-9; Merkmal 3). Keines der in K7 beschriebenen dotierten
Verbundoxide weist allerdings nach sechsstündigem Erhitzen bei 1100°C eine
spezifische Oberfläche im Bereich von 20-30 m2/g gemäß Merkmal 4* auf (vgl. K7, Bsp. 5 und 8 mit 11 m2/g und 13 m2/g). Gleichermaßen nimmt die Beschreibung
der K7 mit Angaben von größer gleich 5 m2/g, spezieller größer gleich 10 m2/g bei
dieser Temperatur (vgl. K7, S. 3 Z. 35-37) nicht den beanspruchten Bereich
vorweg. Mithin entnimmt der Fachmann der K7, dass mit dem im Einzelnen
dargelegten Verfahren der „Thermohydrolyse" (vgl. K7, S. 4 Z. 28 – S. 7 Z. 16)
Cer-Zirkonium-Verbundoxide zugänglich sind, die bei Kalzinierungstemperaturen
von bis zu 1000°C zwar eine hohe spezifische Oberfläche beibehalten, bei
sechsstündigem Erhitzen bei 1100°C hingegen eine spezifische Oberfläche von
deutlich unter 20 m2/g aufweisen.
8.3. Der Klägerin
ist dahingehend zuzustimmen, dass die Stabilität der
streitpatentgemäßen Verbundoxide bei 1100°C mit dem Herstellungsverfahren
verknüpft ist und das Streitpatent insoweit ein Verfahren zur Herstellung solcher
Verbundoxide mit verbesserten Eigenschaften bereitstellt. Ebenso
ist den
Ausführungen der Klägerin zu folgen, dass Druckschrift K6a, welche nachfolgend
anstelle des im Prioritätszeitraum des Streitpatents publizierten und die Priorität
der K6a in Anspruch nehmenden US-Patents K6 diskutiert wird, die Merkmale 1
bis 3 nach Patentanspruch 1 aufzeigt. Insoweit werden nach der Lehre der K6a
entsprechende Verbundoxide mit spezifischen Oberflächen von größer als 50 m2/g
zur Verfügung gestellt (vgl. K6a, S. 10 Z. 13-15; S. 11 Z. 13-20; Bsp. 1, S. 13 Z. 1,
76 m2/g; Patentansprüche 1 und 18). Von der Klägerin unbestritten, ist Merkmal 4*
von Patentanspruch 1 nicht explizit in der Entgegenhaltung K6a offenbart. Denn
K6a ist auf hohe spezifische Oberflächen nach Kalzinierung bei 800-900°C
gerichtet (vgl. K6a, Patentansprüche 26-31).
Der Sichtweise der Klägerin, dass Merkmal 4* in K6a implizit offenbart sei, kann
demgegenüber nicht zugestimmt werden. Die Klägerin sieht den eigentlichen Kern
des Streitpatents insbesondere in der Bereitstellung des Herstellungsverfahrens
nach dem Patentanspruch 3 des Streitpatents, das zu den anspruchsgemäß
definierten Zusammensetzungen führe (vgl. N2, [0014] Z. 19-21). Das in K6a
beschriebene Herstellungsverfahren sei im Wesentlichen identisch zu dem nach
Streitpatent, weshalb gemäß K6a zugängliche Verbundoxide ebenfalls das
Merkmal 4* gemäß Patentanspruch 1 erfüllten.
Nach Patentanspruch 3 des Streitpatents erfordert das Verfahren zur Herstellung
der Verbundoxide das Erhitzen eines Gemisches von Zirkoniumhydroxidpulver mit
gemittelter Partikelgröße von 0,5 bis 50 µm und eines Cersols mit gemittelter
kolloidaler Partikelgröße von 3 bis 100 nm in Gegenwart von 5 bis 10 Mol
Salpetersäure pro Mol Cer, und weiter das Zusetzen einer Base und das
Reagierenlassen des entstandenen Gemisches zur Ausfällung eines Produktes
und Kalzinieren des Produktes bei 500 bis 1000°C.
Zutreffend stellt die Klägerin dar, dass die K6a kolloidales Zirkoniumhydroxid (vgl.
K6a, S. 6 Z. 1-3) mit mittlerem Teilchendurchmesser zwischen 5 und 500 nm =
0,5 µm zum Einsatz bringt, und ebenso ein Cersol mit beanspruchtem
Teilchendurchmesser (vgl. K6a, Patentanspruch 1 und S. 3 Z. 15-19 i.V.m. S. 6
Z. 12-30 mit 3 bis 100 nm). Das Zirkoniumsol könne in Salpetersäure dispergiert
bereitgestellt werden (vgl. K6a, S. 5 Z. 32-36), wonach die Salpetersäure als
Dispersionsmittel im deutlichen Überschuss zum Zirkonium und spätestens nach
dem Mischen mit dem Cersol auch im Vergleich zum Cer vorliege. Da nach der
Lehre der K6a das Basischstellen des Gemisches aus Zirkon- und Cerverbindung
bei 120°C erfolgen könne (vgl. K6a, S. 8 Z. 4-12), erfordere dies ein nach
Patentanspruch 3 des Streitpatents gefordertes Erhitzen vor der Basenzugabe.
Schließlich seien auch
identische Schritte des Basenzusatzes und der
Kalzinierung in K6a vorgesehen (vgl. K6a, Patentanspruch 1, S. 7 Z. 25-27;
Patentanspruch 18; S. 9 Z. 31-34).
Anders als von der Klägerin vorgetragen, erfordert das streitpatentgemäße
Verfahren nach geltendem Patentanspruch 3 allerdings den Zusatz eines – festen
– Zirkoniumhydroxidpulvers definierter Partikelgröße und gerade nicht den Zusatz
eines Zirkoniumhydroxidsols, wie in K6a beschrieben (vgl. K6a, S. 4 Z. 24-30:
… tout système constitué de fines particules solides de dimensions colloïidales à
base d'oxyde et/ou d'oxyde hydraté (hydroxyde) de cérium ou de zirconium, en
suspension dans une phase liquide aqueuse, …; Unterstreichung hinzugefügt).
Diesen Unterschied stellt das Streitpatent als erfindungswesentlich heraus, da es
der patentgemäßen Lehre darum geht, die
langwierige Herstellung von
Zirkoniumsolen zu vermeiden (vgl. N2, [0009], [0014] Z. 17-21, sowie [0047] -
Comparative Example 4), welche zu ungewünschten Produkten führt (vgl. N2,
S. 11 Tab. 1, Comp.Ex. 4 mit 6,9 m2/g bei sechsstündigem Erhitzen auf 1100°C).
Weiter verlangt der Verfahrensanspruch 3 des Streitpatents ein Molverhältnis von
Salpetersäure zu Cer im Bereich von 5 bis 10 Mol. Mit den Vergleichsbeispielen 2
und 3, in denen ein Molverhältnis außerhalb des beanspruchten Bereiches von
11 Mol und 4,5 Mol angesetzt wurde (vgl. N2, [0045] Z. 40, [0046] Z. 58), ist
gezeigt, dass diesem Verhältnis Bedeutung zukommt. Denn eine Abweichung
davon führt auch bei Einsatz erfindungsgemäßen Zirkoniumhydroxidpulvers zu
ungeeigneten Oberflächen von 7,6 und 3,3 m2/g statt 20 bis 30 m2/g nach
Merkmal 4* (vgl. N2, S. 11 Tab. 1 Comp.Ex. 2-3). Der Passage auf S. 5 Z. 27-36
der K6a nach wird
jedoch
lediglich ein basisches Zirkoniumsulfatgel mit
Salpetersäure gewaschen, bis der pH im Bereich von 0,5 bis 5 liegt. Ein leicht
saurer pH-Wert von z.B. 5 erfordert den Einsatz nur minimaler Mengen einer
starken Säure, insbesondere, da es sich um eine Dispersion des Gels handelt,
also nicht zwangsläufig alles basische Material in Lösung vorliegt. Dazu kommt,
dass das Verhältnis von Salpetersäure zu Cer in dieser Passage nicht genannt
und auch nach dem Patentanspruch 1 der K6a offen ist. Somit erschließt sich dem
Fachmann der laut Patentanspruch 3 des Streitpatents beanspruchte Überschuss
von Salpetersäure zu Cer aus der Druckschrift K6a weder explizit noch implizit.
Dem Einwand der Klägerin, dass das Gemisch der K6a vor der Basenzugabe
bereits erhitzt sei (vgl. K6a, S. 8 Z. 4-12), ist hingegen zuzustimmen, wenngleich
für das Basischstellen Umgebungstemperaturen empfohlen werden.
In Summe unterscheiden sich die Verfahren nach K6a und nach Streitpatent
jedenfalls zumindest
in Bezug auf die eingesetzten Ausgangsmaterialien
Zirkoniumhydroxidpulver und Zirkoniumsol auf der einen Seite und die auf das Cer
bezogen definierte Menge an Salpetersäure auf der anderen Seite, wonach die
Neuheit der Verfahrensprodukte außer Zweifel steht. Wie ausgeführt, lässt K6a
auch jede Angabe zum Verhalten der dort gewonnenen Verbundoxide bei 1100°C
vermissen.
9. Die Gegenstände der angegriffenen Patentansprüche nach Hauptantrag
beruhen gegenüber dem vorgenannten Stand der Technik auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit i.S.d. Art. 56 EPÜ.
9.1. Nach der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe der Bereitstellung
von Zirkonium-Cer-Verbundoxiden mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit und
großer spezifischer Oberfläche bei Verwendung unter Hochtemperatur-
Bedingungen und der Bereitstellung eines Verfahrens zum Herstellen solcher
Verbundoxide, wird sich der Fachmann solchem Stand der Technik zuwenden, der
für die behandelte Problematik Ansätze und Lösungsmöglichkeiten bieten könnte.
9.2. Nach Auffassung der Klägerin benötigt der Fachmann keinen Anlass, nach
einem Verbundoxid zu suchen, welches bei den konkreten, im Streitpatent
definierten Kalzinierungsbedingungen eine verbesserte spezifische Oberfläche
aufweise. Diese definiere eine inhärente Stoffeigenschaft, für die es unerheblich
sei, ob die Zusammensetzung im Rahmen des Herstellungsprozesses oder
während des Betriebs
tatsächlich den genannten Temperaturbedingungen
unterworfen werde. Zudem sei es ständiges Bestreben des Fachmanns, die
Temperaturstabilität von Cer/Zirkonium-Verbundoxiden bei möglichst hohen
Temperaturen weiter zu verbessern. Als Stoffeigenschaft sei die spezifische
Oberfläche eng mit dem im Streitpatent beschriebenen Herstellungsverfahren
verbunden, durch dessen Anwendung die Verbundoxide mit den gewünschten
Eigenschaften
erhalten würden. Anders
als
in
dem Urteil BGH
„Polymerzusammensetzung“ gelange der Fachmann zu dem streitpatentgemäßen
Verfahrensprodukt ausgehend von K6a alleine mit dem fachmännischen Wissen
oder durch Kombination mit K8 oder K7.
Der Klägerin wird insoweit gefolgt, dass der Fachmann am Anmelde- bzw.
Prioritätstag des Streitpatents angeregt war, den Wissensstand zu Verbundoxiden
mit streitpatentgemäßer Zusammensetzung in Augenschein zu nehmen und auf
Anregungen und Verbesserungen hinsichtlich der Stabilität ihrer spezifischen
Oberfläche bei hohen Temperaturen zu überprüfen.
Dabei findet die K6a das Interesse des Fachmanns, da sie genau diese
Stabilitätsproblematik als von Bedeutung anspricht (vgl. K6a, S. 2 Z. 21-32).
Zudem entnahm er der K6a, dass der Zusatz eines Dotierungsmittels zu bei hohen
Temperaturen stabileren Verbundoxiden führt (vgl. K6a, Bsp. 4 mit 39 m2/g nach
sechsstündigem Kalzinieren bei 900°C im Vergleich zu den Bsp. 1-3 mit jeweils
25 m2/g, 20 m2/g und 22 m2/g unter diesen Bedingungen). Unter Berücksichtigung
der Ausführungen oben betreffend die Neuheit der erfindungsgemäßen
Zusammensetzungen gegenüber K6a vermag diese Druckschrift den Fachmann
jedoch nicht in die erfindungsgemäße Richtung zu leiten.
Denn die Lehre der K6a ist im Schwerpunkt darauf gerichtet, bei 800-900°C
weitgehend stabile Mischoxide bereit zu stellen (vgl. K6a, Patentansprüche 26-31
und S. 10 Z. 17-27), die nach sechsstündiger Kalzinierung bei 900°C gemäß den
dort aufgeführten Beispielen 1 bis 4 spezifische Oberflächen von 25, 20, 22 und
39 m2/g aufweisen (vgl. K6a, S. 12 Z. 37 – S. 15 Z. 2). Dagegen weisen die nach
dem Verfahren des Streitpatents zugänglichen Mischoxide unter diesen
Bedingungen deutlich höhere spezifische Oberflächen im Bereich von 70,4 bis
81,7 m2/g auf (vgl. N2, S. 11, Tab. 1 Bsp. 3 und 8 drittle. Sp.). Eine Anregung zur
Herstellung von Produkten, die bei 1100°C stabil sind, ergibt sich damit aus der
K6a nicht. Vielmehr liegt die Stabilität der dort präsentierten Verbundoxide bei
1100°C weder im Fokus der K6a, noch ist sie irgendwo angesprochen. Dazu
kommt, dass die K6a explizit Sole der Ausgangsmaterialien zum Einsatz bringt,
bei denen der Wert von 500 nm einen offensichtlich den oberen Rand des
fachmännischen
Zugriffs
bildenden Grenzwert
darstellt
(vgl. K6a,
Patentansprüche 1 bis 2), während nach Streitpatent Zirkoniumhydroxidpulver der
Größe 0,5 bis 50 µm zum Einsatz kommt und das Vergleichsbeispiel 4 des
Streitpatents bei Einsatz eines Zirkonsols zu minderwertigeren Eigenschaften des
Verbundoxids gelangt (vgl. N2,
[0047] und S.11 Tab. 1
le. Z.). Dass
in
Vergleichsbeispiel 4, wie von der Klägerin zutreffend eingewandt wurde, keine
Größenangaben zum Zirkonsol genannt sind, vermag an den erkennbar
unterschiedlichen Einsatzformen des Zirkonsalzes nichts zu ändern, zumal die
nach Streitpatent zum Vergleich verwandte Darstellung des Zirkoniumsols über
die Hydrolyse von Zirkoniumoxychlorid ein bekanntes Vorgehen bildet, um zu
Solen mit den dazu notwendigen Teilchengrößen zu gelangen (vgl. K5, S. 360,
Abs. 2.1 Powder and sample preparation). Nicht zuletzt kommen nach der Lehre
der K6a Chloride und Nitrate als Zirkonsalze zum Einsatz (vgl. K6a, S. 5 Z. 22-26),
während das Streitpatent vom Pulver des entsprechenden Zirkoniumhydroxids
ausgeht. In K6a findet sich nicht ein Hinweis, einen Weg zu beschreiten, bei dem
ein rein basisches Zirkoniumsalz ohne weitere nichtbasische Gegenionen wie
Chlorid, Nitrat oder Sulfat zum Einsatz kommt. Unter Berücksichtigung der oben
zur Neuheit ausgeführten weiteren Unterschiede müsste der Fachmann das aus
K6a bekannte Verfahren mithin in mehrerlei Hinsicht (u.a. Zirkoniumhydroxidpulver
definierter Teilchengröße, definierter Überschuss Salpetersäure, Anwendung
eines Dotierungsmittels etc.) und damit grundlegend überarbeiten, wozu es
Anregungen aus anderen Druckschriften bedarf. Damit fehlt es an einem
zwangsläufigen oder im Rahmen des handwerklichen Könnens liegenden nahe
gelegten Ergebnis.
Die Klägerin wertet mit Verweis auf die Rechtsprechung des BGH
„Polymerzusammensetzung“ (BGH vom 12. Dezember 2012, X ZR 134/11, GRUR
2013, 363, Ls. 2 und Rn. 27) die streitpatentgemäßen Mischoxide gegenüber den
nach dem Verfahren der K6a zugänglichen Produkten als nicht erfinderisch. Nach
den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in diesem Urteil seien die das Produkt
kennzeichnenden Merkmale durch das Verfahren bedingt, wobei verschiedene
Möglichkeiten der Herstellung ein Naheliegen begründeten und es nicht auf die
exakten Verfahrensangaben im Streitpatent und damit auf ein zwangsläufiges
Ergebnis des Verfahrens ankomme.
Das von der Klägerin angesprochene Urteil bezieht sich allerdings auf einen
product-by-process-Patentanspruch
(vgl.
a.a.O., Rn. 1-2
und Rn. 15,
Gliederungspunkt 3) und betrifft damit eine andere Fallkonstellation als vorliegend
zu beurteilen ist.
Auch die Kombination der K6a mit der Druckschrift K8 derselben Anmelderin aus
demselben Jahr vermag die erfinderische Tätigkeit bei dem streitgegenständlichen
Verbundoxid nicht in Frage zu stellen. Die Druckschrift K8 findet ebenfalls das
Interesse des Fachmanns, da sie die Probleme einer sich unter Hochtemperaturbedingungen nachteilig verändernden spezifischen Oberfläche bei Ceroxid-
Zirkoniumoxid-Verbundoxiden adressiert (vgl. K8, S. 2 Z. 5-20). Diese Probleme
werden u.a. durch ein industriell anwendbares einfaches Herstellungsverfahren
gelöst (vgl. K8, S. 3 Z. 8-9), bei dem lösliche Cer- und Zirkoniumsalze zum Einsatz
kommen, darunter Zirkoniumsulfat und, wie in K6a, Zirkoniumnitrat oder -chlorid
(vgl. K8, S. 4 Z. 28 - S. 5 Z. 2). Günstig sei dabei das Erwärmen der Mischungen
vor dem Basischstellen (vgl. K8, S. 5 Z. 19-21). Anders als nach der Lehre des
Streitpatents geht auch die Synthese nach K8 nicht von Zirkoniumhydroxidpulver
aus und das Gemisch der Reaktanten enthält vor dem Basischstellen keine
Salpetersäure. Somit sind, wie nach der Lehre der K6a, zwei für das Verfahren
nach Streitpatent wesentliche Parameter nicht genannt oder angeregt. Dabei
kommt es auch nicht darauf an, dass auch die K8 ein Erwärmen der Reaktanten
vor dem Basischstellen erwähnt.
Damit vermag die Lehre der K6a in Verbindung mit dem fachmännischen Wissen
und Können oder mit der Lehre der K8 nicht zu dem streitpatentgemäß
zugänglichen Verbundoxid gemäß den Patentansprüchen 1 und 7 nach
Hauptantrag zu führen.
9.3 Eine zu Unrecht in Anspruch genommene Priorität des Streitpatents
unterstellt, ändert auch das Beiziehen der Lehre der die Priorität der K7a
bildenden K7 nichts an dieser Bewertung. Wie bereits ausgeführt, stellt das
Verfahren der K7 Cer-Zirkonium-Verbundoxide bereit, die nach sechsstündiger
Kalzinierung bei 1100°C eine nach Streitpatent nicht gewünschte spezifische
Oberfläche von 11 m2/g bzw. 13 m2/g aufweisen. Weder Zirkoniumhydroxidpulver
noch Salpetersäure finden im Verfahren der K7 Verwendung, so dass auch die
Lehre der K7 keinen Weg zu dem patentgemäßen Verfahrensprodukt eröffnet.
9.4. Schließlich wird sich der Fachmann auch der Lehre der Publikation K5 nicht
verschließen. Denn das Streitpatent ist nicht nur auf Katalysatoren sondern auch
auf die Herstellung funktionaler Keramiken gerichtet (vgl. N2, [0001] Z. 4) und das
als Katalysator zu verwendende Material ist im wesentlichen durch die spezifische
Oberfläche charakterisiert, welche einen Untersuchungsgegenstand der K5 bildet.
Das Argument der Beklagten, dass die Zielsetzung der Druckschrift K5 eine
vollständig andere ist als die des Streitpatents, geht fehl, da das Material nach der
Lehre der K5 gleichermaßen eine hohe spezifische Oberfläche aufweist, wenn es
hohen Temperaturen ausgesetzt war und von einer insoweit geltend gemachten
starken Porosität im Streitpatent keine Rede ist.
Soweit der Fachmann den Blick auf das der K5 zu entnehmende Verfahren zur
Herstellung von Cer-Zirkonium-Verbundoxiden richtet, erkennt er die bereits oben
im Zusammenhang mit Vergleichsversuch 4 des Streitpatents erwähnte geläufige
Darstellung eines Zirkonsols aus Zirkoniumoxychlorid (vgl. K5, S. 360 Abs. 2.1),
welche das patentgemäße Verfahrensprodukt nach Patentanspruch 3 des
Streitpatents nicht nahe legen kann.
Hinsichtlich der Verfahrensprodukte stellt das Streitpatent darauf ab, dass diese
bei hohen Verfahrenstemperaturen nur in geringem Umfang sintern, so dass eine
große spezifische Oberfläche aufrechterhalten bleibt (vgl. N2, [0032] insb. Z. 8-
10). Nach der Lehre der K5 wird die spezifische Oberfläche der nach dem dort
verwandten Verfahren gebildeten Cer-Zirkonium-Mischoxide zwar bestimmt (vgl.
K5, S. 361 Tab. 3), es finden sich jedoch keine Angaben oder Anregungen
dahingehend, dass das nach K5 zugängliche Material vorteilhaft die patentgemäß
geforderten Oberflächeneigenschaften bei sechsstündigem Erhitzen nach 1100°C
als eine von sechs dort genannten Temperaturen aufweisen könnte. Denn die K5
fokussiert auf das nach Streitpatent gerade zu vermeidende Sintern und
Kristallisieren der Mischoxide bei 1450-1500°C (vgl. K5, S. 362, Abs. 3.2 – S. 364)
und kann allein mit den Angaben zur spezifischen Oberfläche nach Tabelle 3
bereits wegen der nicht genannten Kalzinierdauer den Fachmann nicht in die
Richtung des Streitpatents lenken. Insbesondere sind nach der Lehre des
Streitpatents ein Pulver von Zirkoniumhydroxid und ein definiertes Verhältnis von
Salpetersäure zu Cer der hohen spezifischen Oberfläche des Verbundoxids
dienlich, während K5 von Zirkoniumoxychlorid ausgeht, das nach der Erkenntnis
des Streitpatents als ein Chlorid(salz) die Leistungsfähigkeit des Katalysators
negativ beeinflusst (vgl. N2, [0013]).
Damit haben die geltenden Patentansprüche 1 und 7 in der nach Hauptantrag
verteidigten Fassung Bestand. Mit ihnen haben auch die darauf zurückbezogenen,
vorteilhafte Ausführungsformen der Patentansprüche 1 und 7 betreffenden
Patentansprüche 2 und 8 Bestand.
B.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass der Schutzumfang des nach dem
Hauptantrag eingeschränkten schutzfähigen Patentgegenstands gegenüber
demjenigen der erteilten Fassung deutlich geringer ist; denn die erteilte Fassung
wies infolge der nach oben offenen Bereichsangabe ungeachtet der Frage ihrer
Ausführbarkeit einen sehr großen Schutzumfang auf, was der Beklagten – etwa
nach Weiterentwicklung der geschützten Lehre – bei Geltung dieser Fassung eine
sehr weitgehende Monopolisierung erlaubt hätte. Den infolge der Änderung
reduzierten Schutzumfang schätzt der Senat dabei so groß an, dass eine
Aufhebung der Kosten gegeneinander gerechtfertigt war.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i.V.m.
C.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von
fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde.
Schramm
Schwarz
Dr. Münzberg
Dr. Jäger
Dr. Freudenreich