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BPatG Beschluss vom 30.10.2020 – 14 W (pat) 7/19
14. Senat · ECLI:DE:BPatG:2020:301020B14Wpat7.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 7/19 ________________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 11 2009 001 785.1
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Oktober 2020
unter
Mitwirkung
des
Vorsitzenden
Richters
Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw sowie der Richter Schell, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und
Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich
ECLI:DE:BPatG:2020:301020B14Wpat7.19.0
beschlossen:
1.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
25. November 2015 wird aufgehoben.
2.
Das Patent 11 2009 001 785 wird erteilt. Der Erteilung liegen
folgende Unterlagen zugrunde:
Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Antrag vom 23. Oktober 2020
sowie die Beschreibungsseiten 1 bis 6, Austauschseite 7 und
Beschreibungsseiten 8 bis 15 jeweils vom 21. Januar 2011.
G r ü n d e
I.
Mit Beschluss vom 25. November 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 10 M
des Deutschen Patent- und Markenamts die deutsche Patentanmeldung mit der
Bezeichnung
„Elektrisch leitendes Fett“
und dem Aktenzeichen 11 2009 001 785.1 zurückgewiesen. Der Zurückweisung
zugrunde lagen die mit Schriftsatz vom 25. August 2015 von der Anmelderin
vorgelegten Patentansprüche 1 bis 10.
Die Prüfungsstelle hat zum Stand der Technik folgende Druckschriften ermittelt:
(D1)
(D2)
US 2005/0221999 A1
US 2004/0081380 A1
Zur Begründung hat die Prüfungsstelle
im Wesentlichen ausgeführt, der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe gegenüber der Druckschrift D1 i.V.m.
der Druckschrift D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. So beschreibe die
Druckschrift D1 bereits eine anmeldungsgemäße Fettzusammensetzung
für
Rollenlager, insbesondere Kopiergeräte, wobei darin ausgeführt werde, dass PTFE
als Fluorharz bevorzugt sei. Insoweit werde der Fachmann im Stand der Technik
nach geeigneten PTFE-Verdickern suchen, naheliegend nach PTFE verdickten
Fluorbasisölen, welche
insbesondere
für Rollenlager von Kopiermaschinen
verwendet würden, und werde in der Druckschrift D2 fündig.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Mit
Schriftsatz vom 23. Oktober 2020 hat sie hierzu einen neuen Antrag eingereicht.
Die unabhängigen Patentansprüche 1, 6 und 8 lauten:
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
25. November 2015 aufzuheben und das Patent im Umfang des
Antrags vom 23. Oktober 2020 zu erteilen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
1.
2.
Die zulässige Beschwerde hat in dem im Tenor aufgeführten Umfang Erfolg.
Die Erfindung betrifft ein elektrisch leitendes Fett, umfassend ein Fluoröl, ein
elektrisch leitendes Material und ein Verdickungsmittel (ursprüngliche Beschreibung
(UB): S. 1, Z. 8-11). Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung besitze Fett
im Allgemeinen eine gelartige Struktur, wobei das Basisöl in Löcher einer
Netzwerkstruktur des Verdickungsmittels eingeschlossen werde. Werde das Fett
längere Zeit stehen gelassen, könne das Basisöl aus der Netzwerkstruktur
auslaufen und es komme zu einer sogenannten Öltrennung, welche durch höhere
Temperaturen beschleunigt werde. Dadurch verkürze sich die Schmierlebensdauer
des Fettes und es komme zu einer Ölverschmutzung in der Umgebung eines
Gleitlagers (UB: S. 2, Z. 24 bis S. 3, Z.10).
Davon ausgehend ist es die Aufgabe, ein elektrisch leitendes Fett, umfassend ein
Fluoröl, ein elektrisch leitendes Material und ein Verdickungsmittel, bereitzustellen,
welches einen geringeren Öltrennungsgrad hat (UB: S. 3, Z. 12-17).
3.
Diese Aufgabe wird gelöst mit einem elektrisch leitenden Fett gemäß dem
geltenden Patentanspruch 1 und dessen Verwendung gemäß den unabhängigen
Patentansprüchen 6 und 8 jeweils vom 23. Oktober 2020.
Der Patentanspruch 1 lautet nach Merkmalen gegliedert wie folgt:
1.1
2.1
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
Fett,
das Fett ist elektrisch leitend, umfassend
ein Basisöl],
das Basisöl umfasst ein Fluoröl;
ein elektrisch leitendes Material,
das elektrisch leitende Material ist Ruß,
in einer Menge von 5 bis 20 Gew.-%,
mit einer DBP-Ölabsorptionsmenge von 250 ml / 100 g oder
weniger;
ein Verdickungsmittel,
das Verdickungsmittel sind fluorhaltige Harzpartikel,
in einer Menge von 2 bis 9 Gew.-%,
mit einer durchschnittlichen Primärpartikelgröße von 1,0 µm oder
weniger.
Die nebengeordneten Verwendungsansprüche 6 und 8 sind auf die Verwendung
eines elektrisch leitenden Fetts gemäß den Merkmalsgruppen 1 bis 4 in einem
Kugel-und-Rollenlager oder einem Gleitlager (Patentanspruch 6) oder in einer
Buchse und/oder einem Kontaktteil eines elektrostatischen Kopiergeräts vom
Übertragungstyp (Patentanspruch 8) gerichtet.
4.
Der zuständige Fachmann ist ein diplomierter Chemiker, der über
mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Schmierstoffen für Maschinenteile
verfügt.
5.
Folgende Merkmale der Anspruchsfassung bedürfen einer näheren
Erläuterung.
5.1 Mit den Begriffen „umfassend“ und „enthaltend“ in Patentanspruch 1 werden
die genannten Inhaltsstoffe als nicht abschließende Aufzählung gekennzeichnet. So
können auch gemäß der Beschreibung weitere Stoffe in dem elektrisch leitenden
Fett enthalten sein (UB: S. 8, Z. 17 bis S. 9, Z. 27).
5.2
Unter einem Fluoröl von Merkmal 2.1 wird eine vollständig fluorierte
Kohlenwasserstoffverbindung verstanden, also eine Verbindung, bei der alle
Wasserstoffatome durch Fluoratome ersetzt sind (UB: S. 4, Z. 22, 34-35, S. 5, Z. 4-
5). Soweit in der Beschreibung als Beispiele ausschließlich Polyether genannt sind
(UB: S. 4, Z. 6 bis S. 6, Z. 5), wird der Fachmann unter einem Fluoröl insbesondere,
aber nicht ausschließlich, einen perfluorierten Polyether verstehen.
5.3
Die Mengenangaben der Merkmale 3.2 und 4.2 beziehen sich auf die
Gesamtzusammensetzung (UB: S. 6, Z. 17-20; S. 7, Z. 32-36).
6.
Die Zulässigkeit der Patentansprüche ist gegeben.
Ein (beliebiges) Fluoröl allgemein als Basisöl zu bezeichnen ist zulässig, auch wenn
in der ursprünglichen Beschreibung ab S. 4, Z. 6 als Fluoröle Perfluorpolyetheröle
genannt sind. Denn gemäß ursprünglichem Patentanspruch 1 ist ein Fluoröl auch
allgemein als Bestandteil des Fettes genannt und wird in Verbindung mit der
Beschreibung S. 4, Z. 6-10 und S. 5, Z. 8-9 für den Fachmann erkennbar als Basisöl
eingesetzt. Auch in der Beschreibung wird dargelegt, dass das mit der allgemeinen
Formel beschriebene Fluoröl als Basisöl verwendet werden kann (UB: S. 4, Z. 6-
10) und daneben andere Fluoröle verwendet werden können (UB: S. 5, Z. 8-9).
Der Unteranspruch 2 geht zurück auf die ursprüngliche Beschreibung S. 6, Z. 17-
20 und S. 7, Z. 32-36. Die Patentansprüche 3 bis 5 sind wortidentisch mit den
ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 4 und die Patentansprüche 6 bis 8 gehen in
zulässiger Weise umformuliert als Verwendungsansprüche hervor aus den
ursprünglichen Patentansprüchen 9 bis 11.
7.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu (§ 3 PatG), da in keiner der
im Verfahren befindlichen Druckschriften
eine
vollständig
formulierte
Schmierölzusammensetzung mit allen Merkmalen 1 bis 4.3 beschrieben ist.
Er beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), da es dem Fachmann
aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften oder einer Kombination
dieser Druckschriften nahegelegt wird, ein elektrisch leitendes Fett bereitzustellen,
das eine vergleichsweise geringe Menge an Ruß mit fluorhaltigen Harzpartikeln der
angegebenen Primärpartikelgröße in einem Fluoröl als Basisöl kombiniert und damit
einen geringen Öltrennungsgrad erzielt.
Die Prüfungsstelle hat ihre gegenteilige Wertung auf eine Kombination der
Druckschriften D1 und D2 zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands von
Patentanspruchs 1 nach altem Antrag gestützt, der mit Patentanspruch 1 des nun
geltenden Antrags inhaltlich übereinstimmt, mit der Maßgabe, dass das
Merkmal 4.2 hinsichtlich der Mengenangabe nun an den Wortlaut der
ursprünglichen Beschreibung angepasst ist.
Zutreffend wertet die Prüfungsstelle den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als
neu gegenüber den Druckschriften D1 und D2.
7.1
Die Druckschrift D1 handelt von einer Fettzusammensetzung für Rollenlager,
insbesondere auch von Kopiergeräten (D1: [0003], [0006], [0020] // Merkmal 1,
Patentansprüche 6 und 8 des geltenden Antrags), die sich kaum trennt und beste
Hochtemperatureigenschaften
aufweist
(D1:
[0002]). Dabei
hat
die
Fettzusammensetzung der D1 als Besonderheit eine Kombination zweier
Verdickungsmittel, wobei eines davon ein Fluorharz ist (D1: [0054] // Merkmale 4,
4.1). Das zweite Verdickungsmittel wird je nach fünf beschriebenen Zielen (D1:
[0017], [0024], [0030], [0034], [0043]) aus verschiedenen Verbindungsklassen
ausgewählt
(D1:[0055]). Eine Fettzusammensetzung mit hervorragenden
Schmiereigenschaften und elektrischer Leitfähigkeit wird dann in der fünften
Ausführungsform beschrieben (D1: [0043], [0112] // Merkmal 1.1).
So ist das Basisöl des Ausführungsbeispiels 5 ein Perfluoroetheröl, gemischt mit
einem Mineralöl oder synthetischen Öl (D1: [0113], [0114], [0177] // Merkmale 2,
2.1). Als Verdickungsmittel wird eine Mischung aus Ruß und einem Fluorharz
verwendet, wobei der Ruß gleichzeitig als elektrisch leitendes Material dient (D1:
[0114], [0115] // Merkmale 3, 3.1, 4, 4.1). Die Menge des Verdickungsmittels
bezogen auf die Gesamtzusammensetzung beträgt 5 bis 40 Gew.-%, wobei davon
40 bis 80 Gew. % Fluorharz und 60 bis 20 Gew.-% Ruß sind (D1: [0118], [0119]).
Damit ist, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, die Menge an Fluorharz 2
bis 32 Gew.-% und die Menge an Ruß 3 bis 8 Gew.-%, was jedenfalls mit den
anmeldungsgemäßen Angaben der Merkmale 3.2 und 4.2 überlappt. Die DBP-
Ölabsorptionsmenge des Rußes beträgt 100 ml / 100 g oder mehr (D1: [0125]), was
mit dem Bereich von Merkmal 3.3 überlappt. Als Verdickungsmittel wird aufgrund
seiner Massenproduktion Polytetrafluorethylen bevorzugt.
Nicht genannt ist die Primärpartikelgröße des Fluorharzes gemäß Merkmal 4.3. Die
Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 8 sind mithin neu gegenüber der D1.
7.2
Die Druckschrift D2 beschreibt ein elektrisch leitendes Fett für Rollenlager in
Kopiergeräten, das eine verlängerte Lebensdauer bei hohen Temperaturen
aufweisen soll und dabei insbesondere keine Entmischung zeigen soll (D2: [0002],
[0010], [0011] // Merkmal 1, Patentansprüche 6 und 8 nach Antrag).
Das elektrisch leitende Fett umfasst ein Fluoröl als Basisöl und Graphit ggf.
zusammen mit Polytetrafluorethylen als Verdickungsmittel (D2: [0013] // Merkmale
2, 2.1, 3, 4, 4.1). Bevorzugt wird Polytetrafluorethylen in einer Menge von 5 bis
25 Gew.-% eingesetzt (Merkmal 4.2), was die Entmischung des Basisöls vom Fett
verhindern
kann,
insbesondere dann, wenn dessen durchschnittliche
Primärpartikelgrößen im Bereich von 0,2 bis 15 µm, bevorzugt 1 bis 10 µm liegen
(D2: [0044], [0045]), was mit Merkmal 4.3 überlappt. Der Graphit wird bevorzugt in
einer Menge von 15 bis 30 Gew.-% eingesetzt (D2: [0043] // Merkmal 3.2) und weist
eine DBP-Ölabsorptionsmenge von 20 bis 100 ml / 100 g auf (D2: [0042] //
Merkmal 3.3).
Damit sind alle Merkmale 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 aus der D2
bekannt. Nicht unmittelbar beschrieben ist Merkmal 3.1, wonach das elektrisch
leitende Material Ruß ist. Die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 8 sind
somit gegenüber der D2 neu.
8.
Die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 8 beruhen auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit.
8.1
Die Prüfungsstelle hat in ihrem Zurückweisungsbeschluss dargelegt, der
Fachmann sei angehalten, im Stand der Technik nach geeigneten PTFE-Verdickern
zu suchen, da die Druckschrift D1 hinsichtlich des PTFEs keine näheren Angaben
mache. Naheliegend für ihn seien dabei Fette aus PTFE-verdickten Fluorbasisölen,
die insbesondere für Rollenlager von Kopiermaschinen verwendet würden, da dies
der Anwendung aus der D1 entspreche. Die Druckschrift D2, lehre derartige Fette,
wobei ausgeführt werde, dass die bevorzugte PTFE-Partikelgröße bei 0,2 bis 15 µm
liege, wodurch die Basisöltrennung unterdrückt werde. Gerade das Erreichen eines
geringen Öltrennungsgrades sei zudem Aufgabe der vorliegenden Anmeldung. Der
Fachmann werde damit zwangsläufig die beiden Druckschriften kombinieren.
Der Senat folgt dieser Argumentation nicht.
Für den Fachmann besteht keine Veranlassung, sich ausgehend von der D1 dem
in der D2 beschriebenen Polytetrafluorethylen als Verdickungsmittel und dessen
Partikelgröße zuzuwenden. Denn die erfinderische Leistung der Druckschrift D1
liegt für den Fachmann erkennbar in einer Kombination zweier Verdickungsmittel,
wobei eines davon ein Fluorharz, bevorzugt Polytetrafluorethylen ist (D1: [0054].
Das zweite Verdickungsmittel wird je nach den fünf beschriebenen Zielen (D1:
[0017], [0024], [0030], [0034], [0043]) aus verschiedenen Verbindungsklassen
ausgewählt (D1: [0055]), wobei ein elektrisch leitendes Fett ausschließlich in der
fünften Ausführungsform beschrieben wird (D1: [0043], [0112]).
Ausgehend davon, sich zur Verbesserung des Öltrennungsgrades Gedanken über
den PTFE-Verdicker und insbesondere seine Partikelgröße zu machen, besteht für
den Fachmann nicht. Denn anders als es die Prüfungsstelle darstellt, ist das zu
verwendende Fluorharz in der D1 jedenfalls hinsichtlich seines Molekulargewichts
durchaus näher beschrieben (D1: [0146]) und der Fachmann entnimmt der D1
keinen Hinweis, dass es darüber hinaus auf weitere Eigenschaften ankommen solle.
Nur weil die Partikelgröße in der D1 nicht genannt ist, veranlasst dies den Fachmann
nicht, sich diesem physikalischen Parameter zuzuwenden.
8.2
Der Fachmann gelangt auch nicht ausgehend von der Druckschrift D2 zum
Gegenstand des Patentanspruchs 1.
Die Druckschrift D2 lehrt zwar bis auf Ruß als elektrisch leitendes Material
(Merkmal 3.1) alle Merkmale des Patentanspruchs 1. Eine Veranlassung, das in der
D2 gelehrte Material Graphit durch Ruß zu ersetzen, besteht jedoch nicht.
So wird bereits in der Beschreibungseinleitung der D2 Ruß als nachteilig hinsichtlich
der Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der elektrischen Leitfähigkeit („prolonged
electroconductive durability requierement“) bezeichnet (D2: [0008]) und damit vom
Gegenstand des Patentanspruchs 1 weggeführt.
Auch als fachnotorisches Austauschmittel gegen Graphit scheidet Ruß in der D2
aus. Zwar werden in den Beispielen Systeme mit Fluorölen, die Graphit und PTFE
enthalten, mit solchen verglichen, die „Acetylene Black“, also Ruß, und PTFE
enthalten (D2: Graphit, [0058], Example 1 bis 22 und 24 bis 28; Acetylene Black
[0059], Comparative Example 2 und 3). Jedoch ermöglichen die Vergleichsbeispiele
2 und 3 unter Einsatz von Ruß hinsichtlich der Öltrennung mit Werten um die 8 %
bei 200 °C und 16 % bei 250 °C nicht annähernd so niedrige Werte zwischen 4,3 %
und 5,3 % bei 200 °C sowie 9,1 % und 9,8 % bei 250 °C, wie sie gemäß den
Beispielen 15, 18, 24, 25 und 27 unter Einsatz von Graphit erreicht werden können
(D2: [0077]). Konsequenterweise rät die Druckschrift auch expressis verbis von der
Verwendung von Ruß zusammen mit Polytetrafluorethylen als Verdickungsmittel ab
(D2: [0082]).
Zudem sind die Beispiele in den Tabellen der Absätze [0058] und [0059] hinsichtlich
Ruß und Graphit nicht annähernd vergleichbar, da etwa die doppelte Menge Graphit
(17 bis 23 Gew. %) gegenüber Ruß (10 Gew. %) verwendet wird. Insoweit besteht
auch keine Veranlassung, das elektrisch leitende Material hinsichtlich seiner Menge
zu optimieren und dabei gemäß der Lehre des Anmeldepatents vergleichsweise
geringe Mengen an Ruß einzusetzen.
9.
Mit dem Patentanspruch 1 haben auch die auf diesen abhängig
rückbezogenen Unteransprüche und die den Gegenstand des Patentanspruchs 1
einbeziehenden nebengeordneten Patentansprüche 6 und 8 Bestand, die
vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach
Patentanspruch 1 betreffen.
10.
Nach alldem war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent in
dem im Tenor genannten Umfang zu erteilen.
11.
Da
im antragsgemäßen Sinn entschieden werden konnte, war die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht erforderlich.
III.
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.
Maksymiw
Schell
Wismeth
Freudenreich
prö