BPatG Beschluss vom 17.02.2021 – 14 W (pat) 20/19

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 20/19 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 044 240

ECLI:DE:BPatG:2021:170221B14Wpat20.19.0

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

17. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des

Richters Schell, des Richters Dr. Wismeth sowie der Richterin Dr. Philipps

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 20. Juli 2016 hat die Patentabteilung 52 des Deutschen Patent-

und Markenamts das Patent 10 2008 044 240 mit der Bezeichnung

"Elektrochemischer Gassensor mit einer ionischen Flüssigkeit als

Elektrolyt, welche mindestens ein Mono-, Di- oder Trialkylammonium-

Kation enthält"

widerrufen.

Dem Einspruchsverfahren lagen u.a. die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:

D1

D2

D3

D4

D5

D6

WO 2004/ 017 443 A2

WO 00/ 16 902 A1

WO 00/ 15 594 A1

WO 2008 / 110 830 A1

US 2007/ 0 026 295 A1

Bhatt et al., Green Chem., 2006, 8, S. 161-171

Der Widerruf des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 vor dem Hintergrund von D4 in Kombination

mit D6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. D4 offenbare einen

elektrochemischen Gassensor zur Durchführung amperometrischer Messungen,

dessen Elektrolyt eine ionische Flüssigkeit mit z.B. tetraalkylierten Ammoniumionen

als Kationen aufweisen könne. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1

unterscheide sich von D4 bezüglich Alkylierungsgrad und

-art des

Ammoniumkations

der

ionischen Flüssigkeit.

In Hinblick

auf

eine

ressourcenschonende und kosteneffiziente Verbesserung finde der Fachmann in

D6 die Anregung, eine leicht regenerierbare („distillable“) ionische Flüssigkeit in

Form

von N,N-dimethylammonium N‘,N‘-dimethylcarbamat

(DIMCARB)

einzusetzen.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt, mit der sie

ihr Patentbegehren auf Basis des Hauptantrags gemäß erteilter Fassung sowie der

Hilfsanträge 1 und 2, jeweils vom 27. Januar 2016, weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrags lautet:

Der nebengeordnete Patentanspruch 18 des geltenden Hauptantrags lautet:

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im Wesentlichen

vorgetragen, dass die in Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag benannten

ionischen Flüssigkeiten gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten

ionischen Flüssigkeiten über Eigenschaften verfügten, die für eine Verwendung in

Gassensoren von Vorteil seien. Dies betreffe bevorzugt die Stabilität und geringe

Anfälligkeit gegenüber Feuchteschwankungen, wodurch eine

langfristige

Verwendung der Gassensoren gewährleistet werden könne. Das in D6 zitierte

DIMCARB könne u.a. aufgrund seiner Instabilität nicht einfach gegen eine in D4

zitierte ionische Flüssigkeit ausgetauscht werden. Dazu reicht sie verschiedene

Versuchsergebnisse ein. Schließlich verweist sie auf die schriftsätzlich

vorgetragenen Argumente aus dem Einspruchsverfahren, die vollumfänglich in das

Beschwerdeverfahren eingeführt würden. Danach sei die Neuheit gegenüber D1

gegeben, ebenso wie die erfinderische Tätigkeit vor dem Hintergrund von D4 i.V.m.

D5, D4 i.V.m. D6 sowie D7 i.V.m. D5 oder D6.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1

gelte die gleiche Argumentation wie für den Hauptantrag.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2

weist sie darauf hin, dass dem Stand der Technik kein Hinweis auf die Zugabe der

angeführten anorganischen Zusätze entnehmbar sei. So führe z.B. die Zugabe von

Tetrabutylammoniumiodid

überraschend

zu

einer

Verbesserung

der

Sensorleistung.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf

Basis des Hauptantrags, hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags 1

oder 2 aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin

tritt den Ausführungen der

Patentinhaberin in vollem Umfang entgegen und beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dass der Gassensor nach

Patentanspruch 1 sowie seine Verwendung nach Patentanspruch 18 gemäß

Hauptantrag unter Berücksichtigung der in D1 genannten Referenzdokumente D2

und D3 nicht neu gegenüber D1 sei. Ferner beruhe der Gegenstand der Ansprüche

des Streitpatents gegenüber D1 in Kombination mit D2 sowie gegenüber D1 in

Kombination mit D5, gegenüber D4 in Kombination mit D5 oder D6 sowie gegenüber

D7 in Kombination mit D5 oder D6 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die von

der Patentinhaberin

vorgelegten Versuchsergebnisse

könnten

keine

Allgemeingültigkeit für das Streitpatent erlangen.

Weiterhin vertritt die Einsprechende die Auffassung, dass die gemäß Hilfsantrag 1

aufgelisteten Anionen weithin gebräuchlich seien und das Erfordernis einer

erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllen würden. Die in Hilfsantrag 2 aufgelisteten

anorganischen Verbindungen würden nur eine naheliegende Alternative zu den

bereits in D1 offenbarten Salzen zur Erhöhung der Leitfähigkeit darstellen.

Mit Eingabe vom 27. Januar 2021 hat die Patentinhaberin mitgeteilt, dass sie nicht

an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.

Wegen weiterer Einzelheiten,

insbesondere auch

zum Wortlaut der

Patentansprüche 2 bis 17 und 19 des Hauptantrags sowie zum Wortlaut der

Hilfsanträge 1 und 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag einen

amperometrischen Gassensor mit einer ionischen Flüssigkeit als Elektrolyt mit

folgenden Merkmalen:

M1 Amperometrischer Gassensor,

M2 mit einer ionischen Flüssigkeit als Elektrolyt,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2.1 die ionische Flüssigkeit mindestens ein Kation enthält,

M2.1a welches ausgewählt ist aus der Gruppe von Mono-, Di- und

Trialkylammonium,

M2.1b wobei die einzelnen Alkylgruppen verzweigt oder unverzweigt sind

und

M2.1c 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen

und

M2.1d bei Di- und Trialkylammonium die einzelnen Alkylgruppen gleich oder

verschieden sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 18 des Hauptantrags ist auf die Verwendung

des amperometrischen Gassensors nach einem der Ansprüche 1 bis 17 gerichtet.

2. Ob die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 18 gemäß Hauptantrag neu

sind, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da sie jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhen.

3. Dem Streitpatent

liegt die Aufgabe zu Grunde, einen amperometrischen

Gassensor mit verbesserter Empfindlichkeit, Anstiegszeit, Selektivität und

Robustheit bereit zu stellen (vgl. Streitpatent Abs. [0011] u. [0012]). Damit

verbunden ist auch die Anforderung, dass der eingesetzte Elektrolyt nicht zu viskos

sein soll und bei Zusatz von Additiven nicht zu Gelbildungen neigen soll (vgl.

Streitpatent Abs. [0011]).

4. Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein

promovierter Physiko-Chemiker mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der

Elektrochemie und mehrjähriger Berufserfahrung

in der Entwicklung und

Herstellung von elektrochemischen Gassensoren befasst.

5. Zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe konnte der Fachmann dabei von der

Druckschrift D1 ausgehen, die elektrochemische Zellen und deren Einsatz in

Gassensoren als amperometrische Messzellen und in Brennstoffzellen beschreibt

(Merkmal M1, vgl. D1 Anspruch 1 bis 3 u. 13 i.V.m. S. 1 erster Abs. u. S. 2 dritter

Abs.). Nach D1 werden ionische Flüssigkeiten als Elektrolyte eingesetzt, die den

konventionell verwendeten Elektrolyten dahingehend überlegen sind, dass sie

einen vernachlässigbaren Dampfdruck bei gleichzeitig hohem elektrolytischem

Charakter aufweisen, was das Spektrum der erfassbaren Substanzen erweitert und

die Lebenszeit des Sensors erhöht (Merkmal M2 mit M2.1, vgl. D1 S. 5 erster Abs.

i.V.m. S. 6 zweiter Abs., S. 9 zweiter Abs. u. S. 10 erster Abs.). Darüber hinaus

sollen die Elektrolyte u.a auch einen Einsatz bei höheren Umgebungstemperaturen

ermöglichen (vgl. D1 S. 5 letzter Abs.). Als ionische Flüssigkeiten eignen sich nach

D1 explizit u.a. die in den Druckschriften D2 und D3 genannten und als gleichwertig

charakterisierten ionischen Flüssigkeiten (vgl. D1 S. 5 dritter Abs.).

Der Fachmann hatte somit ausgehend von D1 eine Veranlassung, die in D2 und D3

beschriebenen

ionischen Flüssigkeiten bei der weiteren Entwicklung von

amperometrischen Gassensoren zu berücksichtigen.

D2 betrifft ionische Flüssigkeiten, die als Katalysatoren oder als Lösemittel für saure

Katalysatoren in chemischen Reaktionen eingesetzt werden können (vgl. D2 S.1

Ze. 1 bis 2). Als Kationen der ionischen Flüssigkeit werden in D2 u.a. Mono-, Di-,

Tri- und Tetraalkylammoniumverbindungen aufgeführt, wobei die Alkylgruppen

verzweigt oder unverzweigt sind und 1 bis 30 Kohlenstoffatome enthalten können,

was von den Merkmalen M2.1a bis M2.1d umfasst ist (vgl. D2 S. 3 Ze. 26 bis 33).

D3 betrifft die Herstellung aromatischer Aldehyde unter Einsatz ionischer

Flüssigkeiten (vgl. D3 S. 1 Ze. 5 bis 6). Nach D3 kann es sich bei den Kationen der

ionischen Flüssigkeiten wie

in D2 um aliphatische Mono-, Di-, Tri- und

Tetraalkylammoniumverbindungen handeln, wobei gemäß D3 die Alklylketten 1 bis

8 Kohlenstoffatome enthalten können (vgl. D3 S. 4 Ze. 7 bis 13). Somit sind auch

D3 die Merkmale M2.1a bis M2.1d zu entnehmen. In D3 wird besonders darauf

hingewiesen, dass die aufgeführten ionischen Flüssigkeiten u.a. eine niedrige

Viskosität bei gleichzeitiger

thermischer Stabilität aufweisen, was der

streitpatentgemäßen Anforderung gerecht wird (vgl. D3 S. 4 Ze. 5 bis 6).

Der Fachmann konnte somit, ausgehend von D1, Elektrolyte auf Basis ionischer

Flüssigkeiten aus D2 und D3 anhand von orientierenden Versuchen zur

Optimierung von amperometrischen Gassensoren

testen und somit zur

streitpatentgemäßen Lehre mit Mono-, Di- und Trialkylammonium als Kation einer

ionischen Flüssigkeit gelangen.

Darüber hinaus wusste der Fachmann aus der Druckschrift D1, dass die dort

beschriebenen

ionischen

Flüssigkeiten

allgemein

als Elektrolyt

in

elektrochemischen Zellen zum Einsatz kommen (vgl. D1 Anspruch 1 i.V.m. S. 1

erster Abs.). Bei diesen elektrochemischen Zellen kann es sich gemäß D1 einerseits

um elektrochemische Gassensoren handeln, andererseits um elektrochemische

Brennstoffzellen, was jeweils mit eigenen nebengeordneten Ansprüchen formuliert

wird (vgl. D1 Anspruch 1 bis 3 und 13 i.V.m. S. 1 erster Abs.). Die nach D1

vorgestellten

ionischen Flüssigkeiten sollen sowohl

in elektrochemischen

Gassensoren als auch in Brennstoffzellen gleichermaßen eingesetzt werden

können

(vgl. D1 S. 11 dritter Abs.). Dem Fachmann war damit

im

Gesamtzusammenhang der Druckschrift D1 bewusst, dass geeignete ionische

Flüssigkeiten nicht nur auf dem Gebiet der Gassensoren, sondern auch auf dem

Gebiet der Brennstoffzellen verwendet werden und daher geeignete Elektrolyte

auch auf diesem Gebiet zu finden sind.

Dabei traf er auf Druckschrift D5, in der die thermische Stabilität von ionischen

Flüssigkeiten

für Brennstoffzellen und andere Hochtemperaturanwendungen

hervorgehoben wird (vgl. D5 Abs. [0001]). Geeignete ionische Flüssigkeiten nach

D5 können ein Monoalkylammonium wie Ethyl- oder Methylammonium oder

Dimethylammonium als Kation aufweisen (vgl. D5 Anspruch 9 i.V.m. Abs. [0016],

[0073] u. [0074]). Nach D5 zeichnen sich diese Elektrolyte durch eine hohe Mobilität

der Ionen infolge niedriger Viskosität aus, sodass die Leitfähigkeit vergleichsweise

hoch ist (vgl. D5 Anspruch 9 i.V.m. Abs. [0071], [0073] u. [0074]). Aus D1 wusste

der Fachmann bereits, dass gerade diese Eigenschaft zu einer Erhöhung der

Sensitivität des Sensors führt (vgl. D1 S. 7/8 Brückenabsatz). Da der Fachmann die

in D5 genannten ionischen Flüssigkeiten bereits aus D2 und D3 kannte, bedurfte es

keiner erfinderischen Tätigkeit, genau diese ionischen Flüssigkeiten aufgrund ihrer

hohen thermischen Stabilität zum Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen

auszuwählen und aufgrund der hohen Sensitivität in einem amperometrischen

Sensor nach D1 einzusetzen und somit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1

des Hauptantrags zu gelangen.

Dieselbe Argumentation trifft auch auf den Gegenstand des nebengeordneten

Patentanspruchs 18 zu, der auf die Verwendung eine amperometrischen

Gassensors gerichtet ist, der durch die gleichen technischen Merkmale wie der

Gassensor nach Patentanspruch 1 charakterisiert wird. Die Verwendung zur

Detektion oder Messung von Schwefelwasserstoff als saures Gas oder Chlor als

Halogengas gemäß Patentanspruch 18 des Hauptantrags entnimmt der Fachmann

ebenfalls der D1 (vgl. D1 Anspruch 37 u. 40 i.V.m. S. 16 Beispiel 1 und 2).

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 18 nach Hauptantrag beruhen somit

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 17

und 19 haben damit ebenfalls keinen Bestand (vgl. BGH, GRUR 2007, 862

– Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 – Elektrisches

Speicherheizgerät).

III.

1. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag

durch die nähere Definition der Anionen der ionischen Flüssigkeit in Form des

zusätzlichen Merkmals M2.2:

M2.1d …gleich oder verschieden sind, und

M2.2 mindestens ein Anion aus der Gruppe der Nitrate, Nitrite, Tetrafluorborate,

Hexafluorphosphate, Polyfluoralkansulfonate, Bis-(trifluormethylsulfonyl)imide, Alkylsulfate, Alkansulfonate, Acetate und der Anionen von

Fluoralkansäuren enthält.

Dieses Merkmal vermag jedoch eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen.

Nach D1 soll als Anion der ionischen Flüssigkeit mind. eines aus der Gruppe der

Halogenide, Nitrate, Nitrite, Tetrafluorborate, Hexafluorphosphate, Polyfluoralkansulfonate, Bis(trifluormethyl-sulfonyl)imide, Methylsulfate, Acetate oder Anionen der

Fluoralkansäuren ausgewählt werden, wobei diese Aufzählung fast komplett mit

derjenigen gemäß Merkmal M2.2 übereinstimmt (vgl. D1 Anspruch 29).

Entsprechende Anionen finden sich auch in den Beschreibungen zu geeigneten

ionischen Flüssigkeiten gemäß D2 und D3 (vgl. D2 S. 2/3 überbrückender Satz; D3

S. 6 Ze. 5 bis 6).

Darüber hinaus weisen auch die nach D5 eingesetzten ionischen Flüssigkeiten mit

den patentgemäßen Kationen als Anionen u.a. Nitrat, Bis(trifluormethansulfonyl)imid, Trifluoracetat, Tetrafluorborat auf, die ebenfalls unter das Merkmal

M2.2 fallen (vgl. D5 Anspruch 9).

Damit gehörte der Einsatz von Anionen gemäß Merkmal M2.2. zum Wissen und

Können des Fachmanns.

2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Hauptantrag

durch die Definition anorganischer Zusätze in Form des zusätzlichen Merkmals M3:

M2.1d …gleich oder verschieden sind, wobei

M3 die ionische Flüssigkeit anorganische Zusätze ausgewählt aus der Gruppe

der Alkalihalogenide und Ammoniumhalogenide, welche unsubstituiert oder

mit C1- bis C4-AIkyl-Gruppen substituiert sind, und der

Übergangsmetallsalze und Bleisalze aus der Gruppe der Salze von Mn2+,

Mn3+, Cu2+, Ag, Cr3+, Cr6+, Fe2+, Fe3+ und Pb2+ aufweist.

Auch dieses Merkmal vermag eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen, denn

der Zusatz von Katalysatoren in chemischen Reaktionen gehört ebenfalls zum

Wissen und Können des Fachmanns.

So bekommt der Fachmann z.B. aus D1 die Anregung, dem Elektrolyten zur

Erhöhung der Leitfähigkeit und damit zur Erhöhung der Sensitivität des Sensors

noch Aluminiumhalogenide zuzugeben (vgl. D1 S. 7/8 Brückenabs.). Damit wusste

der Fachmann allgemein durch Zusatz entsprechender Salze die Sensitivität des

Sensors zu erhöhen.

Den Zusatz von Katalysatoren kannte der Fachmann aber beispielsweise auch aus

der D4, in der ein elektrochemischer Sensor zur amperometrischen Messung von

Gasen mit einer ionischen Flüssigkeit als Elektrolyt beschrieben wird (vgl. D4

Anspruch 1 i.V.m. S. 1 Ze. 4 bis 7, S. 18 Ze. 20 bis 31 u. S. 20 Ze. 29 bis S. 21

Ze. 2).

Nach D4 können zur Verstärkung der bei der Messung ablaufenden

Redoxreaktionen der ionischen Flüssigkeit noch Redox-Katalysatoren zugesetzt

werden, wobei es sich insbesondere um Kupferhalogenide handeln kann, die

ebenfalls unter das Merkmal M3 gemäß Hilfsantrag 2 fallen (vgl. D4 Anspruch 23

i.V.m. S. 14 Ze. 6 bis 10).

Da in D1 auch beschrieben wird, dass die Messungen des Gassensors auf

Redoxreaktionen beruhen, hat der Fachmann ohne erfinderisches Zutun solche

Katalysatoren auch in einem Gassensor nach D1 einzusetzen gewusst (vgl. D1

Anspruch 4, 5 u. 7 i.V.m. S. 1 letzter Abs., S. 2 erster Abs. u. S. 8 dritter Abs.).

3. Die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 und 17 der Hilfsanträge 1

und 2 beruhen somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und haben daher keinen

Bestand.

Die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 bis 16 und 18 der Hilfsanträge 1 und 2

teilen dieses Schicksal.

IV.

Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem

die Beschwerdeführerin ihre Nicht-Teilnahme an der mündlichen Verhandlung

mitgeteilt hat - was als Rücknahme ihres zuvor gestellten Antrags auf Anberaumung

einer mündlichen Verhandlung auszulegen war

- und dem Antrag der

Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde bei der gegebenen Sach-

und Rechtslage in vollem Umfang entsprochen werden konnte.

V.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder

von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Wismeth

Philipps

prö