BPatG Beschluss vom 15.03.2021 – 14 W (pat) 54/19

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 54/19 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 008 664.6

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 15. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der Richterin Dr. Münzberg und des Richters

Dr. Jäger

ECLI:DE:BPatG:2021:150321B14Wpat54.19.0

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom

12. September 2019 wird aufgehoben und das Patent 10 2007 008

664 erteilt.

Bezeichnung:

Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz

Anmeldetag: 20. Februar 2007

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche

1 bis 7 vom 2. Februar 2021,

und Beschreibung

Seiten 1 bis 16 vom 2. Februar 2021.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 12. September 2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K

des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung mit dem amtlichen

Aktenzeichen 10 2007 008 664.6 und der Bezeichnung

"Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz"

zurückgewiesen.

Die Anmeldung wurde aus den Gründen des Bescheids der Prüfungsstelle vom

24. Juli 2019 zurückgewiesen, wonach neben formalen Rechtschreibfehlern

mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit einer Patentierung im

Wege stünden. Die einen Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG darstellende

D1 DE 10 2006 013 624 A1

offenbare sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1. Aus dieser Druckschrift sei

die Verabreichung

von Glucoseisomerase

–

ohne

zugesetzte 5-D-

Fructosedehydrogenase – zusammen mit Metallionen bekannt, da die beispielhaft

aufgezeigte Kapselformulierung neben dem Enzym auch Dicalciumphosphat als

Metallionenverbindung umfasse. Desweiteren fehle dem beanspruchten Mittel

gemäß Patentanspruch 1 gegenüber einer Zusammenschau der

D5 Rumessen, J. J., Scand. J. Gastroenterol. 1992, 27, S. 819 bis 828 mit der

D6 Kasumi, T. et al., Agric. Biol. Chem. 1981, 45, S. 619 bis 627

bzw. der

D7 Einträge im Internet-Forum der “Irritable bowel syndrome self help and

support group” vom 10.05.2004. URL: http://www.ibsgroup.org/forums/

index.php?showtopic=69499&st=0&p=106187&#entry106187; aufgerufen

über http://www.ibsgroup.org/forums [recherchiert am 10.05.2010] mit der

D8 WO 03/051391 A1

die erfinderische Tätigkeit. D5 lehre, dass eine Fructose-Malabsorption nur dann

auftrete, wenn Fructose im Überschuss zu Glucose vorhanden sei und dass bei

gleichen Mengen an Glucose und Fructose keine Malabsorption nachweisbar sei.

Aus der D6 sei zudem bekannt, dass Glusoseisomerase Fructose in Glucose umwandle und das Gleichgewicht dieser Reaktion bei einer äquimolaren Mischung

liege, wobei Glucoseisomerase Metallionen für ihre Aktivität benötige. Der Internetblog-Auszug D7 offenbare die Verwendung von Glucoseisomerase zur Behandlung

von Fructoseintoleranz und D8 ein Arzneimittel, das Glucoseisomerase als Wirkstoff

sowie pharmazeutisch verträgliche Träger und Metallionen enthalte. In der Zusammenschau der D5 mit der D6 oder alternativ der D7 mit der D8 habe somit der

Anmeldegegenstand nahe gelegen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

ihr Patentbegehren auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 vom

2. Februar 2021 weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 lautet folgendermaßen:

"

"

Die Anmelderin trägt zur Begründung der Beschwerde vor, dass der Gegenstand

des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag sowohl neu sei als auch auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Die Neuheit gegenüber D1 sei gegeben, da Calciumionen als beigefügte

Metallionen nunmehr ausgeschlossen seien und in D1 lediglich Dicalciumphosphat

als Metallionen-haltige Verbindung offenbart werde.

Die Zusammenschau von D5 und D6 lege den Anmeldegegenstand nicht nahe.

Denn D5 befasse sich mit der Absorption von Kohlehydraten aus der Nahrung und

den zugrunde liegenden Mechanismen. In diesem Zusammenhang stelle die D5

eine Malabsorption bei der Gabe großer Mengen an Fructose bei gesunden

Testpersonen fest, die durch eine zusätzliche Gabe von Glucose vermindert werden

könne. Aus diesen Ergebnissen

leite die D5 aber keine therapeutischen

Maßnahmen ab, zumal sie selbst darauf hinweise, dass bei Lebensmitteln, die – wie

es dem Fachmann bekannt sei – gleiche Mengen an Glucose und Fructose

enthielten, ebenfalls Fructoseintoleranz beobachtet werde. Zudem weise die D5

nicht auf ein Gleichgewicht zwischen Glucose und Fructose hin. Sie sei daher kein

geeigneter Ausgangspunkt, zumal die D5 keine über eine Diät hinausgehende

Lösung bereitstelle und außerdem keinen Anhaltspunkt für eine Reduzierung der

Fructosemenge mit enzymatischen Mitteln unter in vivo-Bedingungen gebe. Die D6

betreffe die Aufreinigung und die enzymatischen Eigenschaften einer

Glucoseisomerase, ohne dabei auf die Fructosemalabsorption oder eine in vivo-

Verwendung der Glucoseisomerase hinzuweisen. Es habe daher kein Anlass

bestanden, die D6 mit der D5 zu kombinieren und dabei zum Anmeldegegenstand

zu gelangen.

Der Auszug aus einem Internetblog gemäß D7 stelle keinen Stand der Technik dar,

da eine tatsächliche Vorveröffentlichung der relevanten Blogeinträge in der in D7

abgedruckten Form nicht nachgewiesen worden sei. Zudem gebe die D7 keine ernst

gemeinte Empfehlung

zur Behandlung

von

Fructoseintoleranz mit

Glucoseisomerase und offenbare somit nicht unmittelbar und eindeutig eine

derartige Verwendung. Auch liege anmeldungsgemäß keine von D7 für den Einsatz

von Glucoseisomerase geforderte ausreichend hohe Fructosekonzentration vor.

Insbesondere offenbare D7 nicht die anmeldungsgemäße Erkenntnis, das in vivo

Glucose schneller resorbiert werde als Fructose, weshalb Glucose ständig dem

Speisebrei

im Dünndarm entzogen werde, was dazu führe, dass mittels

Glucoseisomerase ständig Glucose aus Fructose nachgebildet werde mit dem

Effekt, dass Fructose aus dem Speisebrei entfernt und somit eine Behandlung von

Fructoseintoleranz ermöglicht werde. Der Anmeldegegenstand werde auch nicht in

einer Zusammenschau mit der D8 nahegelegt. Denn D8 betreffe die Behandlung

von Übergewicht, Diabetes

oder Schwankungen

im

Insulin-

bzw.

Glucoseblutspiegel, nicht aber der Fructoseintoleranz. Vielmehr werde in D8

Fructose problemlos absorbiert, so dass es an der Erkennbarkeit des technischen

Problems und entsprechender Anregungen fehle. Der Fachmann habe daher die

D8 gar nicht berücksichtigt und somit auch nicht mit der D7 kombiniert.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Prüfungsstelle vom 12. September 2019

aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis

7 und der daran angepassten Beschreibung vom 2. Februar 2021

zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten

Patentansprüche 2 bis 7 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und führt zu dem im Tenor

angegebenen Ergebnis.

2.

Bezüglich der Offenbarung der Patentansprüche 1 bis 7 bestehen keine

Bedenken. Der Patentanspruch 1 leitet sich von den ursprünglich eingereichten

Patentansprüchen 19 und 21 sowie von den Ausführungen auf S. 4 Z. 19 bis 22,

S. 6 Z. 31 bis 33, S. 12 Z. 1 bis 7 und S. 17 Z. 5 bis 10 der ursprünglich eingereichten

Beschreibung her. Der Patentanspruch 2 basiert auf den Ausführungen auf S. 12

Z. 15 bis 22 der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Die Patentansprüche 3

und 4 gehen auf die S. 13 Z. 20 bis 24 bzw. S. 13 Z. 26 bis 30 der ursprünglich

eingereichten Beschreibung zurück. Der Patentanspruch 5 ist in den Zeilen 27 bis

29 der Seite 12 der ursprünglich eingereichten Beschreibung offenbart. Die

Patentansprüche 6 und 7 basieren auf den Ausführungen auf S. 16 Z. 8 bis 13 und

S. 7 Z. 15 bis 23 i. V. m. S. 2 Z. 1 bis 5 und S. 2 Z. 18 bis 27 der ursprünglich

eingereichten Beschreibung. Die Patentansprüche 1 bis 8 sind auch sonst nicht zu

beanstanden. Die formalen Einwände der Prüfungsstelle aus den Prüfungsbescheiden sind ausgeräumt, so dass die geltende Anspruchsfassung zulässig ist.

3.

Das Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz gemäß Patentanspruch 1 ist

neu.

Der Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:

Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz enthaltend

Glucoseisomerase,

verträgliche Träger und/oder Exzipienten und

beigefügte Metallionen,

4.1

die aus Mn2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Co2+ oder Cu2+ sowie Gemischen davon

ausgewählt werden,

wobei die Zusammensetzung keine 5-D-Fructose-Dehydrogenase

enthält.

In keinem der entgegengehaltenen Dokumente werden Mittel zur Anwendung bei

Fructoseintoleranz mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 beschrieben.

Aus der einen älteren Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG darstellenden

Offenlegungsschrift D1 ist ein Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz bekannt,

das Glucoseisomerase sowie verträgliche Träger und/oder Exzipienten enthält (vgl.

D1 Patentansprüche 3, 19, Abs. [0015], [0037]). Die D1 verweist auch explizit

darauf, dass Glucoseisomerase allein ohne den weiteren Wirkstoff 5-D-Fructose-

Dehydrogenase verwendet werden kann (vgl. D1 Abs. [0025], [0037]). Damit sind

aus D1 die Merkmale 1 bis 3 und 5 bekannt. Von diesem Mittel gemäß D1

unterscheidet sich allerdings das anmeldungsgemäße Mittel zur Anwendung bei

Fructoseintoleranz durch das explizite Beifügen von Metallionen gemäß den

Merkmalen 4 und 4.1. Denn die D1 lehrt nicht diesen expliziten Zusatz von

Metallionen und ebenfalls nicht die Auswahl der im Merkmal 4.1 angegebenen

Metallionen. Vielmehr werden dort Ca2+- und Mg2+-Metallionen lediglich als

Bestandteil der Verbindungen Dicalciumphosphat bzw. Magnesiumstearat

zugegeben, die gemäß D1 als Exzipient und/oder Träger dienen und die dem Mittel

nicht zusätzlich als weiterer Bestandteil zu Träger und/oder Exzipient gemäß

Merkmal 3 zugegeben werden (vgl. D1 Abs. [0039]). Zudem beschreibt die D1 zwar

eine Reihe von weiteren Zusatzstoffen, ohne dabei aber Metallionen und

insbesondere die Metallionen gemäß Merkmal 4.1 unmittelbar und eindeutig zu

offenbaren (vgl. D1 Abs. [0031]). Damit sind die Merkmale 4 und 4.1 der D1 nicht

zu entnehmen.

Auch die übrigen, dem Senat vorliegenden Druckschriften sind nicht

neuheitsschädlich, da zum einen die Internetveröffentlichung D7 die Verwendung

von Glucoseisomerase zur Anwendung bei Fructoseintoleranz nicht unmittelbar und

eindeutig vorbeschreibt (vgl. Ausführungen in Kap. 4.2.). Zum anderen betreffen die

weiteren Druckschriften entweder kein Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz

oder die Verwendung von Glucoseisomerase in Lebensmitteln bzw. geben

allgemeinen Stand der Technik zu Glucoseisomerase, Fructoseintoleranz, Glucose

und Fructose an.

4.

Das Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz nach Patentanspruch 1

beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, ein Mittel zur Anwendung bei

Fructoseintoleranz bereitzustellen, mit einem Mittel nach Patentanspruch 1 zu

lösen, wird durch die Lehre von keiner der im Prüfungs- und Beschwerdeverfahren

diskutierten Druckschriften nahegelegt.

4.1. Als Ausgangspunkt zur Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe bietet sich

die D5 an. Diese Druckschrift betrifft Fructose, dessen Absorption im menschlichen

Körper und die Folgen einer Malabsorption (vgl. D5 S. 819 Titel, spaltenübergr.

Abs., S. 822 re. Sp. Abs. 2 bis S. 823 Fig. 3, S. 824 re. Sp. Abs. 3 bis vorle. Abs.).

Da sich somit die D5 bei den Untersuchungen zur Fructose-Malabsorption mit

intestinaler Fructoseintoleranz beschäftigt, hatte der Fachmann eine Veranlassung,

diese Druckschrift heranzuziehen. Bezüglich der Malabsorption lehrt die D5, dass

durch eine zusätzliche Glucosegabe die Fructosemalabsorption vermindert werden

kann, da diese nur auftritt, wenn Fructose gegenüber Glucose im Überschuss

vorliegt (vgl. D5 S. 823 Fig. 3 und spaltenübergr. Abs.). Allerdings gibt die D5 dem

Fachmann keinen Hinweis auf eine Verwendung von Glucoseisomerase zur

Einstellung eines gleichen Verhältnisses von Fructose und Glucose. Vielmehr rät

die D5 bei Auftreten von Symptomen einer Fructosemaladsorption, wie z. B.

Flatulenz und Diarrhö, zu einer Fructose-armen Diät (vgl. D5 S. 824 re. Sp. Abs. 3

und 4, S. 825 li. Sp. Z. 14 bis 23 und Z. 41 bis 46).

Einen derartigen Hinweis kann die D6 ebenfalls nicht geben. Diese Druckschrift

beschäftigt sich mit der Reinigung und den enzymatischen Eigenschaften von

Glucoseisomerase (vgl. D6 S. 619 Titel und Abstract). Dieses Enzym bewirkt eine

gegenseitige Umwandlung (Interconversion) von Glucose und Fructose, bis beide

Zucker ungefähr im 1:1-Gleichgewicht vorliegen, wobei Metallionen, insbesondere

Mg2+, Mn2+, Fe2+ und Co2+-Ionen, für die Aktivität von Glucoseisomerase erforderlich

sind (vgl. D6 S. 624 li. Sp. le. Abs. iVm Fig. 10 und S. 622 spaltenübergr. Abs.

i. V. m. S. 623 Tab. III). Die diesbezüglichen Untersuchungen wurden in D6

allerdings bei 60°C unter in vitro Bedingungen durchgeführt (vgl. D6 S. 624 Fig. 10

Bildunterschrift). Einen Hinweis auf ein entsprechendes Gleichgewicht bei in vivo

Bedingungen (Körpertemperatur und andere chemische Zusammensetzung der

physiologischen Umgebung) gibt die D6 aber nicht. Zudem spricht die D6

Fructoseintoleranz und damit eine mögliche Anwendung von Glucoseisomerase bei

Fruktoseintoleranz nicht an. Es hat somit keine Anregung bestanden, die aus D6

bekannte Glucoseisomerase zur Anwendung bei Fructoseintoleranz in Betracht zu

ziehen bzw. bei Auftreten von Symptomen einer Fructosemaladsorption gemäß D5

zu berücksichtigen.

4.2. Ob der von der Einsprechenden in das Verfahren eingeführte Auszug aus

dem Internetblog der "Irritable Bowel Syndrome Self Help and Support Group" (D7)

als relevanter Stand der Technik anzusehen ist oder nicht, kann vorliegend

dahingestellt bleiben, da die D7 die Verwendung von Glucoseisomerase zur

Anwendung bei Fructoseintoleranz ohnehin nicht unmittelbar und eindeutig

offenbart. Zwar spricht das Blog-Mitglied "I'll B Snookered" im Zusammenhang mit

Fructoseintoleranz die Idee an, dass das Enzym Glucoseisomerase die Reaktion

von Glucose zu Fructose und bei hoch genug vorhandenen Konzentrationen an

Fructose auch die Rückreaktion katalysiere. Allerdings ist ihm zum einen

unbekannt, ob käuflich erwerbliche Glucoseisomerase einfach eingenommen

werden kann, zum anderen relativiert er diese

Idee als möglicherweise

vollkommenen Nonsens ("could be totally bunk") (vgl. D7 S. 4/5 seitenübergr.

Blogeintrag i. V. m. S. 1 Blogeintrag). Da es sich bei dem Blogeintrag zudem nicht

um einen wissenschaftlichen Beitrag auf Basis von in vitro oder in vivo-Studien

handelt, was bereits an den verwendeten Sprachwendungen zu erkennen ist, erhält

der Fachmann aus der D7 weder eine Veranlassung noch eine hinreichende

Erfolgserwartung, Glucoseisomerase zur Anwendung bei Fructoseintoleranz in

Betracht zu ziehen.

4.3. Die D8 betrifft ein Verfahren zur Behandlung von Übergewicht, Diabetes oder

Schwankungen im Insulin- bzw. Glucoseblutspiegel (vgl. D8 Bezeichnung). Dabei

lehrt die D8 die Überführung von Glucose in Fructose mittels Glucoseisomerase als

vorteilhaft, da Fructose einen gegenüber Glucose geringer verwertbaren

Kaloriengehalt, einen thermogenen Effekt und appetitzügelnde Eigenschaften

aufweist (vgl. D9 S. 9 le. Abs., S. 10 Abs. 1 und 2, S. 11 vorle. Abs.). Mit

Fructoseintoleranz beschäftigt sich die D8 somit nicht. Der Fachmann hat daher

diese Druckschrift gar nicht in Betracht gezogen, da sie ihm keine Anregung zur

Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe gibt, ein Mittel zur Anwendung bei

Fructoseintoleranz bereitzustellen.

4.4. Die weiteren im Prüfungsverfahren diskutierten Dokumente können das

beanspruchte Mittel ebenfalls nicht nahelegen, da sie sich entweder mit der

Verwendung von Glucoseisomerase in Lebensmitteln, die nicht mehr Gegenstand

der geltenden Ansprüche sind, oder nicht mit Fructoseintoleranz beschäftigen.

4.5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich damit nicht in nahe

liegender Weise aus dem Stand der Technik.

5.

Nachdem das Mittel zur Anwendung bei Fructoseintoleranz nach dem

Patentanspruch 1 alle Kriterien der Patentfähigkeit erfüllt, ist Patentanspruch 1

gewährbar. Dasselbe gilt für die Patentansprüche 2 bis 7, die besondere

Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 betreffenden, für

welche die vorstehenden Ausführungen zum Patentanspruch 1 gleichermaßen

zutreffen.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

2.

3.

4.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder

von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Münzberg

Jäger

Richter Schell ist

krankheitsbedingt an

der Leistung der

Unterschrift gehindert

Maksymiw

prö