BPatG Beschluss vom 15.03.2021 – 14 W (pat) 8/16

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 8/16 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2012 015 405

ECLI:DE:BPatG:2021:150321B14Wpat8.16.0

…

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

15. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, des

Richters Schell und der Richterinnen Dr. Münzberg und Dr. Philipps

beschlossen:

1.

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der

angefochtene Beschluss der Patentabteilung 45 des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Dezember 2015

aufgehoben.

2.

Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss vom 10. Dezember 2015 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen

Patent- und Markenamts das Patent 10 2012 015 405 mit der Bezeichnung

"Zylinderlaufbuchse und Verfahren zu deren Herstellung"

widerrufen.

Dem Einspruchsverfahren lagen die folgenden Entgegenhaltungen zu Grunde:

E1:

E2:

E3:

DE 696 02 560 T2

DE 103 08 562 B3

DE 103 08 563 B3

E4:

E5:

E6:

E7:

E8:

E9:

DE 695 02 181 T2

DE 10 2008 005 037 A1

DE 103 47 512 C5

DE 10 2009 016 933 A1

DE 10 2006 016 524 B3

DE 199 37 934 A1

E10: DE 196 05 946 C1

Einleitend wurde im Beschluss die Zulässigkeit des Einspruchs im Hinblick auf den

Umstand diskutiert, dass das Merkmal „zwischen 0 und maximal 10 % Nickel“, im

Einspruchsschriftsatz nicht thematisiert worden sei. Die Zulässigkeit wurde aber

bejaht, da das besagte Merkmal einen lediglich fakultativen Charakter aufweise und

die Auseinandersetzung mit dem Kern der Erfindung ausreichend sei.

Danach wurde der Widerruf des Patents im Wesentlichen damit begründet, dass

das Verfahren gemäß Anspruch 1 nach Streitpatent vor dem Hintergrund von E2 in

Kombination mit E9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. E9 beschreibe

ein Verfahren zur Herstellung einer Zylinderlaufbuchse, wobei auf einen Dorn als

Formkörper mehrere Schichten thermisch aufgespritzt würden. Dabei sei die äußere

Schicht, eine Anbindeschicht, aus einer Aluminium- oder Magnesiumlegierung

gebildet. Die sich daran anschließende, innere Schicht sei die Laufschicht und

bestehe aus einer Aluminiumlegierung, die sich insbesondere hinsichtlich der

Eisenmenge vom Streitpatent unterscheide. Der E9 sei jedoch zum einen der

Hinweis zu entnehmen, dass die Werkstoffzusammensetzung nahezu frei wählbar

sei und an die lokalen Anforderungen angepasst werden könne, zum anderen dass

die zusätzlichen Legierungsbestandteile in der Laufschicht deren Härte und

Warmfestigkeit erhöhen könnten. Daher werde der Fachmann auf der Suche nach

geeigneten Werkstoffzusammensetzungen in der E2 fündig, in der für eine

Zylinderlaufbuchse eine Verschleißschutzschicht (Laufschicht) auf Basis einer

hochfesten Eisenlegierung vorgesehen sei, welche die streitpatentgemäße

Zusammensetzung umfasse.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt, mit der sie

ihr Patentbegehren auf Basis des Hauptantrags gemäß erteilter Fassung sowie der

Hilfsanträge 1 bis 3, jeweils vom 13. Mai 2016, weiterverfolgt.

Der erteilte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

Der nebengeordnete erteilte Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet:

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin im Wesentlichen

vorgetragen, dass zum einen ihr rechtliches Verhör verletzt worden sei, da keine

mündliche Verhandlung stattgefunden habe und der Beschluss ohne Absetzen

eines Zwischenbescheids trotz zweier bis dahin nicht erörterter Punkte erfolgt sei.

Darüber hinaus müsse der Einspruch als unzulässig verworfen werden, da das

Merkmal „zwischen 0 und maximal 10 % Nickel“ keineswegs einen lediglich

fakultativen Charakter besitze und daher in der Einspruchsbegründung hätte

berücksichtigt werden müssen.

Zur erfinderischen Tätigkeit führt sie aus, dass die Zusammensetzung des ersten

Werkstoffs gemäß Streitpatent in E2 nicht offenbart sei, da die Zusammensetzung

nach E2 nicht entsprechend der Entscheidung „Chrom-Nickel-Legierung“ stoff- und

mengenmäßig eindeutig beschrieben sei, sondern es sich um eine Vielzahl von

optionalen Legierungsbestandteilen handele, die vorhanden sein könnten oder

nicht. Es sei nur ein oberer Grenzwert in Summe für fünf verschiedene Stoffe mit

verschiedenen Eigenschaften und Einflüssen auf das Legierungsverhalten genannt,

was eher einer Situation gemäß der Entscheidung nach BPatG 14 W (pat) 309/02

entspreche.

Darüber hinaus fehle es in der E9 an einer Anregung, die dort beschriebene

Laufschicht durch eine Schicht anderer Zusammensetzung zu ersetzen. Zum einen

würden in E9 klare Gründe wie Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und tribologische

Eignung für die spezielle Werkstoffwahl der Laufschicht nach E9 genannt. Zum

anderen handele es

sich nach E9 und E2 um unterschiedliche

Herstellungsverfahren, und es sei nicht naheliegend, ein Material in einem

bestimmten Herstellungsverfahren ohne weiteren Anlass durch ein völlig anderes,

nur in sehr breiten Bereichen angegebenes Material aus einem abweichenden

Herstellungsverfahren zu ersetzen.

Dieselben Argumente seien auch auf den nebengeordneten Anspruch 10

anwendbar.

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

1.

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf

Basis des Hauptantrags, hilfsweise im Umfang eines der

Hilfsanträge 1 bis 3 aufrecht zu erhalten,

2.

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin

tritt den Ausführungen der

Patentinhaberin in vollem Umfang entgegen und beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende hält ihren Einspruch für zulässig, da das fragliche Merkmal nicht

zum Kern der Erfindung gehöre. Es sei zudem nicht erforderlich, dass die

Einspruchsschrift bei der Benennung des Widerrufsgrunds zu jedem einzelnen

Merkmal des Patentanspruchs des Streitpatents eventuelle Textstellen in den

benannten Entgegenhaltungen ausdrücklich angebe, vielmehr

reiche die

Benennung oder Vorlage von den Stand der Technik wiedergebenden

Druckschriften im Allgemeinen für sich bereits aus.

Weiterhin liege ihrer Meinung nach keine Gehörsverletzung vor, zumal die

Patentinhaberin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt habe und es im

schriftlichen Verfahren ausreichend Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben habe.

Bezüglich des Hauptantrags führt die Einsprechende aus, das Verfahren gemäß

erteiltem Anspruch 1 sei nicht ausführbar. Ferner beruhe der Gegenstand des

Anspruchs 1 nach Hauptantrag vor dem Hintergrund von E1 in Kombination mit dem

Fachwissen oder in Kombination mit E2, E2 in Kombination mit E4 oder E5, E3 in

Kombination mit E4 und E9 in Kombination mit E2 nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit. Die Argumente zur

fehlenden Ausführbarkeit und mangelnden

erfinderischen Tätigkeit würden entsprechend auch für den Gegenstand des

Anspruchs 10 gelten.

Mit Eingabe vom 5. Februar 2021 hat die Einsprechende beantragt, im schriftlichen

Verfahren zu entscheiden.

Wegen weiterer Einzelheiten,

insbesondere auch

zum Wortlaut der

Patentansprüche 2 bis 9 des Hauptantrags sowie zum Wortlaut der Hilfsanträge 1

bis 3 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig und führt in der Sache zum Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein

Verfahren zur Herstellung einer Zylinderlaufbuchse mit folgenden Merkmalen:

M1 Verfahren zur Herstellung einer Zylinderlaufbuchse,

umfassend:

M2 - thermisches Spritzen eines ersten Werkstoffes auf einen Formkörper zur

Bildung einer verschleiß- und korrosionsbeständigen ersten Schicht,

wobei der erste gespritzte Werkstoff umfasst,

M2.1 mindestens 67 % Eisen, Fe;

M2.2 maximal 3 % Kohlenstoff, C;

M2.3

zwischen 0 und maximal 20 % Chrom, Cr;

M2.4

zwischen 0 und maximal 10 % Nickel, Ni;

und

M3 - thermisches Spritzen eines zweiten Werkstoffes zur Bildung einer zweiten

äußeren Schicht auf der ersten, inneren Schicht,

wobei der zweite gespritzte Werkstoff umfasst,

M3.1 Aluminium,

M3.2

eine Aluminiumlegierung

M3.3

oder ein Mehrelementmaterial aus Leichtmaterial;

und

M4 - Entfernen des Formkörpers zur Freilegung der gebildeten

Zylinderlaufbuchse.

Der nebengeordnete Patentanspruch 10 des Hauptantrags

ist auf eine

Zylinderlaufbuchse, herstellbar mit einem Verfahren nach einem der

vorhergehenden Ansprüche, gerichtet.

2. Ob der Einspruch zulässig ist, kann vorliegend als nicht entscheidungsrelevant

dahingestellt bleiben.

3. Die Patentansprüche 1 bis 10 des Hauptantrags entsprechen den ursprünglich

eingereichten Ansprüchen 1 bis 10. Eine unzulässige Erweiterung der erteilten

Patentansprüche gemäß Hauptantrag

liegt nicht vor und wurde von der

Einsprechenden auch nicht geltend gemacht.

4. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zu Grunde, ein einfacheres Verfahren zur

Herstellung einer verbesserten Zylinderlaufbuchse sowie eine entsprechende

Laufbuchse bereitzustellen, bei dem/der die im Stand der Technik bekannten

Nachteile beseitigt oder verringert sind (vgl. Streitpatent Abs. [0011]).

5. Mit der zuvor genannten Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein

Techniker oder Ingenieur mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung

und Entwicklung von Zylinderlaufbuchsen befasst.

6. Der

in Merkmal M3.3 verwendete Begriff

„Mehrelementmaterial aus

Leichtmaterial“ bedarf einer Auslegung. Das Merkmal betrifft den Werkstoff der

zweiten, äußeren Schicht der Zylinderlaufbuchse zur Ausbildung

ihrer

Außenmantelfläche (vgl. Streitpatent Anspruch 1 i.V.m. Abs. [0026]). Da dem

gesamten Streitpatent keine Definition zur konkreten Bedeutung von

„Leichtmaterial“ zu entnehmen ist, geht der Fachmann von einer fachüblichen

Bedeutung

aus.

Im Stand

der Technik

sind

Leichtmetalle

und

Leichtmetalllegierungen wie z.B. Aluminium und seine Legierungen

im

Zusammenhang mit dem Bau von Zylinderlaufbuchsen bekannt (vgl. E2 Anspruch

18 i.V.m. Abs. [0043]; E3 Anspruch 22 i.V.m. Abs. [0001]). Damit ist der Begriff

„Leichtmaterial“ als Synonym für ein Leichtmetall zu verstehen. Werkstoffe auf Basis

von Leichtmetallen und ihrer Legierungen sind dem Fachmann vertraut. Ein

„Mehrelementmaterial aus Leichtmaterial“ gemäß Merkmal M3.3 sieht er somit im

Zusammenhang mit einer Legierung, die zwingend ein Leichtmetall als

Hauptbestandteil aufweist. Die Anwesenheit zusätzlicher anderer Metalle ist dabei

nicht ausgeschlossen. So ist z.B. in Absatz [0023] des Streitpatents von einer

„Mehrelementschicht aus einer Aluminiumlegierung und Eisen“ oder

im

Ausführungsbeispiel in Abs. [0039] von einer „AlSi12“-Schicht als Beispiel für den

zweiten Werkstoff die Rede. Demzufolge muss das „Mehrelementmaterial aus

Leichtmaterial“ jedoch mindestens ein Element in Form eines Leichtmetalls wie z.B.

Aluminium als Hauptbestandteil aufweisen.

7. Mit der unter Punkt 6 vorgenommenen Auslegung ist der patentgemäße

Gegenstand auch ausführbar, da der Fachmann weiß, welche unter

„Leichtmaterialien“ fallende Werkstoffe auf dem patentgemäßen Gebiet als geeignet

anzusehen sind oder dies durch übliche Routineversuche herausfinden kann.

Dem Argument der Einsprechenden, dass es sich auch um ein „Material für geringe

Belastungen“ handeln könne, kann dagegen nicht gefolgt werden, da die

Bereitstellung

einer

üblicherweise

in

Motorblöcken

verwendeten

Zylinderlaufbuchse, die nur geringen Belastungen standhält, keinen Sinn ergäbe.

Für ihre Behauptung, dass im Falle der meisten Stoffe mit wenigstens zwei

Elementen beliebiger Zusammensetzung ein Aufbringen auf eine erste Schicht aus

einer Eisenbasislegierung durch thermisches Spritzen scheitern würde, hat die

Einsprechende darüber hinaus keinerlei Belege vorgebracht.

8. Die Neuheit wurde im Beschwerdeverfahren von der Einsprechenden nicht in

Abrede gestellt und ist unter Berücksichtigung des im Verfahren befindlichen

Standes der Technik auch als gegeben anzusehen.

9. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und die Zylinderlaufbuchse gemäß

Patentanspruch 10 beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn durch

keine der im Verfahren genannten Druckschriften wird ein Stand der Technik

vermittelt, der die beanspruchte Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden

Aufgabe nahelegt.

Dabei stellt die Druckschrift E9 den nächstliegenden Stand der Technik dar, der ein

Verfahren zur Herstellung einer Zylinderlaufbuchse für ein Zylinderkurbelgehäuse

mit einer Laufschicht und einer rauen äußeren Anbindeschicht zu entnehmen ist.

Nach E9 wird zunächst auf einen als Formkörper dienenden Dorn eine die

Lauffläche bildende Laufschicht thermisch aufgespritzt (vgl. E9 Anspruch 1 und 9).

Auf die Laufschicht wird anschließend eine äußere Anbindeschicht thermisch

aufgespritzt, die aufgrund ihrer porösen bzw. rauen Oberfläche der späteren

stoffschlüssigen Anbindung der Zylinderlaufbuchse an das Zylinderkurbelgehäuse

aus artgleichem Material aus einer Leichtmetalllegierung beim Gießen dient (vgl. E9

Anspruch 1 und 9 i.V.m. Sp. 2 Ze. 21 bis 24 u. Sp. 5 Ze. 18 bis 26). Der Fachmann

sieht in dem Verfahren nach E9 den Vorteil, eine leichte, einfach herstellbare

Zylinderlaufbuchse bereitstellen zu können, die zu einer festen Anbindung an das

Gussmaterial des Zylinderkurbelgehäuses während der gesamten Lebensdauer der

Verbrennungskraftmaschine führt (vgl. E9 Sp. 1 Ze. 55 bis 59).

Die gemäß dem Verfahren nach E9 hergestellte Zylinderlaufbuchse muss am Ende

des Herstellungsprozesses nur noch vom Dorn abgezogen werden (vgl. E9

Anspruch 21 i.V.m. Sp. 3 Ze. 29 bis 32, Sp. 4 Ze. 11 bis 17 u. Sp. 6 Ze. 48 bis 50).

Damit sind die Merkmale der patentgemäßen Verfahrensschritte M1, M2, M3 und

M4 von E9 umfasst.

Dagegen weichen die patentgemäßen Werkstoffzusammensetzungen von denen

gemäß E9 ab. Denn während die Anbindeschicht nach E9 zwar an das

Gussmaterial angepasst ist und aus einer Leichtmetalllegierung wie z.B. einer

Magnesium- oder einer Aluminiumlegierung gemäß Merkmal M3.2 bestehen kann,

besteht die Laufschicht nach E9 aus Gewichtsgründen ebenfalls aus einer solchen

Leichtmetalllegierung, die im Falle einer Al-Si-Legierung maximal 2,0 % Eisen

aufweist (vgl. E9 Anspruch 6, 7 u. 14 i.V.m. Sp. 4 Ze. 25 bis 45 u. Sp. 5 Ze. 18 bis

26).

Der Auffassung der Einsprechenden, der Fachmann erhalte aus E9 einen Hinweis,

einen hohen Eisengehalt zu verwirklichen, kann insofern nicht gefolgt werden, als

die Erhöhung der Härte und Warmfestigkeit durch die zusätzlichen

Legierungsbestandteile in E9 zwar genannt ist, für diese Legierungsbestandteile

aber gleichzeitig eine entsprechende Obergrenze mit 2 % Eisen beschrieben ist,

was weit entfernt von einem Gehalt von mindestens 67 % gemäß Merkmal M2.1 ist

(vgl. E9 Sp. 4 Ze. 38 bis 48). Dass nach E9 das thermische Spritzen den Vorteil

bietet, im Vergleich zu anderen Techniken eine nahezu frei wählbare, den lokalen

Anforderungen entsprechende Werkstoffzusammensetzungen zu ermöglichen, gibt

dem Fachmann ebenfalls keinen Hinweis auf die Einhaltung eines Eisengehalts von

mindestens 67 %, insbesondere da nach E9 auf die Verwendung artgleicher

Werkstoffe

für die Laufschicht und die Anbindeschicht auf Basis von

Leichtmetalllegierungen Wert gelegt wird, die zu einem innigen Verbund dieser

beiden Schichten führt (vgl. E9 Sp. 5 Ze. 18 bis 33 u. 48 bis 51).

Der Fachmann erhält somit aus E9 keine Anregung, bei der Herstellung der

Zylinderlaufbuchse eine Laufschicht auf Basis einer Eisenlegierung zu wählen und

dabei auf einen Eisengehalt von mindestens 67 % zu achten.

Die Druckschrift E10 beschreibt wie die E9 ein Verfahren zur Herstellung einer

Zylinderlaufbuchse mit den Verfahrensmerkmalen gemäß M1 bis M4 (vgl. E10

Anspruch 1). Ihr Offenbarungsgehalt geht jedoch nicht über den der E9 hinaus,

denn nach E10 besteht die die Lauffläche bildende Schicht aus einem besonders

verschleißfesten und brandspursicheren Material aus Molybdän oder einer

Molybdänlegierung (vgl. E10 Sp. 2 Ze. 18 bis 23). Auch in E10 erhält der Fachmann

keine Anregung, beim

thermischen Spritzen der Laufschicht auf einen

Mindestgehalt von 67 % Eisen zu achten.

Zu dem weiteren für den Fachmann relevanten Stand der Technik gehört auch die

Druckschrift E3, die eine Zylinderlaufbuchse und ein Verfahren zu ihrer Herstellung

beschreibt, wobei auf die die Lauffläche ausbildende Innenoberfläche eines

Zylinderlaufbuchsen-Grundkörpers eine Verschleißschutzschicht auf Basis einer

harten Eisenlegierung im Lichtbogen-Drahtspritzverfahren aufgetragen wird (vgl. E3

Anspruch 1). Als konkretes Beispiel einer Legierungszusammensetzung für die

Verschleißschutzschicht werden 13 Gew.-% Cr, 0,35 bis 1,0 Gew.-% C, 0,5 Gew.-

% Ni, 0,5 Gew.-% Mn, 0,5 Gew.-% Si und Fe als Rest angegeben, was rein

rechnerisch einen Mindestanteil an Eisen von mindestens 84,5 Gew.-% ergibt und

die patentgemäßen Merkmale M2.1 bis M2.4 nahelegt (vgl. E3 Tabelle 2). Der

Fachmann bekam somit aus E3 einen Anstoß, eine Verschleißschutzschicht hoher

Härte bereitzustellen, die einen hohen Eisengehalt aufweist und durch thermisches

Spritzen aufgebracht werden kann.

Der Grundköper der Zylinderlaufbuchse nach E3 kann aus Gusseisen, Stahl,

Aluminium oder aus einer Leichtmetalllegierung bestehen, wobei Stahl den Vorteil

eines guten Festigkeits/Zähigkeitsverhältnisses aufweisen soll (vgl. E3 Anspruch 22

i.V.m. Abs. [0036]). Da aber auch Aluminium und Leichtmetalllegierungen genannt

sind, kann eine Zylinderlaufbuchse gemäß E3 die Merkmale M3.1 bis M3.3

aufweisen.

Im Unterschied

zur

patentgemäßen Erfindung

beruht

jedoch

das

Herstellungsverfahren nach E3 auf anderen Verfahrensschritten. Denn nach E3

handelt es sich um eine Innenbeschichtung eines vorgelegten Zylinderbuchsen-

Grundkörpers mit der Verschleißschutzschicht (vgl. E3 Anspruch 1 i.V.m. Abs.

[0001], [0042] u. [0045]), während die patentgemäßen Verfahrensschritte mit den

Merkmalen M2, M3 und M4 das aufeinanderfolgende Aufspritzen von einer ersten,

eisenhaltigen Werkstoffschicht und einer zweiten, äußeren Schicht mit

Aluminium/Leichtmetall als Hauptbestandteil auf einen Formkörper umfassen, der

anschließend zur Freilegung der gebildeten Zylinderlaufbuchse entfernt wird. Es

kann zwar auch gemäß E3 ein zweiter Werkstoff auf die zuvor aufgebrachte

Verschleißschutzschicht aufgespritzt werden, dabei handelt es sich dann aber um

ein reibungsverminderndes Material auf Polymerbasis und nicht um einen Werkstoff

gemäß einem der Merkmale M3.1 bis M3.3 (vgl. E3 Abs. [0047]).

Der Fachmann entnimmt der E3 demzufolge nicht, dass auch der Grundkörper, also

die zweite, äußere Schicht der Zylinderlaufbuchse, durch thermisches Spritzen auf

einer zuvor ebenfalls durch

thermisches Spritzen erzeugten Verschleißschutzschicht aufgebracht werden kann.

Dem Fachmann ist somit einerseits aus E9 ein Verfahren mit den patentgemäßen

Verfahrensschritten bekannt, das jedoch eine andere Verschleißschutzschicht für

die hergestellte Zylinderlaufbuchse vorsieht. Andererseits lehrt die E3 eine

patentgemäße Verschleißschutzschicht für eine Zylinderlaufbuchse, die jedoch

über ein anderes Verfahren hergestellt wird als in E9 angegeben. Nachdem weder

das Verfahren der E9 auf beliebige Verschleißschutzschichten anwendbar ist, noch

die Verschleißschutzschicht der E3 mit beliebigen Verfahren als kompatibel

beschrieben wird, hatte er keine Veranlassung, diese unterschiedlichen Lehren

miteinander zu kombinieren.

Auch eine Berücksichtigung der Druckschrift E2 legt die patentgemäße Lehre nicht

nahe, die ebenfalls die Innenbeschichtung einer Zylinderlaufbuchse mit einer

Verschleißschutzschicht beschreibt, unter Anwendung von Hochgeschwindigkeits-

Flammspritzen (vgl. E2 Anspruch 1 i.V.m. Abs. [0001]). Auch wenn gemäß der

Argumentation der Einsprechenden eine nach E2 hergestellte Zylinderlaufbuchse

rein rechnerisch Schichten mit den patentgemäßen Merkmalen M2.1 bis M2.4 und

M3.1 bis M3.3 aufweisen könnte (vgl. E2 Abs. [0033] bis [0037]), ist die in E2

genannte Zusammensetzung stoff- und mengenmäßig jedoch so allgemein

beschrieben, dass darin keine Anregung für die Einhaltung der patentgemäßen

Zusammensetzung gesehen werden kann. Darüber hinaus kann die

Verschleißschutzschicht nach E2 nicht nur auf Basis einer hochfesten

Eisenlegierung, sondern auch auf Basis von TiO2 bereitgestellt werden (vgl. E2

Anspruch 1). Es

fehlt daher an einer konkreten Anregung, bei der

Zusammensetzung der Verschleißschutzschicht eine Eisenlegierung zu wählen und

darüber hinaus auf einen Eisenanteil von mindestens 67 % zu achten (vgl. BPatG,

Beschluss vom 16. Dezember 2003 – 14 W (pat) 309/02). Weiterhin fehlte es dem

Fachmann auch hier an einer Veranlassung, in Kombination mit E9 ein völlig

anderes Herstellungsverfahren anzuwenden, insbesondere da die Lehre nach E9

von einer Leichtmetalllegierung wie einer Aluminium- oder Magnesiumlegierung als

Laufschicht ausgeht und nicht von einer Schicht auf einer Eisenlegierungsbasis mit

hohem Eisengehalt.

Sowohl in stofflicher als auch in verfahrenstechnischer Hinsicht fehlen den

genannten Druckschriften Hinweise oder Anregungen, zur Herstellung einer

Zylinderlaufbuchse eine Verschleißschutzschicht auf Basis einer Eisenlegierung mit

mindestens 67 % Eisen auszuwählen und diese mit einer ebenfalls thermisch

aufgespritzten äußeren Schicht auf Aluminium- oder Leichtmetallbasis zu

kombinieren (vgl. BGH, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse). Das Verfahren zur

Herstellung einer Zylinderlaufbuchse nach Patentanspruch 1 und die so hergestellte

Zylinderlaufbuchse gemäß Patentanspruch 10 mit

ihren prozessbedingten

Eigenschaften beruhen vor dem Hintergrund der genannten Druckschriften somit

auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die gleichen Argumente treffen auch auf die übrigen von der Einsprechenden

genannten Kombinationen an Druckschriften zu.

Nach E1 werden die Schichten zum einen gegenüber der patentgemäßen Lehre in

umgekehrter Reihenfolge aufgebracht (vgl. E1 Anspruch 4 i.V.m. S. 5 Ze. 7 bis 9 u.

S. 8 Ze. 8 bis 17). Zum anderen

lag auch hier die Auswahl einer

Verschleißschutzschicht mit den Merkmalen M2.1 bis M2.4 nicht nahe. Denn nach

E1 wird als Verschleißschutzschicht lediglich eine Innenschicht vorgestellt, die Mo-

Ni-Cr umfasst (vgl. E1 S. 8 Ze. 8 bis 17). Die von der Einsprechenden genannte

Zusammensetzung auf Fe-Cr-Basis betrifft dagegen allgemein zum Plasmasprühen

geeignete Materialien, die zur Herstellung einer Zylinderlaufbuchse herangezogen

werden können (vgl. E1 S. 7/8 seitenübergreifender Absatz). Darüber hinaus fehlt

entsprechend den Argumenten zu E2 dem Fachmann auch mit der Angabe „Fe-Cr“

eine Veranlassung, genau die Merkmale M2.1 bis M2.4 zu verwirklichen.

Nach E4 soll die Verschleißschicht aus einer Matrix aus Chrom, Nickel und/oder

Molybdän und darin eingelagerten harten Partikeln bestehen, die wie die Matrix kein

Eisen aufweisen (vgl. E4 Anspruch 10). Darüber hinaus handelt es sich bei der

Beschichtung der Innenoberfläche eines vorgegebenen Laufbüchsenrohlings um

ein anderes Herstellungsverfahren als das gemäß der patentgemäßen Lehre, bei

dem ohne Einsatz eines Rohlings beide Schichten der Zylinderlaufbuchse

thermisch aufeinander gespritzt werden, zu deren Auffinden auch in Kombination

mit E2 oder E3 der Fachmann keine Anregung erhält (vgl. E4 Anspruch 1).

E5 fehlt es an der Anregung, eine zweite Schicht auf Aluminium- oder

Leichtmetallbasis gemäß einem der Merkmale M3.1 bis M3.3 als

Außenmantelschicht einzusetzen, denn nach E5 wird Aluminiumoxid nur als

eingelagerter Hartstoff in einer Schicht auf Eisen, Nickel und/oder Cobalt als

Basismaterial beschrieben (vgl. E5 Anspruch 3 i.V.m. Abs. [0015]). Darüber hinaus

wird in E5 betont, dass die beiden Dispersionsschichten bevorzugt aus denselben

Basismaterialien bestehen sollen, was ebenfalls von der streitpatentgemäßen Lehre

abweicht (vgl. E5 Abs. [0016]).

Auch aus den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften und ihren

Kombinationen erhält der Fachmann keine Anregung zur Herstellung einer

Zylinderlaufbuchse, wonach auf eine über thermisches Spritzen erzeugte erste

Schicht mit den Merkmalen M2.1 bis M2.4 eine zweite, äußere Schicht mit den

Merkmalen M3.1, M3.2 oder M3.3 ebenfalls über thermisches Spritzen aufgebracht

wird und anschließend der Verfahrensschritt M4 erfolgt.

Die Berücksichtigung aller im Verfahren befindlichen Druckschriften führt somit zu

keiner anderen Beurteilung des Sachverhaltes.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 gemäß Hauptantrag sowie der

Unteransprüche 2 bis 9 erfüllen damit alle Kriterien der Patentfähigkeit. Die

genannten Patentansprüche erweisen sich damit als rechtsbeständig.

III.

Eine Erstattung der Beschwerdegebühr kommt vorliegend nicht in Betracht, da es

selbst bei Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs an der erforderlichen

Kausalität

zwischen

Verfahrensfehler

und

der Notwendigkeit

der

Beschwerdeeinlegung fehlen würde. Der angefochtene Beschluss wurde nicht

allein auf die von der Beschwerdeführerin als verfahrensfehlerhaft bezeichneten

Gesichtspunkte gestützt, sondern hätte auch ohne diese Gründe im gleichen Sinne

ergehen müssen. Die Tatsache, dass sich der angefochtene Beschluss nun als

nicht bestandskräftig erweist, stellt keinen Grund für eine Rückzahlung der

Beschwerdegebühr dar.

IV.

Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem

die Beschwerdegegnerin einen entsprechenden Antrag auf Entscheidung im

schriftlichen Verfahren gestellt hat und dem Antrag der Beschwerdeführerin auf

Aufrechterhaltung des Patents bei der gegebenen Sach- und Rechtslage in vollem

Umfang entsprochen werden konnte.

V.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der

Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1.

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2.

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

3.

4.

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.

der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6.

der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder

von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw

Schell

Münzberg

Philipps

Richter Schell ist

krankheitsbedingt an

der Unterschrift

gehindert

Maksymiw

prö