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BPatG Beschluss vom 07.03.2022 – 14 W (pat) 16/19
14. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:070322B14Wpat16.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2009 004 028.5
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw und der
Richter Schell, Dr. Jäger sowie Dr. Wismeth
ECLI:DE:BPatG:2022:070322B14Wpat16.19.0
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 5. Juli 2016 aufgehoben und das Patent mit
folgenden Unterlagen erteilt:
- Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag vom 2. Februar 2022
und
- Beschreibung Seiten 1 bis 14 vom 2. Februar 2022.
G r ü n d e
I
Mit Beschluss vom 5. Juli 2016 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 10 2009 004 028.5 mit der
Bezeichnung
"Achsantrieb- und Lastschaltwendegetriebeschmiermittel"
zurückgewiesen.
Der Zurückweisungsbeschluss wurde im Wesentlichen damit begründet, dass aus
der
D3
US 2002/0032129 A1
ein Getriebeschmiermittel bekannt sei, das in einem Grundöl ein Zink-Detergenz
und wenigstens ein Phosphor-enthaltendes Additiv aufweise. Zusätzlich könne
dieses Schmiermittel Erdalkalimetalldetergenzien, wie z.B. Calciumphenolate,
sowie Zinkdihydrocarbyldithiophosphate enthalten. Auf CAT TO-4 Konformität
weise zwar die D3 nicht hin, dafür sei aber die Anwesenheit von Metallphenolaten,
Zinkdialkylnaphthalinsulfonaten und Zinkdihydrocarbyldithiophosphaten
in der
beschriebenen Schmierzusammensetzung hinreichend. Aus den Angaben zum
Zink- und Phosphor-Gehalt in der D3 ergebe sich zudem der beanspruchte Gehalt
an Phosphor in der Schmierzusammensetzung.
Da der Fachmann den Begriff "sowohl als auch" im Sinne einer und/oder-
Verknüpfung verstehe und die D3 Getriebeschmiermittel ohne Einschränkung auf
die Art der Fahrzeuge
lehre, werde er die aus D3 bekannten
Schmierzusammensetzungen auch für Schwerlastfahrzeugmaschinen in Betracht
ziehen. Zudem bringe der Fachmann Getriebe zweifelsfrei mit Zahnrädern in
Verbindung, so dass ein darauf gerichteter Anmeldegegenstand nicht mit einer
erfinderischen Tätigkeit verbunden sei.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihr Patentbegehren zuletzt auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 7 gemäß
Hauptantrag vom 2. Februar 2022 weiterverfolgt.
Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
Die Anmelderin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
gegenüber der D3 sowohl neu sei als auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
Die Neuheit gegenüber D3 sei gegeben, da diese Druckschrift zwar die
Komponenten des Anspruchs 1 in Alleinstellung erwähnen mag, die beanspruchte
Kombination der D3 jedoch keinesfalls zu entnehmen sei. Zudem erwähne die D3
zwar allgemein die Schmierung von Getrieben. Die spezifische Anwendung als
Schmiermittel
von
Achsantrieb-
und
Lastschaltwendegetrieben
von
Schwerlastfahrzeugmaschinen werde aber nicht offenbart.
Die D3 rege auch nicht eine derartige Anwendung an, da diese Druckschrift sich
ausschließlich mit CVT-Getrieben und deren Anforderungen an Schmiermitteln
beschäftige, die
in Schwerlastfahrzeugen
keine Verwendung
fänden.
Anforderungen für die anmeldungsgemäß verwendeten FDPT-Schmiermittel für
Schwerlastfahrzeuge würden daher in D3 weder aufgezeigt noch gebe diese
Druckschrift eine Veranlassung zu deren Berücksichtigung.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den Beschluss vom 5. Juli 2016 aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der
Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag vom 2. Februar 2022 zu erteilen.
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten
Patentansprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II
1.
Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und führt zu dem im Tenor
angegebenen Ergebnis.
2.
Der Patentanspruch 1 leitet sich von den ursprünglich eingereichten
Patentansprüchen 1 bis 7 und aus der Bezeichnung, Abs. [0004], [0039] und [0041]
letzte Zeile iVm Abs. [0042] der ursprünglich eingereichten Beschreibung her. Der
Patentanspruch 2 basiert auf den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 10
bis 16. Die Patentansprüche 3 bis 7 sind in den ursprünglich eingereichten
Patentansprüchen 19, 20, 23, 24 und 30 offenbart. Die Anspruchsfassung ist somit
nicht zu beanstanden.
3.
Die Verwendung einer Schmierzusammensetzung nach Patentanspruch 1 ist
neu.
Der Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:
1.
2.
3.
4.
5.
Verwendung einer Schmierzusammensetzung, umfassend
eine Ölgrundlage,
Calciumphenolat,
Zinkdialkylnaphthalinsulfonat und
mindestens eine Zinkdihydrocarbyldithiophosphatverbindung,
zum Schmieren von Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben
(FDPT) von Schwerlastfahrzeugmaschinen.
Die D3 offenbart Schmiermittelzusammensetzungen (transmission fluid compositions, vgl. D3 Patentansprüche 1 bis 24, Abs. [0001], [0009]), auf Basis einer Ölgrundlage (major amount of a base oil, vgl. D3 Patentanspruch 1, Abs. [0009]) mit
mindestens einem Zinkdetergens und einem Phosphor-haltigen Detergens, die u.a.
Zinkdialkylnaphthalinsulfonat bzw. Zinkdihydrocarbyldithiophosphat sein können
(vgl. D3 Patentanspruch 1, Abs. [0009] iVm Patentanspruch 6, Abs. [0013] bzw.
Patentanspruch 23, Abs. [0053], [0057]). Desweiteren kann das Schmiermittel
gemäß D3 auch Calciumphenolat enthalten (calcium phenates, vgl. D3 Abs. [0044],
[0046]). Für eine Kombinationserfindung, d.h. für eine Erfindung, bei der wie
vorliegend im Patentanspruch 1 mehrere Merkmale kombiniert werden, ist für die
Neuheitsprüfung allerdings zu beachten, dass eine Entgegenhaltung nur dann
neuheitsschädlich ist, wenn diese die gleiche Kombination von Merkmalen in ihrer
Gesamtheit unmittelbar und eindeutig offenbart. Sind daher nur einige dieser
Merkmale im Stand der Technik als Kombination zu finden oder gar nur jeweils für
sich begründet, enthält dieser Stand der Technik noch keine Offenbarung der
patentgemäßen Kombination. Eine bisher nicht bekannte Kombination mehrerer
Elemente ist vielmehr grundsätzlich auch dann neu, wenn die einzelnen Bestandteile als solche bereits zum Stand der Technik gehören (vgl. Benkard, Patentgesetz,
11. Aufl. 2015, § 3 Rn. 222 m.w.N.). Dies trifft vorliegend zu, da in der D3 eine
Kombination der im Patentanspruch 1 angegebenen Verbindungen Calciumphenolat, Zinkdialkylnaphthalinsulfonat und Zinkdihydrocarbyldithiophoshphat
weder in der Beschreibung noch in einem Ausführungsbeispiel aufgezeigt worden
ist. Insbesondere das Calciumphenolat gemäß Merkmal 3 ist in D3 lediglich in einer
umfangreichen Liste möglicher Detergentien angegeben, die dem Schmiermittel
gemäß der D3 zugesetzt werden können. Weitere Angaben zu Calciumphenolat
oder entsprechende Ausführungsbeipiele offenbart die D3 nicht.
Zudem beschäftigt sich die D3 ausschließlich mit Schmiermitteln für CVT-Getriebe
(vgl. D3 Abs. [0002] bis [0004]). Da es sich bei CVT-Getrieben um weiter entwickelte
Getriebe mit speziellen Eigenschaften handelt, für die es spezielle Anforderungen
an ein Schmiermittel gibt, so dass sich die Schmiermittel für CVT-Getriebe in der
Regel von Schmiermitteln herkömmlicher Getriebe unterscheiden, entnimmt der
Fachmann, ein Diplomchemiker bzw. Master of Science der Fachrichtung Chemie
mit
langjähriger
Erfahrung
im
Bereich
der
Schmierstoffe,
der
Schmiermittelzusammensetzung für CVT-Getriebe gemäß D3 nicht unmittelbar und
eindeutig eine Schmiermittelzusammensetzung, die
für Achsantrieb- und
Lastschaltwendegetriebe von Schwerlastfahrzeugmaschinen gemäß Merkmal 6
verwendet werden kann.
Die weiteren dem Senat aus dem Prüfungsverfahren vorliegenden Druckschriften
erweisen sich ebenfalls als nicht neuheitsschädlich, da die darin offenbarten
Schmiermittelzusammensetzungen wiederum nicht die Bestandteile gemäß den
Merkmalen 2 bis 5 in Kombination aufweisen bzw. weder ein Zinkdialkylnaphthalinsulfonat noch mindestens eine Zinkdihydroxycarbyldithiophosphatverbindung umfassen.
4.
Die Verwendung nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen
Tätigkeit.
4.1. Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein für die Verwendung zum
Schmieren
von
Achsantrieb-
und
Lastschaltwendegetrieben
von
Schwerlastfahrzeugmaschinen geeignetes Schmiermittel bereitzustellen (vgl.
Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Erstunterlagen Abs. [0003] bis [0005]).
4.2. Die Lösung dieser Aufgabe mit dem anmeldungsgemäßen Verfahren wird dem
Fachmann durch die Lehre der D3 nicht nahegelegt. Die D3 betrifft wie die
vorliegende Anmeldung Schmiermittelzusammensetzungen für Kraftfahrzeuggetriebe (vgl. D3 Abs. [0002]). Die D3 offenbart dabei Getriebeschmiermittel, die in
einem Grundöl wenigstens ein Zink-Detergenz und wenigstens ein Phosphorhaltiges Additiv aufweisen (vgl. D3 Anspruch 1). Bevorzugt enthält das
Schmiermittel
der
D3
dabei
Zinkdialkylnaphthalinsulfonat
und
Zinkdihydrocarbyldithiophosphat (vgl. D3 Ansprüche 6 und 23). Die D3 zeigt
weiterhin auf, dass neben dem Zink-Detergenz auch zusätzliche Alkali- und
Erdalkalimetalldetergenzien enthalten sein können, zu denen beispielsweise
Calciumphenolate gehören (vgl. D3 Abs. [0044] und [0046]). Damit erhält der
Fachmann aus der D3 die Lehre, eine Getriebeschmierzusammensetzung auf Basis
eines Grundöls mit
den Additiven Zinkdialkylnaphthalinsulfonat
und
Zinkdihydrocarbyldithiophosphat in Betracht zu ziehen, die als weiteres Detergenz
u.a. Calciumphenolate enthalten kann. Allerdings beschäftigt sich die D3
ausschließlich mit Schmiermitteln für CVT-Getriebe (vgl. D3 Abs. [0002] bis [0004]).
Bei CVT-Getrieben handelt es sich um weiter entwickelte Getriebe mit speziellen
Eigenschaften, da sie für ein effizientes Verhalten des Motors auf festgelegte Gänge
verzichten
und
stufenlos
betrieben werden,
so
dass
es
keine
Schaltunterbrechungen im Motorbetrieb gibt. Damit gibt es aber spezielle
Anforderungen an ein Schmiermittel für derartige Getriebe, so dass sich die
Schmiermittel für CVT-Getriebe in der Regel von Schmiermitteln herkömmlicher
Getriebe unterscheiden. Der Fachmann hatte daher keine Veranlassung, die
Schmiermittelzusammensetzung für CVT-Getriebe gemäß D3 auf die nunmehr
beanspruchten
Achsantrieb-
und
Lastschaltwendegetriebe
von
Schwerlastfahrzeugmaschinen gemäß Merkmal 6 zu übertragen bzw. bei der
Entwicklung eines anmeldungsgemäßen Schmiermittels in Betracht zu ziehen.
Entsprechende Hinweise auf
eine Verwendung
für Achsantrieb-
und
Lastschaltwendegetriebe von Schwerlastfahrzeugmaschinen können auch die
weiteren dem Senat vorliegenden Druckschriften aus dem Prüfungsverfahren nicht
geben, da diese ebenfalls keine Schmiermittel zum Schmieren von Achsantrieb-
und Lastschaltwendegetrieben von Schwerlastfahrzeugmaschinen gemäß Merkmal
6 betreffen.
4.3. Die Patentansprüche 2 bis 7 betreffen besondere Ausgestaltungen des
Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und sind daher mit diesem gewährbar.
Dabei stellt insbesondere die Verwendung nach Patentanspruch 7 durch die Formulierung "Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung nach Anspruch 1"
einen Unteranspruch des Patentanspruchs 1 dar. Als Ausgestaltung des Hauptanspruchs schränkt der Unteranspruch den im Hauptanspruch niedergelegten Erfindungsgedanken nicht ein, sondern wiederholt ihn lediglich in einer zweckmäßigen
Ausgestaltung, wobei der Gegenstand des Unteranspruchs nicht selbstständig
erfinderisch zu sein braucht (vgl. Benkard PatG § 34 Rn. 69a und 70 Satz 1). Dies
ist vorliegend der Fall. Denn die Verwendung der erfindungsgemäß als
Schmiermittel für Achsantrieb- und Lastschaltwendegetrieben von Schwerlastfahrzeugmaschinen zu verwendenden Schmiermittelzusammensetzungen zum Testen
ihrer Schmiermitteleigenschaften gemäß Patentanspruch 7 ist an sich nur eine
zweckmäßige, aber nicht eine selbstständig erfinderische Ausgestaltung der Verwendung nach Patentanspruch 1, weil das Testverfahren als solches fachüblich ist
und lediglich zur Überprüfung der Eignung der Schmiermittelzusammensetzung für
den beanspruchten Zweck gemäß Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 dient, also
eine zweckmäßige Ausgestaltung derselben Verwendung von Patentanspruch 1 ist.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder
von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.
Maksymiw
Schell
Jäger
Wismeth
Sp