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BPatG Beschluss vom 15.03.2023 – 14 W (pat) 11/21
14. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:150323B14Wpat11.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
14 W (pat) 11/21 _______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2004 060 703.3
…
hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. März 2023
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Maksymiw sowie der Richter Schell und Dipl.-Chem. Dr. Jäger und der Richterin
Dipl.-Chem. Dr. Wagner
ECLI:DE:BPatG:2023:150323B14Wpat11.21.0
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. November 2021
aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:
- Patentansprüche 1 bis 11 vom 26. September 2017,
- Beschreibungsseiten 1 bis 6 vom 17. März 2021 und die
ursprünglich eingereichte Beschreibungsseite 8,
- Zeichnungen 1 und 2 in der ursprünglich eingereichten
Fassung.
G r ü n d e
I.
Mit Beschluss vom 3. November 2021 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des
Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 10 2004 060 730.3 mit
der Bezeichnung
zurückgewiesen.
„Dosierbares Zahngold“
Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 11 vom 26. September 2017
zugrunde. Der einzige nebengeordnete Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
„1. Verfahren zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials in Form
kleiner Goldpartikel (26), bei dem eine Goldlegierung geschmolzen und die
Schmelze in einem dünnen Strahl (16) in ein Abschreckbad (20) gegossen
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssige Goldlegierung (12) aus so
geringer Höhe in das Abschreckbad (20) gegossen wird, dass beim Auftreffen
der Goldtröpfchen (18) auf das Abschreckbad (20) noch keine nennenswerte
Oberflächenverfestigung stattgefunden hat, wodurch die später verfestigten
Goldpartikel
(26)
in einem vertikalen Querschnitt
linsenförmig oder
nierenförmig sind.“
Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im Wesentlichen damit begründet,
dass das Merkmal „die flüssige Goldlegierung aus so geringer Höhe in das
Abschreckbecken gegossen wird, dass beim Auftreffen der Goldtröpfchen auf das
Abschreckbad noch keine nennenswerte Oberflächenverfestigung stattgefunden
hat“ von Patentanspruch 1 nicht klar sei, da der Fachmann nicht erfahre, in welchem
Bereich er die Gießhöhe einstellen müsse.
Des Weiteren mangele es dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 an der
erforderlichen Patentfähigkeit.
Nachdem im geltenden Patentanspruch 1 weder ein Verfahren zur Bestimmung der
Gießhöhe, noch ein konkreter Gießhöhenbereich oder eine Korrelation zwischen
konkreter Gießhöhe und Partikelform beansprucht werde, erweise sich das in der
Druckschrift
(2)
DE-OS 23 55 524
beschriebene Verfahren zur Herstellung von Metall(legierungs)partikeln, die
insbesondere aus Gold sein könnten, als neuheitsschädlich. Gleichfalls würden die
Gegenstände der Patentansprüche 2 bis 5 durch (2) vorweggenommen.
Die Druckschrift (2) lege aus den zuvor genannten Gründen auch das Verfahren
nach den Patentansprüchen 1 bis 5 nahe.
Ausgehend von der Entgegenhaltung (2) und der dort aufgeführten Herstellung von
Metall(legierungs)partikeln durch das Schmelzen und Abschrecken einer
Metall(legierung) sei es für den Fachmann naheliegend gewesen, bei der Suche
nach weiteren geeigneten Kupfer- und Goldlegierungen auf die Druckschrift
(3)
US 4 702 302
zurückgreifen, da sie aus demselben Anwendungsgebiet wie die Entgegenhaltung
(2) stamme und zudem dasselbe Herstellungsverfahren offenbare. Demzufolge
beruhten die Gegenstände der Ansprüche 6 bis 11 nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Die Anmelderin führt schriftsätzlich aus, dass bei der gebotenen Auslegung des
Anspruchs 1 keine mangelnde Klarheit vorliege. Denn wenn der Fachmann ein
Verfahren zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials in Form kleiner
Goldpartikel durchführe, bei dem eine Goldlegierung geschmolzen und die
Schmelze in einem dünnen Strahl in ein Abschreckbad gegossen werde, wobei die
flüssige Goldlegierung anmeldungsgemäß aus geringer Höhe in das Abschreckbad
gegossen werde, sei klar ersichtlich, ob beim Auftreffen der Goldtröpfchen auf das
Abschreckbad noch keine nennenswerte Oberflächenverfestigung stattgefunden
habe und die später verfestigten Goldpartikel in einem vertikalen Querschnitt
linsenförmig oder nierenförmig seien. Auf die genaue Höhe im Anspruch 1 komme
es insoweit nicht an.
Darüber hinaus liefere die Anmeldung dem Fachmann ausreichende Informationen,
um im Wege von routinemäßigen Versuchen einen Fallhöhenbereich festzustellen,
bei dem die Goldtröpfchen beim freien Fall kaum aushärten und sich deswegen
beim Aufprall auf die Oberfläche des Abschreckbads zu linsen- oder nierenförmigen
Partikeln verformen. Das anmeldungsgemäße Verfahren sei somit so deutlich und
vollständig offenbart, dass der Fachmann es ausführen könne.
Das Verfahren gemäß dem geltenden Anspruch 1 sei auch neu gegenüber der
Lehre der Druckschrift (2), da keine kugelförmigen Partikel beansprucht würden.
Darüber hinaus wäre der Fachmann, der vor der Aufgabe gestanden habe, die
Handhabbarkeit von partikelförmigen Zahngoldmaterial zu verbessern, aufgrund
seines Fachwissens nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Verfahren
gelangt. Die Druckschrift (2) stelle keinen geeigneten Ausgangspunkt dar, weil sie
sich nicht mit der Herstellung von Zahngoldpartikeln, sondern mit Fäden befasse,
die keine Verwendung in der Zahnheilkunde fänden. Darüber hinaus ergebe sich
aus der Druckschrift (3) auch keine Anregung, die Fallhöhe so gering zu wählen,
dass Goldpartikel mit einem linsen- oder nierenförmigen Querschnitt entstehen
würden.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Prüfungsstelle A 61 K vom 3. November 2021
aufzuheben und ein Patent im Umfang der Patentansprüche 1 bis
11 vom 26. September 2021 und Beschreibungsseiten 1 bis 6 vom
17. März 2021 sowie Beschreibungsseite 8, Figuren 1 und 2 in der
ursprünglich eingereichten Fassung zu erteilen.
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der weiteren abhängigen
Patentansprüche 2 bis 11, wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und führt zu dem im Tenor
1. angegebenen Ergebnis.
2.
Die Anmeldung betrifft nach geltendem Patentanspruch 1 ein Verfahren
zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials mit folgenden Merkmalen:
M1
Verfahren zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials in Form
kleiner Goldpartikel,
bei dem eine Goldlegierung geschmolzen wird und
die Schmelze in einem dünnen Strahl in ein Abschreckbecken gegossen
M2
M3
wird, wobei
M4
die flüssige Goldlegierung aus so geringer Höhe in das Abschreckbecken
gegossen wird, dass beim Auftreffen der Goldtröpfchen auf das
Abschreckbad noch keine nennenswerte Oberflächenverfestigung
stattgefunden hat,
M5
wodurch die später verfestigten Goldpartikel
in einem vertikalen
Querschnitt linsenförmig oder nierenförmig sind.
3.
Die Patentansprüche 1 bis 11 leiten sich in zulässiger Weise aus den
ursprünglich eingereichten Unterlagen her. Der geltende Patentanspruch 1 geht auf
die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2, 12 und 14 i.V.m. S. 6 Z. 12 bis
15 und 19 bis 24 der ursprünglich eingereichten Beschreibung sowie der Figur 2,
Bezugszeichen 26a und 26b zurück. Die weiteren Patentansprüche 2 bis 11
basieren auf die ursprünglich eingereichten Ansprüchen 15, 16 und 4 bis 11.
4.
Der vorliegenden Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum
Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials bereitzustellen, bei dem die
hergestellten Goldpartikel einfacher handhabbar sind (vgl. urspr. einge.
Beschreibung S. 2, Z. 3 bis 5 i.V.m. Z. 10 bis 24).
5.
Mit dieser Aufgabenstellung ist in der Praxis regelmäßig ein Chemiker
(M.Sc.) der Fachrichtung Metallurgie befasst, der in einem Team mit einem
Zahntechniker zusammenarbeitet.
6.
Das Merkmal M4 bedarf einer Erläuterung.
Nach Merkmal M4 wird die flüssige Goldlegierung aus so geringer Höhe in das
Abschreckbecken gegossen, dass beim Auftreffen der Goldtröpfchen auf das
Abschreckbad noch keine nennenswerte Oberflächenverfestigung stattgefunden
hat. Nur wenn diese Bedingung eingehalten wird, werden die nichtverfestigten
Partikel beim Abbremsen im Abschreckbad zu Partikeln mit einem linsen- oder
nierenförmigen Querschnitt plattgedrückt (vgl. urspr. eingereichte Beschreibung
S. 4, Z. 10 bis 15 und S. 6 Z. 5 bis 24). Andernfalls werden Partikel von
kugelförmiger Gestalt erhalten, da eine Oberflächenverfestigung vor dem Auftreffen
auf das Abschreckbad besteht, die eine Verformung verhindert
(vgl. urspr.
eingereichte Beschreibung S. 4 Z. 3 bis 8). Folglich wird die Gießhöhe durch die
resultierende Form der Partikel
bestimmt, welche wiederum von der
Legierungszusammensetzung und der Temperatur der Umgebung und des
Abschreckbades abhängt.
7.
Das Verfahren zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials in Form
kleiner Goldpartikel gemäß Patentanspruch 1 ist auch so deutlich und vollständig
offenbart, dass es ein Fachmann ausführen kann.
Die Erstunterlagen enthalten mit der Figur 1 und den Ausführungen von S. 4 Z. 24
bis S. 8 ausreichend Angaben, die der fachkundige Leser benötigt, um das
anmeldungsgemäße Verfahren ohne große Schwierigkeiten und nicht nur durch
Zufall auszuführen zu können (vgl. Busse, PatG, 9. Aufl., § 34 Rn 214).
8.
Das Verfahren zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials gemäß
Patentanspruch 1 ist neu, da in keinem der Dokumente (2) und (3) ein
entsprechendes Verfahren mit Merkmal M3 bzw. M5 beschrieben wird.
In der Entgegenhaltung (2) wird ein Verfahren zur Herstellung von Fäden aus
normalerweise festen Materialien offenbart. Bei den festen Materialien handelt es
sich um
reine Metalle, Legierungen oder Keramikmaterialien
(vgl.
(2)
Patentansprüche 1 und 10, S. 4, letzt. Abs.). Zu den Metallen und Legierungen zählt
u.a. auch Gold (vgl. (2) S. 27, Tab. 1, letzt. Eintrag). Im Gegensatz zum
anmeldungsgemäßen Verfahren werden aber Fäden und keine Partikel hergestellt,
sodass das Merkmal M5 bei dem Verfahren von (2) nicht verwirklicht ist.
Ein Verfahren zum Herstellen eines dosierbaren Zahngoldmaterials mit Merkmal M5
wird auch nicht durch Beispiel 7 der (2) offenbart. Denn die Lehre der (2) erstreckt
sich nicht auf die Herstellung von kugelförmigen Metallpartikeln, sondern auf
Metall(legierungs)fäden. Bei Beispiel 7 handelt es sich somit um kein Beispiel (vgl.
(2) S. 29 letzt. Abs.), das von der Lehre der (2) umfasst ist, da aufgrund der Wahl
der Abschrecklösung und deren geringerer Temperatur kein Faden ausgebildet
wird. Nachdem in dem Beispiel Kupfer und nicht wie erfindungsgemäß Gold
verwendet worden ist, werden keine Goldpartikel mit einer Form gemäß Merkmal
M5 in der Druckschrift (2) beschrieben. Damit offenbart Beispiel 7 kein Verfahren
zum Herstellen von Zahngold mit sämtlichem Merkmalen nach Patentanspruch 1.
Die Druckschrift (3) erweist sich ebenfalls nicht als neuheitsschädlich, da sie sich
mit der Herstellung von Legierungsdrähten befasst und damit nicht Merkmal M5
verwirklicht ist (vgl. (3) Patentanspruch 1). Dies gilt auch im Hinblick auf Beispiel 4,
bei dem mit dem Verfahren gemäß Beispiel 1 zwar sphärische Goldkörner erhalten
werden, allerdings wird bei dem Verfahren nach Beispiel 1 die geschmolzene
Legierung nicht in ein Abschreckbad eingegossen, sondern mit Druck durch ein
Loch in einen rotierenden Zylinder, dessen Wand mit einer Abschreckflüssigkeit
bedeckt ist, ausgestoßen (vgl. (3) Sp. 3 Beispiele 1 und 4 i.V.m. Patentanspruch 1).
Damit wird in der Druckschrift (3) kein Verfahren zum Herstellen von Zahngold mit
Merkmal M3 beschrieben.
Die hinsichtlich der Neuheit nicht diskutierte Druckschrift
(1)
US 6 444 724 B1
steht der Neuheit ebenfalls nicht entgegen, da diese Druckschrift bevorzugt
kugelförmige Goldlegierungspartikel als Füllstoff in dentalen Kompositmaterialien
betreffen (vgl. Patentanspruch 1 und Sp. 6 Z. 48 bis 55, Beispiel 1).
9.
Das Verfahren nach Patentanspruch beruht auch auf einer erfinderischen
Tätigkeit. Denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften vermag die
erfindungsgemäß beanspruchte Lösung nahezulegen oder anzuregen.
Für den Fachmann bestand bereits kein Anlass die Druckschrift (2) in Betracht zu
ziehen, weil sie sich nicht mit der Herstellung von dosierbarem Zahngold befasst.
Das Verfahren gemäß (2) ist vielmehr auf die Herstellung von Metall- bzw.
Metalllegierungsfäden gerichtet (vgl. (2) Patentanspruch 1, S. 4 letzt. Abs.). Für die
Herstellung der Metall- bzw. Legierungsfäden wird das geschmolzene Metall bzw.
die geschmolzene Legierung in Fadenform durch eine Düse extrudiert. Der
entstandene Faden wird zunächst durch eine gasförmige Zwischenzone geführt,
bevor er in das Abschreckbad gelangt, wo er verfestigt wird (vgl. (2) Patentanspruch
1, S. 12, 2. Abs. bis S. 13, 1. Abs., Fig. 1). Alternativ kann der extrudierte Faden
über eine Rampe in das Abschreckbad geleitet werden (vgl. (2) S. 17, 1. Abs., Fig.
5). Damit
liefert die Druckschrift (2) dem Fachmann auch keine Anregung in
Richtung eines Verfahrens, bei dem das geschmolzene Metall bzw. die
geschmolzene Metalllegierung in einem dünnen Strahl aus so geringer Höhe in das
Abschreckbecken gegossen wird, dass beim Auftreffen der Metall- bzw.
Metalllegierungströpfchen auf das Abschreckbad noch keine nennenswerte
Oberflächenverfestigung stattgefunden hat, sodass verfestigte Goldpartikel in
Linsen- oder Nierenform erhalten werden. Selbst die weitere Berücksichtigung des
Beispiels 7 von (2), bei dem zufällig anstelle eines Fadens kugelförmige
Kupferpartikel erhalten werden, motiviert den Fachmann nicht zu dem
erfindungsgemäßen Verfahren mit den patentgemäßen Merkmalen M3 und M4.
Denn er erhält aus (2) keine Anregung die Fadenextrusion durch ein einfaches
Eingießen der Schmelze zu ersetzen.
Dies gilt gleichfalls für die Entgegenhaltung (3), die sich auch mit der Herstellung
von Silber-, Gold- oder Kupferlegierungsdrähten für elektronische Vorrichtungen
befasst und, bei deren Verfahren es gleichfalls auf die Fadenextrusion ankommt
(vgl. (3) Sp. 1 Z. 9 bis 10, Z. 50 bis 53, Sp. 3, Beispiel 4).
10.
Da sich das Verfahren nach geltendem Patentanspruch 1 aus den oben
genannten Gründen als patentfähig erweist, sind auch die Patentansprüche 2 bis
11, die besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patenanspruch 1
betreffen, mit diesem gewährbar.
11.
Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das Patent wie von
der Beschwerdeführerin beantragt in dem im Tenor genannten Umfang zu erteilen.
12.
Da dem Antrag der Beschwerdeführerin entsprochen werden konnte, hat der
Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht als erforderlich
erachtet. Die Entscheidung könnte daher im schriftlichen Verfahren ergehen.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder
von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.
Dr. Maksymiw
Schell
Dr. Jäger
Dr. Wagner
Richter Schell war urlaubsbedingt an der der Leistung Unterschrift gehindert.
Dr. Maksymiw