Rechtsprechung / BPatG / 2023
BPatG Beschluss vom 28.03.2023 – 17 W (pat) 11/21
17. Senat · ECLI:DE:BPatG:2023:280323B17Wpat11.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
17 W (pat) 11/21 _______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
28. März 2023
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
ECLI:DE:BPatG:2023:280323B17Wpat11.21.0
betreffend das Patent 10 2010 060 121
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 28. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel, der Richterin
Akintche und des Richters Dr.-Ing. Harth
beschlossen:
Auf die Anschlussbeschwerde der Patentinhaberin wird der
Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Juli 2021 aufgehoben und das Patent 10 2010
060 121 beschränkt auf Grundlage
folgender Unterlagen
aufrechterhalten:
Patentansprüche 1 bis 22, überreicht
in der mündlichen
Verhandlung als Hilfsantrag 1,
geänderte Beschreibungsseite 4, überreicht in der mündlichen
Verhandlung,
im übrigen Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.
Die weitergehende Beschwerde der Einsprechenden wird
zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Auf die am 22. Oktober 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangene Patentanmeldung 10 2010 060 121.7 ist durch Beschluss der
Prüfungsstelle für Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung
„SPIM-Mikroskop mit sequenziellem Lightsheet“
erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 8. November 2018.
Gegen das Patent ist am 8. August 2019 Einspruch erhoben worden.
Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 7. Juli 2021 das Patent beschränkt
aufrechterhalten.
Gegen den Beschluss wenden sich die Einsprechende mit der Beschwerde vom
18. August 2021 und die Patentinhaberin mit der in der mündlichen Verhandlung
am 28. März 2023 erklärten unselbständigen Anschlussbeschwerde.
Die Beschwerdeführerin und Einsprechende stellt den Antrag:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
7. Juli 2021 aufgehoben und das Patent 10 2010 060 121 in vollem
Umfang widerrufen.
Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin stellt den Antrag:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Hilfsweise stellt sie im Wege der unselbständigen Anschlussbeschwerde den
Antrag,
das Patent auf Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:
Patentansprüche 1 bis 22, überreicht
in der mündlichen
Verhandlung als Hilfsantrag 1,
geänderte Beschreibungsseite 4, überreicht in der mündlichen
Verhandlung,
im übrigen Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.
Im Einspruchs-
und
im Einspruchsbeschwerdeverfahren sind
folgende
Druckschriften und Unterlagen genannt und eingereicht worden:
D1:
D2:
DE 10 2007 015 063 A1
RITTER, J. [et al.]: Adjustable light sheet dimensions by a cylindrical
zoom lens. In: 2nd LSFM Workshop, 2010, S. 1-17
D3:
REYNAUD, E. G.; TOMANCAK, P.: Meeting report: First light sheet
based fluorescence microscopy workshop. In: Biotechnology Journal.
2010, Bd. 5, H. 8, S. 1-5. ISSN: 1860-7314 (E); 1860-6768 (P). DOI:
10.1002/biot.201000177
D4:
MERTZ, J.; KIM, J.: Scanning light-sheet microscopy in the whole
mouse brain with HiLo background rejection. In: Journal of Biomedical
Optics, Vol. 15(1), 2010, 016027
D5:
SANTI, P. A. [et al.]: Thin-sheet laser imaging microscopy for optical
sectioning of thick tissues. In: BioTechniques Vol. 46, 2009, S. 287-
D6A: BUYTAERT, J. A. N.; DIRCKX, J. J. J.: Tomographic imaging in
macroscopic biomedical objects
in high resolution and three
dimensions using orthogonal-plane fluorescence optical sectioning. In:
Applied Optics, Vol. 48, 2009, No. 5, S. 941-948
D6B: BUYTAERT, J. A. N.; DIRCKX, J. J. J.: Design and quantitative
resolution measurements of an optical virtual sectioning threedimensional imaging technique for biomedical specimens, featuring
two-micrometer slicing resolution. In: J. of. Biomedical Optics, Vol. 12,
2007, 014039
D7:
REYNAUD, E. G. [et al.]: Light sheet-based fluorescence microscopy:
More dimensions, more photons, and less photodamage. In: HFSP
D8:
D9:
Journal, Vol. 2, 2008, Nr. 5, S. 266-275
DE 10 2007 063 274 A1
PALERO, J. [et al.]: A simple scanless two-photon fluorescence
microscope using selective plane illumination. In: Optics Express, Vol.
18, 2010, Nr. 8, S. 8491-8498
D10: REUSS, M.; ENGELHARDT, J.; HELL, S. W.: Birefringent device
converts a standard scanning microscope into a STED microscope
that also maps molecular orientation. In: Optics Express, Vol. 18,
2010, Nr. 2, S. 1049-1058
D11: DE 10 2009 044 984 A1
D12:
KELLER, P. J.; STELZER, E. H. K.: Quantitative in vivo imaging of
entire embryos with Digital Scanned Laser Light Sheet Fluorescence
Microscopy. In: Current Opinion in Neurobiology, Vol. 18, 2008, Nr. 6,
S. 624-632
D13
MÜTZE, K.: ABC DER OPTIK. Verlag Werner Dausien, Hanau/Main,
1972, S. 960
D14
PAUL, H.: Lexikon der Optik in zwei Bänden. Zweiter Band, Spektrum
Akademischer Verlag, Heidelberg Berlin, 2003, S. 380
D15
SCHRÖDER G., TREIBER H.: Technische Optik. Vogel Buchverlag,
10. Auflage, 2007, S. 204
D16
Datenblatt Thorlabs BE02-05-A Optical Beam Expander; release
18.02.2008
D17
Broschüre der Firma Thorlabs, New Jersey: Variable Optical Beam
Expanders
D18
Broschüre AgilisTM Series Piezo Meter Seven Positioners; (Dokument
erstellt am 04.06.2008; geändert am 13.06.2008: aktuell verfügbar
unter:
https://www.ece.ucf.edu/seniordesign/su2012fa2012/g16/docs/Datas
heets/Piezo%20motors/Piezo%20positioners.pdf)
D19
Thorlabs Katalog V20, Seite 800: Variable Beam Expander, aktuell
verfügbar unter:
https://www.thorlabs.com/images/Catalog/V20/V20_3_Optics.pdf
sowie als Einzelseite unter
https://www.thorlabs.de/catalogpages/V20/800.PDF, veröffentlicht am
1. September 2009
D20
Press Release Thorlabs zum Katalog V20, aktuell verfügbar unter:
https://www.thorlabs.de/PressReleases.cfm?ReleaseID=48,
veröffentlicht am 1. September 2009
D21
D22
D23
D24
DE 103 59 733 A1
US 6 157 495 A
US 6 320 202 B1
EP 1 361 467 A1
Die Druckschrift D1 sowie die Druckschrift DE 10 2007 045 897 A1 wurden bereits
im Prüfungsverfahren berücksichtigt.
Die Patentinhaberin verteidigt mit ihrem Hauptantrag – Zurückweisung der
Beschwerde der Einsprechenden – die im Einspruchsverfahren beschränkt
aufrechterhaltene Fassung ihres Patents. Der insofern geltende Patentanspruch 1
lautet unter Hinzufügung einer Merkmalsgliederung gemäß Einspruchsbeschluss:
1A
1B
SPIM-Mikroskop mit
einer Beleuchtungsquelle (4), welche einen Beleuchtungs-
Lichtstrahl (5, 41) aus einer y-Richtung auf ein abzubildendes
Objekt (2) sendet;
1C
und mit einer Kamera (16), welche in z-Richtung als einer
ersten Detektionsrichtung
von
einem Objekt
(2)
ausgesendetes Fluoreszenzlicht und/oder reflektiertes Licht
erfasst, wobei sich die z-Richtung im Wesentlichen senkrecht
zur y-Richtung erstreckt,
gekennzeichnet durch
1D
einen x-Scanner
(12), welcher durch Scannen des
Beleuchtungs-Lichtstrahls
(5, 41)
in einer x-Richtung
sequenziell ein Lightsheet (1) erzeugt, wobei sich die x-
Richtung im Wesentlichen senkrecht zur y-Richtung und zur
z-Richtung erstreckt und das Lightsheet (1) entsprechend
sequenziell in einer von der x-Richtung und y-Richtung
aufgespannten Ebene aufgebaut wird;
1E
eine Beleuchtungsoptik mit einer im Strahlengang des
Beleuchtungs-Lichtstrahls (5, 41) angeordneten Zoomoptik
(13) mittels welcher die Fokuslänge des Beleuchtungs-
Lichtstrahls (5, 41) variierbar ist,
1F
einen zweiten z-Scanner, welcher den Beleuchtungs-
Lichtstrahl (5, 41) in z-Richtung relativ zu dem ortsfesten
Objekt (2) bewegt, um sequenziell mehrere in z-Richtung im
Abstand zueinander angeordnete Lightsheets
(1) zu
erzeugen, und
1G
einen dritten z-Scanner, welcher den Detektionsstrahlengang
(11) entsprechend der Auslenkung des Beleuchtungs-
Lichtstrahls (5, 41) in z-Richtung durch den zweiten z-Scanner
nachführt, so dass ein optischer Abstand zwischen dem
Lightsheet (1) und der Kamera (16) konstant bleibt.
Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren (von der
Patentinhaberin als Hilfsantrag 1 bezeichnet) unterscheidet sich von der Fassung
gemäß Hauptantrag dadurch, dass am Ende des Anspruchs die Merkmale 1F und
1G entfallen und stattdessen nach dem Merkmal 1E das Merkmal des erteilten
Unteranspruchs 2 wie folgt als neues Merkmal 1H hinzugefügt ist:
( … )
1H
und einen Fotodetektor (19), welcher von dem Objekt (2)
entgegen der y-Richtung als eine zweite Detektionsrichtung
ausgesendetes Detektionslicht in Form von Fluoreszenzlicht
und/oder reflektiertem Licht erfasst.
Daran schließen sich die folgenden geltenden Unteransprüche 2 bis 22 gemäß
Hilfsantrag 1 an:
2.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass
parallel
zu
dem
in
z-Richtung
erfassten
zweidimensionalen Weitfeldbild entsprechend der SPIM-
Technik konfokal ein eindimensionales Bild des Objekts (2)
erzeugt wird, welches eine sich in der x-Richtung ersteckende
Linie aufspannt.
3.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet
durch einen ersten z-Scanner, welcher das Objekt (2) in z-
Richtung bewegt, so dass sequenziell mehrere in z-Richtung
im Abstand zueinander angeordnete Lightsheets (1)
in
jeweiligen Beleuchtungsebenen erzeugt werden, wobei ein
optischer Abstand (L) zwischen den jeweiligen Lightsheets (1)
und der Kamera (16) konstant bleibt.
4.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch
eine Bildverarbeitungseinheit (28), welche
sequenziell
erzeugte Bilder, welche durch die jeweiligen in z-Richtung im
Abstand zueinander angeordneten Lightsheets (1) erzeugt
wurden, zu einem dreidimensionalen Bild zusammensetzt.
5.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass parallel zu dem dreidimensionalen, mittels der SPIM-
Technik erfassten Bild konfokal ein zweidimensionales Bild
des Objekts (2) erzeugt wird, welches von der x-Richtung und
z-Richtung aufgespannt wird.
6.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch
einen zweiten z-Scanner, welcher den Beleuchtungs-
Lichtstrahl (5, 41) in z-Richtung relativ zu dem Objekt (2)
bewegt, um sequenziell mehrere in z-Richtung im Abstand
zueinander angeordnete Lightsheets (1) zu erzeugen, und
einen
dritten
z-Scanner,
welcher
den
Detektionsstrahlengang (11) entsprechend der Auslenkung
des Beleuchtungs-Lichtstrahls (5, 41) in z-Richtung durch den
zweiten z-Scanner nachführt, so dass ein Abstand zwischen
dem Lightsheet (1) und der Kamera (16) konstant bleibt.
7.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch
eine Bildverarbeitungseinheit (28), welche
sequenziell
erzeugte Bilder, welche den jeweiligen in z-Richtung im
Abstand
zueinander
angeordneten
Lightsheets (1)
zugeordnet werden können, zu einem dreidimensionalen Bild
zusammensetzt.
8.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass parallel zu dem dreidimensionalen mittels der SPIM-
Technik erfassten Bild konfokal ein zweidimensionales Bild
des Objekts (2) erzeugt wird, welches von der x-Richtung und
z-Richtung aufgespannt wird.
9.
SPIM-Mikroskop nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zoomoptik (13), welche die
Fokuslänge des Beleuchtungs-Lichtstrahls (5, 41) variieren
kann, ein optischer Zoom ist, in welchem Linsengruppen
relativ zueinander mechanisch verschoben werden.
10.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass mittels der Zoomoptik (13) die Fokuslänge des
Beleuchtungs-Lichtstrahls (5, 41) durch eine Veränderung der
numerischen Apertur verlängert bzw. verkürzt werden kann,
und damit die Länge des von dem Lightsheet (1)
ausgeleuchtet Feldes
in der
y-Beleuchtungsrichtung
verlängerbar bzw. verkürzbar ist.
11.
SPIM-Mikroskop nach einem der vorangehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen elektronischen Zoom mittels
welchem eine Scan-Länge in x-Richtung veränderbar ist.
12.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzahl von Bildpunkten in x-Richtung von dem
elektronischen Zoom unabhängig von der eingestellten Scan-
Länge in x-Richtung konstant gehalten wird.
13.
SPIM-Mikroskop nach einem der Ansprüche 3 bis 12,
gekennzeichnet durch einen elektronischen Zoom, mittels
welchem eine Scan-Länge in z-Richtung veränderbar ist,
längs welcher eine Mehrzahl von im Abstand zueinander
angeordneten Lightsheets (1) sequenziell erzeugt werden.
14.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die gleiche Anzahl von in z-Richtung im Abstand
zueinander
angeordneten
Lightsheets (1)
von
dem
elektronischen Zoom unabhängig von der eingestellten Scan-
Länge in z-Richtung erzeugt wird.
15.
SPIM-Mikroskop nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der in x-Richtung gescannte
Beleuchtungs-Lichtstrahl (5, 41) an oder in der Nähe eines
Umkehrpunkts ausgeschaltet wird, an welchem eine
maximale eingestellte Scan-Länge in x-Richtung erreicht ist.
16.
SPIM-Mikroskop nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kamera (16) ein
Flächendetektor ist, welcher aus der Gruppe CMOS-Kamera,
CCD-Kamera oder Array-Detektoren ausgewählt ist.
17.
SPIM-Mikroskop nach einem der vorangehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen Schalter, welcher zwischen den
folgenden Betriebsmodi:
konfokaler Detektion
von
Detektionslicht entgegen der y-Beleuchtungsrichtung; SPIM-
Detektion von Weitfeld-Detektionslicht in z-Richtung; sowie
gleichzeitiger Detektion der vorgenannten konfokalen
Detektion und SPIM-Detektion umschaltbar ist.
18.
SPIM-Mikroskop nach einem der vorangehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine Abregungslichtquelle, welche
einen das sequentiell erzeugte Lightsheet (1) in z-Richtung
verdünnenden Abregungs-Lichtstrahl (40) aus der y-Richtung
auf das abzubildende Objekt (2) sendet, wobei der
Abregungs-Lichtstrahl (40)
in z-Richtung versetzt zum
Beleuchtungs-Lichtstrahl (41) auf das Objekt (2) gesendet
wird und parallel zu dem Beleuchtungs-Lichtstrahl in x-
Richtung gescannt wird.
19.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 18, gekennzeichnet durch
einen Anregungs-Lichtstrahl-Modulator mittels welchem der
Anregungs-Lichtstrahl zu einem Besselbeam modulierbar ist.
20.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Beleuchtungsquelle (4) ein gepulster Laser ist;
der Beleuchtungs-Lichtstrahl ein Multiphoton-Laserstrahl ist;
und
entlang der z-Richtung ein Multiphoton-Signal detektiert wird.
21.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kamera (16) eine schnelle Kamera ist, welche
zusätzlich zu der Detektion des SPIM-Signals auch zur
Detektion des Multiphoton-Signals ausgebildet ist.
22.
SPIM-Mikroskop nach Anspruch 20, gekennzeichnet durch
einen umschaltbaren Spiegel (43), mittels welchem das
Multiphoton-Signal aus der z-Richtung auskoppelbar und auf
einen Photodetektor (45) lenkbar ist.
Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Einsprechenden ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst
zulässig. Sie hat
insoweit Erfolg, als der angefochtene Beschluss der
Patentabteilung aufzuheben ist, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der
beschränkt aufrechterhaltenen Fassung nach Hauptantrag nicht auf erfinderischer
Tätigkeit beruht
(§ 4 PatG). Die
zulässige Anschlussbeschwerde der
Patentinhaberin führt zu einer beschränkten Aufrechterhaltung im Umfang des im
Wege der Anschlussbeschwerde verfolgten Hilfsantrags 1.
1.
ein
Das Streitpatent betrifft gemäß Streitpatentschrift Absatz [0001] und [0003]
SPIM-Mikroskop
(Selective Plane
Illumination Microscope;
dt.
Lichtblattmikroskop). Bei derartigen Mikroskopen werde zur Untersuchung
mikroskopischer Proben als Beleuchtungslicht ein Lightsheet verwendet, während
das durch Fluoreszenz und Reflexion erzeugte Detektionslicht senkrecht zur
Beleuchtungsrichtung mit einer Kamera beobachtet werde.
Unter einem Lightsheet verstehe man ein Beleuchtungsvolumen mit einem im
Wesentlichen rechteckigen Querschnitt, wobei der Querschnitt in einer ersten
Querschnittsrichtung (hier z-Richtung) sehr dünn sei und in einer zweiten
Querschnittsrichtung (hier x-Richtung) ein deutlich größeres Ausmaß aufweise. Die
Beleuchtungsrichtung (hier y-Richtung) erstrecke sich im Wesentlichen quer zur
ersten und zweiten Querschnittsrichtung (z bzw. x; vgl. in der Streitpatentschrift
Figur 1 und 2). Das Lightsheet werde mittels einer Zylinderlinse 7 (Figur 2)
fokussiert, wobei unter einer Fokuslänge des Lightsheets ein sich in der
Beleuchtungsrichtung (y) erstreckender Bereich zu verstehen sei, in welchem das
Lightsheet besonders dünn sei, so dass sich das Beleuchtungsvolumen wie eine
Art Blatt darstelle, d. h. sehr dünn in z-Richtung und deutlich größer in x- und y-
Richtung sei (Abs. [0004]; vgl. in Figur 1 die Probe 2, welche vom Lightsheet
durchsetzt wird).
Nachteilig bei herkömmlicher Erzeugung eines Lightsheets mit Hilfe einer
Zylinderlinse sei, dass ein Fokus und damit ein Beleuchtungsvolumen fest
vorgegeben und unflexibel seien. Für eine hohe Auflösung vorteilhaft sei ein
möglichst dünner und langgestreckter Fokus. Doch mit der Länge des Fokus nehme
auch seine Breite, das heißt die Dicke des Lightsheets zu. Damit reduziere sich die
z-Auflösung, d. h. die optische Auflösung entlang der optischen Achse in
Beobachtungsrichtung (Abs. [0005]; vgl. in Figur 1 das in z-Richtung angeordnete
Objektiv 3).
Durch Wechselwirkung des Anregungslichts mit der Probe entstünden ferner
Streuungs- und Absorptionsartefakte in Form von Streifen bzw. Schatten im Bild
(Abs. [0006]). Diese könnten durch die mSPIM-Technik reduziert werden. Die damit
verbundene zusätzliche Komplexität beseitige jedoch immer noch nicht das
Problem der geringen Flexibilität durch den vorgegebenen Fokus (Abs. [0007]).
Im Stand der Technik sei ein SPIM-Mikroskop bekannt, bei dem je nach
Ausführungsbeispiel ein x-Scanner oder alternativ eine Zoomoptik das Lichtblatt
forme (Abs. [0008]). Eine andere Druckschrift beschreibe ein SPIM-Mikroskop mit
einem x-Scanner, bei dem aus mehreren Detektionsrichtungen Bildinformationen
von einem Referenzobjekt und von einer Probe gespeichert würden (Abs. [0009]).
Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, die Flexibilität
eines SPIM-Mikroskops zu erhöhen, um dabei eine höhere Auflösung zu erzielen
und mehr Bilddaten erfassen zu können (Abs. [0010]).
Als Fachmann, der mit der Lösung der genannten Aufgabe betraut wird, sieht der
Senat einen Ingenieur mit Bachelorgrad oder vergleichbarem Abschluss der
Fachrichtung technische Optik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung
von Mikroskopen, insbesondere SPIM-Mikroskopen, an.
2.
Zur Lehre des Patentanspruchs 1
2.1
Durch den Patentanspruch 1 in der von der Patentabteilung beschränkt
aufrechterhaltenen Fassung wird ein SPIM-Mikroskop unter Schutz gestellt (Figur 3
und 4; Merkmal 1A).
2.1.1 Das SPIM-Mikroskop umfasst eine Beleuchtungsquelle 4, welche
im
Ausführungsbeispiel nach Figur 2 bis 4 i. V. m. Absatz [0041] als Laser ausgebildet
ist. Die Beleuchtungsquelle sendet einen Beleuchtungs-Lichtstrahl 5, 41 (Figur 2
bzw. 8a/b) aus einer y-Richtung auf ein abzubildendes Objekt 2 (Figur 3 und 4 –
Merkmal 1B). Das Objekt kann insbesondere eine biologische Probe sein (Abs.
[0002]), innerhalb derer beispielsweise die Diffusion von Molekülen beobachtet
werden soll (Abs. [0048]).
2.1.2 Das von dem Objekt 2 ausgesandte Fluoreszenzlicht und/oder reflektierte
Licht wird von einer Kamera 16 erfasst (Merkmal 1C). Diese ist in z-Richtung als
einer ersten Detektionsrichtung ausgerichtet, wobei sich die z-Richtung im
Wesentlichen senkrecht zur y-Richtung erstreckt (Figur 1 bis 4).
2.1.3 Das anspruchsgemäße SPIM-Mikroskop weist ferner einen x-Scanner auf
(Merkmal 1D). Der x-Scanner 12 erzeugt durch Scannen des Beleuchtungs-
Lichtstrahls in einer x-Richtung ein Lightsheet 1 (Figur 3). Dabei soll sich die x-
Richtung des Scannens im Wesentlichen senkrecht zur y-Richtung der Beleuchtung
und zur z-Richtung der Detektion erstrecken (Figur 3). Nach den weiteren
Anweisungen des Merkmals 1D wird das Lightsheet 1 sequenziell in einer von der
x-Richtung und y-Richtung aufgespannten Ebene aufgebaut.
Unter dieser Vorgabe des Merkmals 1D versteht der Fachmann anhand von Figur 5
i. V. m. Absatz [0051], dass der Beleuchtungs-Lichtstrahl zeitlich nacheinander,
also sequenziell, auf einzelne in x-Richtung zueinander versetzte Punkte gerichtet
wird, um damit nebeneinanderliegende Bildpunkte 30 zu erhalten. Indem nach dem
Merkmal 1D ein sequenziell aufgebautes Lightsheet gefordert ist, werden folglich
fächerförmige Lightsheets ausgeschlossen, die das Objekt dauerhaft flächig
beleuchten.
Wie ein x-Scanner konkret zu realisieren ist, bleibt in der Streitpatentschrift offen
und somit dem Fachmann überlassen.
2.1.4 Nach dem Merkmal 1E des Patentanspruchs 1 weist das SPIM-Mikroskop
eine Beleuchtungsoptik mit einer im Strahlengang des Beleuchtungs-Lichtstrahls
angeordneten Zoomoptik 13 (Figur 3 und 4) auf. Mittels der Zoomoptik soll die
Fokuslänge des Beleuchtungs-Lichtstrahls variierbar sein. Hierzu zeigt Figur 4
einen Fokusbereich 27, welcher gemäß Absatz [0050] durch die Zoomoptik 13 in
seiner Länge veränderbar ist. Dabei gilt nach demselben Absatz, je schärfer der
Fokus, desto kürzer die brauchbare Fokuslänge, aber gleichzeitig desto dünner das
Lightsheet 1 in diesem Fokusbereich 27.
Die Patentinhaberin vertritt den Standpunkt, der Fachmann verstehe unter einer
Zoomoptik über die Vorgaben des Merkmals 1E hinaus ein abbildendes System mit
variabler Brennweite.
Dieser Auslegung des Merkmals 1E folgt der Senat nicht. Patentanspruch 1
verlangt nach seinem Wortlaut von einer Zoomoptik gemäß dem Merkmal 1E nicht
mehr, als dass mittels der Zoomoptik die Fokuslänge des Beleuchtungs-Lichtstrahls
variierbar sein soll. Aus der Beschreibung und den Figuren, die regelmäßig bei der
Auslegung heranzuziehen sind, wobei der Anspruch Vorrang hat (vgl. BGH GRUR
2010, 602 – Gelenkanordnung, Leitsatz b)), erhält der Fachmann keine Hinweise
darauf, dass eine Zoomoptik im Sinne des Streitpatents darüber hinaus näher
bestimmt sein soll. Auch die Patentinhaberin hat diesbezüglich lediglich auf die
Möglichkeit hingewiesen, mittels einer brennweitenveränderlichen Zoomoptik den
Fokus in Beleuchtungsrichtung durch die Probe zu schieben. Dass eine Zoomoptik
zusätzliche Eigenschaften aufweisen kann, schränkt indes den technischen
Sinngehalt des Merkmals 1E nicht ein.
Im Übrigen steht der Auslegung der Patentinhaberin noch entgegen, dass im Stand
der Technik sowohl Zoomobjektive mit variabler Brennweite (vgl. Druckschrift D13
bis D15) als auch afokale Zoomoptiken (vgl. Unterlagen D19 bis D24) bekannt sind.
2.1.5 Das SPIM-Mikroskop des Patentanspruchs 1 wird durch die Anweisungen
des Merkmals 1F dahingehend näher bestimmt, dass es einen zweiten z-Scanner
aufweisen soll. Dieser bewegt den Beleuchtungs-Lichtstrahl 5 (Figur 2) in z-
Richtung relativ zu dem Objekt 2 (Figur 3), wobei das Objekt selbst ausdrücklich
ortsfest bleiben soll. Auf diese Weise sollen nach der anschließenden Zweckangabe
des Merkmals 1F sequenziell mehrere in z-Richtung im Abstand zueinander
angeordnete Lightsheets erzeugt werden.
In der Streitpatentschrift sind dem Absatz [0016] exemplarisch zwei Möglichkeiten
für eine z-Bewegung des Beleuchtungs-Lichtstrahls entnehmbar, nämlich entweder
die Beleuchtungsoptik zu bewegen, oder den Beleuchtungs-Lichtstrahl
auszulenken, beispielsweise mittels eines Acousto Optical Deflectors (AOD) oder
mittels eines Galvanometers.
Die Zweckangabe des Merkmals 1F, wonach mittels des zweiten z-Scanners
sequenziell mehrere in z-Richtung im Abstand zueinander angeordnete Lightsheets
erzeugt werden sollen, lässt sowohl offen, ob die nacheinander erzeugten
Lightsheets parallel oder in anderer Weise zueinander angeordnet sein sollen, als
auch, ob sie im weiteren Verlauf gemeinsam oder getrennt ausgewertet werden
sollen. Es kann zwar grundsätzlich aus den Bildern, die mittels mehrerer Lightsheets
gewonnen werden, anschließend ein dreidimensionales Bild erzeugt werden
(Abs. [0019]). Eine Einschränkung des zweiten z-Scanners gemäß dem
Merkmal 1F ergibt sich hieraus jedoch nicht.
2.1.6 Nach dem Merkmal 1G soll mittels eines dritten z-Scanners der
Detektionsstrahlengang 11
(Figur 3) entsprechend der Auslenkung
des
Beleuchtungs-Lichtstrahls in z-Richtung, die der zweite z-Scanner bewirkt,
nachgeführt werden. Beim Nachführen soll zudem ein optischer Abstand zwischen
dem Lightsheet 1 (Figur 1 und 3) und der Kamera 16 konstant bleiben.
Ohne Details für die Realisierung eines dritten z-Scanners zu geben, benennt die
Streitpatentschrift im letzten Satz des Absatzes [0016] diejenigen Bestandteile des
SPIM-Mikroskops, welche zu bewegen sind, um den Detektionsstrahlengang
nachzuführen. So sei entweder eine Veränderung der Lage des Objektivs der SPIM-
Detektionsoptik oder aber die Verlagerung der gesamten SPIM-Detektionsoptik
einschließlich der Kamera möglich. Demgegenüber lässt das Merkmal 1G offen, wie
ein dritter z-Scanner zu verwirklichen ist.
Der „optische Abstand“ wird in der Streitpatentschrift nicht definiert. Vielmehr nennt
die Beschreibung einen optischen Abstand wie selbstverständlich im Absatz [0016],
der erläutert, wie nach der Lehre des Streitpatents dreidimensionale Bilder erzeugt
werden können. Demnach soll nach einer ersten Variante das Objekt in z-Richtung
bewegt werden, so dass sequenziell mehrere in z-Richtung im Abstand zueinander
angeordnete Lightsheets in jeweiligen Beleuchtungsebenen erzeugt werden.
Hierbei soll ein optischer Abstand zwischen den jeweiligen Lightsheets und der
Kamera konstant bleiben.
Der Fachmann schließt bei dieser Textstelle aus dem Zusammenhang einer
dreidimensionalen Bildgebung, dass das Objekt durch jedes der genannten
Lightsheets in einer anderen Ebene in z-Richtung beleuchtet wird und das von dem
Objekt
jeweils ausgesandte Licht mit der Kamera aufgenommen wird.
Selbstverständlich soll jede Aufnahme ein möglichst scharfes Bild der jeweiligen
Objektebene ergeben. Das setzt offensichtlich für jedes Einzelbild einen Abstand
zwischen Kamera und Objektebene bzw. Lightsheet voraus, der eine scharfe
optische Abbildung gewährleistet. Diesen optisch optimalen Abstand für jede
beleuchtete Ebene zu gewährleisten, ist für den Fachmann die Bedeutung der
Anweisung des Absatzes [0016]
und ebenso des Merkmals 1G, den
Detektionsstrahlengang bis hin zur Kamera derart nachzuführen, dass ein optischer
Abstand zwischen dem Lightsheet und der Kamera konstant bleibt.
2.2
Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der
erteilten Fassung mit den Merkmalen 1A bis 1E dadurch, dass das SPIM-Mikroskop
gemäß dem nach dem Merkmal 1E hinzugefügten Merkmal 1H außerdem einen
Fotodetektor 19 (Figur 4) aufweist. Dieser erfasst nach den weiteren Angaben des
Merkmals 1H Detektionslicht in Form von Fluoreszenzlicht und/oder reflektiertem
Licht, welches von dem Objekt 2 entgegen der y-Richtung als eine zweite
Detektionsrichtung ausgesandt wird.
Als Beispiele für einen Fotodetektor 19 nennt die Streitpatentschrift im Absatz
[0049] eine Fotodiode, Avalanche-Dioden, Photomultiplier oder eine Kamera. Im
Streitpatent ist in Figur 4 i. V. m. Absatz [0049] im Strahlengang unmittelbar vor dem
Fotodetektor 19 eine Apertur 20 für eine konfokale Bilddetektion dargestellt. Nach
dem Merkmal 1H sind hingegen weder eine solche Apertur noch eine konfokale
Bilddetektion gefordert.
3.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1
in
der beschränkt
aufrechterhaltenen Fassung beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
3.1
Der Fachartikel D4 betrifft gemäß Figur 1 mit Bildunterschrift ein SPIM-
Mikroskop (Merkmal 1A).
In dem Laser der Figur 1 ist eine Beleuchtungsquelle gegeben, welche einen
Beleuchtungs-Lichtstrahl auf ein abzubildendes Objekt (siehe Bildunterschrift: „The
beam is then focused into a sample“) sendet. Die Beleuchtung erfolgt in Figur 1 im
Bereich des Objekts von links nach rechts, wodurch eine y-Richtung definiert ist
(Merkmal 1B).
Das SPIM-Mikroskop ist nach der Lehre der D4 mit einer Kamera versehen (siehe
S. 2 rechte Spalte dritter Absatz: „(CCD) camera“). Der Figur 1 ist in einem
vergrößerten Ausschnitt ein Objektiv („Objective“) oberhalb des Objektträgers
(„Rotary stage“) entnehmbar. Demnach wird von dem Objekt („sample“)
ausgesendetes und/oder reflektiertes Licht in vertikaler Richtung erfasst, wobei sich
diese Detektionsrichtung im Wesentlichen senkrecht zur y-Richtung der
Beleuchtung erstreckt und somit eine z-Richtung definiert (Merkmal 1C).
Der Beleuchtungs-Lichtstrahl des Lasers in Figur 1 der D4 wird durch einen
horizontalen Drehspiegel schnell gescannt (vgl. Bildunterschrift: „Fast horizontal
scanning of the laser beam is performed with a piezomounted tilt mirror to produce
a light sheet“), wodurch in horizontaler (x-)Richtung sequenziell ein Lightsheet
erzeugt (ebda. „to produce a light sheet“) wird. Dabei erstreckt sich die horizontale
Richtung des Scans im Wesentlichen senkrecht zur Beleuchtungsrichtung y (in
Figur 1 von links nach rechts) und zur Detektionsrichtung z (in Figur 1 vertikal),
wodurch das Lightsheet entsprechend sequenziell in einer von der x-Richtung und
y-Richtung aufgespannten Ebene aufgebaut wird (Merkmal 1D).
Auf dem Weg vom Laser zum Objekt durchläuft der Beleuchtungs-Lichtstrahl nach
Figur 1 unter anderem einen variierbaren Strahlaufweiter (siehe S. 2 linke Spalte
letzte Zeile: „variable Galilean beam expander [Thorlabs …“) und eine plankonvexe
Linse (siehe S. 2 rechte Spalte erster Absatz: „planoconvex lens (f =150 mm)“).
Diese kommen einer Beleuchtungsoptik gleich. Dabei dienen Strahlaufweiter und
Linse gemeinsam der Aufgabe, die Fokuslänge (vgl. S. 2 rechte Spalte erster
Absatz: „confocal parameter of the focus … characterizes the range over which the
light-sheet thickness remains roughly uniform in the direction of laser propagation“)
im Bereich von ca. 0,04 bis 0,9 mm zu variieren. Somit ist der D4 entsprechend der
unter Abschnitt 2.1.4 vorgenommenen Auslegung eine Beleuchtungsoptik mit
variierbarer Fokuslänge des Beleuchtungs-Lichtstrahls nach Maßgabe des
Merkmals 1E entnehmbar, wenn auch ohne die ausdrückliche Nennung einer
Zoomoptik.
In dem vertikalen Drehspiegel gemäß Figur 1 der D4 (siehe Bildunterschrift: „Slow
vertical light-sheet tracking is ensured with a motorized tilt mirror“) ist ein z-Scanner
gegeben. Dieser bewegt den Beleuchtungs-Lichtstrahl in der vertikalen z-Richtung
relativ zu dem Objekt (ebda. „vertical light-sheet tracking“), d. h. das Merkmal 1F ist
der D4 teilweise, nämlich bezüglich eines zweiten z-Scanners, entnehmbar.
Um das Lightsheet in der vertikalen Richtung z (Detektion) anzuordnen, gibt die D4
nur die Lehre, die gesamte Küvette mit dem darin enthaltenen Objekt vertikal zu
verschieben (siehe S. 2 rechte Spalte letzter Absatz: „Since the focus in our sample
was adjusted by vertically translating the entire sample cuvette“). Dafür ist ein
computergesteuerter Verschiebetisch vorgesehen (siehe S. 2 rechte Spalte zweiter
Absatz: „computer controlled by a linear translation stage … The imaging depth in
the sample is thus controlled by the height of this stage“). Ein ortsfestes Objekt
gemäß dem Merkmal 1F ist der D4 hingegen nicht entnehmbar.
Beim vertikalen Verlagern des Objekts nach der Lehre der D4 ändert sich der
Abstand zwischen dem Objekt und dem Kameraobjektiv. Während der Weg des zu
detektierenden Lichts vom Objekt bis zur Oberfläche der das Objekt umgebenden
Flüssigkeit hierbei unverändert bleibt,
ist die anschließende Wegstrecke des
Detektionslichts durch die Luft bis hin zum Kameraobjektiv abhängig von der
jeweiligen vertikalen Stellung des Verschiebetischs (vgl. D4 Figur 1). Deshalb dient
der vertikale Drehspiegel einschließlich seiner Ansteuerung (z-Scanner) nach den
Erläuterungen der D4 (vgl. S. 2 rechte Spalte letzter Absatz mit Umgriff zur
Folgeseite) dem Zweck, die Lage des Lightsheets so anzupassen, dass trotz des
Brechzahlsprungs am Übergang von der Umgebungsluft zur Flüssigkeit das
Lightsheet nicht aus der Fokusebene der Bildgebung abwandert (ebda.: „adjusted
to prevent walkoff between the light sheet and the apparent imaging focal plane“).
Infolgedessen ist der in D4 offenbarte z-Scanner nicht entsprechend der Vorgabe
des Merkmals 1F dafür eingerichtet, sequenziell mehrere in z-Richtung im Abstand
zueinander angeordnete Lightsheets zu erzeugen. Dies ist nach D4 vielmehr
Aufgabe des Verschiebetischs.
Demzufolge fehlt in der D4 in Bezug auf das Merkmal 1F sowohl ein ortsfestes
Objekt als auch die Eigenschaft des z-Scanners, sequenziell mehrere in z-Richtung
im Abstand zueinander angeordnete Lightsheets zu erzeugen.
Wie zuvor erläutert, lehrt die D4, den Abstand zwischen dem Lightsheet und der
Fokusebene der Kamera dadurch vertikal fein zu justieren, dass der zweite z-
Scanner
den Beleuchtungs-Lichtstrahl
bewegt. Dagegen
bleibt
der
Detektionsstrahlengang in D4 unangetastet, was den Abstand zwischen Lightsheet
und Kamera anbetrifft. Somit fehlt es in der D4 ebenso an einem dritten z-Scanner
für den Detektionsstrahlengang und in der Folge an dem Merkmal 1G.
3.2
Die Merkmale 1F und 1G sind durch den aus der D4 bekannten Stand der
Technik nahegelegt.
Wie zu dem Merkmal 1F ausgeführt, lehrt die D4, das Objekt mittels eines
Verschiebetischs in z-Richtung zu bewegen, um es relativ zu dem Lightsheet zu
positionieren. Indem dieser Vorgang für mehrere in z-Richtung im Abstand
zueinander angeordnete Positionen wiederholt wird und bei jeder Position ein Bild
aufgenommen wird (vgl. D4 S. 7 linke Spalte Abs. 2), kann ein Stapel von Bildern
(stack) aufgezeichnet werden, welcher zu einer dreidimensionalen (3D)-Darstellung
(3-D rendition of the entire stack) verarbeitet werden kann.
Der Fachmann kennt zwei alternative Konzepte, um das Objekt und das Lightsheet
für die Aufnahme einer gewünschten Schicht des Objekts relativ zueinander zu
positionieren. Nach dem ersten Konzept wird, wie in D4, das Objekt
in
Detektionsrichtung bewegt, während das Lightsheet ortsfest bleibt. Bei dem
alternativen zweiten Konzept verbleibt hingegen das Objekt am selben Ort und das
Lightsheet wird zur gewünschten Position in Detektionsrichtung verlagert. In beiden
Fällen ist eine Abbildungsbedingung einzuhalten, um den vom Lightsheet
beleuchteten Objektbereich mittels der Kamera scharf abzubilden, das heißt die
Objektebene des Strahlengangs der Detektion bis hin zur Kamera muss mit der
räumlichen Lage des Lightsheets zusammenfallen. Ebendiese Bedingung drückt
die Streitpatentschrift mit den Worten aus, dass ist ein geeigneter optischer Abstand
zwischen Lightsheet und Kamera einzuhalten ist, wie im Abschnitt 2.1.6 zur
Auslegung des Merkmals 1G ausgeführt.
Beide alternativen Konzepte zur Positionierung von Objekt und Lightsheet sind in
dem Fachartikel D12 als möglicher Beleg des fachmännischen Wissens in der
Bildunterschrift zur Figur 1 erläutert. Dort ist zum zweiten Konzept, bei dem das
Lightsheet bewegt wird, zur Abbildungsbedingung angegeben, dass die
Detektionslinse entsprechend dem Lightsheet zu verlagern ist („moving the light
sheet through the specimen and by displacing the detection lens accordingly“). Auch
bei dem gemäß D4 verfolgten ersten Konzept wird die Abbildungsbedingung
beachtet (vgl. D4 S. 7 linke Spalte Abs. 2: „Coplanarity of the light sheet and focal
plane was ensured throughout the stack by automatic light-sheet tracking“).
Jedes dieser beiden Konzepte hat ihm jeweils eigene Vor- und Nachteile. Der
Fachmann kann zum einen das Lightsheet ortsfest belassen, um den Strahlengang
der Detektion nur einmalig auf die Lage des Lightsheets abstimmen zu müssen.
Dann ist es aber notwendig, das Objekt präzise in Detektionsrichtung zu bewegen
ohne es dabei zu kippen oder seitlich zu verschieben.
Zum anderen kann das Objekt ortsfest bleiben, um eine stets gleichbleibende
räumliche Lage des Objekts zu garantieren. Dadurch wird es möglich,
aufeinanderfolgende Bilder mit einer festen räumlichen Beziehung zueinander in
voneinander beabstandeten Ebenen aufzunehmen, was für eine anschließende 3D-
Verarbeitung vorteilhaft ist. Jedoch besteht dann der Nachteil, dass nicht nur das
Lightsheet
in die jeweils gewünschte Ebene bewegt werden muss, sondern
zusätzlich noch ein verstellbarer Strahlengang der Detektion geschaffen werden
muss, welcher der jeweiligen Position des Lightsheets in Detektionsrichtung
dynamisch folgt.
Für die Auswahl einer der beiden dem Fachmann bekannten Möglichkeiten unter
Abwägen der jeweiligen Vor- und Nachteile ist kein erfinderisches Zutun erforderlich
(vgl. BGH GRUR 2006, 930 – Mikrotom, Leitsatz a); GRUR 1996, 857 –
Rauchgasklappe).
Der Fachmann wird daher bei Bedarf, etwa um hochgenau parallele Aufnahmen
des Objekts für eine verbesserte 3D-Darstellung zu erzielen, das aus der D4
bekannte SPIM-Mikroskop weiterentwickeln, indem er das Konzept eines bewegten
Objekts nach der Lehre der D4 aufgibt und stattdessen das oben dargestellte zweite
Konzept aufgreift, nach welchem das Lightsheet verlagert wird, während das Objekt
am selben Ort verbleibt. Einen zweiten z-Scanner, welcher den Beleuchtungs-
Lichtstrahl in z-Richtung relativ zu dem – nunmehr ortsfesten – Objekt bewegt, findet
der Fachmann in dem vertikalen Drehspiegel gemäß D4 bereits vor, wie oben zu
dem Merkmal 1F ausgeführt. Diesen z-Scanner wird der Fachmann, dem
Grundgedanken des zweiten Konzepts folgend, dafür einrichten, das Lightsheet an
der für die Bildaufnahme jeweils benötigten z-Position des Objekts anzuordnen. Bei
mehreren Aufnahmen an unterschiedlichen Objektpositionen erzeugt der zweite z-
Scanner
folglich sequenziell mehrere in z-Richtung im Abstand zueinander
angeordnete Lightsheets. Damit ist der restliche Teil des Merkmals 1F erfüllt.
Weiterhin folgt nach dem zweiten Konzept aus dem Umstand, dass der zweite z-
Scanner den Beleuchtungs-Lichtstrahl in z-Richtung auslenkt, dass Maßnahmen zu
ergreifen sind, um den Strahlengang der Detektion an die jeweilige z-Position des
Lightsheets anzugleichen. Das belegt die D12, indem darin vorgeschlagen wird, die
Detektionslinse entsprechend dem Lightsheet zu verlagern (siehe Bildunterschrift
zur Figur 1), oder an anderer Stelle, ein piezo-gelagertes Detektionsobjektiv
simultan zu dem innerhalb des Objekts bewegten Lightsheet zu verschieben (vgl.
D12 S. 629 linke Spalte vorletzter Absatz). Der Fachmann wird daher folgerichtig
auch diesen Aspekt des zweiten Konzepts umsetzen und einen dritten z-Scanner
vorsehen, welcher den Detektionsstrahlengang entsprechend der z-Auslenkung
des Beleuchtungs-Lichtstrahls unter Einhaltung der Abbildungsbedingung
nachführt, so dass trotz der veränderlichen z-Position des Lightsheets der optische
Abstand zwischen dem Lightsheet und der Kamera konstant bleibt – Merkmal 1G.
Demzufolge ergibt sich das SPIM-Mikroskop gemäß dem Patentanspruch 1 in der
beschränkt aufrechterhaltenen Fassung für den Fachmann in naheliegender Weise
aus dem der Druckschrift D4 entnehmbaren Stand der Technik unter
Berücksichtigung seines fachmännischen Wissens.
3.3
Der Auffassung der Patentinhaberin, dass die Offenbarung der D4 dem
Fachmann auch unter Berücksichtigung der D12 das patentgemäße SPIM-
Mikroskop nicht nahelege, folgt der Senat nicht.
3.3.1 Die Patentinhaberin argumentiert, der D4 sei keine Zoomoptik gemäß dem
Merkmal 1E entnehmbar, weil der in D4 gezeigte Beam-Expander keine variierbare
Brennweite aufweise.
Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, da es auf einer einengenden
Auslegung des Begriffs einer Zoomoptik beruht. Im Abschnitt 2.1.4 ist ausgeführt,
dass eine Zoomoptik im Sinne des Streitpatents nicht notwendigerweise eine
variierbare Brennweite aufweisen muss. Das von der Patentinhaberin gewählte
Verständnis kommt daher einer Auslegung unterhalb des Wortlauts der Ansprüche
(im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) gleich, die generell nicht
zulässig ist (BGH GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport). Zu den Einzelheiten
der Auslegung wird auf Abschnitt 2.1.4 verwiesen.
3.3.2 Des Weiteren wendet die Patentinhaberin ein, es bestehe für den Fachmann
kein Anlass dafür, das im Dokument D4 offenbarte SPIM-Mikroskop in Richtung der
beanspruchten Lösung weiterzuentwickeln.
Dieser Einwand greift nicht durch. Denn ein von einer Flüssigkeit umgebenes Objekt
zu einer präzise im Raum definierten Position zu bewegen, ist für den Fachmann
erkennbar mit Schwierigkeiten behaftet, wie die Einsprechende im Rahmen der
mündlichen Verhandlung erläutert hat. So ist es für hochgenaue dreidimensionale
Aufnahmen notwendig, dass die zweidimensionalen Einzelaufnahmen des Objekts,
aus denen das 3D-Bild errechnet werden soll, möglichst exakt im Raum zueinander
ausgerichtet sind. Diese Anforderung ist für den Fachmann aufgrund seines oben
erläuterten Fachwissens offensichtlich dadurch erfüllbar, dass das Objekt
im
Unterschied zur Lehre der D4 in einer Weise gelagert wird, bei der es bei
aufeinanderfolgenden Aufnahmen stets am selben Ort verbleibt.
Eine solche Maßnahme, deren Vor- und Nachteile dem Fachmann geläufig waren,
bot sich jedenfalls aus den genannten Gründen an und gab daher Anlass, diese bei
der Entwicklung des SPIM-Mikroskops in Betracht zu ziehen.
3.3.3 Die Patentinhaberin gibt weiterhin zu bedenken, dass in D4 auch eine
Rotation der Probe vorgesehen sei, um die gewünschte Probenorientierung steuern
zu können. Nachdem eine solche Drehbewegung von Vorteil sei, gebe es für den
Fachmann keinen Grund, die in der D4 offenbarte Linearbewegung der Probe zu
vermeiden.
Mit diesem Vortrag vermag die Patentinhaberin nicht zu überzeugen. Denn es
genügt, die Probe ein einziges Mal in eine gewünschte Richtung zu drehen, bevor
anschließend Bilder mit Lightsheets unterschiedlicher z-Position aufgenommen
werden. Dagegen muss die Probe zu jeder dieser z-Positionen linear bewegt
werden. Durch die im Vergleich selteneren Drehbewegungen ist der Fachmann
daher nicht daran gehindert, nach einer Alternative zur linearen Bewegung der
Probe zu suchen.
3.4
Bei dieser Sachlage braucht nicht entschieden zu werden, ob der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag durch die in den
Merkmalen 1F und 1G enthaltenen Ergänzungen, wonach das Objekt zusätzlich
„ortsfest“ bzw. ein Abstand außerdem ein „optischer“ Abstand sein soll, gegenüber
dem ursprünglich Offenbarten erweitert ist.
3.5 Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag fallen auch dessen übrige
Ansprüche, da die Patentinhaberin im Rahmen des Hauptantrags die
Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt hat,
der einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch enthält (BGH, GRUR 2007, 862
– Informationsübermittlungsverfahren II).
4.
Das geltende Patentbegehren gemäß Hilfsantrag 1 ist zulässig. Die
jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche in der Fassung des Hilfsantrags 1
sind patentfähig, weil sie neu sind und sich nicht in naheliegender Weise aus dem
entgegengehaltenen Stand der Technik ergeben.
4.1
Die geltenden Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 1 sind zulässig, weil
deren jeweilige Merkmale in den Ursprungsunterlagen offenbart sind.
Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 geht zurück auf den erteilten und
zugleich ursprünglichen Unteranspruch 2. Die Unteransprüche 2 bis 22 in der
Fassung des Hilfsantrags 1 entsprechen jeweils den Unteransprüchen 3 bis 23 vom
Anmeldetag.
Die Einsprechende hat in Bezug auf den Hilfsantrag 1 keine Bedenken hinsichtlich
der ursprünglichen Offenbarung geäußert.
4.2
Das SPIM-Mikroskop nach Maßgabe des geltenden Patentanspruchs 1
gemäß Hilfsantrag 1 ist durch den bekannt gewordenen Stand der Technik weder
vorweggenommen noch nahegelegt.
Mit dem zusätzlichen Merkmal 1H des erteilten Unteranspruchs 2 unterscheidet sich
das SPIM-Mikroskop gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 von der
erteilten Fassung durch einen Fotodetektor, welcher von dem Objekt entgegen der
y-Richtung als eine zweite Detektionsrichtung ausgesendetes Detektionslicht
erfasst. Der Fotodetektor gestattet es, parallel zu dem in z-Richtung mittels SPIM-
Technik erfassten zweidimensionalen Bild außerdem nach dem Prinzip der
konfokalen Mikroskopie ein eindimensionales Bild des Objekts zu erzeugen (vgl.
erteilter Unteranspruch 3).
Ein SPIM-Mikroskop mit einem solchen zusätzlichen Fotodetektor ist, wie auch die
Einsprechende zugesteht, keiner der im Verfahren befindlichen Unterlagen in seiner
Gesamtheit entnehmbar.
Darüber hinaus grenzen vor allem die Druckschriften D7 und D12 die SPIM-
Mikroskopie gegenüber der konfokalen Mikroskopie als in vieler Hinsicht überlegen
ab (vgl. D7 S. 267/268 Abschnitt „Photo toxicity and photo bleaching“ bzw. D12
S. 629 Table 1, sowie Text ab S. 625 Abschnitt „Illumination efficiency and optical
sectioning efficiency“). Demnach erachtete der Fachmann im Anmeldezeitpunkt die
SPIM-Mikroskopie für kostengünstiger und erheblich schonender für die Proben als
die konfokale Mikroskopie.
Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, durch welche Umstände der Fachmann
veranlasst oder auch nur angeregt worden sein könnte, ein SPIM-Mikroskop
zusätzlich
für eine konfokale Mikroskopie
im Parallelbetrieb aufzurüsten.
Diesbezüglich hat auch die Einsprechende nichts Gegenteiliges vorgetragen.
5.
Der geltende Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 ist sonach
ebenso wie die geltenden Unteransprüche 2 bis 22 gewährbar.
Die Beschreibung wurde entsprechend angepasst. Das Patent war daher in der
Fassung gemäß Hilfsantrag 1 beschränkt aufrechtzuerhalten.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist
sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt einzulegen.
Dr. Morawek
Dr. Forkel
Akintche
Dr. Harth