BPatG Beschluss vom 20.02.2024 – 17 W (pat) 13/21

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 13/21 _______________________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

20. Februar 2024

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2024:200224B17Wpat13.21.0

betreffend das Patent 10 2017 108 595

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2024 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Akintche, des

Richters Dipl.-Phys. Dr. Städele und des Richters Dr.-Ing. Harth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der

Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8.

Oktober 2021, der Einsprechenden zugestellt am 21. Oktober 2021,

aufgehoben und das Patent 10 2017 108 595 wird vollumfänglich

widerrufen.

G r ü n d e

I.

Auf die am 21. April 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene

Patentanmeldung 10 2017 108 595.5 ist durch Beschluss der Prüfungsstelle für

Klasse G02B das Patent unter der Bezeichnung

„Immersionsobjektiv für ein Mikroskop“

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 9. Mai 2018.

Gegen das Patent ist am 7. Februar 2019 Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 8. Oktober 2021 das Patent in vollem

Umfang aufrechterhalten.

Gegen den Beschluss wendet sich die Einsprechende mit der Beschwerde vom

16. November 2021.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 21. Oktober 2021 aufzuheben und das Patent 10 2017

108 595 vollumfänglich zu widerrufen.

Ferner beantragt sie Schriftsatznachlassfrist.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Einsprechenden zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent auf der Basis

folgender Unterlagen beschränkt

aufrechtzuerhalten:

gemäß Hilfsantrag 1

Ansprüche 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

mit noch anzupassender Beschreibung,

drei Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3 vom 30. Mai 2017;

gemäß Hilfsantrag 2

Patentansprüche 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

im Übrigen wie Hilfsantrag 1;

gemäß Hilfsantrag 3

Patentansprüche 1 bis 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

im Übrigen wie Hilfsantrag 1;

gemäß Hilfsantrag 4

Patentansprüche 1 bis 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

im Übrigen wie Hilfsantrag 1;

gemäß Hilfsantrag 5

Patentansprüche 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

im Übrigen wie Hilfsantrag 1;

gemäß Hilfsantrag 6

Patentansprüche 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

im Übrigen wie Hilfsantrag 1.

Im Einspruchs-

und

im Einspruchsbeschwerdeverfahren sind

folgende

Druckschriften und Unterlagen genannt und eingereicht worden:

D1:

D2:

D3:

D4:

D5:

US 8 705 178 B2

US 5 940 220 A

DE 10 2004 051 357 A1

US 2009 / 0 027 769 A1

JP 2005 - 352 021 A

D5a:

englische Maschinenübersetzung der D5

D6:

D7:

D8:

D9:

US 2015 / 0 146 304 A1

KELLER H. E.; PAWLEY J. B. (Hrsg.): Objective Lenses for Confocal

Microscopy. In: Handbook of Biological Confocal Microscopy. Third

Edition. New York: Springer Science+Business Media, 2006.

DE 10 2011 116 757 A1

LEICA MICROSYSTEMS IR GmbH: Leica Objectives: Superior Optics

for Confocal and Multiphoton Research Microscopy. 09/2014 –

Firmenschrift

D10: Correction Collar

(kein Datumsbeleg

angegeben); URL:

https://www.leica-microsystems.com/products/microscopeobjectives/labeling-of-objectives/#c29422

D11:

Zum Begriff der „Nennapertur“ (kein Datumsbeleg angegeben); URL1:

https://www.leica-microsystems.com/products/microscopeobjectives/labeling-of-objectives/

URL2: https://spectraservices.com/product/11506220.html

ANL1: Graphiken der Einsprechenden zur sphärischen Aberration vom 5.

Februar 2024 (Anlage 1)

ANL2: Seitens der Einsprechenden berechnete Verläufe der sphärischen

Aberration nach D1 vom 5. Februar 2024 (Anlage 2)

ANL3: Prüfungsbescheid des US-Patentamts vom 8. Juli 2019 (Anlage 3)

ANL4: englische Übersetzung eines Prüfungsbescheides des chinesischen

Patentamts in Sachen der Anmeldung CN 108 732 738 A

Davon wurden die Druckschriften D1 bis D3 bereits im Prüfungsverfahren

berücksichtigt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet unter Hinzufügung der

Merkmalsgliederung gemäß Einspruchsbeschluss:

M1

Immersionsobjektiv (10) für ein Mikroskop (100), umfassend

M1.1

eine erste Linsengruppe (12) positiver Brechkraft,

M1.2

eine zweite Linsengruppe (14) positiver Brechkraft,

M1.3

eine dritte Linsengruppe (16) negativer Brechkraft und

M1.4

M1.5

eine vierte Linsengruppe (18) positiver Brechkraft,

die

in dieser Reihenfolge von einer Objektseite her

angeordnet sind,

M1.6

wobei die zweite Linsengruppe (14) zur Erzielung einer

Korrektionswirkung hinsichtlich der sphärischen Aberration

längs der optischen Achse (O) derart bewegbar ist, dass die

Summe des Abstands

(V1) zwischen der zweiten

Linsengruppe (14) und der ersten Linsengruppe (12) und des

Abstands (V2) zwischen der zweiten Linsengruppe (14) und

der dritten Linsengruppe (16) konstant ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.7

die Korrektionswirkung der zweiten Linsengruppe (14) derart

vorbestimmt ist, dass die sphärische Aberration für einen

Lichteinfall minimiert ist, der einer mittleren numerischen

Apertur entspricht, die zwischen Null und einer Nennapertur

des Immersionsobjektivs (10), die gleich der maximalen

Apertur des Immersionsobjektivs (10) ist, liegt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung gemäß

Hauptantrag dadurch, dass in das Merkmal M1.7 nach der Angabe „sphärische

Aberration“ die Worte „beim Bewegen der zweiten Linsengruppe“ aus der

Beschreibung (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0008]) unter Bildung eines neuen

Merkmals M1.7a wie folgt eingefügt sind:

( … )

M1.7a

die Korrektionswirkung der zweiten Linsengruppe (14) derart

vorbestimmt

ist, dass die sphärische Aberration beim

Bewegen der zweiten Linsengruppe (14)

für einen

Lichteinfall minimiert ist, der einer mittleren numerischen

Apertur entspricht, die zwischen Null und einer Nennapertur

des Immersionsobjektivs (10), die gleich der maximalen

Apertur des Immersionsobjektivs (10) ist, liegt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält die Merkmale des Hilfsantrags 1

und unterscheidet sich von der erteilten Fassung (Hauptantrag) ferner dadurch,

dass am Ende des Anspruchs nach dem Merkmal M1.7a folgendes aus der

Beschreibung entnommenes (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0035]) neues Merkmal

M1.8 hinzugefügt ist:

( … )

M1.8

wobei die sphärische Aberration durch die Abweichung (Δz)

der bildseitigen Schnittweite vom paraxialen Bildpunkt

charakterisiert ist.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 geht aus von dem Hilfsantrag 1 (Merkmale

M1 bis M1.7a) und unterscheidet sich von der erteilten Fassung (Hauptantrag) – bei

abgeänderter Aufteilung in Oberbegriff und Kennzeichenteil – weiterhin dadurch,

dass am Ende des Anspruchs nach den Merkmalen M1 bis M1.7a (Oberbegriff) das

Merkmal des erteilten Unteranspruchs 2 wie folgt als neues Merkmal M1.9

(Kennzeichenteil) hinzugefügt ist:

( … )

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.9

die mittlere numerische Apertur in einem Aperturbereich

zwischen dem 0,65-fachen und dem 0,75-fachen der

Nennapertur des Immersionsobjektivs (10) liegt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 stimmt nach seinem Oberbegriff mit dem

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 überein und unterscheidet sich von der

erteilten Fassung dieses Anspruchs (Hauptantrag) außerdem dadurch, dass am

Ende des Anspruchs als Kennzeichenteil das Merkmal des erteilten Unteranspruchs

3 wie folgt als neues Merkmal M1.10 hinzugefügt ist:

( … )

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.10

die Brechkraft der zweiten Linsengruppe (14) mindestens ein

Zehntel und maximal ein Drittel der Gesamtbrechkraft des

Immersionsobjektivs (10) beträgt.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 vereint die gegenüber der erteilten Fassung

(Hauptantrag) vorgenommenen Änderungen nach den Hilfsanträgen 1, 3 und 4, wie

sie durch die Merkmale M1.7a, M1.9 bzw. M1.10 gegeben sind.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 fasst sämtliche Änderungen gegenüber der

erteilten Fassung (Hauptantrag) nach den Hilfsanträgen 2, 3 und 4 zusammen, so

dass die Merkmale M1.7a und M1.8, M1.9 bzw. M1.10 in den Wortlaut des

Anspruchs aufgenommen sind.

Zu den jeweiligen nebengeordneten Ansprüchen sowie Unteransprüchen und den

weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst

zulässig. Sie hat auch Erfolg, da der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1

nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zumindest nicht auf

erfinderischer Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1.

Das Streitpatent betrifft ein Immersionsobjektiv

für ein Mikroskop

(Patentschrift, Abs. [0001]).

Aus dem Stand der Technik seien Immersionsobjektive bekannt, die es einer

Bedienperson ermöglichten, Abbildungsfehler zu korrigieren (Patentschrift,

Abs. [0002]). Bei diesen Abbildungsfehlern handele es sich beispielsweise um die

sphärische Aberration, die durch Variationen der Dichte der verwendeten

Immersionsflüssigkeit oder Inhomogenitäten in der biologischen Struktur der zu

beobachtenden Probe entstehe.

Ferner sei aus der Druckschrift US 8 705 178 B2 (D1) ein Objektiv für ein Mikroskop

mit vier Linsengruppen bekannt (Patentschrift, Abs. [0003]). Dabei bilde die zweite

Linsengruppe ein Korrektionsglied, das längs einer optischen Achse bewegbar sei,

um die sphärische Aberration zu korrigieren. Weitere Objektive aus dem Stand der

Technik (im Verfahren vorliegend als Druckschrift D2 und D3) zeigten bewegbare

Korrektionsglieder (Patentschrift, Abs. [0004] und [0005]), die eine große Baulänge

beziehungsweise eine hohe mechanische Komplexität des Objektivs zufolge hätten.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein einfach

und kompakt ausgebildetes Immersionsobjektiv anzugeben, welches es einer

Bedienperson ermöglicht, die sphärische Aberration zuverlässig zu korrigieren

(Patentschrift, Abs. [0006]).

Als Fachmann, der mit der Lösung der genannten Aufgabe betraut wird, sieht der

Senat einen Ingenieur mit Bachelorgrad oder vergleichbarem Abschluss der

Fachrichtung technische Optik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung

von Objektiven für Mikroskope an.

2.

Zur Lehre des Patentanspruchs 1

2.1

Durch den Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Hauptantrags

wird ein Immersionsobjektiv für ein Mikroskop unter Schutz gestellt (Merkmal M1).

2.1.1 Das patentgemäße Immersionsobjektiv soll nach den Anweisungen der

Merkmale M1.1, M1.2, M1.3 und M1.4 eine erste, zweite, dritte bzw. vierte

Linsengruppe umfassen. Dabei soll die Brechkraft der ersten, zweiten und vierten

Linsengruppe jeweils positiv sein, während die dritte Linsengruppe eine negative

Brechkraft aufweisen soll.

Beispiele für derartige Linsengruppen zeigt die Figur 1 mit den Bezugszeichen 12,

14, 16 und 18 i. V. m. Absatz [0025] bis [0029] der Patentschrift. Demnach kann

eine Linsengruppe aus mindestens zwei Linsen bestehen. Die Linsen können

innerhalb der Linsengruppe einen Abstand zueinander (Figur 1, Linsengruppe 12

mit Linsen 22 und 24, sowie Linsengruppe 18 mit Linsen 34 und 36) oder direkt

aufeinanderliegende Grenzflächen (Figur 1, Bezugszeichen F2/F3, F8/F9 bzw.

F12/F13) aufweisen.

Die Vorgaben zur Brechkraft versteht der Fachmann dahin, dass die jeweilige

Linsengruppe in ihrer Gesamtheit entweder einer Sammellinse vergleichbar eine

positive Brechkraft oder einer Zerstreuungslinse ähnlich eine negative Brechkraft

entfaltet.

2.1.2 Das nachfolgende Merkmal M1.5 verlangt, dass die vier vorgenannten

Linsengruppen „in dieser Reihenfolge von einer Objektseite her angeordnet“ sein

sollen.

Diese Anweisung legt ausschließlich die Reihenfolge der ersten, zweiten, dritten

und vierten Linsengruppe gemäß der Merkmale M1.1 bis M1.4 untereinander fest.

Zu etwaigen weiterhin von dem Immersionsobjektiv „umfassten“ (vgl. Merkmal M1)

Linsen oder Linsengruppen ergeben sich aus dem Wortlaut des Merkmals M1.5

keine sonstigen Bestimmungen. Insbesondere erfasst das Merkmal M1.5 auch den

Fall, dass zwischen benachbarten Linsengruppen aus den unter Merkmal M1.1 bis

M1.4 angegebenen noch zusätzliche Linsengruppen vorhanden sind.

2.1.3 In dem Merkmal M1.6 ist normiert, dass die zweite Linsengruppe längs der

optischen Achse bewegbar sein soll. Als Randbedingung soll dabei die Summe des

[ersten] Abstands zwischen der zweiten Linsengruppe und der ersten Linsengruppe

und des [zweiten] Abstands zwischen der zweiten Linsengruppe und der dritten

Linsengruppe konstant bleiben.

In Figur 1 sind diese beiden Abstände mit den Bezugszeichen V1 bzw. V2

versehen. Die Vorgabe, ihre Summe solle ungeachtet der Bewegung der zweiten

Linsengruppe 14 konstant bleiben, bedeutet, dass der Abstand zwischen der ersten

Linsengruppe 12 und der dritten Linsengruppe 16 unverändert bleibt. Entsprechend

der in Figur 1 gezeigten Abstände V1 und V2 ist unter einem Abstand im Sinne des

Streitpatents die auf der optischen Achse gemessene Entfernung benachbarter

Linsenflächen zu verstehen.

Indem die zweite Linsengruppe bewegbar ist, soll gemäß der Zweckangabe des

Merkmals M1.6 eine Korrektionswirkung hinsichtlich der sphärischen Aberration

erzielt werden. Demnach wird die sphärische Aberration vor allem dadurch

korrigiert, dass die zweite Linsengruppe zu einem geeigneten Ort auf der optischen

Achse bewegt wird. Dagegen bleibt offen, in welchem Umfang und mit welchem zu

erzielenden Ergebnis die sphärische Aberration korrigiert werden soll. Ob also

beispielsweise einfallende Lichtstrahlen abhängig von ihrer Höhe über der

optischen Achse nach der Korrektur dieselbe sphärische Aberration aufweisen

sollen, oder aber eine – in irgendeiner Weise – über die Strahlhöhe integrierte

sphärische Aberration optimiert werden soll, lässt das Merkmal M1.6 unbestimmt.

Die Beschreibung gibt im Absatz [0032] an, dass eine Bedienperson die zweite

Linsengruppe längs der optischen Achse bewegen kann, um die sphärische

Aberration zu korrigieren. Eine sphärische Aberration könne nämlich, so derselbe

Absatz weiter, von veränderlichen optischen Eigenschaften

innerhalb des

Probenraums,

insbesondere Variationen

in der Dichte der verwendeten

Immersionsflüssigkeit oder Inhomogenitäten in der biologischen Struktur der Probe,

herrühren.

2.1.4 Nach dem ersten Teil des Merkmals M1.7 soll die Korrektionswirkung der

zweiten Linsengruppe derart vorbestimmt sein, dass die sphärische Aberration für

einen Lichteinfall minimiert ist, der einer mittleren numerischen Apertur entspricht.

In seinem zweiten Teil legt das Merkmal M1.7 fest, dass die mittlere numerische

Apertur zwischen Null und einer Nennapertur des Immersionsobjektivs, die gleich

der maximalen Apertur des Immersionsobjektivs ist, liegen soll.

Indem für die Korrektionswirkung der zweiten Linsengruppe vorbestimmt ist, dass

die sphärische Aberration „für einen Lichteinfall minimiert“ sein soll, ist lediglich

vorgegeben, dass es zumindest einen bestimmten Lichteinfall geben soll, für

den die zweite Linsengruppe die sphärische Aberration zu minimieren vermag.

Hierbei bleibt insbesondere offen, für welche Wellenlänge(n) des einfallenden Lichts

minimiert werden soll.

Der eine Lichteinfall mit minimierter sphärischer Aberration soll nach dem weiteren

Wortlaut des Merkmals M1.7 einer mittleren numerischen Apertur entsprechen.

Unter einer „numerischen Apertur“ versteht der Fachmann an sich eine Größe, die

den maximal möglichen Winkel eines Lichtbündels angibt, das vom Objekt ausgeht

und vom Objektiv gerade noch aufgenommen wird. Definiert ist die numerische

Apertur AN als dimensionslose (daher „numerische“) Größe, die sich anhand der

Beziehung AN = n ∙ sin α aus dem halben maximalen Öffnungswinkel α und dem

Brechungsindex n des Materials zwischen Objektiv und Objekt ergibt.

Demgegenüber ist anspruchsgemäß eine „mittlere“ numerische Apertur gefordert.

Diese soll gemäß dem Merkmal M1.7 zwischen Null und einer Nennapertur des

Immersionsobjektivs liegen. Die Nennapertur soll wiederum nach einer weiteren

Vorgabe des Merkmals M1.7 gleich der maximalen Apertur des Immersionsobjektivs sein.

Um dem Vergleich zwischen der als Obergrenze vorgegebenen, an sich

dimensionsbehafteten „maximalen Apertur“ und einer dimensionslosen „mittleren

numerischen Apertur“ einen Sinn zu verleihen, wird der Fachmann die angegebene

„maximale Apertur“ als „maximale numerische Apertur“ deuten. Auch die in dem

Merkmal M1.7 genannte Nennapertur fasst der Fachmann als dimensionslose

Größe auf. Weiterhin schließt er aus diesen Angaben, dass patentgemäß eine

„numerische Apertur“ einen Öffnungswinkel des einfallenden Lichts repräsentieren

soll, der nicht zwingend dem maximalen Öffnungswinkel des Immersionsobjektivs

entspricht.

Bei diesem Verständnis schließen die in dem Merkmal M1.7 aufgeführten Unter-

und Obergrenzen für die mittlere numerische Apertur lediglich aus, dass diese den

kleinsten beziehungsweise größten überhaupt möglichen Wert annimmt. Denn der

untere Grenzwert Null entspricht einem Lichteinfall unter dem Öffnungswinkel Null

und mithin auf der optischen Achse, während der obere, als maximale numerische

Apertur definierte Grenzwert den maximal möglichen Öffnungswinkel kennzeichnet,

unter dem Lichtstrahlen in das Immersionsobjektiv gelangen können.

Ein Mindestabstand, den eine anspruchsgemäße mittlere numerische Apertur zu

der Unter- beziehungsweise Obergrenze einzuhalten hat, geht aus dem Wortlaut

des Merkmals M1.7 nicht hervor. Der Unteranspruch 2 und die Beschreibung (siehe

Absatz [0009]) nennen zwar einen Wert der mittleren numerischen Apertur

zwischen dem 0,65-fachen und dem 0,75-fachen der Nennapertur. Doch diese

Angaben beziehen sich lediglich auf eine bevorzugte Ausgestaltung. Sie vermögen

daher den durch den Anspruchswortlaut umschriebenen technischen Sinngehalt

nicht einzuschränken.

Zusammengenommen normieren die Anweisungen des Merkmals M1.7 demnach

nicht mehr, als dass für irgendeine (mittlere) numerische Apertur, die einem

beliebigen Öffnungswinkel des einfallenden Lichts innerhalb des gesamten durch

das Immersionsobjektiv erfassbaren Bereichs von Öffnungswinkeln entspricht, die

sphärische Aberration minimiert sein soll.

Indessen enthält das Merkmal M1.7 keine Angaben zu einer Bewegung der zweiten

Linsengruppe. Folglich bleibt offen, in welcher Weise eine etwaige Bewegung der

zweiten Linsengruppe mit dem Minimieren der

sphärischen Aberration

zusammenhängen soll.

Aus dem Merkmal M1.6 kann lediglich geschlossen werden, dass die zu erzielende

Korrektionswirkung darin bestehen soll, die sphärische Aberration gemäß dem

Merkmal M1.7 zu minimieren, und dass hierfür die zweite Linsengruppe

entsprechend dem Merkmal M1.6 bewegt werden soll. Damit ist aber ein dem

Merkmal M1.7 genügendes Minimieren bereits dann gegeben, wenn die zweite

Linsengruppe zu einer einzigen Position bewegbar ist, bei der die sphärische

Aberration minimiert ist.

Somit lehrt Patentanspruch 1 Einzelheiten des Aufbaus und der Funktionsweise

eines Objektivs, das zur Immersionsmikroskopie herangezogen werden kann.

2.1.5 Nach Auffassung der Patentinhaberin sei die Forderung in Merkmal M1.7,

dass „die sphärische Aberration [...] minimiert“ ist, im Lichte des Absatzes [0008]

der Patentschrift

so auszulegen, dass

für einen Lichtstrahl mittleren

Öffnungswinkels bzw. mittlerer Höhe über der optischen Achse die bildseitige

Schnittweite unverändert bleibe, wenn die zweite Linsengruppe längs der optischen

Achse bewegt werde.

Dieser Deutung des Merkmals M1.7 folgt der Senat nicht. Eine Auslegung unterhalb

des Wortlauts der Ansprüche (im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts)

ist generell nicht zulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport). Die

Erläuterungen im Absatz [0008] der Beschreibung mögen zwar dem Fachmann

verdeutlichen, dass auch eine während einer Verlagerung der zweiten

Linsengruppe minimierte sphärische Aberration von dem Merkmal M1.7 erfasst ist.

Da der Wortlaut des Merkmals M1.7 diesbezüglich jedoch keine Angaben enthält,

ist kein Grund ersichtlich, aus dem das Merkmal M1.7 zwingend enger auszulegen

wäre.

Des Weiteren vertritt die Patentinhaberin die Ansicht, der anspruchsgemäße Wert

für die mittlere [numerische] Apertur sei „wesentlich“ von Null und von dem

Maximalwert der [numerischen] Apertur verschieden zu wählen.

Auch dieser Interpretation des Merkmals M1.7 kann sich der Senat nicht

anschließen. Denn eine solche Auslegung findet keinerlei Stütze in den im Anspruch

gewählten Formulierungen.

2.2

Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag 1 ergänzt

in dem

Merkmal M1.7a bezüglich der vorbestimmten Korrektionswirkung der zweiten

Linsengruppe, dass die sphärische Aberration „beim Bewegen der zweiten

Linsengruppe“

für einen Lichteinfall minimiert sein soll, der einer mittleren

numerischen Apertur entspricht. Damit

ist

festgelegt, dass die in dem

Merkmal M1.7a angesprochene Korrektionswirkung mit der gemäß dem

Merkmal M1.6 durch die bewegbare zweite Linsengruppe zu erzielenden

Korrektionswirkung zusammenhängt.

Die hinzugefügte Wendung „beim Bewegen“ lässt mehrere Deutungen zu. So

umfasst sie den Fall, dass die sphärische Aberration fortwährend minimiert bleibt,

während die zweite Linsengruppe bewegt wird. Doch auch ein im Zuge einer

Bewegung der zweiten Linsengruppe erzieltes Durchlaufen eines Minimums der

sphärischen Aberration ist mit dem Wortlaut „beim Bewegen“ vereinbar. Nach der

letztgenannten Auslegung ist das Merkmal M1.7a bereits dann erfüllt, wenn eine

minimierte sphärische Aberration lediglich für eine einzige Position der zweiten

Linsengruppe erreicht wird, sofern diese im Zuge einer Bewegung durchlaufen wird.

Dieses allgemeinere Verständnis des Merkmals M1.7a wird dem nachfolgenden

Vergleich mit dem Stand der Technik zugrunde gelegt.

Demgegenüber kann die von der Einsprechenden aufgeworfene Frage, was gemäß

dem Merkmal M1.7a im unbewegten Fall gilt, unbeantwortet bleiben, da sie nicht

entscheidungserheblich ist.

2.3

Im Unterschied zu dem Immersionsobjektiv gemäß der Fassung des

Hilfsantrags 1 soll nach dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 weiterhin die

sphärische Aberration durch die Abweichung (Δz) der bildseitigen Schnittweite vom

paraxialen Bildpunkt charakterisiert

sein

(Merkmal M1.8). Das ergänzte

Merkmal M1.8 gibt eine Definition der sphärischen Aberration im Einklang mit

Absatz [0035] i. V. m. Figur 2 a), 2 b) und 2 c) der Patentschrift.

2.4

Gegenüber Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 soll bei Patentanspruch 1

nach Hilfsantrag 3 die mittlere numerische Apertur in einem Aperturbereich

zwischen dem 0,65-fachen und dem 0,75-fachen der Nennapertur des

Immersionsobjektivs liegen (Merkmal M1.9). Dieser dem erteilten Unteranspruch 2

entstammende Bereich hat sich laut Beschreibung (vgl. Patentschrift, Abs. [0009])

insbesondere für eine Verwendung in der Konfokalmikroskopie als vorteilhaft

erwiesen. Die in dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2 gewählte numerische

Apertur beträgt das 0,7-fache der Nennapertur (vgl. Patentschrift, Abs. [0039]) und

liegt somit in dem durch das Merkmal M1.9 definierten Wertebereich.

2.5

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 legt gegenüber der Fassung des

Hilfsantrags 1 für die zweite Linsengruppe weiterhin fest, dass deren Brechkraft

mindestens ein Zehntel und maximal ein Drittel der Gesamtbrechkraft des

Immersionsobjektivs betragen soll

(Merkmal M1.10). Den technischen Vorteil

dieses aus dem erteilten Unteranspruch 3 hervorgehenden Wertebereichs erläutert

die Beschreibung im Absatz [0011]. Damit sei zum einen die Brechkraft der zweiten

Linsengruppe im Verhältnis zur Gesamtbrechkraft so klein, dass ihr Einfluss auf die

Lage der Punktspreizfunktion (PSF) weitestgehend vernachlässigbar sei. Zum

anderen sei die Brechkraft der zweiten Linsengruppe hinreichend groß, so dass ein

kompakter Aufbau, insbesondere eine geringe Baulänge des Objektivs bei

ausreichender Korrektionswirkung erzielt werde.

Folglich ist der mit dem Merkmal M1.10 des Hilfsantrags 4 beanspruchte

Wertebereich ein vorteilhafter Kompromiss zwischen mehreren einander

zuwiderlaufenden

technischen

Zielgrößen,

die

beim

Entwurf

des

Immersionsobjektivs zu berücksichtigen sind.

2.6

Der jeweilige Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 und Hilfsantrag 6

vereint die Merkmale der Hilfsanträge 1, 3 und 4 bzw. der Hilfsanträge 2, 3 und 4.

Zu etwaigen Vorteilen dieser Merkmalskombinationen ist der Patentschrift nichts

entnehmbar.

3.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht nicht

auf erfinderischer Tätigkeit.

3.1

Die US-Patentschrift D1 offenbart in ihrem Anspruch 1 ein Objektiv für ein

Mikroskop („microscope objective lens, comprising“), welches mehrere von einer

Objektseite her angeordnete Linsengruppen umfasst („comprising in order starting

from an object side: … lens group …“). Damit ist der D1 grundsätzlich ein Objektiv

für ein Mikroskop gemäß dem Merkmal M1 entnehmbar, wenn auch ohne die

ausdrückliche Angabe eines Immersionsobjektivs.

Das Objektiv nach D1 umfasst gemäß dem Anspruch 1 eine erste Linsengruppe

positiver Brechkraft („a first lens group having positive power“), eine zweite

Linsengruppe positiver Brechkraft („a second lens group having positive power“),

eine dritte Linsengruppe negativer Brechkraft („a third lens group having negative

power“) und eine vierte Linsengruppe positiver Brechkraft („a fourth lens group

having positive power“ – Merkmal M1.1, M1.2, M1.3 bzw. M1.4).

Hierbei sind die vier Linsengruppen gemäß dem Anspruch 1 („comprising in order

starting from an object side: … lens group …“) in dieser Reihenfolge von einer

Objektseite her angeordnet (Merkmal M1.5).

Nach den weiteren Angaben des Anspruchs 1 der D1 ist die zweite Linsengruppe

zur Erzielung einer Korrektionswirkung hinsichtlich einer Aberration („to correct a

variation in an aberration“) längs der optischen Achse zwischen der ersten

Linsengruppe und der dritten Linsengruppe bewegbar („the second lens group is

configured to move in an optical axis direction between the first lens group and the

third lens group“). Dabei bleibt der relative Abstand zwischen der ersten

Linsengruppe und der dritten Linsengruppe konstant. Dies zeigen die Figuren 1 und

4 der D1, indem ausschließlich unter der zweite Linsengruppe G2 durch einen

Doppelpfeil dargestellt ist, dass diese Linsengruppe bewegbar ist. Wie der

Beschreibung der D1 in Spalte 3 Zeile 5 bis 9 entnehmbar ist, können durch die

bewegbare zweite Linsengruppe sphärische Aberrationen korrigiert werden („the

microscope objective lens 1 can correct spherical aberrations excellently by the

movement of second lens group G2 in directions of optical axis AX even when

variations in the thickness of cover glass CG have caused a variation in the spherical

aberrations“). Demnach ist das Merkmal M1.6 in der Lehre der D1 erfüllt.

3.2

Die mit den Ausführungsformen des Objektivs gemäß den Figuren 1 bzw. 4

jeweils erzielbare Korrektionswirkung gibt die D1 in den Figuren 3 bzw. 5 an. Dort

ist jeweils links oben der Verlauf der sphärischen Aberration (auf der Abszisse in

mm) in Abhängigkeit von der numerischen Apertur im Sinne des Streitpatents (auf

der Ordinate als dimensionslose, auf die maximale „numerical aperture 0,685“ bzw.

„0,677“ normierte Größe) dargestellt. Hierbei zeigen die Figuren 3 und 5 von D1

jeweils die sphärische Aberration im „auskorrigierten“ Zustand (vgl. Sp. 6 Z. 49 bis

59 bzw. Sp. 8 Z. 51 bis 61).

Damit ist in Figur 3 für die d-Spektrallinie (587,56 nm) die sphärische Aberration

zumindest für einen Lichteinfall minimiert, der einer numerischen Apertur zwischen

Null und etwa dem 0,6-fachen der maximalen numerischen Apertur entspricht. In

Figur 3 und 5 ist zudem für die d-Spektrallinie eine Nullstelle bzw. ein weiteres

Minimum nahe der maximalen numerischen Apertur erkennbar. Demnach ist in all

diesen Fällen die sphärische Aberration jeweils für einen Lichteinfall minimiert,

welcher einer mittleren numerischen Apertur entspricht, die zwischen Null und einer

(Nenn-)Apertur, die gleich der maximalen numerischen Apertur des Objektivs (hier:

NA = 0,685 bzw. 0,677) ist, liegt. Infolgedessen ist das Merkmal M1.7, so wie es

aus der oben erläuterten Auslegung hervorgeht (vgl. Abschn. II.2.1.4), gleichfalls in

der D1 offenbart.

Der D1 ist lediglich nicht ausdrücklich entnehmbar, dass das offenbarte Objektiv für

ein Mikroskop mit dem optischen Aufbau gemäß den Merkmalen M1.1 bis M1.7

auch für den Einsatz als Immersionsobjektiv geeignet ist. Der Anspruch 1 von D1

ist ganz allgemein auf ein Objektiv für ein Mikroskop gerichtet und umfasst somit

grundsätzlich auch Immersionsobjektive. Alle Ausführungsbeispiele der D1

schildern Trockenobjektive (vgl. Sp. 2 Z. 17/18, Sp. 4 Z. 56 und Sp. 6 Z. 65: „dry

objective lens“).

Indessen geht aus der D1 an keiner Stelle hervor, dass der vorgeschlagene

optische Aufbau ausschließlich Trockenobjektiven vorbehalten und

für

Immersionsobjektive technisch ungeeignet sei.

3.3

Als Ursache für die durch das Objektiv zu beseitigenden sphärischen

Aberrationen nennt die D1 (vgl. Sp. 3 Z. 5 bis 9) unterschiedliche Dicken eines

Deckglases („cover glass“). Dieselbe Ursache ist in der US-Anmeldung D4

angegeben (vgl. Abs. [0187]: „aberrations resulting from the presence/absence of a

cover glass“), die sich mit

Immersionsobjektiven befasst (vgl. Anspruch 1:

„immersion microscope objective comprising“). Darüber hinaus sind in der D4, die

das diesbezügliche Fachwissen dokumentiert, als weitere Ursachen für

Aberrationen die Beobachtungstiefe in der Probe sowie die Wellenlänge des

Beobachtungslichts

(vgl. Abs. [0187]:

„aberrations

resulting

from

the

presence/absence of a cover glass, the observation depth in the specimen, and the

observation wavelength“) angegeben.

Dem Fachmann ist somit bekannt, dass sphärische Aberrationen von Umständen

herrühren, die beim Mikroskopieren sowohl mit einem Immersionsobjektiv als auch

mit einem Trockenobjektiv am selben Ort im optischen Strahlengang vorliegen.

Bereits wegen dieser Übereinstimmung wird der Fachmann den optischen Aufbau

und die Funktionsweise des Objektivs zur Korrektur von sphärischen Aberrationen

nach der Lehre der D1 als für den Einsatz in der Immersionsmikroskopie geeignet

erachten.

Darüber hinaus zeigt auch die D4 den Lösungsansatz der D1, dass nämlich die

sphärischen Aberrationen durch eine bewegbare zweite Linsengruppe korrigiert

werden können (vgl. D4 Abs. [0187]: „the second lens group … is moved to correct

aberrations resulting from …“).

Demzufolge war dem Fachmann durch den der Druckschrift D1 entnehmbaren

Stand der Technik in Verbindung mit dem in der D4 dokumentierten Fachwissen ein

Immersionsobjektiv mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1

gemäß Hauptantrag zumindest nahegelegt.

3.4

Der Auffassung der Patentinhaberin, dass der Fachmann vor dem

Hintergrund des durch die D1 (oder auch D4) gegebenen Standes der Technik nicht

zu einem anspruchsgemäßen Immersionsobjektiv gelangen könne, folgt der Senat

nicht.

3.4.1 Die Patentinhaberin argumentiert, Patentanspruch 1 sei ausdrücklich auf ein

„Immersionsobjektiv“ gerichtet. Auch lasse sich aus der in der D1 gezeigten

Anordnung von Linsengruppen mit bestimmter Brechkraft in einer bestimmten

Reihenfolge keine Aussage über die optischen Eigenschaften eines Objektivs

treffen. Deshalb würden sowohl die D1 als auch der erteilte Patentanspruch 1

weitere optische Eigenschaften spezifizieren.

Dieses Argument überzeugt nicht. Denn keine der technischen Vorgaben des

Anspruchs betrifft eine Eigenschaft, die ausschließlich ein Immersionsobjektiv, nicht

aber ein anders geartetes Objektiv zu erfüllen hat. Vielmehr umschreiben die

Anweisungen des Anspruchs 1 einen optischen Aufbau und ein Funktionsprinzip für

die Korrektur von sphärischen Aberrationen, der bzw. das in keiner Weise spezifisch

für ein Immersionsobjektiv ist. Somit ist der erteilte Patentanspruch 1 zwar auf eine

Lehre gerichtet, nach der ein Immersionsobjektiv gestaltet werden kann; diese ist

jedoch bereits für ein Objektiv, insbesondere ein Trockenobjektiv,

in der D1

vorbeschrieben.

3.4.2 Des Weiteren wendet die Patentinhaberin in Bezug auf das Merkmal M1.7

ein, die Figuren 3 und 5 der D1 würden die Korrektionswirkung nur im

auskorrigierten Zustand zeigen. Damit lehre die D1 nicht, die sphärische Aberration

auch dann zu minimieren, wenn die zweite Linsengruppe bewegt werde.

Dieser Einwand greift nicht durch. Denn wie zuvor im Rahmen der Auslegung

erläutert (vgl. Abschn. II.2.1.4), ist die Anweisung des Merkmals M1.7 bereits dann

erfüllt, wenn die sphärische Aberration bei einer einzigen Position der zweiten

Linsengruppe – hier im auskorrigierten Zustand – minimiert ist.

3.4.3 Darüber hinaus vertritt die Patentinhaberin zum Merkmal M1.7 den

Standpunkt, die D1 lehre nur, die sphärische Aberration für achsnahe Lichtstrahlen

zu minimieren. Somit zeige die D1 keine Minimierung für einen Lichteinfall, der einer

anspruchsgemäßen mittleren numerischen Apertur entspreche.

Bei diesem Vortrag übersieht die Patentinhaberin, dass die D1 in den Figuren 3 und

5 den Verlauf der sphärischen Aberration über den gesamten Bereich von

numerischen Aperturen vom achsnahen Wert Null bis hin zur maximalen

numerischen Apertur darstellt. Dabei offenbart die D1, wie im Abschnitt II.3.2

ausgeführt, auch Minima fernab der optischen Achse.

Ferner nimmt das Merkmal M1.7 faktisch lediglich die Grenzwerte Null sowie die

maximale numerische Apertur vom beanspruchten Wertebereich aus (vgl.

Abschn. II.2.1.4 zur Auslegung). Demnach reicht auch ein achsnahes Minimum

bereits aus, um die diesbezügliche Anforderung des Merkmals M1.7 zu erfüllen.

4.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 kann nicht günstiger beurteilt

werden, da sein Gegenstand ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

4.1

Die Lehre des Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 ergibt

sich in naheliegender Weise aus dem der Druckschrift D1 entnehmbaren Stand der

Technik sowie dem Fachwissen gemäß Druckschrift D4.

Auf der Grundlage des erteilten Patentanspruchs 1 soll die sphärische Aberration

„beim Bewegen der zweiten Linsengruppe“ für einen Lichteinfall minimiert sein, der

einer mittleren numerischen Apertur entspricht (Merkmal M1.7a).

Die Druckschrift D1 führt in der Beschreibung in Spalte 3 Zeile 5 bis 7 aus, dass die

sphärische Aberration korrigiert werden kann, indem die zweite Linsengruppe

entlang der optischen Achse bewegt wird („the microscope objective lens 1 can

correct spherical aberrations excellently by the movement of second lens group G2

in directions of optical axis AX“). Die im Rahmen des Hauptantrags (vgl.

Abschn. II.3.2)

beschriebenen Minima der

sphärischen Aberration

im

auskorrigierten Zustand, die der D1 entnehmbar sind, sind damit das Ergebnis der

korrigierenden Bewegung der zweiten Linsengruppe. Demzufolge werden diese

Minima üblicherweise „beim Bewegen der zweiten Linsengruppe“ durchlaufen.

Dadurch ist das Merkmal M1.7a erfüllt.

4.2

Die Patentinhaberin erachtet den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 für

insofern präzisiert gegenüber der erteilten Fassung, als mit dem Merkmal M1.7a

(sinngemäß) gefordert sei, dass die sphärische Aberration minimiert bleiben soll,

wenn die zweite Linsengruppe bewegt wird. Eine solche Lehre gehe aus der D1

nicht hervor, weil diese keine Bewegung der zweiten Linsengruppe zeige, sondern

sich nur auf deren auskorrigierte Position beziehe.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Denn es beruht auf einer einengenden

Auslegung des Merkmals M1.7a (vgl. Abschnitt II.2.2). Demzufolge grenzt das

Merkmal M1.7a den Anspruchsgegenstand nicht in dem von der Patentinhaberin

dargelegten Umfang gegenüber dem aus der D1 Bekannten ab.

5.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 war für den

Fachmann gleichfalls nahegelegt und beruht deshalb nicht auf erfinderischer

Tätigkeit.

5.1

Basierend auf dem Hilfsantrag 1 beinhaltet der Patentanspruch 1 in der

Fassung des Hilfsantrags 2 zusätzlich die Definition, dass die sphärische Aberration

durch die Abweichung (Δz) der bildseitigen Schnittweite vom paraxialen Bildpunkt

charakterisiert sein soll (Merkmal M1.8). Bei der bildseitigen Schnittweite liegt ein

realer scharfer Bildpunkt vor. Der paraxiale Bildpunkt hingegen entspricht einer

fehlerfreien Abbildung und liegt in der idealen Bildebene. Die Lage dieser beiden

Punkte weicht gemäß dem Merkmal M1.8 in Richtung der optischen Achse um den

Wert Δz voneinander ab und charakterisiert somit die sphärische Aberration. In

Figur 2a) bis 2c) des Streitpatents ist zur Erläuterung dieser Zusammenhänge die

Abweichung Δz relativ zur idealen Bildebene angegeben, die senkrecht zur

Zeichenebene steht und die jeweilige Ordinate umfasst.

Die Druckschrift D1 zeigt in Figur 3 Aberrationsdiagramme für das Objektiv eines

Mikroskops gemäß Figur 1 mit einer Tubuslinse gemäß Figur 2 (vgl. Sp. 6 Z. 49 bis

52: „FIG. 3 is an aberration diagram showing the aberrations on the imaging plane

on the image side in a case when the microscope objective lens exemplified in

FIG. 1 and the tube lens exemplified in FIG. 2 are used in combination“). Diese

Aberrationsdiagramme beziehen sich auf die Bildebene („imaging plane“).

Demnach steht im Diagramm der sphärischen Aberration der Figur 3 von D1 die

ideale Bildebene senkrecht auf der Zeichenebene und umfasst die Ordinate. Die in

der Figur 3 für jeden Wert der Ordinate eingezeichnete sphärische Aberration gibt

aus Sicht des Fachmanns die Abweichung des jeweiligen realen scharfen

Bildpunkts von der idealen Bildebene an. Demzufolge entspricht die in Figur 3 der

D1 dargestellte sphärische Aberration demselben Sachverhalt, wie ihn die Figuren

2a) bis 2c) des Streitpatents zeigen, nämlich der Abweichung der bildseitigen

Schnittweite vom paraxialen Bildpunkt gemäß dem Merkmal M1.8.

Sonach ist in der Lehre der D1 auch das Merkmal M1.8 verwirklicht. Der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist folglich im Vergleich

mit dem durch die Druckschrift D1 gegebenen Stand der Technik sowie dem

Fachwissen gemäß der Druckschrift D4 nicht anders zu beurteilen als der

Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1.

5.2

Soweit die Patentinhaberin durch die Aufnahme der Definition gemäß dem

Merkmal M1.8 den Anspruchsgegenstand deutlicher gegen den Stand der Technik

abzugrenzen suchte, kann dem wie ausgeführt nicht gefolgt werden.

6.

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 beruht

nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

6.1

Das Immersionsobjektiv des Patentanspruchs 1 in der Fassung gemäß

Hilfsantrag 3 ist dem Fachmann durch den Stand der Technik, wie er sich aus den

Druckschriften D1 und D4 in der Zusammenschau entnehmen lässt, nahegelegt.

Auf der Grundlage des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 soll das

Immersionsobjektiv gemäß Hilfsantrag 3 zusätzlich eine mittlere numerische

Apertur aufweisen, welche in einem Aperturbereich zwischen dem 0,65-fachen und

dem 0,75-fachen der Nennapertur des Immersionsobjektivs liegt (Merkmal M1.9).

6.1.1 Entsprechend den Ausführungen zum Hauptantrag im Abschnitt II.3.2 ist in

der Druckschrift D1 in Figur 3 für die d-Spektrallinie eine sphärische Aberration

dargestellt, die für einen Lichteinfall minimiert ist, dessen numerische Apertur bei

null beginnt und etwa bis zum 0,6-fachen der maximalen numerischen Apertur

reicht.

Demnach offenbart die Druckschrift D1 eine mittlere numerische Apertur, die zwar

das Merkmal M1.9 nicht erfüllt, jedoch nur geringfügig unter dem gemäß diesem

Merkmal geforderten Wertebereich liegt.

6.1.2 Die Druckschrift D4 befasst sich ebenfalls mit der Korrektur von Aberrationen

bei einem Objektiv für ein Mikroskop (vgl. Abs. [0011]: „a microscope objective lens

having a large numerical aperture with aberrations that are properly corrected must

be used“). Hierbei offenbart die D4 gemäß ihrem Anspruch 1 ein Immersionsobjektiv

mit mehreren von einer Objektseite her angeordneten Linsengruppen. Davon

weisen die erste, zweite und fünfte Linsengruppe eine positive Brechkraft sowie die

vierte Linsengruppe eine negative Brechkraft auf (vgl. Anspruch 1: „first lens group

having positive refractive power … second lens group having positive refractive

power … fourth lens group having negative refractive power … fifth lens group

having positive refractive power“).

Die D4 gibt ein erstes Ausführungsbeispiel

(„Embodiment 1“)

eines

Immersionsobjektivs, welches gemäß Figur 1 aufgebaut ist, in der Beschreibung

von Absatz [0184] bis [0191]. Die zweite Linsengruppe G2 ist hierbei

längs der

optischen Achse bewegbar, um Aberrationen zu korrigieren (vgl. Abs. [0187]: „the

second lens group … is moved to correct aberrations“). Unter den zu korrigierenden

Aberrationen nennt die D4 auch die sphärische Aberration (vgl. Abs. [0191]:

„FIGS. 7A, 8A and 9A show the spherical aberration“).

In dem betrachteten

Ausführungsbeispiel ist die zweite Linsengruppe G2 als einzige bewegbar (vgl.

Abs. [0188]: „The on-axis position of the second lens group (i.e., the lens group that

is moved in this embodiment)“), weshalb der relative Abstand zwischen den

umgebenden Linsengruppen G1 und G4 konstant ist.

In den Figuren 7(a), 8(a) und 9(a) i. V. m. Abs. [0191] zeigt die D4 den Verlauf der

sphärischen Aberration (auf der Abszisse in mm) in Abhängigkeit von der

numerischen Apertur (auf der Ordinate als dimensionslose Größe; vgl. Abs. [0191]:

„versus the numerical aperture (ordinate)“). Die Figuren 7(a), 8(a) und 9(a) beziehen

sich dabei jeweils auf unterschiedliche Tiefen in der Probe mit entsprechend

angepasster Position der zweiten Linsengruppe (vgl. Abs. [0188], Tabelle 3).

Der Verlauf der sphärischen Aberration der s-Spektrallinie (als durchgezogene Linie

dargestellt; 852,11 nm) ist in den Figuren 7(a), 8(a) und 9(a) bis in die Nähe der

maximalen numerischen Apertur von NA = 1,05 kaum von der Achse der Ordinate

zu unterscheiden und weicht von dieser erst an der Obergrenze zu negativen

Werten hin ab. Demnach minimiert das Immersionsobjektiv nach der Lehre der D4

die sphärische Aberration bei der s-Spektrallinie in einem Bereich der numerischen

Apertur, der beginnend bei null bis hin zu dem 0,9-fachen der Nennapertur (=

maximalen numerischen Apertur) des Immersionsobjektivs reicht.

6.1.3 Beide auf dem Gebiet der Objektive für Mikroskope liegende Druckschriften

D1 und D4 geben die Lehre, die sphärische Aberration zu korrigieren, indem die

zweite Linsengruppe bewegt wird, während die übrigen (mindestens) drei

Linsengruppen ihre Position behalten. Außerdem wird in beiden Dokumenten

entsprechend der darin enthaltenen Aberrationsdiagramme angestrebt, die

sphärische Aberration über einen möglichst weiten Bereich der numerischen

Apertur zu minimieren.

Ausgehend von dem Objektiv der D1 erfährt der Fachmann aus den Figuren 7(a),

8(a) und 9(a) der D4, dass ein nach deren Prinzip arbeitendes Objektiv bis hin zu

weit höheren numerischen Aperturen optimiert sein kann, als dies alleine aus der

Figur 3 der D1 hervorgeht. Dadurch ist der Fachmann veranlasst, das aus der D1

bekannte Objektiv dahingehend weiterzuentwickeln, dass die sphärische Aberration

über die in Figur 3 für die d-Spektrallinie offenbarte Grenze der maximalen

numerischen Apertur hinaus minimiert

ist. Dass ein solches Unterfangen

erfolgversprechend ist und zumindest bis zu dem Aperturbereich zwischen dem

0,65-fachen und dem 0,75-fachen der Nennapertur entsprechend dem

Merkmal M1.9 gelingt, zeigt dem Fachmann das Vorbild der D4.

Im Ergebnis gelangt der Fachmann durch den der Druckschrift D1 und der

Druckschrift D4 in der Zusammenschau entnehmbaren Stand der Technik zu einem

Immersionsobjektiv mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der

Fassung des Hilfsantrags 3, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden.

6.2

Die Patentinhaberin macht in Bezug auf die Druckschrift D4 geltend, diese

zeige – wie bereits die Druckschrift D1 – keine Bewegung der zweiten Linsengruppe

bei minimierter sphärischer Aberration.

Diese Entgegnung vermag nicht zu überzeugen. Denn sie stützt sich auf die bereits

vorstehend im Zusammenhang mit dem Hauptantrag sowie dem Hilfsantrag 1

erläuterte einengende Auslegung des Merkmals M1.7 bzw. M1.7a.

7.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 kann nicht günstiger beurteilt

werden, da sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

7.1

Ausgehend vom Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 wird

die zweite Linsengruppe des Immersionsobjektivs des Hilfsantrags 4 dahingehend

näher bestimmt, dass deren Brechkraft mindestens ein Zehntel und maximal ein

Drittel

der Gesamtbrechkraft

des

Immersionsobjektivs

betragen

soll

(Merkmal M1.10).

Die Druckschrift D1 empfiehlt in Gleichung (3), für das Verhältnis der Brennweite f2

der zweiten Linsengruppe zur Brennweite F des gesamten Objektivs, den folgenden

Wertebereich

1 < f2/F < 3

einzuhalten. Da die Brennweite F und die Brechkraft D reziprok zueinander sind, ist

dies technisch gleichbedeutend mit der Vorgabe, dass die Brechkraft D2 der zweiten

Linsengruppe mindestens ein Drittel der Gesamtbrechkraft D des Immersionsobjektivs betragen und diesen nicht übersteigen soll; dies entspricht der folgenden

Formel: 1 > D2/D > 1/3. Zu den Grenzen gemäß der Gleichung (3) erfährt der

Fachmann in der D1 (vgl. Sp. 3 Z. 48 bis 60), dass bei hoher Brechkraft D2 zwar

eine höhere Korrektionswirkung erzielbar ist, diese jedoch ein kleineres ebenes

Bildfeld nach sich zieht. Jenseits der unteren Grenze von einem Drittel kann

hingegen eine zu geringe Brechkraft der zweiten Linsengruppe unter Umständen

auch bei größtmöglichem Verlagern der zweiten Linsengruppe nicht dazu

ausreichen, die sphärische Aberration vollständig zu korrigieren.

An anderer Stelle gibt die Druckschrift D1 explizit den Hinweis (vgl. Sp. 4 Z. 46 bis

48: „It is also possible for each of the conditional expressions to use only one of the

upper limit and the lower limit for defining the target“), dass bei den Gleichungen zur

Dimensionierung, also auch der Gleichung (3), wahlweise nur die obere oder untere

Grenze als Zielvorgabe genutzt werden kann.

Der Fachmann hat somit Anlass, eine jenseits der Untergrenze nach Gleichung (3)

liegende Brechkraft D2 ebenfalls in Betracht zu ziehen. Er wird insbesondere dann,

wenn ihm an einem möglichst großen ebenen Bildfeld gelegen ist, abwägen, ob er

um dieses Vorteils willen in Kauf nehmen kann, die sphärische Aberration in

geringerem Umfang zu korrigieren. Diese routinemäßige Suche nach einem

Kompromiss führt den Fachmann dazu, bei Bedarf eine Brechkraft D2 der zweiten

Linsengruppe zu wählen, die zumindest etwas unterhalb der Untergrenze gemäß

Gleichung (3) von einem Drittel der Gesamtbrechkraft des Immersionsobjektivs

liegt. Damit gelangt der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu einem Verhältnis

der Brechkräfte nach Maßgabe des Merkmals M1.10.

7.2

Die Patentinhaberin gibt zu bedenken, dass ihre Auswertung des in der D1

offenbarten Ausführungsbeispiels gemäß der Figuren 1 und 3 ein Verhältnis der

Brechkräfte D2 / D von 0,47 ergeben habe. Dieser Wert liege in dem durch die

Gleichung (3) vorgegebenen Bereich. Ohne einen Anlass würde der Fachmann die

nach dieser Gleichung vorgegebenen Grenzen nicht verlassen.

In ihrem Vortrag lässt die Patentinhaberin außer Acht, dass die Druckschrift D1 an

der oben genannten Stelle (vgl. Sp. 4 Z. 46 bis 48), auf die in der Verhandlung

hingewiesen wurde, die Grenzen der Gleichungen zur Dimensionierung relativiert.

Darüber hinaus erläutert die D1

insbesondere

für die Gleichung (3) am

vorbezeichneten Ort die technischen Hintergründe für die vorgeschlagenen

Grenzen. Demzufolge gibt die D1 dem Fachmann alles Nötige an die Hand, um in

seinem Anwendungsfall einschätzen zu können, welche technischen Vor- und

Nachteile es nach sich zieht, den in der Gleichung (3) niedergelegten Wertebereich

zu verlassen.

Im Übrigen fällt die gemäß dem Merkmal M1.10 geforderte Grenze von einem Drittel

der Gesamtbrechkraft mit der Untergrenze nach Gleichung (3) der D1 zusammen.

Eine solche Grenze zumindest

testhalber zu unterschreiten, kann keine

erfinderische Tätigkeit begründen.

8.

Die Hilfsanträge 5 und 6 haben gleichfalls keinen Erfolg.

Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5 bzw. 6 ist

nicht patentfähig, da es ihm an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangelt.

8.1

In der Fassung des Hilfsantrags 5 enthält Patentanspruch 1 alle Merkmale

nach den Hilfsanträgen 1, 3 und 4. Dabei wirken die mit den jeweiligen Hilfsanträgen

abgeänderten bzw. ergänzten Merkmale M1.7a, M1.9 bzw. M1.10 nicht

synergetisch zusammen.

So

ist die hinzugefügte Festlegung

„beim Bewegen der

zweiten

Linsengruppe“ (Merkmal M1.7a) unabhängig sowohl von der Einschränkung der

mittleren numerischen Apertur auf einen Aperturbereich zwischen dem 0,65-fachen

und dem 0,75-fachen der Nennapertur (Merkmal M1.9) als auch von der Wahl einer

Brechkraft der zweiten Linsengruppe zwischen mindestens einem Zehntel und

maximal einem Drittel der Gesamtbrechkraft des

Immersionsobjektivs

(Merkmal M1.10). Die Merkmale M1.9 und M1.10 stehen gleichfalls in keiner

technischen Wechselbeziehung. Die Streitpatentschrift zeigt bezüglich der gemäß

Hilfsantrag 5 zu schützenden Kombination keinen synergetischen Effekt auf und die

Patentinhaberin hat einen solchen auch nicht geltend gemacht.

Deshalb ist die Patentfähigkeit des Gegenstands gemäß Patentanspruch 1 nach

Hilfsantrag 5 nicht anders zu beurteilen als die Patentfähigkeit des Patentanspruchs

1 in den jeweiligen Fassungen der Hilfsanträge 1, 3 und 4. Den Gegenständen

dieser Patentansprüche fehlt es wie ausgeführt (vgl. Abschn. II.4., II.6. bzw. II.7.)

gegenüber dem durch Druckschrift D1 und D4 in der Zusammenschau offenbarten

Stand der Technik an erfinderischer Tätigkeit.

8.2

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 enthält im Vergleich zu Hilfsantrag 5

zusätzlich eine Definition der sphärischen Aberration durch die Abweichung (Δz) der

bildseitigen Schnittweite vom paraxialen Bildpunkt gemäß dem Merkmal M1.8.

Diese Definition vermag den beanspruchten Gegenstand nicht gegenüber der Lehre

der Druckschrift D1 abzugrenzen (vgl. Abschn. II.5. zu Hilfsantrag 2). Außerdem

ändert die hinzugefügte Definition den technischen Sinngehalt der Merkmale nach

den zugrundeliegenden Hilfsanträgen 1, 3 und 4 nicht. Gegenteiliges wurde seitens

der Patentinhaberin nicht vorgetragen und ist im Übrigen auch nicht ersichtlich.

Demzufolge ist die Patentfähigkeit des Gegenstands gemäß Patentanspruch 1 in

der Fassung des Hilfsantrags 6 aus denselben Gründen zu verneinen wie bei den

Patentansprüchen 1 der Hilfsanträge 2 und 5.

9.

Somit hat der Patentanspruch 1 weder in der Fassung gemäß dem

Hauptantrag noch in der Fassung gemäß einem der Hilfsanträge Bestand.

Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 fallen auch jeweils die übrigen Ansprüche aller

Anträge, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang

von Anspruchssätzen begehrt hat, die jeweils einen nicht rechtsbeständigen

Patentanspruch enthalten (BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II).

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob bei den Gegenständen der jeweiligen

Patentansprüche 1 eine unzulässige Erweiterung oder eine mangelnde

Ausführbarkeit vorliegt oder nicht.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel

der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist

sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof

zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Morawek

Akintche

Dr. Städele

Dr. Harth