BGH Urteil vom 10.10.2000 – X ZR 176/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 176/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ: nein

Verkündet am: 10. Oktober 2000 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Luftheizgerät

PatG 1981 § 10

a) Die mittelbare Patentverletzung nach dem Patentgesetz 1981 setzt im Ge-

gensatz zur früheren Rechtslage keine unmittelbare Verletzung des Pa-

tents durch den Dritten voraus.

b) Die Eignung und Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benut-

zung der Erfindung verwendet zu werden, ist aufgrund der Umstände of-

fensichtlich, wenn sich dies für den unbefangenen Betrachter der Umstän-

de von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestim-

mung des Mittels zur patentverletzenden Benutzung nicht bestehen. Der

Nachweis der Offensichtlichkeit setzt die Feststellung von Tatsachen (Um-

ständen) voraus.

BGH, Urt. v. 10. Oktober 2000 - X ZR 176/98 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 10. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die

Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 27. August 1998 ver-

kündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düssel-

dorf aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Be-

rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Inhaberin des u.a. für das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 0 267 485 (Klagepatents), das ei-

ne Vorrichtung zum Leiten eines Luftstroms betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

"Vorrichtung zum Leiten eines Luftstromes durch Lamellen, die am

Auslaß einer den Luftstrom führenden, insbesondere erzeugenden

Einrichtung angeordnet sind, wobei je zwei Lamellen mit ihren der

Luftstromquelle zugewandten seitlichen Längskanten an einer an

einem Luftauslaß der Einrichtung angeordneten Achse oder an

zwei nahe beieinanderliegenden Achsen drehbeweglich angelenkt

sind, um ein Lamellenpaar zu bilden, das mit benachbarten La-

mellenpaaren Luftkanäle, insbesondere schlitzförmige Düsen bil-

det, deren Breite durch Verschwenken der Lamellen veränderbar

ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die seitlichen Stirn-

seiten des Zwischenraumes (7) jeden Lamellenpaares (2) offen

sind, um Sekundärluft eintreten zu lassen, wobei die Lamellenpaa-

re selbst Nachströmkanäle für Sekundärluft dadurch bilden, daß sie

vor dem Luftauslaß angeordnet sind."

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift zeigt

ein Ausführungsbeispiel der geschützten Erfindung:

Die Beklagte stellt her und vertreibt Vorrichtungen zur Leitung von Luft-

strömen entsprechend folgender Ablichtung:

Die Klägerin hat die Beklagte wegen Patentverletzung auf Unterlassung,

Rechnungslegung und Schadensfeststellung in Anspruch genommen.

Sie hat geltend gemacht: Die bei der jetzt angegriffenen Ausführungs-

form im Bereich der Stirnseiten jedes Lamellenpaares eingesteckten Bleche

ließen sich ohne Mühe entfernen, so daß dann die Stirnseiten der Zwischen-

räume der Lamellenpaare gemäß der Lehre des Klagepatents offen seien. Da

den Fachleuten, welche Vorrichtungen der in Rede stehenden Art einzubauen

pflegten, die patentgemäße Lehre nicht nur aufgrund der Berichterstattung

über ihre - der Klägerin - Geräte, sondern auch aus der früheren Werbung der

Beklagten bekannt sei, würden diese die eingesteckten Bleche entfernen, wo-

mit die angegriffenen Vorrichtungen die Lehre des Klagepatents verwirklichten;

daß die mit dem Einbau der angegriffenen Vorrichtungen betrauten Fachleute

so verführen, sei für die Beklagte offensichtlich, weil sie dadurch, daß sie die

Bleche nur einstecke, ohne sie durch Löten oder dergleichen fest mit den La-

mellen verbinden, ihre Abnehmer zu einem derartigen Verhalten geradezu

einlade.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und erwidert: Die ange-

griffene Vorrichtung verletze das Klagepatent schon deshalb nicht, weil sie kei-

ne einzeln verstellbare Lamellen im Sinne des Klagepatents aufweise, sondern

rinnenförmig gestaltete Luftleitelemente; auch spreche nichts dafür, daß ihre

Abnehmer die an den Stirnseiten der Luftleitelemente befindlichen Bleche ent-

fernten, so daß diese Stirnseiten nicht offen seien.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, soweit sie auf unmittelbare

Patentverletzung gestützt war; im übrigen hat es die Beklagte wegen mittelba-

rer Patentverletzung verurteilt. Die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte Klageabweisung in vollem Umfang. Die

Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Die Revision der Beklagten hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung des an-

gefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsge-

richt.

I. Zur Beheizung von Großräumen wie Hallen werden Luftheizgeräte

eingesetzt, mit denen erhitzte Luft in den Hallenraum geblasen wird. Diese Ge-

räte sind an ihrem Luftauslaß in der Regel mit Ausblasjalousien in Form von

verstellbaren Luftleitblechen ausgerüstet. Das Klagepatent betrifft eine solche

Vorrichtung zum Leiten eines Luftstroms durch Lamellen, die am Auslaß einer

den Luftstrom führenden, insbesondere erzeugenden Einrichtung angeordnet

sind. Dabei sind je zwei Lamellen mit ihren der Luftstromquelle zugewandten

seitlichen Längskanten an einer an einem Luftauslaß der Einrichtung angeord-

neten Achse oder an zwei nahe beieinanderliegenden Achsen drehbeweglich

angelenkt, um ein Lamellenpaar zu bilden, das mit benachbarten Lamellenpaa-

ren Luftkanäle bildet; deren Breite ist durch Verschwenken der Lamellen ver-

änderbar.

Die Klagepatentschrift führt einleitend aus (Sp. 1 Z. 15-34), solche V-för-

mig angeordneten Lamellen am Auslaß einer einen Luftstrom führenden Ein-

richtung seien aus der US-Patentschrift 2 224 312 bekannt. Bei dieser Luft-

leiteinrichtung werde durch das einzelne Verstellen der Lamellen erreicht, daß

die zwischen den Lamellenpaaren austretenden Luftströme in Stärke und

Richtung zueinander unterschiedlich seien. Insbesondere solle hierdurch bei

einer Abzweigung eines Luftstroms ein gleichmäßiger Luftstrom erreicht wer-

den. Nach einem anfänglichen Einstellen solle diese Einstellung permanent

erhalten bleiben. Bei diesen und auch bei üblichen anderen Luftleiteinrichtun-

gen habe es sich gezeigt, daß die Eindringtiefe des Luftstroms in den Raum oft

nicht genüge. Dies zeige sich besonders dann, wenn ein solches Luftheizgerät

an der Decke einer Halle befestigt sei und vertikal nach unten blase.

Durch die Erfindung soll demgegenüber eine Luftleitvorrichtung der ge-

nannten Art so verbessert werden, daß eine hohe Induktionswirkung hinsicht-

lich der umgebenden Raumluft (darunter versteht man die Durchmischung der

von der Vorrichtung zugeführten Luft mit der im Raum befindlichen Luft) und

damit ein schnellerer Abbau der Luftstrahlertemperatur und eine erhöhte

Raumdurchspülung erreicht wird.

Dieses technische Problem soll nach den Ausführungen der Klagepa-

tentschrift (Sp. 1 Z. 41-46) erfindungsgemäß durch zwei Maßnahmen gelöst

werden, nämlich dadurch, daß die seitlichen Stirnseiten des Zwischenraums

jedes Lamellenpaares offen sind, so daß Sekundärluft (= Raumluft im Gegen-

satz zu der von der Vorrichtung zugeführten sog. Primärluft) in die Zwischen-

räume eindringen könne, und daß die Lamellenpaare vor dem Luftauslaß an-

geordnet sind.

Das Berufungsgericht hat die unter Schutz gestellte Vorrichtung zum

Leiten eines Luftstroms durch Lamellen in folgende Merkmale gegliedert:

1.1 Die Lamellen (1a, 1b) sind am Auslaß einer den Luftstrom führenden (insbesondere erzeugenden) Einrichtung ange- ordnet;

1.2 je zwei Lamellen (1a, 1b) sind mit ihren der Luftstromquelle zugewandten seitlichen Längskanten an einer Achse (3)

der zwei nahe beieinanderliegenden Achsen an einem Luft- auslaß der Einrichtung drehbeweglich angelenkt,

1.2.1 um ein Lamellenpaar (2) zu bilden;

1.3 jedes Lamellenpaar (2) bildet mit benachbarten Lamellen- paaren (2) Luftkanäle (5) (insbesondere schlitzförmige Dü- sen);

1.3.1 die Breite der Luftkanäle (5) ist durch Verschwenken

der Lamellen (1a, 1b) veränderlich.

2. Die seitlichen Stirnseiten des Zwischenraums (7) jeden Lamel-

lenpaares (2) sind offen,

2.1 um Sekundärluft eintreten zu lassen;

2.2 die Lamellenpaare (2) sind vor dem Luftauslaß angeordnet;

2.2.1 so daß sie Nachströmkanäle für Sekundärluft bilden.

Gegen diese Aufgliederung der Merkmale des Hauptanspruchs erhebt

die Revision keine Bedenken; sie ist auch nicht zu beanstanden.

II. 1. Das Berufungsgericht hat zu den zwischen den Parteien streitigen

Merkmalen 1.2 und 1.3.1 im wesentlichen ausgeführt: Der Durchschnittsfach-

mann werde den Wortsinn der Merkmale in Verbindung mit der besonderen

Ausführungsform des Anspruchs 3 sowie der Beschreibung dahin verstehen,

daß die Lamellen, von denen je zwei ein Lamellenpaar bilden, einzeln drehbe-

weglich angelenkt sein sollen. Das sei bei der Alternative einer Anlenkung an

zwei nahe beieinanderliegenden Achsen notwendigerweise der Fall. Die Be-

schreibung des Klagepatents (insbesondere Sp. 1 Z. 15 ff.), vor allem die Kritik

an der aus der US-Patentschrift 2 224 312 bekannten Vorrichtung, spreche

dafür, daß eine Einzelverstellbarkeit der Lamellen auch dann gegeben sein

solle, wenn diese an einer gemeinsamen Achse angelenkt seien. Aus der ge-

nannten Beschreibungsstelle gehe hervor, daß die US-Patentschrift 2 224 312

eine Luftleitvorrichtung der mit den Merkmalen des Oberbegriffs beschriebenen

Art zeige, bei der durch das einzelne Verstellen der Lamellen erreicht werde,

daß die zwischen den Lamellenpaaren austretenden Luftströme in Stärke und

Richtung zueinander unterschiedlich seien. An dieser Verstellbarkeit der La-

mellen übe die Klagepatentschrift keine Kritik, so daß der Durchschnittsfach-

mann davon ausgehen werde, insoweit solle eine Veränderung nicht vorge-

nommen werden, zumal auch das Ausführungsbeispiel des Klagepatents La-

mellenanordnungen zeige und beschreibe, bei denen die Lamellen eines jeden

Paares gegeneinander verschwenkt werden könnten, wenn die Breite der Luft-

kanäle entsprechend dem Merkmal 1.3.1 verändert werden solle. Dem stehe

Unteranspruch 3 des Klagepatents nicht entgegen, weil dieser nicht erstmals

eine Einzelverstellbarkeit der Lamellen beschreibe, sondern eine solche vor-

aussetze.

Allerdings sei die Einzelverstellbarkeit der Lamellen für den Durch-

schnittsfachmann ersichtlich kein Selbstzweck. Es gehe darum, durch Verände-

rung der Breite der Luftkanäle (vgl. Merkmale 1.3 und 1.3.1) unterschiedlich

starke Luftströmungen und Eindringtiefen zu erzielen. Das Klagepatent begnü-

ge sich, wie der Fachmann dem Ausführungsbeispiel und dem Anspruch 3 ent-

nehme, mit einer jeweils einheitlichen Breite aller Luftkanäle der Vorrichtung,

und zwar in Abhängigkeit von einer Winkelstellung der Luftkanäle zur Richtung

der anströmenden Luft. Dabei lasse Anspruch 1 offen, in welcher Stellung die

Luftkanäle in ihrer Gesamtheit die größte Breite aufwiesen. Das Merkmal 1.3.1

verlange nur, die Breite der Luftkanäle solle durch Verschwenken der Lamellen

veränderlich sein. Der Fachmann, der diese Bedeutung der Merkmale 1.2 und

1.3.1 erkannt habe, werde sich die Frage stellen, ob nicht die Breite der Luft-

kanäle auch dann veränderlich sei, wenn der von den Einzellamellen eines

Lamellenpaares eingeschlossene Zwischenraum unveränderbar sei, die V-för-

mig angeordneten Lamellen eines Paares also einen festen Winkel zwischen

sich einschließen. Der Fachmann werde dies bejahen und feststellen, daß eine

Lösung, bei der die Lamellenpaare aus jeweils zwei einstückig V-förmig zuein-

ander angeordneten Lamellen bestehe, gegenüber einer dem Wortsinn der

Merkmale 1.2 und 1.3.1 entsprechenden Konfiguration gleichwirkend sei, bei

welcher die Einzellamellen z.B. über ein Gestänge miteinander verbunden sei-

en. Wichtig sei nur, daß die durch die Merkmale 1.2 und 1.3.1 vorgegebenen

Parameter eingehalten würden, was auch durch Schrägstellung der Lamellen-

paare bewirkt werden könne.

2. Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe in einem denkgesetzli-

chen Widerspruch (§ 286 ZPO) zu seinen zutreffenden Feststellungen zu

Merkmal 1.2 (Einzelverstellbarkeit der Lamellen) Merkmal 1.3.1 in einer Weise

interpretiert, welche die durch das Merkmal 1.2 gewährleistete individuelle Ver-

stellbarkeit jeder einzelnen Lamelle wieder völlig aufgebe. Das nämlich sei die

Konsequenz der Annahme, es komme dem Klagepatent im Grunde auf die Ein-

zelverstellbarkeit der Lamellen überhaupt nicht an. Vielmehr begnüge sich das

Klagepatent damit, die aus je einem Lamellenpaar gebildeten Luftkanäle so

einstellen zu können, daß sie insgesamt jeweils eine einheitliche Breite hätten.

3. Diese Rüge greift nicht. Die Auslegung des Patentanspruchs 1 des

Klagepatents durch das Berufungsgericht entspricht den Grundsätzen, die der

Senat in ständiger Rechtsprechung zur Auslegung eines Patents gemäß § 14

PatG entwickelt hat (vgl. u.a. Sen.Urt. v. 2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999,

909, 911 - Spannschraube); sie ist unter revisionsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht zu beanstanden.

III. Eine Verletzung des Klagepatents kommt allerdings nur dann in Be-

tracht, wenn die beanstandeten Luftheizgeräte, welche die Beklagte herstellt

und an Kunden liefert, nach Entfernen der an den Stirnseiten der Lamellenpaa-

re eingeschobenen Bleche patentverletzende Gegenstände bildeten und wenn

weiterhin die Lieferung eines solchen Gerätes mit eingeschobenen Blechen als

Benutzungshandlung im Sinne des § 10 PatG gewertet werden kann; diese

Bestimmung entspricht der Regelung des Gemeinschaftspatent-Überein-

kommens gemäß Art. 26 GPÜ 1989 (Art. 30 GPÜ 1988) und findet nach Art. 64

EPÜ auch auf europäische Patente Anwendung.

1. Das Berufungsgericht hat dazu angenommen, die Luftheizgeräte der

Beklagten in der Gestaltung, in der sie von deren Abnehmern durch Entfernen

der stirnseitigen Bleche umgestaltet werden können, machten von den Merk-

malen des Klagepatents Gebrauch, und zwar wortsinngemäß mit Ausnahme

der Merkmale 1.2 und 1.3.1, die in äquivalenter Form verwirklicht seien. Es hat

ausgeführt, bei der angegriffenen Ausführungsform handele es sich um eine

Vorrichtung zum Leiten eines Luftstromes durch Lamellen (Merkmal 1), bei der

die Lamellen am Auslaß einer den Luftstrom führenden Einrichtung angeordnet

seien (Merkmal 1.1.1) und bei der je zwei Lamellen ein Lamellenpaar bilden

(Merkmal 1.2.1), das mit dem benachbarten Lamellenpaar jeweils eine schlitz-

förmige Düse bilde (Merkmal 1.3). Nach Entfernen der stirnseitigen Bleche sei

der Zwischenraum jedes Lamellenpaares offen (Merkmal 2), um Sekundärluft

eintreten zu lassen (Merkmal 2.1). Die Lamellenpaare seien vor dem Luftaus-

laß angeordnet (Merkmal 2.2), so daß sie Nachströmkanäle für Sekundärluft

darstellten (Merkmal 2.2.1). Die Lamellenpaare der angegriffenen Luftheizge-

räte, die aus jeweils zwei einstückig V-förmig zueinander angeordneten La-

mellen bestünden, welche jeweils um eine Achse verstellt werden könnten,

stimmten mit den im Patentanspruch 1 gelehrten Merkmalen 1.2 und 1.3.1 in

ihrer technischen Funktion überein und erzielten im wesentlichen gleiche Wir-

kungen. Der vom Klagepatent angesprochene Fachmann, ausgerüstet mit dem

allgemeinen Fachwissen, habe sie ausgehend vom Stand der Technik ohne

eigenes erfinderisches Bemühen am Prioritätstage aufgrund von Überlegungen

auffinden können, die an den Sinngehalt der im Patentanspruch 1 beschriebe-

nen Erfindung anknüpften.

a) Die Revision greift diese Beurteilung des Berufungsgerichts an. Sie

hat in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, der Fachmann, der sich an der

Gesamtheit der Klagepatentschrift orientiere, entnehme dieser Anweisung, die

Lamellen einzelbeweglich zu gestalten. Er erkenne, daß gerade die Einzelbe-

weglichkeit der Lamellen im Hinblick auf die erstrebte Lösung des technischen

Problems, die Induktionswirkung der Luftströme zu verbessern, einen Sinn ha-

be. Der Fachmann ziehe deshalb als Ersatzmittel keine Lamellen in Betracht,

die wie die V-förmigen einstückigen Lamellen der angegriffenen Ausführungs-

form gerade auf die Einzelbeweglichkeit verzichteten. Eine solche Gestaltung

sei deshalb aus der Klagepatentschrift gerade nicht zu entnehmen.

b) Auch hiermit hat die Revision keinen Erfolg. Nach der Gesamtheit der

Offenbarung des Klagepatents geht es bei der Verstellbarkeit der Lamellen

darum, die Zwischenräume der Lamellenpaare zu verändern, um die aus dem

Luftheizgerät ausströmende Primärluft regulieren zu können. Dies kann durch

einzelbewegliche Lamellen geschehen, wobei Einzelbeweglichkeit bei einer

Konfiguration mit zwei nahe beieinanderliegenden Achsen sogar notwendig ist;

möglich sind aber auch miteinander verbundene einstückige V-förmige Lamel-

len, die an einer Achse drehbeweglich angelenkt sind. Die Einzelbeweglichkeit

einer jeden Lamelle ist nur eine Möglichkeit, die aus der in der Klagepatent-

schrift genannten US-Patentschrift 2 224 312 bekannt war, sie ist kein Merkmal

des Klagepatents.

2. Verletzt die angegriffene Ausführungsform nach den insoweit zutref-

fenden Feststellungen des Berufungsgerichts teils wortsinngemäß, teils äqui-

valent das Klagepatent, wenn die stirnseitigen Bleche durch die Abnehmer der

Beklagten entfernt werden, so kommt eine mittelbare Patentverletzung (§ 10

PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ) in Betracht, wenn die Lieferung der beanstandeten

Luftheizgeräte (mit eingeschobenen Blechen) an deren Abnehmer eine Benut-

zungshandlung im Sinne des § 10 PatG darstellte und die Beklagte wußte oder

es aufgrund der Umstände offensichtlich war, daß die Geräte dazu geeignet

und bestimmt waren, für eine Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Weitere Anforderungen verlangt das Patentgesetz 1981 im Falle einer mittelba-

ren Patentverletzung nicht.

a) Das Berufungsgericht hat mittelbare Patentverletzung angenommen

und dazu im wesentlichen ausgeführt: Da die angegriffene Vorrichtung durch

bloßes Entfernen der nur verhältnismäßig lose eingesteckten Bleche in einen

Zustand versetzt werden könne, in welchem sie von den Merkmalen des Kla-

gepatents Gebrauch mache, bilde sie ein Mittel, das sich auf ein wesentliches

Element der nach dem Klagepatent geschützten Erfindung beziehe. Angesichts

ihrer Beschaffenheit sei die angegriffene Vorrichtung nicht nur geeignet, son-

dern auch i.S. des § 10 Abs. 1 PatG dazu bestimmt, für die Benutzung der Er-

findung verwendet zu werden. Der Fachmann, der die Erfindung kenne, sei

veranlaßt, diese Vorrichtung zu benutzen, weil sie ihm zur Ausübung der Erfin-

dung zweckmäßig erscheine, und weil sich das Gerät augenfällig zur Benut-

zung der Erfindung anbiete. Anhand des von der Beklagten vorgelegten Exem-

plars dieses Geräts ergebe sich, daß sich die an den Stirnseiten der Luftleite-

lemente eingesteckten Bleche mühelos entfernen ließen, wenn man die beiden

Lamellen an den Außenkanten etwas auseinanderdrücke. Bereits der Umstand,

daß die Bleche nur eingesteckt, nicht aber durch Schweißen oder Löten mit

den Lamellen fest verbunden seien, lege ihre Entfernung nahe. Vorrichtungen

dieser Art würden zudem so gut wie ausschließlich von Fachleuten eingebaut,

die aufgrund von Veröffentlichungen in Fachzeitschriften sowie der umfangrei-

chen Werbung der Klägerin, aber auch aufgrund der früheren Werbung der

Beklagten wüßten, daß es zweckmäßig sei, die Stirnseiten der Zwischenräume

jedes Lamellenpaares offen zu lassen, um die Sekundärluft eintreten zu lassen.

Diese Personen würden durch die Gestaltung der angegriffenen Vorrichtung

geradezu eingeladen, die Bleche zu entfernen, die den seitlichen Eintritt von

Sekundärluft in die Zwischenräume zwischen den Lamellen behinderten. Daran

ändere nichts, daß die Klägerin inzwischen ihre Sekundärjalousien mit seitli-

chen Blechen versehe, die etwa 50 % der seitlichen Fläche abdeckten. Der

unbefangene sachkundige Betrachter erkenne Eignung und Bestimmung der

angegriffenen Vorrichtung, für die Benutzung der durch das Klagepatent ge-

schützten Erfindung eingesetzt zu werden. Für die Beklagte sei es offensicht-

lich, daß jedenfalls ein erheblicher Teil ihrer Abnehmer die gelieferten Vorrich-

tungen für die Benutzung der durch das Klagepatent geschützten Erfindung

verwendeten.

Diese Ausführungen halten einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht

stand.

b) Mit Recht hat allerdings das Berufungsgericht angenommen, daß die

angegriffene Vorrichtung als ein Mittel i.S. des § 10 Abs. 1 PatG anzusehen ist,

das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht und dazu geeig-

net ist, durch Entfernen der eingesteckten Abdeckbleche in eine Gestaltung

gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des Gegenstands des Patentan-

spruchs 1 des Klagepatents Gebrauch macht. Denn unter "Mittel" sind körperli-

che Gegenstände zu verstehen, mit denen eine Benutzungshandlung i.S. des

§ 9 PatG verwirklicht werden kann

(Benkard/Bruchhausen, Patentge-

setz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 10 PatG Rdn. 13; Busse, Patentge-

setz, 5. Aufl., § 10 PatG Rdn. 18 f.). Dies greift die Revision nicht an.

c) Mit Erfolg rügt die Revision hingegen, die Feststellungen des Beru-

fungsgerichts trügen dessen Annahme nicht, das angegriffene Luftheizgerät sei

auch dazu bestimmt, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden

(§ 286 ZPO).

aa) Die mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt neben

der objektiven Eignung des Mittels als subjektives Tatbestandsmerkmal voraus,

daß das Mittel durch den Dritten dazu bestimmt ist, zur Benutzung der Erfin-

dung verwendet zu werden, und daß der Lieferant weiß oder aufgrund der Um-

stände offensichtlich ist, daß dieses Mittel dazu geeignet und auch dazu be-

stimmt ist, für die patentierte Erfindung benutzt zu werden. Es wird demnach

ein positives Wissen von der Eignung und Bestimmung des Mittels seitens des

Lieferanten verlangt, wobei aber eine Beweiserleichterung in der Weise vorge-

sehen ist, daß dieses schwer zu beweisende Wissen durch den Nachweis der

aufgrund der Umstände offensichtlichen Eignung und Bestimmung der Mittel

ersetzt werden kann (Denkschrift zum Übereinkommen über das europäische

Patent für den Gemeinsamen Markt - Gemeinschaftspatentübereinkommen -

BT-Drucks. 216/78, 113, 125 zu Art. 30; vgl. dazu auch Benkard/Bruchhausen,

aaO, § 10 PatG Rdn. 20; Busse, aaO, § 10 PatG Rdn. 20 f.). Die Bestimmung

zur Benutzung der Erfindung setzt damit einen Handlungswillen des Belieferten

voraus. Der Abnehmer muß die Benutzung des Gegenstandes wollen, d.h. er

muß die ihm gelieferte Vorrichtung so zusammenfügen und herrichten wollen,

daß sie patentverletzend verwendet werden kann. Über die Bestimmung zur

patentverletzenden Benutzung entscheidet demnach der Angebotsempfänger

oder Abnehmer; er besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten

Gegenstand. Sein erkennbarer Handlungswille ist entscheidend (Benkard/

Bruchhausen, aaO, § 10 Rdn. 17; König, Mitt. 2000, 10, 20). Dabei kommt es

auf die tatsächliche spätere Verwendung des angebotenen oder gelieferten

Gegenstandes nicht an. § 10 PatG 1981 setzt im Gegensatz zur früheren

Rechtslage (dazu BGHZ 82, 254, 257 f.) keine unmittelbare Verletzung des

Patents durch den Dritten voraus (Denkschrift, aaO, S. 124). Der Lieferant muß

die Bestimmung durch den Abnehmer im Inland kennen und wollen. Sein Wis-

sen und Wollen bezieht sich auf dessen Handlungswillen (Busse, aaO, § 10

PatG Rdn. 21) und enthält damit eine Zweckrichtung; er muß vorsätzlich han-

deln. Diese von dem Lieferanten gewollte Zweckbestimmung der Verwendung

des gelieferten Gegenstandes und die Bestimmung des Abnehmers zu dessen

patentverletzenden Benutzung bedeutet eine erhebliche Gefährdung der

Rechte des Patentinhabers, weil ein Zusammenwirken zwischen Lieferant und

Abnehmer stattfindet, ohne daß dieses mit den herkömmlichen Kategorien von

(Mit-)Täterschaft und Teilnahme erfaßt werden kann. Dieses rechtfertigt letzt-

endlich das Verbot der mittelbaren Benutzung (Denkschrift aaO, S. 124).

Zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis

und des Wollens des Lieferanten können Erfahrungen des täglichen Lebens

verwertet werden (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.1957 - I ZR 152/56, GRUR 1958,

179, 182 - Resin). Wenn der Lieferant dem Belieferten eine bestimmte Ver-

wendung einer Vorrichtung empfiehlt, spricht die Erfahrung dafür, daß sich der

Belieferte nach der Anleitung oder Empfehlung richten wird und die Vorrichtung

zu einer entsprechenden Verwendung bestimmt und daß der Lieferant das

weiß. Ist ein Gerät infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung

auf eine zu einem Patenteingriff führenden Benutzung zugeschnitten und wird

es zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten, so kann auch dies für die

Annahme sprechen, es sei für eine patentverletzende Benutzung bestimmt.

Statt des Nachweises der Kenntnis des Anbieters oder Lieferanten genügt

nach § 10 Abs. 1 PatG Offensichtlichkeit aufgrund der Umstände. Die gesetzli-

che Beweisalternative verlangt allerdings hinsichtlich der Eignung und Bestim-

mung des angebotenen oder gelieferten Gegenstandes ein hohes Maß an Vor-

aussehbarkeit der Eignung und der Zweckbestimmung (Benkard/Bruchhausen,

aaO, § 10 PatG Rdn. 21; König, Mitt. 2000, 10, 21). An die Beweisführung sind

vor allem dann strenge Anforderungen zu stellen, wenn, wie im Streitfall, die

beanstandeten Luftheizgeräte in der gelieferten Gestaltung patentfrei und nur

dann patentverletzend verwendet werden können, wenn die Seitenbleche ent-

fernt werden.

bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob

die von der Beklagten vertriebenen Geräte von deren Abnehmer dazu bestimmt

sind, durch Entfernen der Seitenbleche als Luftheizgeräte verwendet zu wer-

den. Es mag sein, daß ein Fachmann, der die Erfindung kennt, auf den Gedan-

ken kommen könnte, ein ihm geliefertes Heizgerät der Beklagten durch Entfer-

nen der Bleche so zu verändern, daß er die Vorteile der Erfindung nutzen

kann. Auch mag es sein, daß der Umstand, daß die Bleche nur eingesteckt

sind, nicht aber durch Schweißen oder Löten mit den Lamellen fest verbunden

sind, Fachleuten eine Entfernung der Bleche nahelegt und Heizgeräte der in

Rede stehenden Art so gut wie ausschließlich von Fachleuten eingebaut wer-

den, die wissen, daß es zweckmäßig ist, die Stirnseite der Zwischenräume je-

des Lamellenpaares offenzulassen, um so Sekundärluft eintreten zu lassen.

Die Werbung der Klägerin und die Veröffentlichungen in Fachzeitschriften

(Anlagen K 3 und K 17) könnten auch dafür sprechen, daß die mit dem Einbau

von Luftheizgeräten befaßte Fachwelt die mit der patentgemäßen Vorrichtung

verbundenen Vorteile für die Beheizung von Räumen kannte. Dies allein

rechtfertigt jedoch nicht die Annahme des Berufungsgerichts, Abnehmer ent-

fernten die Seitenbleche an den gelieferten Luftheizgeräten der Beklagten,

wenn sie die Geräte zweckmäßig montieren wollten. Denkbar und ebenso na-

heliegend könnte es sein, daß die Abnehmer die Geräte in der gelieferten Ge-

staltung (d.h. mit Seitenblechen) für bestimmte Zwecke für technisch sinnvoll

halten oder sich über die Vorteile einer Entfernung der Bleche überhaupt keine

Gedanken machen und deshalb von einer Veränderung absehen. Ohne kon-

krete Feststellungen hinsichtlich des tatsächlichen Verhaltens der Abnehmer

der Beklagten rechtfertigen diese Indizien nicht die Annahme des Berufungsge-

richts, die gelieferten Geräte seien von Abnehmern dazu bestimmt, in patent-

verletzender Weise verändert und verwendet zu werden.

Das Berufungsgericht hat auch weder Anhaltspunkte dafür festgestellt

noch sind solche ersichtlich, daß die Beklagte in irgendeiner Weise auf ihre

Abnehmer dahin Einfluß nimmt, die von ihr gelieferten Geräte vor Inbetrieb-

nahme durch Herausziehen der Abdeckbleche zu verändern. Zwar könnten

Hinweise oder Empfehlungen an Abnehmer, die nahelegen, die Seitenbleche

vor Inbetriebnahme der Geräte zu entfernen, ein gewichtiges Indiz hierfür sein.

Unstreitig enthalten aber weder die jetzt gültigen Betriebsanleitungen noch die

Werbeprospekte der Beklagten solche Hinweise oder Empfehlungen. Die Wer-

beprospekte für die früher von der Beklagten vertriebene "Induktionsjalousie"

(Anlagen K 8 und K 15), bei der die Stirnseiten der Zwischenräume jedes La-

mellenpaares offen waren, können ohne weitere Anhaltspunkte nicht als Emp-

fehlung an die Abnehmer verstanden werden, Luftheizgeräte mit Seitenblechen

entsprechend dem Vorgängermodell zu verändern. Abgesehen davon, daß sich

die Beklagte insoweit zur Unterlassung verpflichtet hat und daß sie dieser Ver-

pflichtung auch nachgekommen ist, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt,

ob die Beklagte in ihrer Werbung für die von ihr vertriebenen Luftheizgeräte

überhaupt in relevanter Weise auf ihre frühere Werbung zurückgegriffen hat

oder ob es für die Abnehmer, selbst wenn sie als Fachleute die Vorteile der

"Induktionsjalousie" erkannt haben sollten, nahegelegen hat, das gelieferte

Nachfolgemodell als technisch schlechter einzustufen als das frühere.

cc) Schließlich rechtfertigen die bisherigen Feststellungen des Beru-

fungsgerichts auch nicht dessen Annahme, die Bestimmung durch die Abneh-

mer bedürfe nicht des konkreten Nachweises, weil es für die Beklagte aufgrund

der Umstände offensichtlich sei, daß jedenfalls ein erheblicher Teil ihrer Ab-

nehmer die gelieferte Vorrichtung für die Benutzung der durch das Klagepatent

geschützten Erfindung verwenden werde. Das Berufungsgericht hat nicht dar-

gelegt, was es unter einem "erheblichen Teil" der Abnehmer versteht. Wenn es

damit gemeint haben sollte, daß jedenfalls nicht alle Abnehmer die gelieferten

Geräte zu einer patentverletzenden Verwendung bestimmen, so widerspricht

dies der uneingeschränkten Verurteilung beider Vorinstanzen, die der Beklag-

ten untersagt haben, Luftheizgeräte herzustellen, anzubieten oder zu liefern,

"bei denen die seitlichen Stirnseiten des Zwischenraumes jedes Lamellenpaa-

res durch Abziehen von Steckwänden zu öffnen sind". Ein solches Verbot setzt

voraus, daß die Abnehmer der Beklagten das beanstandete Luftheizgerät stets

und uneingeschränkt dazu bestimmen, patentverletzend benutzt zu werden,

was nach den Ausführungen des Berufungsgerichts (BU 19) gerade nicht der

Fall sein soll. Soweit das Berufungsgericht der Auffassung gewesen sein sollte,

daß zur Annahme der Offensichtlichkeit im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG das

Verhalten eines "erheblichen Teils" der Abnehmer ausreicht, verkennt es die

Voraussetzungen dieser gesetzlichen Beweiserleichterung. Die Eignung und

Bestimmung des Mittels, vom Abnehmer für die Benutzung der Erfindung ver-

wendet zu werden, ist dann aufgrund der Umstände offensichtlich, wenn sich

dies für den unbefangenen Betrachter der Umstände von selbst ergibt und ver-

nünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung des Mittels zur patentverlet-

zenden Benutzung nicht bestehen. Die Kraft der Tatsachen (Umstände) erset-

zen dann das Erfordernis der Kenntnis der Eignung und Bestimmung. Der An-

bieter oder Lieferant, der sich den von jedermann zugänglichen und in die Au-

gen springenden Erkenntnissen über die Eignung und Bestimmung des Mittels

verschließt und trotzdem das Mittel anbietet oder liefert, wird vom Gesetz so

behandelt, als ob er die Eignung und Bestimmung des Mittels, zur Benutzung

der Erfindung verwendet zu werden, kennt, auch wenn er diese Kenntnis tat-

sächlich nicht hat, weil er sich ihr bewußt oder fahrlässig verschließt (Ben-

kard/Bruchhausen, aaO, § 10 PatG Rdn. 21; König, Mitt. 2000, 10, 21). Der

Nachweis der Offensichtlichkeit setzt deshalb die Feststellung von Tatsachen

(Umstände) voraus, die das Berufungsgericht bislang nicht getroffen hat.

IV. Daher kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben; es ist

aufzuheben. Die Sache ist zur weiteren Aufklärung unter Berücksichtigung der

oben ausgeführten Grundsätze an das Berufungsgericht zurückzuverweisen,

dem auch die Entscheidung über die Kosten obliegt.

Rogge

Jestaedt

Melullis

Scharen

Mühlens