BGH Urteil vom 03.06.2004 – X ZR 82/03

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 82/03

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja ja BGHZ:

Verkündet am: 3. Juni 2004 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Drehzahlermittlung

PatG § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1

Die tatrichterliche Feststellung, welchen Sinngehalt der vom Klagepatent ange- sprochene Fachmann den Merkmalen des Patentanspruchs entnimmt, hat stets den Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs in den Blick zu nehmen. Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale dienen nur dazu, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln.

PatG §§ 10, 33 Abs. 1; IntPatÜG Art. II § 1 Abs. 1

Wer lediglich anderen im Sinne des § 10 PatG Mittel liefert, die sich auf ein we- sentliches Element der Erfindung beziehen, ist zu einer angemessenen Ent- schädigung für die Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung nicht verpflichtet.

BGH, Urt. v. 3. Juni 2004 - X ZR 82/03 - OLG Karlsruhe LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 3. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter

Scharen, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 14. Mai 2003 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des

Landgerichts Mannheim vom 26. Juli 2002 wird zurückgewiesen,

soweit das Landgericht die Klageanträge auf Verurteilung zur

Rechnungslegung für den Zeitraum vom 23. Februar 1991 bis zum

13. November 1993 sowie auf Feststellung der Verpflichtung der

Beklagten zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung abge-

wiesen hat.

Im übrigen wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Ent-

scheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-

gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch.

Sie ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 1. Juni 1990 unter

Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 15. Juli 1989 angemeldeten

europäischen Patents 408 877 (Klagepatents). Die Veröffentlichung der Patent-

anmeldung ist am 23. Januar 1991, die Bekanntmachung des Hinweises auf die

Patenterteilung am 13. Oktober 1993 erfolgt.

Der mit der Klage geltend gemachte Patentanspruch 1 sowie der Patent-

anspruch 2 lauten:

"1. Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschi- ne (10) mit bekannter Zylinderzahl, die mit vorgegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator (11) antreibt, mit einer signalverarbeitenden Anordnung (13 - 21), welche die Drehzahl aus einem am Generator (11) oder an einer Last auftretenden Signal (UB) ermittelt, das einen ersten Signalanteil (F1) enthält, der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator (11) er- zeugten Spannung entspricht, und welche einen zweiten, nie- derfrequenteren Signalanteil (F2) ermittelt, der durch die dis- kontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine, bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern, verursacht ist, wobei der erste Signalanteil (F1) mit dem zweiten Signalan- teil (F2) frequenzmoduliert ist, und welche das Übersetzungs- verhältnis zwischen Brennkraftmaschine (10) und Generator (11) aus dem Verhältnis der Frequenz des ersten Signalanteils (F1) und der Frequenz des zweiten Signalanteils (F2) bestimmt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, mit einem FM-Demodulator zum Ermitteln der Frequenz des zweiten, niederfrequenteren Signal- anteils (F2) aus dem ersten Signalanteil (F1)."

Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "G. " Drehzahl-

messer für Benzin- und Dieselmotoren, die sie von ihrer Streithelferin bezieht

und die nach Meinung der Klägerin das Klagepatent mittelbar verletzen. Ihre

Klage gegen die Streithelferin der Beklagten aus dem französischen Teil des

europäischen Patents wurde durch Urteil des Tribunal de Grande Instance de

Paris vom 21. Mai 2002 rechtskräftig abgewiesen.

Das Landgericht hat die Klage ebenfalls abgewiesen. Auf die Berufung

der Klägerin hat das Oberlandesgericht die Beklagte antragsgemäß zur Unter-

lassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum Scha-

densersatz sowie zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung festgestellt.

Hiergegen richtet sich die - vom Senat zugelassene - Revision der Be-

klagten, mit der sie den Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin tritt

dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, zur

Abweisung des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs und, soweit auf

diesen rückbezogen, des Rechnungslegungsanspruchs und im übrigen zur Zu-

rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl

einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl.

1.

Die Patentschrift bezeichnet es als allgemein bekannten Stand der

Technik, die an einer Zündspule einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine

auftretenden Impulse in ein Drehzahlsignal umzuwandeln und anzuzeigen. Die-

se einfache Möglichkeit der Drehzahlerfassung sei jedoch bei Dieselmotoren

nicht anwendbar.

Aus der europäischen Patentanmeldung 315 357 sei eine Vorrichtung

bekannt, die ein Signal abgebe, das ein Maß für die Drehzahl einer Brennkraft-

maschine sei. Die Vorrichtung enthalte eine signalverarbeitende Anordnung, die

das Maß für die Drehzahl aus einem mehrere elektrische Komponenten enthal-

tenden Bordnetz ableite. Hingewiesen sei insbesondere auf die zum Zünden

der Brennkraftmaschine vorgesehene Zündanlage, die den Zündimpulsen der

Brennkraftmaschine entsprechende Störimpulse erzeuge, die zum Ableiten ei-

nes Signals als Maß für die Drehzahl der Brennkraftmaschine besonders ge-

eignet sei. Jedoch sei es mit der bekannten Vorrichtung nicht ohne weiteres

möglich, die tatsächliche Drehzahl anzugeben.

Daraus ergibt sich das dem Klagepatent zugrundeliegende technische

Problem, ein einfaches und auch für Dieselmotoren geeignetes Verfahren zur

Ermittlung der tatsächlichen Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter

Zylinderzahl bereitzustellen.

Dieses Problem soll durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen gelöst

werden:

1.

Das Verfahren dient zur Ermittlung der Drehzahl einer

Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl, die mit vor-

gegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator antreibt

[Merkmale a/b].

2.

Das Verfahren bedient sich einer signalverarbeitenden An-

ordnung [Merkmal c].

3.

Die Anordnung ermittelt die Drehzahl aus einem am Genera-

tor oder an einer Last auftretenden Signal UB [Merkmal d].

4.

Das Signal UB enthält

4.1

einen ersten (höherfrequenten) Signalanteil F1, der

einem Wechselspannungsanteil der vom Generator

erzeugten Spannung entspricht [Merkmal e], und

4.2

einen zweiten, niedererfrequenten Signalanteil F2, der

durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brenn-

kraftmaschine (bedingt durch die Verbrennung in den

einzelnen Zylindern) verursacht ist (und gleichfalls er-

mittelt wird) [Merkmal f],

4.3 wobei der erste Signalanteil F1 mit dem zweiten Si-

gnalanteil F2 frequenzmoduliert ist [Merkmal g].

5.

Die Anordnung bestimmt das Übersetzungsverhältnis zwi-

schen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhält-

nis der Frequenzen der Signalanteile F1 und F2 [Merkmal h].

Die Abweichung von der Merkmalsgliederung des Berufungsgerichts,

das sich darauf beschränkt hat, in den Text des Patentanspruchs zur Gliede-

rung die Buchstaben a bis h einzufügen, die vorstehend in eckigen Klammern

hinzugefügt sind, dient der Verdeutlichung des nachfolgend noch zu erörtern-

den Zusammenhangs zwischen den Einzelmerkmalen.

2.

Zum Verständnis des Patentanspruchs führt das Berufungsgericht

aus: Merkmal 4.3 sehe vor, daß der erste Signalanteil (F1) mit dem zweiten Si-

gnalanteil (F2) frequenzmoduliert sei. Aus dem Gesamtzusammenhang des

Patents ergebe sich dabei, daß es sich bei F1 und F2 jeweils um Signalanteile

des Signals UB handele, wobei F1 den höher- und F2 den niedererfrequenten

Signalanteil bezeichne. Aus dem Verhältnis dieser beider Signalanteile zuein-

ander lasse sich das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und

Generator bestimmen, das wiederum Rückschlüsse auf die Drehzahl ermögli-

che. Um diese Berechnungen zu ermöglichen, sehe Patentanspruch 1 zunächst

vor, die beiden "Frequenzanteile" zu ermitteln. Im Hinblick auf F2 ergebe sich

die Anweisung, diesen "Frequenzanteil" zu ermitteln, aus Merkmal 4.2. Der

Hauptanspruch enthalte jedoch keine Aussage zu der Frage, auf welche Weise

F2 ermittelt werden solle. Vielmehr sei die Frage eines geeigneten Verfahrens

zur Ermittlung von F2 erst Gegenstand des ersten Unteranspruchs. Das Ver-

hältnis zwischen Hauptanspruch und Unteranspruch lasse sich daher zugespitzt

dahingehend beschreiben, daß der Hauptanspruch in Merkmal 4.2 lediglich das

"Ermittlungsergebnis" - nämlich die Gewinnung von F2 - zum Gegenstand ha-

be, während sich der Unteranspruch darauf aufbauend mit dem "Ermittlungsver-

fahren" - nämlich der Art und Weise der Gewinnung von F2 - befasse. Innerhalb

dieser Aufgabenstellung des Hauptanspruchs bestehe die Funktion des Merk-

mals 4.3 allein darin, das "Ermittlungsergebnis" F2 durch Erläuterung seiner

Beziehung zu F1 näher zu definieren. Diese nähere Definition erfolge dadurch,

daß F1 mit F2 frequenzmoduliert sein solle. Allein das bloße objektive Bestehen

dieser Beziehung - nämlich der Frequenzmodulation - zwischen den "Fre-

quenzanteilen" reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Vorausset-

zungen des Merkmals 4.3 zu erfüllen.

3.

Diese Ausführungen bieten keine ausreichende Grundlage für die

Prüfung der Verletzungsfrage.

Das Berufungsgericht erläutert nicht, was es unter dem vom Klagepatent

nicht verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" versteht. Möglicherweise han-

delt es sich nur um einen anderen Ausdruck für die durch die Merkmale 4.1 bis

4.3 definierten Signalanteile F1 und F2 des am Generator auftretenden Signals

UB. Bei diesem Verständnis bestünde nicht notwendigerweise ein Widerspruch

zu den Feststellungen des Landgerichts, das angenommen hat, Merkmal 4.3

setze voraus, daß das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine

und Generator durch die Auswertung eines Signals bestimmt werde, das aus

dem Signalanteil F1 bestehe, der mit dem Signalanteil F2 frequenzmoduliert

sei; der Fachmann verstehe dieses Merkmal dahin, daß die Messung des nie-

derfrequenten Signalanteils (F2) sich den Umstand zunutze mache, daß dieser

die Hochfrequenzkomponente (F1) moduliere, und daß das Übersetzungsver-

hältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis zweier

Signalanteile bestimmt werde, deren besondere Eigenschaft "ihr frequenzmodu-

liertes Verhältnis zueinander" (gemeint: die Frequenzmodulation des einen Si-

gnalanteils mit dem anderen) sei. Gegen ein übereinstimmendes Verständnis

beider Tatsacheninstanzen spricht jedoch die Bemerkung des Berufungsge-

richts, das bloße objektive Bestehen der Frequenzmodulation reiche nach dem

eindeutigen Wortlaut aus, um die Voraussetzungen des Merkmals 4.3 zu erfül-

len. Das läßt es als möglich erscheinen, daß das Berufungsgericht den Patent-

anspruch dahin verstanden hat, das erfindungsgemäße Verfahren verlange kei-

ne Ermittlung des den Signalanteil F1 frequenzmodulierenden Signalanteils F2,

sofern nur ein niederfrequenter Signalanteil erfaßt wird, der durch die diskonti-

nuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist.

Ein eindeutiges Bild läßt sich insoweit schon deshalb nicht gewinnen,

weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, wie der

Fachmann die Lehre des Patentanspruchs insgesamt versteht. Infolgedessen

bilden seine - zudem unklaren - Ausführungen zu Merkmal 4.3 keine taugliche

Grundlage für die Auslegung des Anspruchs. Da die Parteien darüber streiten,

ob mit der angegriffenen Ausführungsform ein Verfahren mit den Merkmalen

4.2 bis 5 verwirklicht wird, bedarf es jedoch einer solchen Auslegung und als

deren Grundlage nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

zunächst der tatrichterlichen Feststellung, welchen technischen Sinngehalt der

vom Klagepatent angesprochene Fachmann mit den Merkmalen des Patentan-

spruchs im einzelnen und in ihrer Gesamtheit verbindet (BGHZ 105, 1, 10

- Ionenanalyse; BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Sen.Urt. v. 28.6.2000

- X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr). Diese Feststellungen

können sich, wie es beide Tatrichter getan haben, gegebenenfalls auf die zwi-

schen den Parteien "streitigen" Merkmale konzentrieren. Dabei darf jedoch der

Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs nicht aus dem Auge verloren

werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu die-

nen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als

einer Einheit zu ermitteln.

Merkmal 4.3 enthält - isoliert betrachtet - keine Anweisung an den Fach-

mann, sondern beschreibt den durch die Gesetze der Physik vorgegebenen

Sachverhalt, daß der Signalanteil F1 des am Generator auftretenden Signals UB

(Merkmal 3), welcher einem Wechselspannungsanteil der vom Generator er-

zeugten Spannung entspricht (Merkmal 4.1), mit dem zweiten Signalanteil F2

frequenzmoduliert ist, welcher durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der

Brennkraftmaschine verursacht ist (Merkmal 4.2) und daher notwendigerweise

am Generator auftreten muß. Eine solche isolierte Betrachtung des Merkmals

4.3 ist jedoch verfehlt. Isoliert betrachtet enthalten die Merkmale 4.1 bis 4.3

sämtlich der Ermittlung der Drehzahl vorgegebene physikalische Tatbestände.

Maßgeblich ist jedoch, welche Bedeutung ihnen der Fachmann im Zusammen-

hang der technischen Lehre beimißt, die der Patentanspruch dem Fachmann

vermitteln will. Ihren Sinn beziehen die Merkmale 4.1 bis 4.3 daraus, daß sie

eine nähere Definition des Signals UB enthalten, aus dem nach Merkmal 3 die

Drehzahl ermittelt wird. Welche Bedeutung der Fachmann in diesem Zusam-

menhang der Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4.3 beimißt, hat das

Berufungsgericht nicht geklärt.

II.

Schon deswegen hält auch die Annahme des Berufungsgerichts,

die Beklagte verletze mittelbar das Klagepatent, da bei bestimmungsgemäßem

Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform das erfindungsgemäße Verfah-

ren benutzt werde, der Nachprüfung nicht stand. Solange der technische Sinn-

gehalt eines Patentanspruchs nicht feststeht, läßt sich nicht darüber urteilen, ob

er von einer angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Darüber hinaus

rügt die Revision zu Recht die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Ar-

beitsweise der angegriffenen Ausführungsform als rechtsfehlerhaft.

1.

Die von ihm angenommene Verwirklichung des erfindungsgemä-

ßen Verfahrens hat das Berufungsgericht wie folgt begründet:

Die Parteien stimmten aufgrund zutreffender patentrechtlicher Überle-

gungen darin überein, daß die angegriffene Ausführungsform von den Merkma-

len 1, 2 und 4.1 Gebrauch mache. Entgegen der Auffassung des Landgerichts

werde aber auch Merkmal 4.3 verwirklicht. Auch die angegriffene Ausführungs-

form ermittele nämlich wie das Klagepatent den niederfrequenten Signalanteil

F2. Dies ergebe sich aus der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung.

Dort führe die Beklagte aus, daß zur Berechnung des Übersetzungsverhältnis-

ses zwischen Brennkraftmaschine und Generator die vom Generator erzeugte

Frequenz F1 und die Frequenz F2 der Verbrennungen des Motors bestimmt

werden müßten. Im Klagepatent werde versucht, die Frequenz der Verbren-

nungen aus den regelmäßigen Schwankungen der Generatorfrequenz zu

bestimmen, wobei als Ausgangsinformation auf die Modulationsfrequenz der

vom Generator erzeugten Hochfrequenz zurückgegriffen werde. Mit den ange-

griffenen Meßgeräten werde demgegenüber versucht, die Frequenz F2 aus ei-

nem in der Klageerwiderung zuvor beschriebenen "Vorgang 3" zu berechnen,

nämlich aus einer Spannungsänderung an den Batterieklemmen unter Aus-

schluß der Hochfrequenz des Generators. Die Frequenz F2 werde durch Un-

terdrückung der Generator-Hochfrequenzkomponente des Signals berechnet,

während im Klagepatent versucht werde, die Frequenz F2 durch Aufsuchen der

die Generatorfrequenz F1 modulierenden Frequenz zu bestimmen.

Aus dieser Einlassung der Beklagten ergebe sich unmißverständlich - so

meint das Berufungsgericht, daß entgegen dem mündlichen Vortrag der Be-

klagten in der Berufungsverhandlung sowohl im Klagepatent als auch in der

angegriffenen Ausführungsform derselbe niederfrequente Signalanteil F2 ermit-

telt werde. Der Sinngehalt der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung

bestehe allein darin nachzuweisen, daß diese Frequenz F2 bei der angegriffe-

nen Ausführungsform aufgrund eines anderen "Ermittlungsverfahrens" gewon-

nen werde als im Klagepatent. Das "Ermittlungsergebnis" - nämlich der nieder-

frequente Signalanteil F2 - sei hingegen bei den Meßverfahren beider Parteien

identisch. Nachdem somit bei beiden Meßverfahren identische Signalanteile,

nämlich F1 und F2, verwendet würden, sei auch deren Beziehung zueinander in

beiden Fällen denknotwendig identisch, so daß auch bei der angegriffenen Aus-

führungsform das physikalische Phänomen einer Frequenzmodulation vorliege.

Die nachträgliche Änderung der Einlassung der Beklagten nach der ersten

mündlichen Verhandlung erster Instanz sowie in der Berufungserwiderung,

nach der die angegriffene Ausführungsform nicht den Signalanteil F2 verwende,

sondern eine Frequenzkomponente F3, die im Zusammenhang mit der Variati-

on der Gleichspannung stehe und nicht mit dem Signalanteil F1 frequenzmodu-

liert sei, könne nicht berücksichtigt werden, da die ursprüngliche Sachverhalts-

darstellung ein Geständnis der Beklagten darstelle, das in der ersten mündli-

chen Verhandlung vor dem Landgericht Wirksamkeit erlangt habe und nicht

wirksam widerrufen worden sei.

Auch die Merkmale 3, 4.2 und 5 würden von der angegriffenen Ausfüh-

rungsform verwirklicht. Mit der Widerlegung der Einwände der Beklagten gegen

die Verwirklichung des Merkmals 4.3 sei auch dem Vortrag der Beklagten zu

diesen Merkmalen des Patentanspruchs die Grundlage entzogen.

2.

Diese Beurteilung ist in zweifacher Hinsicht von Rechtsfehlern be-

einflußt.

a)

Das Landgericht hat als unstreitig festgestellt, daß das angegriffe-

ne Meßgerät das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und

Generator aus dem Verhältnis des hochfrequenten Signalanteils F1 des am

Generator auftretenden Signals und einem von der Beklagten als F3 bezeichne-

ten (niederfrequenten) "Wert" (Signalanteil) bestimmt, der sich aus Verände-

rungen der Spannungsamplitude an den Anschlußklemmen der Batterie ergibt.

Das stimmt im übrigen überein mit dem schriftsätzlichen Vorbringen beider Par-

teien. So hat etwa die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 5. November 2001 un-

ter Bezugnahme auf die Ergebnisse eines in Frankreich durchgeführten Procès-

verbal de constat erläutert, daß sich bei der angegriffenen Ausführungsform ein

Gesamtsignal ergebe, das eine Amplitudenmodulation aufweise, die durch die

niederfrequente Signalkomponente F3 mit der Frequenz 20 Hz gegeben sei;

das angegriffene Gerät spreche auf diese Amplitudenmodulation an. Im Schrift-

satz vom 2. Oktober 2001 hat die Klägerin übereinstimmend damit ausgeführt,

daß das Gerät der Beklagten offensichtlich frequenzmodulierte Signale nicht

auswerte.

Die Feststellung des Landgerichts hatte, wie die Revision zu Recht rügt,

grundsätzlich auch das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde zu le-

gen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Mit ihr ist es jedoch unvereinbar, wenn das Beru-

fungsgericht meint, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der (den Si-

gnalanteil F1 frequenzmodulierende) Signalanteil F2 ermittelt werde.

Sofern das Berufungsgericht Zweifel an der Richtigkeit und Vollständig-

keit der Feststellung des Landgerichts gehabt haben sollte, hatte es den Sach-

verhalt erneut festzustellen. In diesem Fall war ihm jedoch der Rückgriff auf das

vom Berufungsgericht angenommene erstinstanzliche Geständnis der Beklag-

ten verschlossen, da ein solches seine Wirksamkeit dadurch verloren hatte, daß

die Parteien den abweichenden vom Landgericht festgestellten Sachverhalt in

erster Instanz übereinstimmend vorgetragen haben. Denn § 288 Abs. 1 ZPO

bestimmt lediglich, daß die von einer Partei behaupteten Tatsachen insoweit

keines Beweises bedürfen, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner

bei einer mündlichen Verhandlung zugestanden sind. Ein Geständnis ist daher

ohne Wirkung, wenn die zugestandene Tatsache von der anderen Partei nicht

(mehr) behauptet wird (vgl. Prütting in MünchKomm./ZPO, 2. Aufl., § 288

Rdn. 32; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 288 Rdn. 19). Eine andere Be-

urteilung käme gemäß § 535 ZPO nur dann in Betracht, wenn das Landgericht

zu Unrecht von einem unstreitigen Sachverhalt ausgegangen wäre; derartiges

hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt.

b)

Im übrigen ist dem Vorbringen der Beklagten in der Klageerwide-

rung das vom Berufungsgericht darin gesehene Geständnis auch nicht zu ent-

nehmen, wie das Revisionsgericht selbst beurteilen kann (BGHZ 140, 156,

157). Die Beklagte hat nämlich den Sachverhalt auch in der Klageerwiderung

nicht anders dargestellt, als ihn das Landgericht festgestellt hat und als ihn das

Berufungsgericht der Berufungserwiderung entnimmt. Das Berufungsgericht

mißversteht vielmehr die Sachdarstellung in der Klageerwiderung, indem es aus

dem Umstand, daß die Frequenz der Schwankungen der Amplitude mit der

Frequenz des Signalanteils F2 übereinstimmt, schlußfolgert, daß die Beklagte

den Signalanteil F2 im Sinne des Klagepatents meine, wo sie von der Ermitt-

lung der "Frequenz F2" der Verbrennungen des Motors spricht. Das Berufungs-

gericht setzt hierbei - ähnlich wie möglicherweise bei dem bei der Erläuterung

der patentgemäßen Lehre verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" - den den

Signalanteil F1 frequenzmodulierenden Signalanteil F2 des Signals UB unzuläs-

sigerweise kurzerhand mit seiner Frequenz gleich.

III.

Der Rechtsstreit ist nur teilweise zur Endentscheidung reif.

1.

Da das Berufungsgericht keine ausreichenden Feststellungen da-

zu getroffen hat, welche technische Lehre der Fachmann Patentanspruch 1 des

Klagepatents in seiner Gesamtheit entnimmt und ob diese Lehre mit der ange-

griffenen Vorrichtung verwirklicht werden kann, muß dies in einem neuen Beru-

fungsverfahren nachgeholt werden. Dabei wird das Berufungsgericht zu erwä-

gen haben, ob es der Beratung durch einen Sachverständigen bedarf.

2.

Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen abweisungsreif, soweit

die Klägerin die Beklagte nach Art. II § 1a Abs. 1 IntPatÜG auf Leistung einer

angemessenen Entschädigung und zur Vorbereitung der Bezifferung dieses

Anspruchs auf Rechnungslegung in Anspruch nimmt.

Nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG kann der Anmelder einer veröffentlichten

europäischen Patentanmeldung, mit der für die Bundesrepublik Deutschland

Schutz begehrt wird, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung

von demjenigen verlangen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat,

obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Ge-

genstand der europäischen Patentanmeldung war. Daß die Beklagte den Ge-

genstand der Anmeldung, das erfindungsgemäße Verfahren, angewendet oder

zur Anwendung im Inland angeboten hätte (§ 9 Satz 2 Nr. 2 PatG), hat das Be-

rufungsgericht nicht festgestellt; die Revisionsbeklagte erhebt insoweit auch

keine Gegenrügen. Damit scheidet aber eine Benutzung der angemeldeten Er-

findung im Sinne des Art. II § 1 IntPatÜG durch die Beklagte aus. Der Umstand,

daß die Beklagte Drehzahlmesser vertrieben hat, welche gegebenenfalls als

Mittel anzusehen sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung be-

ziehen und zur Benutzung der Erfindung geeignet sowie von ihren Abnehmern

bestimmt gewesen sind, rechtfertigt einen Entschädigungsanspruch gegenüber

der Beklagten nicht.

Der Anspruch aus Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG richtet sich ebenso wie der

entsprechende Anspruch aus § 33 Abs. 1 PatG (nur) gegen denjenigen, der

den Gegenstand der Anmeldung benutzt. Das ist derjenige, der im Sinne des

§ 9 PatG ein entsprechendes Erzeugnis herstellt, anbietet, in den Verkehr bringt

oder gebraucht oder zu diesem Zwecke einführt oder besitzt oder das ange-

meldete Verfahren anwendet. Nur er benutzt denjenigen immateriellen Schutz-

gegenstand, auf den sich das Recht auf das Patent (§ 6 PatG) richtet, der nach

Patenterteilung durch den Patentanspruch umschrieben wird und dessen Be-

nutzung dem Patentinhaber vorbehalten ist. Zwar existiert ein in diesem Sinne

verbindlicher Patentanspruch bis zur Patenterteilung nicht. Da jedoch der Ent-

schädigungsanspruch rückwirkend entfällt, soweit das Patent nicht erteilt, wider-

rufen oder für nichtig erklärt wird (Art. 67 Abs. 4, 68 EPÜ; §§ 58 Abs. 2, 21

Abs. 3, 22 Abs. 2 PatG), ist der Entschädigungsanspruch der Sache nach

ebenso an den Patentanspruch gebunden wie das Ausschließlichkeitsrecht des

Patentinhabers aus dem erteilten Patent. Art. 69 Abs. 2 Satz 2 EPÜ bestimmt

demgemäß auch, daß das europäische Patent in seiner erteilten Fassung

rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung bestimmt, soweit dieser nicht

erweitert wird.

Derjenige, der selbst nicht den durch den Patentanspruch umschriebe-

nen immateriellen Schutzgegenstand nutzt, sondern - vorsätzlich oder fahrläs-

sig - lediglich fremde Nutzung ermöglicht oder fördert, ist nach Patenterteilung

wie der Nutzer selbst zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Patentverlet-

zung eine unerlaubte Handlung darstellt und jede Form der Teilnahme an die-

ser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz verpflichtet. Auf die Entschädi-

gung für die Benutzung der Anmeldung sind diese Grundsätze jedoch nicht

übertragbar, weil die Benutzung des Gegenstands der Anmeldung nicht rechts-

widrig ist (BGHZ 107, 161 - Offenendspinnmaschine). Es fehlt daher an einer

rechtlichen Grundlage für die Erstreckung der "Entschädigungshaftung" auf die

Förderung fremder Nutzung der Erfindung, die auch durch Art. 67 Abs. 2 Satz 3

EPÜ nicht gefordert wird.

Nichts anderes gilt für diejenigen Formen der Ermöglichung und Förde-

rung fremder Nutzung des Erfindungsgegenstandes, die nach Patenterteilung

dem Tatbestand des § 10 PatG unterfallen (so auch LG Düsseldorf, Entschei-

dungen der 4. Zivilkammer 1997, 25, 31; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33

Rdn. 8; Mes, Patentgesetz, § 33 Rdn. 6; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33

Rdn. 7; a.A. OLG Düsseldorf, InstGE 2, 1, 13 = Mitt. 2003, 252; InstGE 2, 115,

117 = Mitt. 2003, 264, 269; Bernhardt/Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl., S. 662;

Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, S. 104).

Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sogenannte mittelbare Patentver-

letzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gese-

hen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat"

erforderte (BGHZ 82, 254, 257 f. - Rigg). Demgegenüber setzt der verselbstän-

digte Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG keine unmittelbare Verletzung des Pa-

tents durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezie-

henden Mitteln belieferten Dritten voraus

(Sen.Urt. v. 10.10.2000

- X ZR 176/98, GRUR 2001, 228, 231 - Luftheizgerät). Unbeschadet dessen

erweitert aber § 10 PatG nicht den - durch den Patentanspruch definierten -

immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patent-

inhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch).

Vielmehr soll der Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Ein-

griff in diesen Schutzgegenstand geschützt werden; der Tatbestand des § 10

Abs. 1 PatG läßt sich demgemäß auch als Patentgefährdungstatbestand be-

zeichnen (BGH aaO - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004

- X ZR 48/03 - Flügelradzähler, für BGHZ vorgesehen).

Auch der Lieferant von "Mitteln" im Sinne des § 10 PatG benutzt somit

den Gegenstand der Anmeldung nicht, sondern ermöglicht und fördert lediglich

fremde Benutzung; nur diese bezeichnet § 10 Abs. 1 PatG dementsprechend

als "Benutzung der Erfindung", an die wiederum die Tatbestände der § 33

Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG und Art. 67 Abs. 2 Satz 3 EPÜ anknüp-

fen. Für den Tatbestand des § 139 PatG ist die Unterscheidung zwischen eige-

ner und

fremder Benutzung demgegenüber unerheblich, weshalb dort

- anders als in § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG - an die Benutzung

der Erfindung "entgegen den §§ 9 bis 13" PatG angeknüpft werden kann.

Es kommt hinzu, daß für die Anwendung eines Gefährdungstatbestands,

wie ihn § 10 Abs. 1 PatG darstellt, dort kein Raum sein kann, wo es keine

rechtswidrige Benutzung gibt, der durch einen vorgelagerten Verbotstatbestand

entgegengewirkt werden müßte oder auch nur könnte. Da die Benutzung des

Gegenstands der offengelegten Patentanmeldung nicht rechtswidrig ist, ist auch

die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung

beziehen, unabhängig davon nicht rechtswidrig, ob die Mittel zur Benutzung der

Erfindung (im Inland) bestimmt sind oder nicht. Wo es aber keine rechtswidrige

Benutzung gibt, kann es sinnvollerweise auch kein Verbot geben, eine solche

Benutzung zu ermöglichen oder zu fördern. Demgemäß existiert auch der Per-

sonenkreis von Lieferungs- oder Angebotsadressaten, auf den das Verbot des

§ 10 Abs. 1 PatG beschränkt ist, nämlich "andere als zur Benutzung der paten-

tierten Erfindung berechtigte Personen", vor der Patenterteilung nicht.

Daß dem Gefährdungstatbestand des § 10 PatG vor der Patenterteilung

sein Bezugspunkt, die aufgrund der verbotenen Handlungen drohende unmit-

telbare Patentverletzung fehlt, kann auch nicht mit der Erwägung überspielt

werden, die Rechtmäßigkeit der mittelbaren Benutzung könne schon deshalb

nicht ausschlaggebend sein, weil auch die entschädigungspflichtigen unmittel-

baren Benutzungshandlungen rechtmäßig seien (so aber OLG Düsseldorf,

InstGE 2, 115, 117). Denn entscheidend ist nicht die Rechtmäßigkeit oder

Rechtswidrigkeit der Benutzung der Erfindung als solche, sondern die Frage, ob

der Tatbestand des § 10 PatG auch dort herangezogen werden kann, wo dieje-

nige Gefährdung der Rechte des Patentinhabers oder Patentanmelders, der

§ 10 PatG entgegenwirken soll, von vornherein ausscheidet.

Daß diese Frage zu verneinen ist, wird auch an dem vom Oberlandesge-

richt Düsseldorf erörterten Fall deutlich, daß der Patentinhaber nach Erteilung

des Patents kein absolutes Verbot der Lieferung der in § 10 Abs. 1 PatG be-

zeichneten Mittel durch den Dritten beanspruchen kann, weil bereits durch

Warnhinweise an dessen Abnehmer vor einer patentverletzenden Benutzung

verhindert werden kann, daß diese die - nach der Beschaffenheit der Mittel

mögliche, aber nicht zwingende - Bestimmung treffen, die Mittel zur Benutzung

der Erfindung einzusetzen (vgl. dazu Scharen, GRUR 2001, 995, 997 f.). In die-

sem Fall könnte, wovon auch das Oberlandesgericht Düsseldorf ausgeht, eine

Entschädigungspflicht des "mittelbaren Benutzers" weder ohne weitere Voraus-

setzungen an die Lieferung der Mittel anknüpfen noch daran, daß der "mittelba-

re Benutzer" ohne den - vor Patenterteilung unzutreffenden - Hinweis geliefert

hat, daß die Mittel nicht ohne Zustimmung des Patentanmelders zur Benutzung

der Erfindung verwendet werden dürften. Daher soll die Entschädigungspflicht

nach Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf davon abhängen, ob der

"mittelbare Benutzer" bei Lieferung der Mittel darauf hingewiesen hat, daß der

Abnehmer Entschädigungsansprüchen des Patentanmelders unterliege, wenn

er die gelieferten Mittel erfindungsgemäß verwende (OLG Düsseldorf InstGE 2,

115, 121). Das wäre jedoch eine Hinweispflicht, die mit der Herbeiführung oder

Abwendung der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 10 PatG nichts mehr

zu tun hat und daher aus diesem Tatbestand auch nicht gerechtfertigt werden

kann. Sie liefe darauf hinaus, den Dritten deshalb für entschädigungspflichtig zu

erachten, weil er den unmittelbaren Benutzer nicht auf dessen eigene - und von

diesem Hinweis unabhängige - Entschädigungspflichtigkeit hingewiesen hat.

Entschädigungspflichtig wäre damit letztlich die Verletzung einer - richterrecht-

lich postulierten - Pflicht zur Belehrung über die objektive Rechtslage. Mit der

von § 33 Abs. 1 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG angeordneten Entschädi-

gungspflicht des unmittelbaren Nutznießers des Gegenstands der Erfindung

wäre dies nicht mehr in Einklang zu bringen.

Da weitere Feststellungen insoweit weder erforderlich noch zu erwarten

sind, kann der Senat in der Sache entscheiden und die Klage abweisen, soweit

das Berufungsgericht die Beklagte für die Zeit vor Veröffentlichung des Hinwei-

ses auf die Patenterteilung zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflich-

tung zur Entschädigung festgestellt hat.

Melullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck

Asendorf