BGH Beschluß vom 01.02.2001 – I ZB 51/98

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 51/98

Verkündet am: 1. Februar 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 02 728.4

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:

nein

BGHR: ja

GENESCAN

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der indiziellen Bedeutung einer Eintragung der angemelde- ten Marke im Land der Sprache des Markenwortes für die identischen Waren unter der Geltung eines aufgrund der Markenrechtsrichtlinie harmonisierten Markengesetzes (hier: britischer Trade Marks Act 1994).

BGH, Beschluß vom 1. Februar 2001 - I ZB 51/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 1. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und

Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 16. Juli

1998 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 30. Senats

(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgeho-

ben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM

festgesetzt.

I. Mit ihrer am 23. Januar 1995 eingereichten Anmeldung begehrt die

Anmelderin die Eintragung des Wortes

GENESCAN

in das Markenregister

für die Ware

"Computersoftware zur DNS-

Sequenzierung".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts hat die Anmel-

dung wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren

Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Eintragungsfähigkeit der angemel-

deten Marke wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne

von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint und dazu ausgeführt:

Das angemeldete Zeichen habe die ohne weiteres verständliche Be-

deutung im Sinne von "Genabtastung, Genabsuchung, Genuntersuchung". Die

Bestandteile "Gene" und auch "Scan" seien in der deutschen Sprache allge-

mein gebräuchliche Begriffe, die ohne Sinnveränderung zu einem zusammen-

gesetzten Hauptwort verbunden seien. "Scan" finde auch als Substantiv in

vielfältigem Zusammenhang Verwendung. Bei dem Zeichenwort handele es

sich auch nicht mehr um eine Wortneuschöpfung, da es bereits in zahlreichen

Dokumenten, insbesondere auch Fachartikeln gebraucht werde. Daß der Ge-

brauch dieses Wortes durch die Anmelderin das Freihaltungsbedürfnis nicht

tangiere, könne nicht anerkannt werden. Maßgebend sei das Verständnis der

Allgemeinheit, insbesondere, ob dieser gegenüber ein Begriff als allgemeine

Sachangabe in Erscheinung trete, oder ob er lediglich als Marke Verwendung

finde. Auch der "Erfinder" einer Marke könne mit dazu beitragen, daß aus die-

ser im Laufe der Zeit ein rein beschreibender Sachbegriff werde. Ein solcher

beschreibender Gebrauch könne erst recht auch von Anfang an erfolgen.

Für die markenrechtliche Beurteilung nicht entscheidend sei, ob, wie die

Anmelderin darlege, Gene bei der DNS-Sequenzierung nicht abgetastet wür-

den, weil sie in der DNS "unentwirrbar" versteckt seien, so daß nur die DNS-

Sequenzierung untersucht werden könne. Auch für das angesprochene Fach-

publikum sei die DNS-Sequenzierung eine Methode im Rahmen der Gentech-

nologie. Besonders Fachleute seien in vielfältigem Zusammenhang daran ge-

wöhnt, daß sich Gegenstände, Erscheinungsformen und dergleichen oft nicht

unmittelbar, sondern nur mittelbar erforschen und sich nur aus den daraus ge-

wonnenen Ergebnissen Rückschlüsse ziehen ließen. Gleichwohl würden die

Begriffe Genforschung, Genchips, Gentest, Genentschlüsselung, Gendiagno-

stik, Gentherapie verwendet. Demgemäß sei auch dann von Genforschung die

Rede, wenn ersichtlich nicht unmittelbar die Gene selbst untersucht würden,

sondern sich aus den Untersuchungen nur mittelbar Rückschlüsse auf die Ge-

ne ziehen ließen. Entsprechend trügen auch richtungsweisende Untersu-

chungsmethoden den Namen des mit ihrer Hilfe erstrebten Forschungsziels;

man spreche etwa im Rahmen von Blutuntersuchungen z.B. von guten bzw.

schlechten Leberwerten, obwohl dabei die Leber selbst nicht überprüft werde.

Im Rahmen der Bestimmungsangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG sei es auch nicht erforderlich, daß die Ware ausschließlich für den be-

treffenden Zweck bestimmt sei. Es genüge vielmehr, wenn dieser neben ande-

ren in Betracht komme. Die Wettbewerber der Anmelderin dürften nicht darauf

beschränkt werden, ihre Produkte nur so zu beschreiben, wie es vielleicht bei

einer streng wissenschaftlichen Erörterung angebracht sein möge, sondern

müßten auch allgemeine schlagwortartige Hinweise geben dürfen. Demgemäß

würden beispielsweise auch die Begriffe "Augenscan, Fingerscan, Handscan"

verwendet, obwohl nur die Iris oder auch der Augenhintergrund, die Papillaren

oder die Zeichnung der Venen auf dem Handrücken gescannt würden. Im übri-

gen sei durch das insoweit allein maßgebende Warenverzeichnis nicht festge-

legt, daß sich die beanspruchten Waren nur an Fachleute wendeten. Es könne

deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die DNS-Sequenzierung in einigen

Jahren von breiteren Verkehrskreisen verwendet werde, zumal das Warenver-

zeichnis auch solche DNS-Sequenzierungen erfasse, die sich auf Pflanzen

oder Tiere einfachster Struktur bezögen.

Soweit die Anmelderin auf die Registrierung des Zeichens im Vereinig-

ten Königreich und in Australien Bezug nehme, komme dem keine entschei-

dungserhebliche Bedeutung zu. Die Indizwirkung von Markenregistrierungen

im Ausland könne möglicherweise dann von Bedeutung sein, wenn es auf das

spezielle Sprachverständnis im Land der Muttersprache ankomme. Handele es

sich dagegen wie im Streitfall um eingedeutschte Begriffe, deren Verwendung

auch im Inland belegbar sei, sei allein auf das Sprachverständnis im Inland

abzustellen; die mögliche Indizwirkung der Auslandsregistrierung trete in der-

artigen Fällen nicht ein.

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bundespatent-

gerichts, der begehrten Eintragung stehe ein Freihaltungsbedürfnis i.S. des § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintra-

gung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Ver-

kehr (u.a.) zur Bezeichnung der Bestimmung der Waren (oder Dienstleistun-

gen) dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL über-

nommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn

die fragliche Benutzung der Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist,

wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn

auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, daß die in der

Marke liegenden Angaben als Sachangaben "dienen können" wie es in § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR

1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998,

813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97,

GRUR 2000, 882, 884 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt).

2. Das Bundespatentgericht hat in diesem Zusammenhang und unter

Bezugnahme auf die "MICRO CHANNEL"-Entscheidung des Bundesgerichts-

hofes (Beschl. v. 13.5.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745) angenommen,

daß eine beschreibende Verwendung eines Zeichenwortes durch den Anmel-

der nicht "rechtsdogmatisch ausgeschlossen" sei, sondern nur dann nicht vor-

liege, wenn die Zeichenwortverwendung nicht in einem dem Inhalt des Zei-

chenwortes entsprechenden Sinn, sondern nur allgemein als Kunstwort zur

Namensgebung einer Ware benutzt werde. Mit dieser Überlegung ist jedoch

nichts gewonnen, weil es nicht darauf ankommt, ob irgendeine Verwendung

ausgeschlossen ist, sondern darauf, wie im konkreten Fall die Verwendung

einer Bezeichnung erfolgt.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß das Zei-

chenwort die Bedeutung von Genabtastung, Genabsuchung, Genuntersuchung

habe und es sich nicht um eine Wortneuschöpfung handele, weil es bereits in

zahlreichen Dokumenten, insbesondere auch in Fachartikeln, gebraucht werde.

Diese Feststellung reicht, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend beanstandet,

jedoch nicht aus, um einen beschreibenden Inhalt des Markenwortes feststel-

len zu können. Hierzu hatte die Anmelderin vorgetragen, daß es sich bei den

vom Bundespatentgericht ermittelten Internet-Einträgen im wesentlichen um

Angaben der Anmelderin selbst und um Hinweise auf die Software der Anmel-

derin handele, was sich auch aus der besonderen Schreibweise "GeneScan"

ergebe. Das Bundespatentgericht hat demgegenüber keine gegenteiligen

Feststellungen dahin getroffen, daß die Verwendung des Markenwortes in be-

schreibender Weise erfolgt ist und nicht als markenmäßige Kennzeichnung von

Computersoftware der Anmelderin zur DNS-Sequenzierung.

3. Nach dem Vortrag der Anmelderin beruht die Sequenzierung von DNS

stets auf einer chemischen Aufbereitung von zu analysierenden DNS-

Abschnitten unter Spaltung oder Fragmentierung derselben. Die aus dem Se-

quenzierungsvorgang erhaltenen Informationen seien Informationen über eine

Vielzahl von Spaltstücken, die mittels des Computerprogramms - das als Ware

für die Anmeldung in Anspruch genommen wird - ausgewertet und geordnet

würden. Abschließend werde durch das Computerprogramm aus den durch die

Verarbeitung der genannten Informationen erhaltenen Daten die gewünschte

DNS-Sequenz abgeleitet. Dementsprechend diene das Computerprogramm zur

DNS-Sequenzierung lediglich zur Auswertung der Daten, die bei der vorange-

gangenen chemischen Untersuchung der DNS gewonnen würden. Die eigentli-

che physische Untersuchung der Gene, welche mit dem Wort "Scan" in der

deutschen Bedeutung Abtastung, Absuchung, Untersuchung zum Ausdruck

komme, werde dagegen vorher bei der chemischen Analyse der DNS mittels

Aufspalten, Abspalten und dergleichen vorgenommen, die an dem zu untersu-

chenden Objekt erfolge. Gegenteilige Feststellungen hat das Bundespatentge-

richt nicht getroffen.

Ausgehend von diesem technischen Sachverhalt kann in dem Wort

"GENESCAN" eine Bestimmungsangabe lediglich für die chemischen Appara-

turen und Verfahren gesehen werden, mit denen das genetische Material un-

mittelbar untersucht und chemisch analysiert wird, um die Daten für die Gen-

Sequenzierung zu gewinnen. Da die Computersoftware zur DNS-Sequenzie-

rung lediglich zur Auswertung und Aufbereitung der Daten, die bei der physi-

schen Untersuchung gewonnen wurden, dient, kann in dem Markenwort keine

Bestimmungsangabe für die in Anspruch genommenen Waren gesehen wer-

den. Die Tatsache, daß sonstige Apparate mit der Angabe des Markenworts in

ihrer Bestimmung gekennzeichnet werden können, rechtfertigt nicht die An-

nahme des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die in

Anspruch genommenen, den anderen gedachten Waren allenfalls ähnlichen

Waren (vgl. BGH, Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517

- SMARTWARE).

Deshalb kann zugleich ausgeschlossen werden, es könne sich für die in

Anspruch genommenen Waren selbst ein Freihaltungsbedürfnis möglicherwei-

se erst in der Zukunft entwickeln.

Auch auf die von der Anmelderin und der Rechtsbeschwerde in Abrede

gestellte Annahme des Bundespatentgerichts, es sei nicht ausgeschlossen,

daß die DNS-Sequenzierung, die derzeit nur Fachleute anspreche, in einigen

Jahren von breiteren Verkehrskreisen verwendet werde, kommt es aus den

gleichen Gründen nicht an. Unabhängig von dem Bedenken, daß diese An-

nahme nicht auf der hinreichenden Feststellung der erforderlichen, die Annah-

me tragenden Tatsachen beruht, fehlt es auch insoweit an der ausreichenden

Sachnähe des Markenwortes zu den in Anspruch genommenen Waren.

4. Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter mit Erfolg, daß das Bun-

despatentgericht auch der Eintragung des Markenworts im Vereinigten König-

reich keine Bedeutung beigemessen hat. Es hat das damit gerechtfertigt, daß

es sich bei dem Markenwort um einen eingedeutschten Begriff handele, dessen

Verwendung auch im Inland belegbar sei, so daß allein auf das Sprachver-

ständnis im Inland abzustellen sei und die mögliche Indizwirkung der Auslands-

registrierung ohne Bedeutung bleibe. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Daß es sich bei dem Markenwort tatsächlich um ein Wort der deutschen

Sprache handelt, hat das Bundespatentgericht mit dem Hinweis auf Wortbil-

dungen wie "Genabtastung", "Genabsuchung" oder "Genuntersuchung" schon

nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, weil die Wortbildung in den angeführten Bei-

spielen anders ("Gen-" gegenüber "Gene-") erfolgt als in dem Markenwort. Es

hat darüber hinaus - anders als es in der von ihm herangezogenen Entschei-

dung "Premiere" (BGH, Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746) der

Fall gewesen ist - nicht festgestellt, daß das Markenwort im Inland in einer von

seiner englischen Bedeutung abweichenden Bedeutung verwendet wird. Nur in

einem derartigen Fall kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes

die indizielle Bedeutung einer Auslandseintragung unberücksichtigt bleiben. Da

die Eintragung im Vereinigten Königreich nicht nur für eine identische Waren-

angabe und im Land der Sprache des Markenworts erfolgt ist, sondern auch

unter der Geltung des Trade Marks Act 1994, erlassen in Umsetzung der Mar-

kenrechtsrichtlinie wie das deutsche Markengesetz, hätte es der Auseinander-

setzung des Bundespatentgerichts mit den genannten Indiztatsachen bedurft.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht

zurückzuverweisen.

Erdmann Starck Bornkamm

Büscher Schaffert