BGH Urteil vom 15.05.2001 – X ZR 227/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 227/99

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:

nein

BGHR: ja

Verkündet am: 15. Mai 2001 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Schleppfahrzeug

PatG 1981 § 8 Satz 1, IntPatÜG Artikel II § 5 Abs. 1, EPÜ Artikel 60

a) Steht fest, daß der auf Abtretung der Rechte aus einer europäischen Pa- tentanmeldung Klagende Kenntnis von der streitigen Erfindung hatte, ist es auch im Anwendungsbereich des Artikel II § 5 Abs. 1 IntPatÜG Sache des Patentanmelders, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Dop- pelerfindung hergeleitet werden, eingehend zu substantiieren. Gleiches gilt für nationale deutsche Patentanmeldungen im Anwendungsbereich des § 8 PatG.

b) Ein Anspruch auf Abtretung der Rechte aus einer europäischen Patentan- meldung hängt - ebenso wie bei einer nationalen deutschen Patentanmel- dung - nicht davon ab, ob die betreffende Erfindung patentfähig ist.

c) Die Abtretung der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung kann - ebenso wie bei einer nationalen deutschen Patentanmeldung - auch in der Weise geschehen, daß die Anmeldung geteilt und die Rechte aus der so entstandenen Trennanmeldung an den Gläubiger abgetreten werden.

BGH, Urteil vom 15. Mai 2001 - X ZR 227/99 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 15. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die

Richter Prof. Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 28. Oktober 1999 verkündete Urteil

des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München wird auf Ko-

sten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Abtrennung und Übertra-

gung eines Teils der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung.

Die mit der Klägerin verbundene K.-M.-V. GmbH (im folgenden: KMV)

und die Beklagte befassten sich mit der Herstellung von Schleppfahrzeugen

zum Manövrieren von Flugzeugen. Zwischen 1993 und 1996 arbeiteten die

genannten Unternehmen in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft an der

Entwicklung und Fertigung einer neuen Modellreihe. Im Rahmen dieser Zu-

sammenarbeit fand am 24. November 1993 ein sog. Brainstorming-Gespräch in

M. statt. Daran nahmen für KMV u.a. die Herren P. und M., für die Beklagte die

Herren B. und E. teil. Bei dem Gespräch wurde über verschiedene Aspekte und

Konstruktionsdetails des gemeinsam zu entwickelnden Schleppers gespro-

chen.

Am 2. Mai 1994 reichte die Beklagte eine Patentanmeldung ein, die

später zur Erteilung des deutschen Patents 44 15 405 führte. Am 28. April 1995

reichte sie beim Europäischen Patentamt die internationale Patentanmeldung

WO 95/9845 ein, mit der unter anderem ein europäisches Patent nachgesucht

wird.

Die hier interessierenden Ansprüche 1, 6 und 7 des deutschen Patents

sowie der internationalen Patentanmeldung lauten wie folgt:

1. Schleppfahrzeug

zum Manövrieren

von Flugzeugen ohne

Schleppstange, dessen Fahrgestell zwischen den Rädern einer koa-

xialen Radaufhängung einen gabelförmigen Aufnahmeraum auf-

weist, in dem eine an einer Hubschaufel befestigte, ein- und aus-

fahrbare Greif- und Einzugsvorrichtung angeordnet ist, mittels wel-

cher das Bugrad eines Flugzeugs erfaßbar und auf die relativ zum

Fahrgestell mittels zweier symmetrisch zueinander zwischen Fahr-

gestell und Hubschaufel angeordneter Fluid-Kolben-Zylinder-

Einheiten sowohl um eine Querachse als auch zur Anpassung an

Schräglagen eines aufgenommenen Bugrades um eine Längsachse

schwenkbare Hubschaufel ziehbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Hubschaufel mittels eines am Fahrgestell des Schleppfahr-

zeuges befestigten Kugelgelenks, das an der Rückseite der Hub-

schaufel mittig angreift, nach allen Richtungen verschwenkbar ab-

gelenkt ist und daß mindestens eine, im Abstand vom Kugelgelenk

ober- oder unterhalb desselben an der Hubschaufel angreifende,

Fluid-Kolben-Zylinder-Einheit in die Hubschaufel anhebender Stel-

lung mechanisch verriegel- und entriegelbar ist.

...

6. Schleppfahrzeug nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die an der Hubschaufel befestigte Greif- und Einzugsvorrichtung

aus zumindest einer an einer Seite der Hubschaufel angeordneten

winkelförmigen Kulissenführung und aus einem von derselben ge-

steuerten Winkelhebel besteht, der mittels einer Kolben-Zylinder-

Einheit zum Erfassen eines Bugrades in den vom Bugrad benützten

freien Bereich des gabelförmigen Aufnahmeraums hinein und zum

Freigeben eines Bugrads aus demselben wieder heraus ver-

schwenkbar ist, wobei Kulissenführung und Winkelhebel zueinander

entgegengesetzt öffnende Winkel bilden.

7. Schleppfahrzeug nach Anspruch 6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß das freie Ende des Winkelhebels eine oder mehrere Rollen zur

Anlage am Bugrad aufweist.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Unteransprüche 6 und 7 in Kom-

bination mit den Merkmalen des Oberbegriffs aus Anspruch 1 beschrieben eine

eigene selbständige Erfindung, die vom Zeugen P. als Diensterfindung bei

KMV gemacht worden und von der Beklagten widerrechtlich entnommen wor-

den sei. Der Zeuge P. habe während des Gesprächs vom 24. November 1993

anhand eines zuvor erstellten Konzeptentwurfs vorgeschlagen, eine Greifvor-

richtung zu verwenden, die in einer Führungsschiene angeordnet und mittels

Rollen verschiebbar ist. Während des Gesprächs habe er seinen Vorschlag

dahin weiterentwickelt, die Schiene nach Art einer Gardinenschiene abzuwin-

keln. Dadurch sei nur ein Hydraulikzylinder zur Bewegung des Schlittens erfor-

derlich, und die Greifvorrichtung verschwenke beim Durchfahren des Schlittens

auf der Schiene selbsttätig. Dieser Vorschlag sei von den übrigen Gespräch-

steilnehmern als vorteilhaft erkannt worden und es sei vereinbart worden, daß

die Klägerin dieses Konzept weiterverfolgen solle.

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, die Greif- und Ein-

zugsvorrichtung habe bei dem Gespräch nur am Rande eine Rolle gespielt. Die

für die Beklagten anwesenden Gesprächsteilnehmer hätten diesem Vorschlag

schon deshalb kein besonderes Interesse geschenkt, weil sie im September

1993 auf der Ausstellung Interairport in F. eine ähnliche Lösung bei einem

Schlepper des Herstellers F. gesehen hätten. Zwar habe der F.-Schlepper kei-

ne bewegliche Hubschaufel zur Aufnahme des Bugrades gehabt. Deshalb sei

die Führungsschiene dort fest am Fahrzeugchassis befestigt gewesen. Für ei-

nen Fachmann habe es aber keine Schwierigkeiten bereitet, das damit offen-

barte Prinzip auf ein Fahrzeug mit einer beweglichen Hubschaufel zu

übertragen.

Die Klägerin verlangt von der Beklagten, gegenüber dem Europäischen

Patentamt die Teilung der europäischen Patentanmeldung zu erklären und ei-

ne Trennanmeldung mit folgendem Gegenstand an die Klägerin abzutreten:

1. Schleppfahrzeug

zum Manövrieren

von Flugzeugen ohne

Schleppstange, dessen Fahrgestell zwischen den Rädern einer koa-

xialen Radaufhängung einen gabelförmigen Aufnahmeraum auf-

weist, in dem eine an einer Hubschaufel befestigte, ein- und aus-

fahrbare Greif- und Einzugsvorrichtung angeordnet ist, mittels wel-

cher das Bugrad eines Flugzeugs erfaßbar und auf die relativ zum

Fahrgestell mittels zweier symmetrisch zueinander zwischen Fahr-

gestell und Hubschaufel angeordneter Fluid-Kolben-Zylinder-

Einheiten sowohl um eine Querachse als auch zur Anpassung an

Schräglagen eines aufgenommenen Bugrades um eine Längsachse

schwenkbare Hubschaufel ziehbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die an der Hubschaufel befestigte Greif- und Einzugsvorrichtung

aus zumindest einer an einer Seite der Hubschaufel angeordneten

winkelförmigen Kulissenführung und aus einem von derselben ge-

steuerten Winkelhebel besteht, der mittels einer Kolben-Zylinder-

Einheit zum Erfassen eines Bugrades in den vom Bugrad benützten

freien Bereich des gabelförmigen Aufnahmeraumes hinein und zum

Freigeben eines Bugrades aus demselben wieder heraus ver-

schwenkbar ist, wobei Kulissenführung und Winkelhebel zueinander

entgegengesetzt öffnende Winkel bilden.

2. Schleppfahrzeug nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß das freie Ende des Winkelhebels eine oder mehrere Rollen zur

Anlage am Bugrad aufweist.

Hinsichtlich des deutschen Patents 44 15 405 hat die Beklagte im Laufe

des Rechtsstreits gegenüber dem Patentamt auf die Unteransprüche 6 und 7

verzichtet. Der Klägerin wurde hierauf das deutsche Patent 44 46 048 erteilt.

Der vorliegende Rechtsstreit ist insoweit in der Hauptsache für erledigt erklärt

worden.

Das Landgericht hat die Klage im noch anhängigen Umfang nach Be-

weisaufnahme abgewiesen, mit der Begründung, die Klägerin habe eine wider-

rechtliche Entnahme nicht bewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das

Berufungsgericht der Klage stattgegeben. Hiergegen wendet sich die Revision

mit dem Ziel, das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen. Die Klägerin bittet

um Zurückweisung der Revision.

Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg. Das Berufungs-

gericht hat zu Recht entschieden, daß der Klägerin ein Anspruch aus Art. II § 5

Abs. 1 IntPatÜG zusteht.

1. Das Berufungsgericht hält die Klägerin aufgrund einer Inanspruch-

nahme der Diensterfindung durch KMV und einer Übertragung der daraus ent-

standenen Rechte auf die Klägerin für aktivlegitimiert. Hiergegen wendet sich

die Revision ohne Erfolg.

a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Zeuge P. die in Streit

stehende technische Lehre erarbeitet und bei dem Gespräch am 24. November

1993 präsentiert hat. Die Revision erhebt hiergegen keine Einwendungen. Sie

macht lediglich geltend, die Arbeitnehmer der Beklagten seien schon zuvor im

Besitz dieser Lehre gewesen. Damit wird nicht in Frage gestellt, daß der Zeuge

P. der Beklagten gegenüber die streitgegenständliche Lehre offenbart hat.

b) Das Berufungsgericht hat des weiteren festgestellt, daß der Zeuge P.

Arbeitnehmer der KMV war und diese die Erfindung in Anspruch genommen

hat. Auch dies wird von der Revision nicht angegriffen. Sie stellt die Aktivlegi-

timation der Klägerin vielmehr gerade deshalb in Frage, weil Herr P. Arbeit-

nehmer von KMV (und nicht der Klägerin) gewesen sei und erstere die Erfin-

dung beansprucht habe.

c) Schließlich hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die von der

Klägerin behauptete Übertragung der Rechte von KMV auf die Klägerin von der

Beklagten zuletzt nicht mehr bestritten worden ist.

Die Revision macht hiergegen geltend, die Beklagte habe in ihrer Beru-

fungserwiderung auf ihre erstinstanzlichen Schriftsätze Bezug genommen.

Darin habe sie die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten. Letzteres ergebe

sich auch aus dem Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils.

Diese Rüge ist unbegründet. Das Berufungsgericht durfte aus dem Pro-

zeßverhalten der Beklagten in erster und zweiter Instanz den Schluß ziehen,

daß diese die Übertragung der Rechte von KMV auf die Klägerin nicht mehr

bestritten hat.

Dem erstinstanzlichen Urteil läßt sich nicht entnehmen, daß die Rechts-

übertragung auf die Klägerin bestritten war. Das Landgericht hat festgestellt,

daß die Beklagte die Aktivlegitimation bestreite, und zwar unter Hinweis auf die

Tatsache, daß Arbeitgeber der Zeugen P. und M. die KMV sei. Daß die Kläge-

rin weder Vertragspartner der Beklagten noch Arbeitgeber der genannten Zeu-

gen war, hatte die Klägerin indes auch nach den Feststellungen des Landge-

richts bereits in erster Instanz eingeräumt. Daß die Beklagte auch die Rechts-

übertragung von KMV auf die Klägerin bestritten hätte, ergibt sich aus dem

Urteil des Landgerichts demgegenüber nicht.

Allerdings hatte die Beklagte diese Übertragung in dem (zweitinstanzlich

pauschal in Bezug genommenen) Schriftsatz vom 19. Januar 1998 ebenfalls

bestritten, und zwar "vor dem Hintergrund", daß KMV weiterhin als Inhaberin

des in der Zwischenzeit zugunsten der Klägerseite erteilten deutschen Patents

44 46 048 eingetragen sei. Die Klägerin hatte daraufhin ergänzend vorgetra-

gen, eine Umschreibung in der Patentrolle habe deshalb nicht stattgefunden,

weil die Abtretung nur treuhänderisch erfolgt sei. Die Beklagte ist im Anschluß

daran weder in der mündlichen Verhandlung noch in späteren Schriftsätzen auf

das Thema zurückgekommen.

Vor diesem Hintergrund begegnet die Annahme des Berufungsgerichts,

die Beklagte habe den Rechtsübergang nicht mehr bestritten, keinen rechtli-

chen Bedenken. Die Beklagte hatte im Verlauf des Prozesses mehrfach Grün-

de genannt, die aus ihrer Sicht der Aktivlegitimation der Klägerin entgegen-

standen. Die Klägerin hat diese Bedenken jeweils durch weitere Konkretisie-

rung ihres Vortrags ausgeräumt. Angesichts dessen hätte es an der Beklagten

gelegen, klarzustellen, daß sie ihre Bedenken trotz der erfolgten Konkretisie-

rung aufrechterhalten will.

2. Die Beklagte ist zur Abtretung des Rechts auf Erteilung eines Patents

für die streitgegenständliche Lehre verpflichtet, denn sie ist materiell Nichtbe-

rechtigte.

Das Berufungsgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Klägerin habe

bewiesen, dass KMV in Besitz der streitgegenständlichen Lehre gewesen sei

und diese bei dem Gespräch am 24. November 1993 der Beklagten mitgeteilt

habe. Bei dieser Ausgangslage sei es Sache der Beklagten, darzulegen, wann,

wo und wie sie die in Streit stehende Lösung anderweit als Ganzes gefunden

haben will. Die Beklagte habe nichts dergleichen vorgetragen.

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision sind unbegründet.

a) Die rechtliche Bewertung des Sachverhalts durch das Berufungsge-

richt ist nicht zu beanstanden.

Die Beklagte wäre nur dann Berechtigte im Sinne von Art. 60 EPÜ, wenn

ihre Arbeitnehmer die in Streit stehende technische Lehre durch eigene Über-

legungen und unabhängig von der Mitteilung durch Mitarbeiter von KMV ent-

wickelt und damit Kenntnis von der Erfindung erlangt hätten. Letzteres ist nicht

festgestellt. Es ist nicht zu erkennen, daß das Berufungsgericht in diesem Zu-

sammenhang wesentlichen Vortrag übergangen hätte.

Daß die Mitarbeiter der Beklagten, wie das Landgericht festgestellt hat,

in der Lage waren, die Lehre zu entwickeln, reicht in diesem Zusammenhang

nicht aus. Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ ist nicht derjenige, der in der Lage

ist, eine technische Lehre zu entwickeln, sondern derjenige, der sie tatsächlich

entwickelt hat. Maßgeblich dafür können keine hypothetischen Geschehens-

abläufe sein, sondern nur der tatsächliche Kausalverlauf.

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: Wenn die Mitarbeiter der Be-

klagten erst durch die Mitteilung seitens KMV dadurch veranlaßt wurden, die

streitgegenständliche Lösung mit all ihren Merkmalen zu verwirklichen, hat die

Beklagte ihre Kenntnis von der Erfindung von KMV erlangt und ist deshalb ge-

mäß Art. II § 5 IntPatÜG i.V.m. Art. 60 EPÜ zur Abtretung ihrer aus der Pa-

tentanmeldung erlangten formellen Rechtsstellung verpflichtet. Daß ihre Mitar-

beiter möglicherweise auch ohne diese Mitteilung dieselbe Lösung hätten ent-

wickeln können, ist unerheblich, sofern sie dies nicht tatsächlich getan haben.

Letzteres hat die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht festgestellt hat,

nicht konkret dargelegt.

b) Die Revision macht geltend, nach Besichtigung des F.-Schleppers sei

es für die Zeugen B. und E. nur noch ein Schritt gewesen, um zur streitgegen-

ständlichen Lösung zu gelangen. Das Landgericht habe nach dem Ergebnis

der Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, daß die Zeugen diesen

Schritt bereits bei der Besichtigung des F.-Fahrzeugs vollzogen hatten. Das

Berufungsgericht habe die Beweisergebnisse anders gewürdigt als das Land-

gericht und sei deshalb zumindest zu einer Wiederholung der Beweisaufnahme

verpflichtet gewesen.

Diese Rüge ist unbegründet. Das Landgericht hat zu der angesproche-

nen Frage keine eindeutigen Feststellungen getroffen, sondern nach Beweis-

last entschieden.

Allerdings hat das Landgericht an der von der Revision zitierten Stelle

ausgeführt, die Kammer sei davon überzeugt, daß die Zeugen B. und E. durch

Besichtigung des F.-Schleppers in Besitz der technischen Lehre der Unteran-

sprüche waren. Diesen Ausführungen läßt sich aber nicht eindeutig entneh-

men, ob sich die Kenntnis der Zeugen nur auf die zusätzlichen Merkmale der

Unteransprüche 6 und 7 oder auch auf deren Kombination mit den Merkmalen

des Hauptanspruchs bezogen hat.

Die übrigen Erwägungen des Landgerichts zu diesem Punkt lassen es

eher fernliegend erscheinen, daß seine Ausführungen in dem von der Revision

geltend gemachten Sinne zu verstehen sind. Das Landgericht hat die Kenntnis

der Zeugen nicht aus entsprechenden Angaben in der Vernehmung hergeleitet,

sondern aus der Erwägung, die Beweisaufnahme habe die Behauptung der

Klägerin nicht bestätigen können, es habe sich um einen nicht naheliegenden,

von den Mitarbeitern der Klägerin bei der Besprechung erstmals offengelegten

Gedanken gehandelt. Diese und auch die nachfolgenden Ausführungen ma-

chen deutlich, daß das Landgericht letztlich keine absoluten Feststellungen

getroffen, sondern aus der Beweisfälligkeit der von ihm als beweisbelastet an-

gesehenen Klägerin Schlüsse für das Ergebnis der Beweiswürdigung gezogen

hat. So hat das Landgericht am Ende seiner Erwägungen ausgeführt, es lägen

erhebliche Anhaltspunkte dafür vor, daß die Ausgestaltung der Greif- und Ein-

zugsvorrichtung unter Benutzung der streitgegenständlichen Merkmale dem

Zeugen E. bereits vor dem 24. November 1993 positiv bekannt war. Eine dies-

bezügliche Überzeugung der Kammer läßt sich dem Urteil aber nicht entneh-

men.

Das Berufungsgericht hat das Ergebnis der Beweisaufnahme in demsel-

ben Sinne gewürdigt. Es ist ebenfalls davon ausgegangen, daß nicht feststeht,

ob die Mitarbeiter der Beklagten die streitgegenständliche Lösung schon vor

dem 24. November 1993 aufgefunden haben. Das Berufungsgericht hat daraus

lediglich andere rechtliche Schlußfolgerungen gezogen als das Landgericht.

Hierin liegt kein Verstoß gegen § 398 ZPO oder sonstige Verfahrensvorschrif-

ten.

c) Das Berufungsgericht hat die vom Senat zu § 8 PatG entwickelten

Grundsätze über die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zugrunde ge-

legt. Danach ist es grundsätzlich Sache des Patentanmelders, die Umstände,

aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden sol-

len, eingehend zu substantiieren, wenn feststeht, daß der auf Abtretung der

Rechte Klagende im Besitz der streitigen Erfindung war, zwischen den Parteien

Erörterungen über die Auswertung der Erfindung stattgefunden haben und der

Anmelder im Anschluß daran die Erfindung zum Patent angemeldet hat. Die

pauschale Erklärung, der Anmelder sei als hervorragender Fachmann in der

Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden Erfindungsgedanken ebenfalls

aufzufinden, reicht hierzu grundsätzlich nicht aus (BGHZ 72, 236, 244 f. – Auf-

wärmvorrichtung).

Diese aus der prozessualen Pflicht zur Wahrheit und Vollständigkeit

(§ 138 Abs. 1 ZPO) hergeleiteten Grundsätze gelten auch für Ansprüche auf

Abtretung von Rechten aus einer europäischen Patentanmeldung (ebenso Ohl,

Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987, S. 33).

Nach Art. 60 EPÜ ist nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger materiell

Patentberechtigter. Um seine Rechtsposition durchsetzen zu können, muß er

die Möglichkeit haben, auf zumutbarem Weg seine Berechtigung nachzuwei-

sen. Hierzu reicht es in der Regel aus, wenn er darlegt und beweist, daß er die

in Anspruch genommene Lehre entwickelt und dem späteren Anmelder vor

dessen Anmeldung mitgeteilt hat. Ein Anmelder wird in dieser Situation nicht

unzumutbar belastet, wenn von ihm verlangt wird, konkret darzulegen, wann

und wie er die in Streit stehende Erfindung unabhängig von den ihm mitgeteil-

ten Informationen gemacht haben will. Das Berufungsgericht hat zutreffend er-

kannt, daß es an solchem Vortrag seitens der Beklagten fehlt.

d) Der Anspruch der Klägerin hängt nicht davon ab, ob die in Streit ste-

hende Lehre patentfähig ist.

Der Senat hat wiederholt entschieden, daß bei einer Klage auf Abtretung

der Rechte aus einer deutschen Patentanmeldung nicht zu prüfen ist, ob die

betreffende Erfindung patentfähig ist (Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR

1979, 692, 694 f. unter II 4 C - Spinnturbine I; Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93,

Mitt. 1996, 16 unter A I - Gummielastische Masse). Maßgebend hierfür ist die

Erwägung, daß die Prüfung der Patentfähigkeit den Patentbehörden und

-gerichten obliegt und die ordentlichen Gerichte nicht das Ergebnis eines an-

hängigen Prüfungsverfahrens vorwegnehmen sollten. Im übrigen erschiene es

in der Regel auch widersprüchlich und treuwidrig, wenn der in Anspruch ge-

nommene Patentanmelder einerseits geltend macht, die streitgegenständliche

Lehre sei nicht patentfähig, gleichwohl aber seine eigene Patentanmeldung

weiterverfolgt (s. dazu auch Ohl, aaO., S. 36).

Diese Erwägungen greifen auch bei europäischen Patentanmeldungen.

Würden die ordentlichen Gerichte bei der Prüfung eines Anspruchs aus Art. II

§ 5 IntPatÜG die Patentfähigkeit prüfen, würden sie in ein anhängiges Verfah-

ren vor dem Europäischen Patentamt eingreifen. Dies hätte noch weitergehen-

de Folgen als im Falle einer deutschen Patentanmeldung, denn im europäi-

schen Erteilungsverfahren ist - anders als im nationalen Erteilungsverfahren -

ein Rechtsweg zu den deutschen Gerichten in keinem Fall eröffnet.

Eine klare Trennung zwischen der Frage der materiellen Berechtigung

und der Frage der Patentfähigkeit entspricht darüber hinaus auch der Rege-

lung in Art. 61 EPÜ und den Regeln 13 ff. der Ausführungsordnung zum euro-

päischen Patentübereinkommen. Dort wird durch detaillierte Bestimmungen

sichergestellt, daß eine Entscheidung der nationalen Gerichte über die materi-

elle Berechtigung am Patent im Erteilungsverfahren Berücksichtigung findet

(allgemein dazu Österreichischer Oberster Gerichtshof, Entscheidung vom

20.10.1992 – 4 Ob 73/92, GRUR Int. 1994, 65, 67 – Holzlamellen; Sin-

ger/Stauder, EPÜ, 2. Auflage 2000, Art. 61 Rn. 3; Cronauer, Das Recht auf das

Patent im Europäischen Patentübereinkommen, 1988, S. 156). Angesichts

dessen erscheint es konsequent, wenn die nationalen Gerichte umgekehrt die

Frage der Patentfähigkeit der Beurteilung durch das Europäische Patentamt

überlassen.

Gegenteiliges läßt sich auch nicht dem Wortlaut des Art. 60 EPÜ ent-

nehmen. Dort ist zwar vom "Erfinder” die Rede. Daraus ist aber nicht zu fol-

gern, daß Rechte aus der Vorschrift nur entstehen können, wenn eine patent-

fähige Erfindung vorliegt. Als Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vielmehr

diejenige Person zu verstehen, die eine in Anspruch genommene Lehre ent-

wickelt hat, unabhängig von der Patentfähigkeit dieser Lehre (ebenso Cronauer

aaO., S. 98).

e) Nicht zu beanstanden und von der Revision auch nicht angegriffen ist

die Auffassung des Berufungsgerichts, daß die Abtretung der der Klägerin zu-

stehenden Rechte hier in der Weise geschehen kann, daß die Beklagte ihre

Patentanmeldung teilt und die Rechte aus der so entstandenen Trennanmel-

dung an die Klägerin abtritt. Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des

Senats (Urt. v. 1.3.1977 - X ZB 5/75, GRUR 1977, 594, 595 f. unter 23

- Geneigte Nadeln; Urt. v. 6.3.1979, aaO, GRUR 1979, 692, 694 unter III 4 a

- Spinnturbine I). Diese Grundsätze sind auch auf Ansprüche aus Art. II § 5 Int

PatÜG anwendbar, denn im europäischen Erteilungsverfahren ist bis zur Er-

teilung des Patents eine Teilung ebenfalls möglich (Art. 76 EPÜ).

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Prof. Dr. Jestaedt Melullis

ist wegen Urlaubs verhindert,

zu unterschreiben

Rogge

Scharen Keukenschrijver