BGH Beschluss vom 24.07.2007 – X ZB 17/05

X. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 17/05

BESCHLUSS

vom

24. Juli 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 198 51 320

Nachschlagewerk: BGHZ

ja : nein

Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3, § 101 Abs. 2

a) Bereits die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten Wider- rufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begründet die Beschwer des Rechtsbeschwerdeführers.

b) Die Prüfung der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung wird durch den Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht eröffnet.

BGH, Beschl. v. 24. Juli 2007 - X ZB 17/05 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 24. Juli 2007 durch

den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,

Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats

(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom

12. Mai 2005 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers zu-

rückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

75.000,-- EUR festgesetzt.

Gründe:

I. Gegen das am 6. November 1998 angemeldete deutsche Patent

198 51 320 (Streitpatent), das eine "Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeu-

ge" betrifft und acht Patentansprüche umfasst, haben die beiden Einsprechen-

den getrennte Einsprüche eingelegt. Der Einsprechende zu 1 und jetzige

Rechtsbeschwerdeführer hat sich dabei auch auf den Widerrufsgrund der wi-

derrechtlichen Entnahme gestützt, während die Einsprechende zu 2 nur andere

Widerrufsgründe geltend gemacht hat. In dem vor dem Bundespatentgericht

geführten Einspruchsverfahren (§ 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30.6.1996

geltenden Fassung) hat der Einsprechende zu 1 zuletzt beantragt, das Patent

auf Grund widerrechtlicher Entnahme auf ihn zu übertragen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen. Dieses ist im

weiteren Verlauf infolge der Nichtzahlung einer fälligen Jahresgebühr erlo-

schen.

Mit seiner vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbe-

schwerde macht der Einsprechende zu 1 geltend, dass der angefochtene Be-

schluss seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletze und nicht mit Gründen

versehen sei.

II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr die Rechtsbeschwer-

degründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend gemacht werden

(§ 147 Abs. 3 Satz 5 PatG in der bis zum 30.6.2006 geltenden Fassung) und

auch im Übrigen zulässig. Das Erlöschen des Streitpatents hat daran nichts

geändert und insbesondere nicht zu der von der Einsprechenden zu 2 ange-

nommenen Erledigung der Hauptsache geführt (vgl. BPatGE 26, 15). Der

Rechtsbeschwerdeführer ist jedenfalls auch im Sinn einer formellen Beschwer

durch die angefochtene Entscheidung beschwert, weil er erreichen wollte, dass

ihm das Nachanmelderecht nach § 7 Abs. 2 zur Seite steht. Dieses ist ihm da-

durch genommen worden, dass der Widerruf des Streitpatents nicht auf den

Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestützt worden ist. Dabei ist es

ohne Belang, dass dem Begehren des Rechtsbeschwerdeführers in der zur

Entscheidung gestellten Form nicht hätte entsprochen werden können, weil im

Einspruchsverfahren nur über Widerruf oder Aufrechterhaltung des Patents zu

entscheiden ist (§ 61 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum

30.6.2006 geltenden Fassung). Bereits die unterlassene Entscheidung über den

geltend gemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begründet

die Beschwer (vgl. BPatGE 9, 196, 199; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl.

2006, § 61 PatG Rdn. 12; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. 2003, § 73

PatG Rdn. 63, 71; Schulte, PatG, 5. Aufl. 2005, § 61 PatG Rdn. 40).

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet, weil die geltend

gemachten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen.

(1) Verletzung des rechtlichen Gehörs:

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, Patentanspruch 1 in der erteil-

ten Fassung stelle eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen

Offenbarung dar. Der Gegenstand des deshalb insoweit mit einem Disclaimer

zu versehenden Patentanspruchs beruhe gegenüber dem Stand der Technik

nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag sei unzu-

lässig, denn die Ersetzung eines (engeren) unzulässigen Begriffs durch einen

weiteren erweitere den Schutzbereich des Patents. Auf die geltend gemachte

widerrechtliche Entnahme komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Der Rechtsbeschwerdeführer sieht eine Verletzung des rechtlichen Ge-

hörs darin, dass das Bundespatentgericht über das von ihm zuletzt allein noch

verfolgte Rechtsschutzziel nicht befunden habe.

Damit kann er keinen Erfolg haben.

Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Be-

deutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches

Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in

dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies

setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der

Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfah-

rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse

verwertet, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten

(Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur

m.w.N.).

Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass

Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Ent-

scheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86,

133, 145; st. Rspr.). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Ge-

richt das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genom-

men und in Erwägung gezogen hat, ohne dass es verpflichtet wäre, sich in den

Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen.

Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags

einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung

ist, nicht ein, so lässt dies auf eine Nichtberücksichtigung des Vortrags schlie-

ßen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder

aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146; 96, 205, 216;

Sen.Beschl. v. 27.6.2007 - X ZB 6/05 - Informationsübermittlungsverfahren II,

für BGHZ vorgesehen).

Hiernach kann die Rechtsbeschwerde ihre Rüge nicht mit Erfolg darauf

stützen, dass das Patentgericht den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Ent-

nahme nicht beschieden hat. Da im Einspruchsverfahren nur darüber zu ent-

scheiden ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Patent zu widerru-

fen ist, reichte es für die Entscheidung des Bundespatentgerichts aus, sich auf

einen der nach der gesetzlichen Regelung nicht in einem besonderen Rangver-

hältnis stehenden Widerrufsgründe zu stützen. Das Patentgericht hat sich auch

mit der widerrechtlichen Entnahme insoweit befasst, als es diese als nicht mehr

entscheidungserheblich angesehen hat. Schutzunfähiges könne nämlich nicht

entnommen werden. Die Verneinung der Patentfähigkeit nach §§ 1 ff. PatG

rechtfertigte aus seiner Sicht bereits den Widerruf des Streitpatents als die im

Einspruchsverfahren vorgesehene Rechtsfolge des erfolgreichen Einspruchs.

Damit hat sich das Patentgericht mit der geltend gemachten widerrechtlichen

Entnahme in willkürfreier Weise befasst (vgl. BGH, Beschl. v. 22.3.2003

- I ZB 21/02, im Druck nicht veröffentlicht). Dass es diese im Ergebnis als nicht

erheblich angesehen hat, betrifft allein die sachliche Richtigkeit der angefochte-

nen Entscheidung. Deren Prüfung wird jedoch auch durch den Rechtsbe-

schwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht eröffnet (so schon

Sen.Beschl. v. 14.3.2006 - X ZB 28/04, Umdruck S. 9 f., im Druck nicht veröf-

fentlicht).

Ob eine widerrechtliche Entnahme die Schutzfähigkeit des Entnahmege-

genstands voraussetzt, wie dies die ältere Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs angenommen hat (soweit ersichtlich zuletzt im Urteil vom 13.7.1965

- Ia ZR 45/64, unveröffentlicht) oder ob es - wie dies in der Literatur inzwischen

ganz überwiegend vertreten wird (vgl. Benkard/Rogge aaO § 21 PatG Rdn. 23;

Busse/Schwendy aaO § 21 PatG Rdn. 76; Schulte aaO § 21 PatG Rdn. 47; a.A.

für den Einspruchsgrund Mes, PatG, 2. Aufl. 2005, § 12 PatG Rdn. 34; BPatG,

Beschl. v. 28.11.2000 - 8 W (pat) 135/97, Mitt. 2001, 389 Ls. und die angefoch-

tene Entscheidung) und der Senat bereits wiederholt für den Abtretungsan-

spruch nach § 8 PatG entschieden hat

(vgl. Sen.Urt. v. 15.5.2001

- X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug, m.w.N.) - hierauf nicht

ankommt, bedarf deshalb im vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung, wird

als nicht liquide Rechtsfrage für das Patentgericht aber auf Grund der kontro-

versen Beurteilung bei sich bietender Gelegenheit schon unter dem Gesichts-

punkt, dass § 100 Abs. 2 PatG den Grundsatz des gesetzlichen Richters ver-

wirklicht (vgl. Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl. 2004, S. 459; Benkard/Rogge aaO

§ 100 PatG Rdn. 14; Busse/Keukenschrijver aaO § 100 PatG Rdn. 12; zur Vor-

lagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften BVerfGE 82,

159, 192; BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 - TURBO-

TABS), Grundlage für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sein müssen,

wenn sich die Frage in entscheidungserheblicher Weise in einem der Rechts-

beschwerde zugänglichen Verfahren stellt.

Ob darüber hinaus eine Verpflichtung besteht, eine geltend gemachte

widerrechtliche Entnahme zu bescheiden, hat der Senat bisher nicht entschie-

den und lässt er weiter offen, denn auch dies betrifft die materielle Ausgestal-

tung der Regelungen über die widerrechtliche Entnahme und das Nachanmel-

derecht und damit keine Fragen, die im Verfahren über die nicht zugelassene

Rechtsbeschwerde geklärt werden können. Für eine solche Verpflichtung könn-

te zwar sprechen, dass dem Verletzten mit dem Widerruf auf Grund widerrecht-

licher Entnahme das zeitrangbegünstigte Nachanmelderecht des § 7 Abs. 2

PatG und damit möglicherweise eine subjektive Rechtsposition zusteht; es wird

jedoch auch die Auffassung vertreten, dass dies nur einen Rechtsreflex darstel-

le (Busse/Keukenschrijver aaO § 7 PatG Rdn. 9; vgl. Schulte/Kühnen aaO § 7

PatG Rdn. 11). Auch zu dieser Frage wird eine Zulassung der Rechtsbe-

schwerde durch das Bundespatentgericht bei sich bietendem Anlass zu erwä-

gen sein.

(2) Auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe seine Entscheidung

nicht hinreichend mit Gründen versehen, ist unbegründet.

Das Patentgericht hat den geltend gemachten Widerrufsgrund der wider-

rechtlichen Entnahme aus seiner Sicht als nicht entscheidungserheblich ange-

sehen. Damit hat es sich mit diesem Angriffsmittel ausreichend auseinanderge-

setzt und ihn nicht etwa übergangen. Die sachliche Richtigkeit der gegebenen

Begründung steht im Verfahren über die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde

nicht zur Überprüfung (st. Rspr. seit BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen).

Zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht aus-

geführt, dieser sei unzulässig erweitert. Dies ist eine ausreichende Begründung

dafür, warum das Patent aus der Sicht des Bundespatentgerichts auch mit die-

sem Patentanspruch keinen Bestand haben konnte. Die Schaffung eines neuen

Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds im Einspruchsverfahren, nämlich des der

unzulässigen Erweiterung, war ohne weiteres unzulässig (vgl. nur BGHZ 110,

123, 125 f. - Spleißkammer; st. Rspr.). Im Übrigen ist nicht zu erkennen, dass

der Rechtsbeschwerdeführer insoweit durch die Entscheidung des Bundespa-

tentgerichts beschwert ist. Das nach Auffassung des Patentgerichts unzulässig

eingefügte Merkmal ist nicht Gegenstand des mit dem Einspruch des Rechts-

beschwerdeführers angegriffenen Patents, für das von diesem die Entnahme

geltend gemacht wird. In die Rechtssphäre des Rechtsbeschwerdeführers greift

die angefochtene Entscheidung insoweit nicht ein.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehal-

ten.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Meier-Beck

Gröning

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.05.2005 - 8 W(pat) 332/02 -