BGH Beschluss vom 11.09.2001 – X ZB 18/00

BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/00

BESCHLUSS

vom

11. September 2001

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 34 47 925

Nachschlagewerk: BGHZ: nein

ja

Drehmomentenübertragungseinrichtung

PatG 1981 §§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 38

Werden in den Patentanspruch nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbei-

spiels der Erfindung aufgenommen, geht die sich daraus ergebende Merkmals-

kombination dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn sie in ihrer Ge-

samtheit eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprüngli-

chen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen

kann.

BGH, Beschl. v. 11. September 2001 - X ZB 18/00 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. September 2001

durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Prof. Dr. Jestaedt,

Dr. Melullis, Scharen und Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Juli 2000 verkündeten

Beschluß des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des

Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des deut-

schen Patents 34 47 925 (Streitpatent), das eine Drehmomentübertragungsein-

richtung betrifft. Das Streitpatent beruht auf der Anmeldung 34 40 927.0 vom

9. November 1984, zu der die Patentinhaberin mit Eingabe vom 17. Januar

1985 zwei Teilungserklärungen abgegeben hat. Auf eine der beiden Trennan-

meldungen ist das Streitpatent am 26. Januar 1995 mit folgenden Ansprü-

chen 1, 3 und 12 veröffentlicht worden:

"1. Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung

zum Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstößen, insbe-

sondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraft-

maschine mit mindestens zwei, koaxial angeordneten, ent-

gegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung zueinander

verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste,

mit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über ei-

ne Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes

verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung über ein Aus-

rücksystem betätigbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher

axial zueinander federnd verspannt sind derart, daß die die

Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung bela-

stet wird, die der beim Ausrücken der Kupplung wirksamen

Kraftrichtung entgegengesetzt ist.

3. Drehmomentübertragungseinrichtung nach Anspruch 1 oder

2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t

daß die Schwungmassen in Abhängigkeit von der Betätigung

der Reibungskupplung (7, 107) zueinander begrenzt axial

verlagerbar sind.

12. Drehmomentübertragungseinrichtung nach einem der An-

sprüche 1 bis 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Schwungmassen (3, 4) über wenigstens zwei Reib-

oder Gleitflächen miteinander in Reib- oder Gleitverbindung

stehen bzw. bringbar sind, wobei in Abhängigkeit der Betäti-

gung der Reibungskupplung (7, 107) die Dämpfungswirkung

dieser Verbindung veränderbar ist."

Gegen das Streitpatent ist Einspruch erhoben worden, der damit be-

gründet worden ist, daß der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht

patentfähig sei. Nach Rücknahme des Einspruchs hat die Patentinhaberin mit

Erklärung vom 29. Oktober 1996 eine Teilung des Streitpatents erklärt, die zur

Trennanmeldung 34 48 593.7 geführt hat. Nach einem Zwischenbescheid der

Patentabteilung hat die Patentinhaberin den Widerruf der Teilungserklärung

vom 29. Oktober 1996 erklärt und zugleich eine erneute Teilungserklärung ab-

gegeben. Das Streitpatent hat die Patentinhaberin mit 24 Ansprüchen vertei-

digt, von denen Anspruch 1 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Pa-

tentanspruch 1 kursiv):

"Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum

Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von

Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit minde-

stens zwei über eine Lagerung koaxial angeordneten, entgegen

der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander ver-

drehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der

Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über eine Reibungs-

kupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist,

wobei die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar

ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial

zueinander federnd verspannt sind derart, daß die die Kupplung

tragende Schwungmasse in einer Richtung belastet wird, die der

beim Ausrücken der Kupplung wirksamen Kraftrichtung entgegen-

gesetzt ist."

Die Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen, weil die Einfügung

der Worte "über eine Lagerung" eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem

Inhalt der Anmeldung darstelle.

Die Patentinhaberin hat gegen den Beschluß der Patentabteilung Be-

schwerde eingelegt und beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Streitpatent

mit den verteidigten Patentansprüchen aufrechtzuerhalten.

2. die Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung

34 48 593.7 anzuordnen.

Mit Beschluß vom 13. Juli 2000 hat das Bundespatentgericht die Be-

schwerde und den Antrag zurückgewiesen, die Rückzahlung der Gebühren für

die Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen.

Hiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde der Pa-

tentinhaberin, mit der diese beantragt,

den Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sa-

che zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Be-

schwerdegericht zurückzuverweisen.

II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Zu-

lassung statthaft; das Rechtsmittel bleibt jedoch ohne Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Teilungserklärung, die zu der dem

Streitpatent zugrundeliegenden Trennanmeldung geführt hat, als wirksam an-

gesehen, da zumindest der Gegenstand, der sich aus den mit der Teilungser-

klärung eingereichten Ansprüchen 1 und 6 oder 7, 10, 11 und 20 ergebe und

den Ausführungen nach den ursprünglichen Figuren 4 und 5 entspreche, zum

Zeitpunkt der Teilung Inhalt der Stammanmeldung 34 40 927.0 gewesen sei

und in der Stammanmeldung jedenfalls die Ausführung nach der ursprüngli-

chen Figur 1 verblieben sei. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen.

2. Das Bundespatentgericht hat sich für befugt gehalten, den Anspruch,

mit dem die Patentinhaberin das Streitpatent verteidigt, umfassend daraufhin

zu überprüfen, ob er gegenüber dem Inhalt der Patentanmeldung 34 40 927.0

unzulässig erweitert ist. Zwar sei das Bundespatentgericht nicht befugt, von

Amts wegen erstmalig neue Widerrufsgründe in das Verfahren einzuführen, die

nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und

Markenamt gewesen seien. Dies hindere das Bundespatentgericht aber grund-

sätzlich nicht daran, unter Wahrung des rechtlichen Gehörs innerhalb ein und

desselben Widerrufsgrundes neue Tatsachen heranzuziehen und neue rechtli-

che Überlegungen anzustellen. Ebenso wie es bei der Prüfung der Patentfä-

higkeit den gesamten ihm bekannten Stand der Technik berücksichtigen könne

und nicht auf das den Beschluß der Patentabteilung tragende Material be-

schränkt sei, könne es im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Rahmen des von

der Patentabteilung festgestellten Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 4

PatG weitere nicht ausdrücklich gerügte unzulässig erweiterte Merkmale zum

Gegenstand seiner Entscheidung machen.

Die Rechtsbeschwerde meint demgegenüber, das Bundespatentgericht

habe übersehen, daß die Patentabteilung nicht den gesetzlichen Widerrufs-

grund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG angewendet habe, auch wenn diese Vor-

schrift unzutreffend als Grundlage der Entscheidung genannt sei. Die Paten-

tabteilung habe gerade nicht festgestellt, daß der Gegenstand des erteilten

Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fas-

sung hinausgehe. Der Widerruf sei vielmehr darauf gestützt, daß das im Ein-

spruchsverfahren neu eingefügte Merkmal "über eine Lagerung" in der ur-

sprünglichen Anmeldung nicht offenbart sei. Damit habe das Patentamt von

seiner Befugnis Gebrauch gemacht, bei einer Verteidigung des Patents in ver-

änderter Fassung die Zulässigkeit der Änderungen zu überprüfen; der von ihm

behandelte Widerrufsgrund habe sich daher auf eine Erweiterung des Schutz-

bereichs des erteilten Patents bezogen.

Diese Rüge hat keinen Erfolg.

Allerdings ist das Beschwerdegericht nach der Rechtsprechung des Se-

nats (BGHZ 128, 280, 292 f. - Aluminium-Trihydroxid; Beschl. v. 3.2.1998

- X ZB 6/97, GRUR 1998, 901, 902 - Polymermasse) im Einspruchsbeschwer-

deverfahren grundsätzlich nicht befugt, vom Einsprechenden innerhalb der

Frist des § 59 Abs. 1 PatG nicht geltend gemachte und vom Patentamt nicht in

das Verfahren eingeführte Widerrufsgründe von Amts wegen aufzugreifen und

den Widerruf des Patents hierauf zu stützen. Das stand der Entscheidung des

Bundespatentgerichts jedoch nicht entgegen.

Die Beschränkung des Gegenstandes der gerichtlichen Prüfung auf die

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemachten Widerrufs-

gründe ergibt sich aus der Funktion des Beschwerdegerichts im Rechtszug und

seiner Bindung an den Streitgegenstand. Das Bundespatentgericht ist im Be-

schwerdeverfahren zur Nachprüfung und Änderung von Entscheidungen nur in

dem Umfang befugt, in dem eine Nachprüfung beantragt wird (Sen.Beschl. v.

2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer). Im Streitfall

hat die Patentabteilung das Patent widerrufen, da der "geltende Patentan-

spruch", als den die Patentabteilung den von der Patentinhaberin verteidigten

Anspruch angesehen hat, i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG auf einen über den In-

halt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet sei. Die Patentab-

teilung hat dies damit begründet, daß die Einfügung der Worte "über eine La-

gerung" in den erteilten Anspruch über den Offenbarungsgehalt der ursprüngli-

chen Unterlagen hinausgehe, denen der Fachmann nicht allgemein ein Lager,

sondern ausschließlich ein Wälzlager zwischen den Schwungmassen entneh-

me. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die Entscheidung der

Patentabteilung hiernach nicht auf eine Erweiterung des Schutzbereichs des

erteilten Patents durch den verteidigten Anspruch gestützt. Es kann dahinste-

hen, ob die Patentabteilung zunächst die Zulässigkeit der Änderung des An-

spruchs hätte prüfen und in Anbetracht der - nach ihrem Standpunkt - unzuläs-

sigen Änderung die erteilte Fassung zum Gegenstand ihrer weiteren Untersu-

chung hätte machen müssen (in diesem Sinne Busse, Patentgesetz, 5. Aufl.,

§ 21 Rdn. 107, § 83 Rdn. 42, 45; BPatGE 20, 133, 138; 29, 223, 226 für das

Gebrauchsmusterlöschungsverfahren; a.A. Hövelmann, GRUR 1997, 109,

110 f., und - für das Nichtigkeitsverfahren - wohl auch Schulte, PatG, 5. Aufl.,

§ 81 Rdn. 62b). Nachdem die Patentabteilung so nicht verfahren ist, sondern

den verteidigten Anspruch daraufhin untersucht hat, ob dieser Anspruch auf

einen über den Inhalt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet

ist (der als erteilter Anspruch nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zum Widerruf des

Streitpatents führen müßte und mit dem das Patent daher nicht aufrechterhal-

ten werden kann), hatte das Beschwerdegericht diese Entscheidung nachzu-

prüfen. Im Rahmen dieser Prüfung war das Bundespatentgericht nicht auf das-

jenige Merkmal beschränkt, das die Patentabteilung als unzulässige Erweite-

rung angesehen hat, denn die Erweiterung bezieht sich stets auf den Anspruch

als Ganzen.

3. Das Beschwerdegericht hat angenommen, der Durchschnittsfach-

mann habe den ursprünglichen Unterlagen die Lehre nach dem geltenden Pa-

tentanspruch 1 nicht entnehmen können. Denn in den ursprünglichen Unterla-

gen sei zum einen das Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach die

Relativverdrehung der Schwungmassen entgegen der Wirkung einer beliebi-

gen Dämpfungseinrichtung erfolgen solle, sachlich nicht offenbart, zum ande-

ren erlaubten sie nicht das Weglassen von zwingend zum Gegenstand der ur-

sprünglichen Stammanmeldung gehörigen lösungswesentlichen Merkmalen im

geltenden und auch schon erteilten Patentanspruch 1. Aus der Anmeldung er-

gebe sich für den Fachmann eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit

einer bestimmten baulichen Konzeption und einer speziellen Steuerung zur

Veränderung bzw. Verringerung der Dämpfung, wenn die Reibungskupplung

gelöst werde. Für diese Steuerung sei in den ursprünglichen Unterlagen ein

Mechanismus offenbart, der nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils

des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Ver-

schiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse (erteilter

Anspruch 3) und die Reib- und Gleitverbindung (etwa erteilter Anspruch 12) in

untrennbarer Weise umfasse.

Das beanstandet die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg.

a) Das Bundespatentgericht hält das Merkmal, wonach die Schwung-

massen entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander

verdrehbar sind, für in den ursprünglichen Unterlagen in dieser allgemeinen

Weise nicht offenbart. Aus der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit

den Figuren gehe wie auch aus dem ursprünglichen Anspruch 31 hervor, daß

die Dämpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern

bestehe und damit das Nominaldrehmoment übertragen werde. Die im ur-

sprünglichen Anspruch 31 enthaltene Alternative, die statt der in Umfangsrich-

tung wirksamen Kraftspeicher Reib- oder Gleitmittel vorsehe, bilde nach dem

Verständnis des Fachmanns zumindest beim abgetrennten Gegenstand keinen

Ersatz für in Umfangsrichtung wirkende Kraftspeicher. Andere Ausführungs-

möglichkeiten hinsichtlich der Übertragung des Nominaldrehmoments seien

vom Fachmann nicht erkennbar.

Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Das Merkmal findet sich

- abgesehen von der bereits von der Patentabteilung für unbedenklich angese-

henen Einfügung des Wortes "relativ" - bereits in Anspruch 1 der zugrundelie-

genden Anmeldung. Das Bundespatentgericht, das das nicht verkennt, meint,

der ursprüngliche Patentanspruch 1 weise vorwiegend allgemeine dämp-

fungstechnische Wirkangaben auf und sei so weit gefaßt, daß ein Bezug zu

der sich aus der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen ergebenden kon-

kreten Lehre nicht ersichtlich sei und Anspruch 1 deshalb nicht als prinzipielle

Verkörperung des Anmeldungsgegenstands verstanden werde. Dies gelte

schon deswegen, weil im ursprünglichen Anspruch 1 die Reibungskupplung

und das zugehörige Ausrücksystem nicht erwähnt würden, die aber für den im

Streitpatent weiterzubildenden Gegenstand die entscheidende Grundlage bil-

deten.

Diese Erwägungen begründen die vom Bundespatentgericht angenom-

mene unzulässige Erweiterung nicht. Das Bundespatentgericht zieht nicht in

Zweifel, daß in den ursprünglichen Unterlagen eine Dämpfungseinrichtung aus

in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern offenbart ist. Es zieht auch nicht

in Zweifel, daß der Fachmann, als den das Bundespatentgericht rechtsfehler-

frei einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit speziellen

Kenntnissen auf dem Gebiet der Dämpfungsvorrichtungen insbesondere in

Verbindung mit Kraftfahrzeugkupplungen ansieht, hierin ein Mittel sieht, kraft

dessen die Schwungmassen - in den Worten des verteidigten Anspruchs - ent-

gegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar

sind. Unter diesen - dem Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden -

Voraussetzungen kann aber das sachlich unverändert aus Anspruch 1 der An-

meldung in Patentanspruch 1 übernommene Merkmal keine unzulässige Er-

weiterung darstellen, weil es nichts enthält, was nicht bereits Inhalt der Anmel-

dung gewesen wäre. Der Umstand, daß die Anmeldung nach den Feststellun-

gen des Bundespatentgerichts nur eine Ausführungsform "einer ganz be-

stimmten Baukonzeption" mit in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern

(ausführbar) offenbart, steht dem nicht entgegen. Denn offenbart ist alles das,

was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt

ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterla-

gen am Anmeldetag erschließt (Sen., BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I).

Ein "breit" formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen

Erweiterung deshalb jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der An-

meldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann

als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen

Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn be-

reits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten

Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu

der angemeldeten Erfindung gehörig entnehmbar war.

b) Das Bundespatentgericht hat weiter festgestellt, der Fachmann ent-

nehme den ursprünglichen Unterlagen eine Steuerung zur Veränderung bzw.

Verringerung der Dämpfung, die nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden

Teils des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Ver-

schiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse in untrenn-

barer Weise umfasse.

aa) Im einzelnen hat das Bundespatentgericht hierzu ausgeführt: In der

Anmeldung werde die ferdernde Verspannung der Schwungmassen im Zu-

sammenhang mit der Tellerfeder 34, dem Reibring 22 und der axialen Verla-

gerbarkeit der Schwungmasse 4 gegenüber der Schwungmasse 3 beschrieben.

Im weiteren werde dort zur Funktionsweise ausgeführt, daß das durch den Rei-

bring 22 erzeugte Reibmoment abnehme, wenn mit zunehmender Ausrückkraft

die Vorspannung der Tellerfeder 34 allmählich kompensiert werde, und daß bei

Überwindung der Vorspannung der Tellerfeder 34 diese verschwenkt und die

Schwungmasse 4 um den Betrag X in Richtung der Schwungmasse 3 mit der

Folge verlagert werde, daß der Reibring 22 abhebe und keine Reibungsdämp-

fung mehr erzeugt werde. Die axial federnde Verspannung der Schwung-

massen mit der entgegen der Betätigungskraft der Reibungskupplung wirken-

den Vorspannkraft und die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie

die Reib- und Gleitverbindung stellten eine Funktions- und Steuereinheit dar,

die das allgemeine Lösungsprinzip verkörpere. In den ursprünglichen Unterla-

gen werde es bei der als Stand der Technik erörterten Drehmomentübertra-

gungseinrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 26 274 als nach-

teilig angesehen, daß der radiale Flansch der Flanschhülse, die die drehbare

Lagerung der Schwungmassen zueinander ermögliche, beim Betätigen der

Reibungskupplung zwischen den Schwungmassen mit großer Kraft verspannt

werde, wodurch ein hohes Reibmoment zwischen den Schwungmassen auf-

trete und die Dämpfung beeinträchtige. Mit dem Patentgegenstand solle eine

derart hohe Reib- und Dämpfungswirkung vermieden werden, wofür die axiale

Verlagerbarkeit der Schwungmassen und die Reib- und Gleitverbindung unver-

zichtbare Bestandteile der offenbarten Steuerung seien.

bb) Das trägt die angefochtene Entscheidung.

Bis zum Beschluß über die Erteilung des Patents sind nach § 38 PatG

Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zulässig, die den Ge-

genstand der Anmeldung nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung darf

bei der Aufstellung des Patentanspruchs anders formuliert werden, und er darf

beschränkt werden. Eine solche Änderung darf aber nicht zu einer Erweiterung

des Gegenstands der Anmeldung führen, und sie darf nicht dazu führen, daß

an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (Sen.,

BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer). Der

Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von

dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung

nicht erkennen kann, daß er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaßt

sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 -

Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016

- Verglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141

- Zeittelegramm).

Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß der Fach-

mann den in dem verteidigten - wie in dem erteilten - Patentanspruch bezeich-

neten Gegenstand den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung ge-

hörig entnehmen kann.

cc) Die Rechtsbeschwerde verweist allerdings zu Recht darauf, daß der

Anmelder oder der Patentinhaber, wenn er nur noch für eine bestimmte Aus-

führungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehrt, nicht genötigt ist,

sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzuneh-

men. Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den

Patentanspruch ist zulässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefaßte Lehre

auf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn das weitere Merkmal in

der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen

war (Sen., BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I; Beschl. v. 30.10.1990

- X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze; Urt. v. 7.12.1999

- X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 592 - Inkrustierungsinhibitoren). Dienen meh-

rere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der

näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je für sich,

aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es

der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner

oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können dem

Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (Sen., BGHZ 110, 123, 126

- Spleißkammer).

Das bedeutet jedoch nicht, daß der Patentinhaber nach Belieben einzel-

ne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren

dürfte. Die Kombination muß vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Leh-

re darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche

Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann; andernfalls wird etwas bean-

sprucht, von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Of-

fenbarung nicht erkennen kann, daß es von vornherein von dem Schutzbegeh-

ren umfaßt sein soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung

ein aliud darstellt (Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432, 434

- Spleißkammer [insoweit nicht in BGHZ]).

dd) Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Feststel-

lungen des Bundespatentgerichts umfaßt die Angabe im verteidigten Patentan-

spruch, daß die Schwungmassen durch einen Kraftspeicher axial zueinander

federnd verspannt sind, aus der Sicht des Fachmanns nicht notwendigerweise

eine axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen als ungeschriebenen Be-

standteil der technischen Lehre des Anspruchs. Vom Anspruch umfaßt ist da-

her auch eine Ausführungsform, bei der die Schwungmassen axial federnd ver-

spannt sind, ohne axial verlagerbar zu sein. Nach den weiteren Ausführungen

des Beschwerdegerichts konnte der Fachmann der Anmeldung axial federnd

verspannte Schwungmassen jedoch nur im Zusammenhang mit einer gleich-

zeitigen axialen Verschiebbarkeit dieser Schwungmassen entnehmen. Das

Bundespatentgericht hat insoweit auf die dem Fachmann in der Beschreibung

erläuterte Funktion der axial federnde Verspannung der Schwungmassen für

deren axiale Verlagerung und die Bedeutung dieser Verlagerung für die Lö-

sung des der Anmeldung zugrundeliegenden Problems abgestellt. Diese Aus-

führungen, die das Bundespatentgericht noch zusätzlich darauf hätte stützen

können, daß die axiale Verspannung der Schwungmassen auch im allgemei-

nen Teil der Beschreibung und in den in der Anmeldung formulierten Ansprü-

chen nur als Ausführungsform axial verlagerbarer Schwungmassen angespro-

chen ist, sind als tatrichterliche Feststellungen, gegen die durchgreifende

Rechtsbeschwerdegründe nicht erhoben sind, für das Rechtsbeschwerdever-

fahren bindend (§ 107 Abs. 2 PatG).

ee) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, diesen Feststellungen lä-

gen unzutreffende Maßstäbe zugrunde.

Zu Unrecht sieht sie solche in der Bemerkung des Bundespatentge-

richts, für den Fachmann seien aus der Anmeldung auch keine anderen Aus-

führungsformen erkennbar, die die Offenbarung der im geltenden Anspruch 1

angegebenen Lösung rechtfertigen könnten. Damit hat das Bundespatentge-

richt nicht zum Ausdruck gebracht, nur bei einem solchen (weiteren) Ausfüh-

rungsbeispiel könne die beanspruchte Lösung als offenbart gelten.

Unbegründet ist auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe ange-

nommen, Rechte aus dem Streitpatent könnten "(selbstverständlich) nur im

Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeispiels geltend ge-

macht werden". An der angegebenen Stelle hat das Bundespatentgericht viel-

mehr - zutreffend - ausgeführt, Mängel im geltenden Anspruch 1 hinsichtlich

der ursprünglichen Offenbarung könnten nicht, wie von der Patentinhaberin

eingeworfen worden sei, dadurch kompensiert werden, daß das Streitpatent

(selbstverständlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausfüh-

rungsbeispiels gegenüber Dritten geltend gemacht werden könne; dafür biete

das Patentrecht keine Handhabe.

Nicht unbedenklich sind hingegen zwar die Ausführungen des Be-

schwerdegerichts, die Abstraktion des konkreten Gegenstandes dürfe nicht zu

einer unbestimmten und diffusen Aussage oder Anweisung führen, die eine

klare Vorstellung vom Wesen des ursprünglich offenbarten Anmeldungsgegen-

standes nicht mehr vermittele und über die ursprüngliche Offenbarung in un-

zulässiger Weise hinausgehe, was im Streitfall ersichtlich der Fall sei, da we-

sentliche Elemente der Steuerung nicht im Hauptanspruch angegeben würden

und für das Lösungsprinzip die steuernden und zu steuernden Mittel oder Vor-

richtungen unverzichtbar seien. Es ist jedoch weder von der Rechtsbeschwerde

dargelegt noch sonst erkennbar, inwiefern die Feststellungen zum Verständnis

des Fachmanns vom Inhalt der Anmeldung hierdurch beeinflußt sein könnten.

ff) Wenn das Bundespatentgericht aus den zu dd) genannten Feststel-

lungen abgeleitet hat, ein Anspruch, der nur die axial federnde Verspannung

der Schwungmassen und den der Ausrückkraft der Reibkupplung entgegenwir-

kenden Kraftspeicher zur Kennzeichnung der Lösung anführe, sei "aus Offen-

barungsgründen nicht statthaft" und führe zu einer sich dem Fachmann aus

den ursprünglichen Unterlagen nicht erschließenden und deshalb unzulässigen

Teil- oder Unterkombination, hat es nach alledem entgegen der Auffassung der

Rechtsbeschwerde nicht unzulässig Fragen zum Anspruch auf Erteilung des

Patents mit solchen aus dem Recht der Patentverletzung vermengt. Es hat

vielmehr zutreffend darauf abgestellt, daß der verteidigte Anspruch auf eine

Kombination von Merkmalen gerichtet sei, die dem Fachmann nach seinen

Feststellungen in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung nicht als

zur Erfindung gehörende Kombination offenbart wird.

c) Hiernach kommt es nicht mehr darauf an, ob das Bundespatentgericht

auch rechtsfehlerfrei festgestellt hat, nach der Ursprungsoffenbarung gehöre

ebenso die Reib- und Gleitverbindung, wie sie etwa im erteilten Anspruch 12

angegeben sei, zu dem erfindungsgemäßen Steuerungsmechanismus, woge-

gen sprechen könnte, daß eine solche Verbindung in der Beschreibung (S. 17)

lediglich als vorteilhaft bezeichnet ist.

4. Das Bundespatentgericht hat den Antrag zurückgewiesen, die Rück-

zahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung 34 48 593.7 anzuord-

nen. Insoweit ist die Rechtsbeschwerde ohne Begründung geblieben und des-

wegen als unzulässig zu verwerfen (§§ 102, 104 PatG).

III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich ge-

halten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge

Melullis

Jestaedt

Scharen

Meier-Beck